鐘 萍

(福州大學(xué) 法學(xué)院，福建 福 州 3 50108)

我國的專利司法審判實(shí)踐中，現(xiàn)有技術(shù)抗辯、權(quán)利用盡抗辯、使用許可合同抗辯、先用權(quán)抗辯、訴訟時(shí)效抗辯是被告在專利侵權(quán)案件中提出的常見抗辯事由。其中，使用許可合同抗辯中的合同可以采取書面形式或其他形式，依據(jù)《合同法》的規(guī)定其他形式包括了默示形式。然而，在專利許可制度上，作為以默示形式存在的專利默示許可能否作為專利侵權(quán)的抗辯理由呢?我國的《專利法》及其司法解釋未對(duì)此進(jìn)行明確規(guī)定。本文從專利默示許可的理論出發(fā)，展開對(duì)專利默示許可制度的研究，主張默示許可制度應(yīng)當(dāng)在立法中得以明確。

一、專利默示許可概述

(一)專利默示許可的含義

專利默示許可，是指在某些情形下，專利權(quán)人以其非明確許可的任何語言或行為，讓被控侵權(quán)人基于此默示產(chǎn)生合理信賴，從而正當(dāng)?shù)赝贫▽＠麢?quán)人已經(jīng)同意他實(shí)施專利并進(jìn)行制造、使用、銷售行為的一種專利許可形態(tài)。［1］從其含義可知，專利默示許可是專利實(shí)施許可形態(tài)的一種。專利實(shí)施許可從內(nèi)容上可分為獨(dú)占實(shí)施許可、排他實(shí)施許可、普通實(shí)施許可等形式，從其許可的方式上可分為專利明示許可和專利默示許可。專利默示許可正是專利實(shí)施許可非明示許可的以默示行為為表現(xiàn)形式的一種許可，區(qū)別于用書面合同等方式確定的明示許可。

在國外，專利默示許可與明示許可一樣，都是作為專利使用許可合同的形式，早在1927年，美國聯(lián)邦最高法院就在De Forest一案的判決中闡述了認(rèn)同默示許可制度的基本出發(fā)點(diǎn):“并非在任何情況下都必須正式授權(quán)許可才可以適用專利。對(duì)于專利權(quán)人采取的任何言行，如果他人可以正當(dāng)推定專利權(quán)人已經(jīng)同意他實(shí)施專利，則構(gòu)成一種默認(rèn)許可，可以在專利侵權(quán)訴訟中以此進(jìn)行抗辯?！保?］判決中的這一闡述對(duì)該制度的法律實(shí)踐產(chǎn)生了巨大影響，依據(jù)“遵循先例”原則，這一判決對(duì)法院之后處理的專利默示許可案件均具有約束力。

(二)專利默示許可的法律性質(zhì)

專利默示許可在專利侵權(quán)訴訟中是作為使用許可的一種而進(jìn)行的侵權(quán)抗辯，本質(zhì)上它是許可合同的一種類型，因而在法律性質(zhì)上它首先應(yīng)當(dāng)是一種合同關(guān)系，正如美國聯(lián)邦最高法院在De Forest案中對(duì)專利默示許可的定性:“此后就當(dāng)事人之間的關(guān)系以及就由此而產(chǎn)生的任何訴訟而言，都必須認(rèn)定為合同關(guān)系，而非侵權(quán)關(guān)系?！保?］其次，專利默示許可以默示為其表現(xiàn)形式，它必然是合同形式中的默示合同。這里的默示并非不作為默示，而必須是一種作為默示，即以許可人的任何語言或行為的一種“作為”，在作為的默示中，被控侵權(quán)人可以依據(jù)專利權(quán)人的默示，正當(dāng)?shù)赝贫ㄆ湟馑急硎尽?/p>

(三)專利默示許可的法理基礎(chǔ)

專利默示許可理論的法理基礎(chǔ)是“法律上的禁止反悔”原則?！胺缮系慕狗椿凇笔怯⒚婪ㄏ抵械囊环N衡平原則，它的含義是指禁止試圖否認(rèn)他曾經(jīng)所承認(rèn)的事實(shí)，不論這種事實(shí)的發(fā)生是以明示或者暗示的方式發(fā)生，只要是經(jīng)其言語或行為表現(xiàn)出來。［3］該原則在默示許可上的應(yīng)用原則是:當(dāng)一個(gè)人銷售某種產(chǎn)品時(shí)，如果該產(chǎn)品的性質(zhì)以及銷售該產(chǎn)品的具體情況表明該產(chǎn)品的購買者通過購買該產(chǎn)品獲得了某種權(quán)利，銷售者就不得以侵犯專利權(quán)為理由禁止購買者行使通過購買該產(chǎn)品獲得的該種權(quán)利。購買者正是在購買該產(chǎn)品時(shí)關(guān)注到此產(chǎn)品獲得的某種權(quán)利，而此種權(quán)利能帶給購買者相關(guān)利益，基于對(duì)此種權(quán)利的需求，購買者進(jìn)行了相關(guān)的購買行為。而另一方面，如果產(chǎn)品專利權(quán)人以非常明確的方式對(duì)該產(chǎn)品的某種權(quán)利予以限制，這時(shí)購買者事先會(huì)知道購買此種產(chǎn)品不能獲得該種權(quán)利，那么將不會(huì)購買此產(chǎn)品了。在信賴保護(hù)原則下，不能允許專利權(quán)人采取一種出爾反爾的做法，否則對(duì)購買者來說不僅是不公平的，也會(huì)擾亂正常的社會(huì)秩序，因而產(chǎn)生了專利默示許可理論。在我國，誠實(shí)信用原則與美國的禁止反悔原則很近似，從我國誠實(shí)信用原則的角度來看，講究信用、嚴(yán)守諾言、誠實(shí)不欺、恪守信用是誠實(shí)信用原則的要求，這正是默示許可理論中專利權(quán)人不得違反其言語或行為中作出的默示在誠實(shí)信用原則中的具體體現(xiàn)，默示與明示下的專利合同均是專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)遵守的諾言，應(yīng)當(dāng)?shù)玫椒傻谋Ｗo(hù)。

二、專利默示許可的產(chǎn)生情形

(一)由技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而產(chǎn)生的專利默示許可

在知識(shí)經(jīng)濟(jì)條件下，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化越來越成為企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要領(lǐng)域，把技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與專利保護(hù)相結(jié)合會(huì)給專利權(quán)人帶來最大的專利實(shí)施率。特別地，在藥品專利技術(shù)方面，依據(jù)國家藥品管理規(guī)定，必須將專利轉(zhuǎn)化成國家藥品標(biāo)準(zhǔn)后才取得合法生產(chǎn)權(quán)。將專利納人技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。在專利權(quán)人希望借助技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和自己的專利權(quán)的結(jié)合來增加市場競爭力的情況下，他們在制定標(biāo)準(zhǔn)之時(shí)對(duì)自己的專利往往沒有明示地加以標(biāo)注或者限制他人使用，而是待標(biāo)準(zhǔn)公布后，專利權(quán)人便以其標(biāo)準(zhǔn)中的專利欲獲取壟斷性收益，從而對(duì)未經(jīng)明示許可的人提起進(jìn)行侵權(quán)之訴。根據(jù)我國最高人民法院的“第4號(hào)”復(fù)函，2008年7月8日，最高人民法院發(fā)布了關(guān)于朝陽興諾公司按照建設(shè)部頒發(fā)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《復(fù)合載體夯擴(kuò)樁設(shè)計(jì)規(guī)程》設(shè)計(jì)、施工而實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)中專利的行為是否構(gòu)成侵犯專利權(quán)問題的函:鑒于目前我國標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)關(guān)尚未建立有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中專利信息的公開披露及使用制度的實(shí)際情況，專利權(quán)人參與了標(biāo)準(zhǔn)的制定或者經(jīng)其同意，將專利納入國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)的，視為專利權(quán)人許可他人在實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)實(shí)施該專利，他人的有關(guān)實(shí)施行為不屬于專利法第十一條所規(guī)定的侵犯專利權(quán)的行為。專利權(quán)人可以要求實(shí)施人支付一定的使用費(fèi)，但支付的數(shù)額應(yīng)明顯低于正常的許可使用費(fèi);專利權(quán)人承諾放棄專利使用費(fèi)的，依其承諾處理。

可知，從專利權(quán)人參與標(biāo)準(zhǔn)制定行為本身即可推斷出專利默示許可的存在。此時(shí)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的人可以以專利權(quán)人默示許可來進(jìn)行專利侵權(quán)抗辯。

(二)由銷售專利產(chǎn)品零部件而產(chǎn)生的專利默示許可

當(dāng)專利權(quán)人申請的專利產(chǎn)品是由一系列的零部件組成的，不過這一系列的零部件只有一個(gè)作用即組成其專利產(chǎn)品，此外幾乎沒有其他所用之處，若專利權(quán)人在這種情形下銷售的僅僅是其一系列的零部件，那么購買者通過購買這些零部件可以獲得專利權(quán)人默示其具有將此系列零部件組裝成專利產(chǎn)品的許可，除非產(chǎn)品專利權(quán)人以非常明確的方式提出限制此組裝成專利產(chǎn)品的權(quán)利。不過，在現(xiàn)實(shí)生活中，專利權(quán)人在銷售該系列零部件時(shí)附加限制性條件的情況是很少見的，因?yàn)橐话阗徺I者如果看到此限制性條件，就不會(huì)購買該專利產(chǎn)品的零部件?；谫?yán)姹Ｗo(hù)的基礎(chǔ)上，購買者信任專利權(quán)人的默示許可而購買了專利產(chǎn)品的零部件后組裝其專利產(chǎn)品并不構(gòu)成侵權(quán)行為。

(三)由銷售方法專利設(shè)備而產(chǎn)生的專利默示許可

當(dāng)專利權(quán)人擁有一項(xiàng)方法專利，這種方法專利需要通過特定的設(shè)備來獲得使用該方法，并且該特定的設(shè)備只能專用于實(shí)施其專利方法，此時(shí)專利權(quán)人沒有許可他人直接使用該方法專利，而是銷售這種特定的設(shè)備，那么無論專利權(quán)人對(duì)該設(shè)備是否享有專利權(quán)，可以認(rèn)為購買者獲得了實(shí)施該方法專利的默認(rèn)許可。因?yàn)樵撎囟ㄔO(shè)備的售出蘊(yùn)含了其使用的權(quán)利，因而購買者在購買該設(shè)備產(chǎn)品時(shí)就獲得了實(shí)施該專利方法的權(quán)利，專利權(quán)人不得以侵犯專利權(quán)為由禁止購買者行使其已獲得的權(quán)利。

(四)原許可行為產(chǎn)生的專利默示許可

有時(shí)，專利權(quán)人在許可他人實(shí)施專利后，在優(yōu)先權(quán)期內(nèi)進(jìn)一步完善其專利，完善后的專利有可能覆蓋原已許可專利項(xiàng)下的權(quán)利。此時(shí)，專利權(quán)人為限制原被許可人的使用或者圖謀更高的利潤，利用完善后的覆蓋原許可的專利權(quán)，對(duì)原被許可人進(jìn)行限制和壟斷使用其專利，在美國，法院一般都否認(rèn)專利權(quán)人享有這些權(quán)利，理由在于每一個(gè)原被許可人對(duì)于事后取得的專利享有默示許可。這種情形下原被許可人基于專利權(quán)人的原許可行為而正當(dāng)?shù)赝贫ㄆ浍@得使用專利的默示許可，但是應(yīng)當(dāng)支付許可使用的對(duì)價(jià)。不過，這一理由的成立需要具備專利權(quán)人對(duì)事后取得專利具有預(yù)見的可能性，并且沒有在許可協(xié)議中排除對(duì)該專利的許可。

三、我國立法中明確專利默示許可制度的必要性分析

(一)平衡公共利益與專利權(quán)人利益

我國對(duì)合法售出的專門用于制造專利裝置的部件或者專門用于實(shí)施專利方法的專用設(shè)備僅能相對(duì)于售出產(chǎn)品本身的專利權(quán)適用專利權(quán)用盡原則，不能相對(duì)于其他有關(guān)專利權(quán)適用專利權(quán)用盡原則。然而，公眾購買的這些部件或者設(shè)備，利用他們來實(shí)施有關(guān)專利技術(shù)本應(yīng)是順利成章、合情合理的事情，但是目前對(duì)實(shí)施該行為法律并無明確地規(guī)定其合法性，這也就對(duì)我國司法和行政機(jī)關(guān)提出了一個(gè)問題:從公眾的整體利益出發(fā)，是認(rèn)定這種行為合法有利，還是認(rèn)定這種行為非法有利。專利權(quán)是一種合法的壟斷權(quán)，國家設(shè)立專利制度的目的不僅僅是保護(hù)專利權(quán)人的利益，更要兼顧專利權(quán)人和社會(huì)公眾利益，在二者之間尋求最佳平衡點(diǎn)。因此我國在不斷提高專利保護(hù)水平的時(shí)候，面對(duì)相關(guān)實(shí)際問題，專利權(quán)的限制也須制定相應(yīng)的合理制度。專利默示許可理論源于誠信原則，而公眾對(duì)專利權(quán)人的誠信行為產(chǎn)生了合理的信賴，因此在某些情況下被控侵權(quán)人可利用默示許可作為合理理由對(duì)專利權(quán)人進(jìn)行抗辯，從而防止專利權(quán)人對(duì)專利權(quán)的濫用。在我國的專利抗辯體系中引入默示許可制度，將有利于實(shí)現(xiàn)專利制度促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)發(fā)展這一最終目標(biāo)。

(二)解決司法審判中無法可依的困境

隨著侵犯專利權(quán)方面的糾紛與日俱增，在侵權(quán)抗辯事由中，被控侵權(quán)人引進(jìn)專利默示許可作為侵權(quán)抗辯逐漸引起了關(guān)注，在司法審判中，專利默示許可是一種新類型的抗辯事由，但是目前的法律并沒有明確規(guī)定，使得司法審判中出現(xiàn)了無法可依的困境。對(duì)此類問題，目前專利法只有權(quán)利用盡原則的相關(guān)規(guī)定，而其只是針對(duì)產(chǎn)品本身的使用、銷售、許諾銷售和進(jìn)口的權(quán)利，而未能涉及到購買的專利產(chǎn)品零部件后能否進(jìn)行制造專利產(chǎn)品的行為，也未涉及購買方法專利的專用設(shè)備后能否合法實(shí)施其專利方法的問題。我國是成文法系的國家，在專利法及相關(guān)法律規(guī)范中對(duì)專利默示許可制度予以明確的規(guī)定，能夠使逐漸增加的案例有法可依，避免司法審判中無法可依的困境。因此，在適當(dāng)時(shí)機(jī)在法律中明確規(guī)定專利默示許可規(guī)則顯得非常必要。

(三)保護(hù)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局長表示，雖然我國的專利申請量、授權(quán)量等數(shù)量很大，但基礎(chǔ)型、原創(chuàng)型、高價(jià)值和核心專利仍不在我國。作為發(fā)展中國家，在這種現(xiàn)狀下若采取認(rèn)可默示許可制度對(duì)我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家利益有利。我國目前是加工制造業(yè)大國，因?yàn)闆]有核心技術(shù)，每年均大量進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品的零部件。如果在國外專利權(quán)人沒有明示提出限制性條件下，而這些零部件只能組成其專利產(chǎn)品或者只能用于實(shí)施其方法專利外并無他用，基于專利默示許可制度可以使我國企業(yè)合法實(shí)施有關(guān)專利，在保護(hù)我國企業(yè)的自身利益方面具有不可替代的重要作用。近年來在國際上出現(xiàn)的DVD、數(shù)字電視機(jī)、變頻空調(diào)屢遭國外專利訴訟，我國許多企業(yè)表示:其生產(chǎn)這些專利產(chǎn)品裝置的核心部件均是在國外通過合法購買取得的，若這些核心部件是專門為生產(chǎn)專利產(chǎn)品而制造的，而此外并無其他實(shí)質(zhì)可用之時(shí)，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定銷售核心部件蘊(yùn)含了可以用以實(shí)施其專利產(chǎn)品的默示許可。這種做法符合國際慣例，不致于引起非議。各國普遍采取通過默示許可理論認(rèn)定這種行為合法。［4］在此，默示許可制度在維護(hù)專利制度合理秩序方面具有現(xiàn)實(shí)需要和重要作用。

四、專利默示許可在我國的法律現(xiàn)狀

專利默示許可在美國司法實(shí)踐中已有悠久的歷史，但在我國才初見端倪，我國現(xiàn)行專利法并沒有規(guī)定專利默示許可內(nèi)容。首次以明文形式確認(rèn)了專利默示許可的存在及其合法性的，是最高院于2008年7月8日對(duì)建設(shè)部頒發(fā)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《復(fù)合載體夯擴(kuò)樁設(shè)計(jì)規(guī)程》涉及專利侵權(quán)糾紛的復(fù)函，其復(fù)函中稱:“專利權(quán)人參與了標(biāo)準(zhǔn)的制定或者經(jīng)其同意，將專利納入國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)的，視為專利權(quán)人許可他人在實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)實(shí)施該專利?！贝怂痉ㄅ鷱?fù)代表著最高院對(duì)目前我國專利標(biāo)準(zhǔn)化中的司法實(shí)踐中肯定默示許可的意見和認(rèn)識(shí)。但這一復(fù)函僅僅是承認(rèn)了基于標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施而產(chǎn)生的專利默示許可，未對(duì)專利默示許可予以全面承認(rèn)。2008年12月，第三次修訂后的《專利法》第12條規(guī)定:“任何單位或者個(gè)人實(shí)施他人專利的，應(yīng)當(dāng)與專利權(quán)人訂立實(shí)施許可合同，向?qū)＠麢?quán)人支付專利使用費(fèi)?！贝舜巍秾＠ā沸抻唲h除了專利實(shí)施許可合同的“書面形式”要件，這為實(shí)踐中認(rèn)定專利默示許可奠定法律基礎(chǔ)。從以上法律現(xiàn)狀不難看出，我國在法律層雖然欠缺專利默示許可的明確規(guī)定，但立法者對(duì)專利默示許可制度持有肯定態(tài)度。

五、建立專利默示許可制度的立法建議

專利默示許可作為許可合同的一種，也應(yīng)是專利侵權(quán)抗辯的事由之一，若對(duì)司法實(shí)踐中逐漸被使用的默示許可制度不加以法律層面上的規(guī)定，法官在判定是否構(gòu)成專利侵權(quán)時(shí)會(huì)造成在適用法律上的空白。因此，為了增強(qiáng)專利默示許可規(guī)則的明確性和穩(wěn)定性，能夠更好地適應(yīng)專利法的保護(hù)和專利司法的實(shí)際，筆者建議將專利默示許可進(jìn)行明確規(guī)定，具體可以采用原則性規(guī)定加上具體列舉的方式。就原則性規(guī)定而言，建議將專利默示許可作為不視為侵犯專利權(quán)的情形之一寫入專利法第69條。對(duì)現(xiàn)行《專利法》第69條第1款進(jìn)行修改，增加默示許可作為具體列舉不視為侵犯專利權(quán)中的一項(xiàng)，在法律層面對(duì)專利默示許可制度予以確認(rèn)。

就具體列舉方式而言，在司法實(shí)踐與學(xué)理探討不斷深入的基礎(chǔ)上，建立以司法解釋的列舉性規(guī)定專利默示許可的具體適用情形。主要情形可以規(guī)定為:(1)專利權(quán)人的專利被納入標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中，如果專利權(quán)人在參與制定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)未充分披露其專利，使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)者在使用其專利期間，可以認(rèn)為獲得了專利默示許可，其行為不視為專利侵權(quán)。(2)專利權(quán)人或者其被許可人若未明示地提出限制性條件，銷售只能用于制造專利產(chǎn)品的系列零部件時(shí)，購買者對(duì)其銷售的零部件制造其專利產(chǎn)品的行為，可以認(rèn)為獲得了專利默認(rèn)許可，不視為專利侵權(quán)。(3)專利權(quán)人或者其被許可人若未明示地提出限制性條件，銷售只能用于實(shí)施其方法專利的專用設(shè)備時(shí)，購買者實(shí)施該方法專利的行為，可以認(rèn)為獲得了默認(rèn)許可，不視為專利侵權(quán)。(4)專利權(quán)人許可他人獲得使用專利后，又取得了覆蓋同一產(chǎn)品的一項(xiàng)或者多項(xiàng)專利，專利權(quán)人若未明示地提出限制性條件，被許可人實(shí)施了后來的專利，可以認(rèn)為其獲得了默認(rèn)許可，不視為專利侵權(quán)。

［1］袁真富．基于侵權(quán)抗辯之專利默示許可探究［J］．法學(xué)，2010，(12)．

［2］Jay Dratler，Jr．王春燕，等．知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可(上)［M］．北京:清華大學(xué)出版社，2003．

［3］Rachel Clark Hughey．Implied Licenses by Legal Estoppel［J］．Albany Law Journal of Science＆Technology，2003，(14)．

［4］尹新天．專利權(quán)的保護(hù)［M］．北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2005．