趙成艷

《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定，申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。帝斯曼知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會、樓躍斌等商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛案，對在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中損害他人在先著作權(quán)的認(rèn)定給出了最新判斷標(biāo)準(zhǔn)。

案情回顧

再審申請人帝斯曼知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)有限公司（以下簡稱帝斯曼公司）是皇家帝斯曼集團(tuán)在全球范圍內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)的管理人。2004年6月14日樓躍斌等人申請注冊第4115813號“DYNEEMA及圖”商標(biāo)，于2007年10月14日初審公告在第28類“游戲機(jī)；玩具；紙牌；體育活動器械；釣具；運(yùn)動球類；競技手套；握力器；圣誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；鍛煉身體器械”商品項(xiàng)目上。帝斯曼公司認(rèn)為該商標(biāo)嚴(yán)重侵犯了其“DYNEEMA及圖”文字和圖形組合作品的在先著作權(quán)。然而，帝斯曼公司對該商標(biāo)提起的異議申請、異議復(fù)審申請以及一審、二審行政訴訟，均未獲得商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會以及北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院的支持。

2014年，帝斯曼公司向最高院提起了再審申請，2017年12月最高院開庭審理了本案。最高院最終認(rèn)定被異議商標(biāo)侵犯了他人作品在先著作權(quán)，被異議商標(biāo)的申請違反了2001年《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定，不應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊。

事實(shí)認(rèn)定

最高院在判決書中明確了本案與著作權(quán)有關(guān)的事實(shí)，詳細(xì)梳理了關(guān)于作品的創(chuàng)作過程和關(guān)于在先圖形使用的情況。

帝斯曼公司提供的作品說明顯示該作品在皇家帝斯曼集團(tuán)的附屬公司DSM Dyneema B.V.的委托下，由Ten International B.V.廣告公司于1986年創(chuàng)作完成。作品描繪了當(dāng)時已經(jīng)存在的Dyneema商標(biāo)標(biāo)識與線條的結(jié)合，刻畫出了經(jīng)特殊凝膠紡絲處理后的紗線形態(tài)，以直線線條形態(tài)取代了混雜線條形態(tài)，反映了纖維的凝結(jié)樣式。

帝斯曼公司還提供了全球發(fā)行的出版物“Dyneema SK60”，其中均載有該圖文作品，并注有A Subsidiary of DSM and Toyobo字樣，以及于荷蘭印刷TEN Inc 1987/1988字樣（Ten International B.V.簡寫）。

另外，帝斯曼公司還提供了詳細(xì)扎實(shí)的一系列證據(jù)材料，證明該圖文作品先后于1994年、1995年、2003年在若干商業(yè)協(xié)議中使用；在2001年、2003年的《高科技纖維與應(yīng)用雜志》關(guān)于皇家帝斯曼集團(tuán)的介紹及廣告中也注有該圖文作品。

同時，在案證據(jù)顯示，第三人從事漁具釣具行業(yè)，知曉引證商標(biāo)及在先圖形，并曾因假冒引證商標(biāo)的行為受到警告。

法院決定

最高院在判決中明確，“判斷申請商標(biāo)注冊是否損害他人在先的著作權(quán)，應(yīng)當(dāng)遵循著作權(quán)法關(guān)于侵害著作權(quán)判斷的原則，即應(yīng)當(dāng)從在先作品、權(quán)利歸屬及權(quán)利狀態(tài)、第三人與作品間關(guān)系、侵權(quán)構(gòu)成等幾個方面予以判斷”。

首先，帝斯曼公司主張的作品由“Dyneema”文字與曲線圖形組合而成，其中曲線圖形系對纖維線的圖形表達(dá)，其與原創(chuàng)的“Dyneema”文字共同構(gòu)成的圖形與文字組合，具有獨(dú)創(chuàng)性，構(gòu)成著作權(quán)法上的美術(shù)作品。

然后，通過分析在案證據(jù)，最高院認(rèn)定，帝斯曼公司關(guān)于Ten International B.V.為作品作者的主張，沒有相反證據(jù)推翻，且可以與其他證據(jù)印證，因此予以采信。委托創(chuàng)作的作品著作權(quán)歸屬由合同約定，未約定的權(quán)利歸受托人，委托人在合同約定的范圍內(nèi)具有使用權(quán)。本案并無證據(jù)證明委托人與受托人就著作權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行了明確的約定，著作權(quán)應(yīng)當(dāng)歸屬于受托人。鑒于受托人為法人，該作品的權(quán)利的保護(hù)期為作品發(fā)表之日起50年，本案在先作品尚處于著作權(quán)有效期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)受到著作權(quán)法保護(hù)。

最高院還認(rèn)為，按照商標(biāo)委托創(chuàng)作合同的目的，創(chuàng)作標(biāo)的屬于商業(yè)標(biāo)識，一般情況下委托人具有排除包括受托人在內(nèi)的使用商標(biāo)的權(quán)利。因此，在沒有相反約定的情況下，皇家帝斯曼集團(tuán)享有以商標(biāo)方式使用的專有權(quán)利。該專有權(quán)利自著作權(quán)產(chǎn)生之日起即由委托人享有，該項(xiàng)權(quán)利不受委托人終止解散事項(xiàng)的影響。帝斯曼公司作為皇家帝斯曼集團(tuán)知識產(chǎn)權(quán)的管理人，其有權(quán)以利害關(guān)系人的身份依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定主張被異議商標(biāo)損害在先著作權(quán)。被異議商標(biāo)與在先創(chuàng)作并發(fā)表的作品完全相同，第三人未給出合理解釋，被異議商標(biāo)屬于未經(jīng)許可擅自復(fù)制他人作品的情形，違反了《商標(biāo)法》第三十一條關(guān)于損害在先權(quán)利的規(guī)定。

根據(jù)商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的司法審查實(shí)踐，《商標(biāo)法》第三十一條前半段關(guān)于在先權(quán)利的規(guī)定，類似于國際私法上的轉(zhuǎn)致條款，相關(guān)權(quán)利是否存在應(yīng)當(dāng)也必須根據(jù)調(diào)整相關(guān)法律關(guān)系的法律規(guī)范加以認(rèn)定……作品和著作權(quán)，必須也應(yīng)當(dāng)按照著作權(quán)法既有的規(guī)定加以認(rèn)定。最高院知識產(chǎn)權(quán)案件年度（2018）報告也提到了本案并指出，“判斷申請商標(biāo)注冊是否損害他人在先著作權(quán)，應(yīng)當(dāng)依照著作權(quán)法的相關(guān)規(guī)定，對所主張的客體是否構(gòu)成作品、在先權(quán)利人是否著作權(quán)人或者利害關(guān)系人，以及訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成對在先著作權(quán)的侵害等進(jìn)行審查判斷?！?/p>

心得體會

“上帝的歸上帝，凱撒的歸凱撒”。最高人民法院將中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所辦理的此案評選為2018年中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例之一，明確了在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中損害他人在先著作權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，就是應(yīng)當(dāng)遵循著作權(quán)法關(guān)于侵害著作權(quán)判斷的原則。在主張?jiān)谙戎鳈?quán)的商標(biāo)案件中，判斷標(biāo)識是否構(gòu)成作品、認(rèn)定著作權(quán)歸屬和有效期、舉證說明利害關(guān)系人、分析侵權(quán)構(gòu)成要件等，每一個環(huán)節(jié)都不能松懈，才能最終利用在先著作權(quán)獲得勝訴。

（作者單位系中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所）