收稿日期：20231117

作者簡介：林承鐸（1976），男，臺灣省臺南市人，中國人民大學(xué)國際學(xué)院副教授，法學(xué)博士，主要從事民商法學(xué)研究。

*基金項目：

摘要： 定牌加工出口為我國十分重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，海關(guān)系統(tǒng)也對知識產(chǎn)權(quán)提供邊境執(zhí)法保護。然而，假使境外委托方并未在我國境內(nèi)進行商標注冊，并且在我國境內(nèi)卻由第三人擁有該商標專用權(quán)，則我國境內(nèi)受托方定牌加工的行為將可能產(chǎn)生侵權(quán)疑慮。在平衡境內(nèi)商標權(quán)利人的權(quán)利保護及促進定牌加工制造業(yè)發(fā)展間，應(yīng)找出一個平衡點，但長期以來，司法裁判觀點歷經(jīng)數(shù)次變動與海關(guān)執(zhí)法存在一定的邏輯矛盾，使得相關(guān)爭議一直存在，因此，明確請求權(quán)基礎(chǔ)才能把問題從根本上解決，也才能平衡我國加工出口產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及商標權(quán)保護。

關(guān)鍵詞： 定牌加工出口； 請求權(quán)基礎(chǔ)； 識別商品來源； 混淆； 商標侵權(quán)

中圖分類號： D923.43

文獻標識碼： ADOI： 10.3963/j.issn.16716477.2024.01.007

定牌加工出口亦稱為貼牌加工出口（Original Equipment Manufacture，簡稱OEM），為國際加工貿(mào)易重要組成部分，是我國長期鼓勵的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。在定牌加工出口過程中，境內(nèi)加工方與境外委托方經(jīng)由委托加工合同進行產(chǎn)品制造并貼牌。假使該商標是由境外委托方在我國境內(nèi)注冊并擁有商標專用權(quán)，則不會產(chǎn)生使用糾紛；但也可能是境外委托方只在該進口國擁有商標專用權(quán)，而在我國境內(nèi)，該標識是由境外委托方及境內(nèi)承攬方以外的第三方在我國境內(nèi)注冊并取得商標專用權(quán)，則可能產(chǎn)生侵權(quán)疑慮。

假設(shè)定牌加工出口對于商標的使用不會產(chǎn)生商標侵權(quán)的可能，則海關(guān)系統(tǒng)對其執(zhí)法便無依據(jù)。因此，受托方對第三方商標權(quán)利人商標的使用屬于何種性質(zhì)存在討論的價值：假使不構(gòu)成《商標法》意義上的使用，則不存在侵權(quán)；但如果構(gòu)成《商標法》意義上的使用，則屬于何種“使用”？是否將損害境內(nèi)第三方商標權(quán)利人的商標權(quán)？因此，明確定牌加工出口模式下的商標侵權(quán)的構(gòu)成要件該當性及權(quán)利人的請求權(quán)基礎(chǔ)十分必要。

一、 行政執(zhí)法與司法裁判的認定差異

2020年6月，國家知識產(chǎn)權(quán)總局印發(fā)《商標侵權(quán)判斷標準》（以下簡稱《判斷標準》），系統(tǒng)闡述了知識產(chǎn)權(quán)行政主管部門對于商標侵權(quán)的判斷標準，在第二十五條當中對包工包料的加工承攬合同所導(dǎo)致的商標侵權(quán)糾紛適用進行了明確，關(guān)鍵詞為“銷售”，而且是“侵害商標專用權(quán)的產(chǎn)品”①。

但早在2002年，最高人民法院就曾發(fā)布《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，在第一條當中明確列舉給他人注冊商標造成其他損害行為的情形，主要的關(guān)鍵詞皆為“混淆”，并不包括“銷售”②。

由此可見，行政執(zhí)法與司法系統(tǒng)的適用標準存在一定的差異，特別是在定牌加工出口方面，使用他人注冊商標并進行貼牌出口存在一定的商標爭議。然而，國家知識產(chǎn)權(quán)總局的《判斷標準》第二十五條的規(guī)定十分耐人尋味：定牌加工出口的加工承攬人可能會涉及對境內(nèi)第三方商標權(quán)利人商標的使用而產(chǎn)生侵權(quán)糾紛，但該條規(guī)定承攬人侵犯注冊商標專用權(quán)的請求權(quán)基礎(chǔ)來自《商標法》第五十七條第（三）項，而該項的表述是：“銷售侵犯注冊商標專用權(quán)的商品”。按照邏輯分析來看，是否承攬人貼牌使用第三方的注冊商標已經(jīng)被“定性”為侵犯注冊商標專用權(quán)？并且，只要不進行“銷售”則不構(gòu)成該條對規(guī)定的侵權(quán)要件？筆者認為，這將可能限縮對第三方商標權(quán)利人的保護。

因定牌加工出口涉及海關(guān)的監(jiān)管及邊境執(zhí)法，所以在執(zhí)法過程中也產(chǎn)生較多此類糾紛，為了統(tǒng)一執(zhí)法標準，海關(guān)總署曾以行函方式向最高人民法院進行詢問③。2010年7月，最高人民法院在答復(fù)海關(guān)總署的復(fù)函中認為，定牌加工出口的產(chǎn)品所使用的商標不具備國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能，所以不會造成公眾混淆誤認④。所以，只要商品不發(fā)揮“識別商品來源”則不會造成公眾混淆。然而，筆者認為，雖然在定牌加工出口模式下承攬人對于第三人商標的使用有可能不妨礙識別商品來源，然而卻不能排除造成公眾混淆，從而給境內(nèi)商標權(quán)利人造成損害。

根據(jù)《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例（2018修訂）》（以下簡稱《海關(guān)保護條例》）第三條規(guī)定：“國家禁止侵犯知識產(chǎn)權(quán)的貨物進出口”，并且，第二十九條也對在進出口過程中侵害知識產(chǎn)權(quán)的刑事責任進行了規(guī)定。因此，定牌加工出口模式下，加工承攬人對于第三方商標權(quán)利人商標的使用問題上，首先要解決的是行為的定性問題，如涉及侵權(quán)，將無法獲得海關(guān)放行，行為人也將承擔相關(guān)法律責任。其次，應(yīng)視雙方是否進入法院訴訟程序來判定，如進入訴訟程序，則雙方應(yīng)進一步由進行質(zhì)證，由人民法院認定。因此，在海關(guān)依職權(quán)判定及法院訴訟質(zhì)證環(huán)節(jié)中，是否符合商標侵權(quán)行為構(gòu)成要件該當性就十分關(guān)鍵。

定牌加工出口與《商標法》的關(guān)聯(lián)為何？境內(nèi)受托方加工產(chǎn)品并進行商標貼附是否構(gòu)成商標使用？假使不構(gòu)成商標的使用，那就不存在商標侵權(quán)的空間；但如果貼附的行為構(gòu)成了商標使用，則需進一步探明境內(nèi)受托人是否構(gòu)成侵害商標權(quán)的行為方能符合邏輯判斷。

在商標權(quán)侵權(quán)判定中，商標的使用及是否造成公眾混淆是兩個重要的判斷標準。使用是構(gòu)成混淆可能性的必要不充分條件，只有在構(gòu)成使用的前提下再行判斷是否構(gòu)成混淆才具有一定的意義。因此，定牌加工出口模式下，加工承攬人對第三方商標權(quán)利人商標的“使用”是否等同于“《商標法》意義上的侵權(quán)的使用”，還存在討論的空間。

在侵權(quán)糾紛判定中，承攬人是否善盡注意義務(wù)可通過對相關(guān)要素的判斷來分析，這包括：核實過委托方是否就該貼牌商標在境外進口地已經(jīng)取得商標專用權(quán)？該商標在我國境內(nèi)是否另屬于第三方權(quán)利人而非境外委托人？只有在厘清了以上相應(yīng)問題后，才有可能歸納總結(jié)出一個既保護境內(nèi)第三方商標權(quán)利人，又符合我國定牌加工出口產(chǎn)業(yè)發(fā)展的代工方合理使用規(guī)則，以創(chuàng)造雙贏局面。

（一） 比較法視野下的商標使用

我國為世界貿(mào)易組織（WTO，以下簡稱世貿(mào)組織）成員國，在世貿(mào)組織規(guī)則下需要符合《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》（以下簡稱《TRIPS協(xié)定》）的要求?！禩RIPS協(xié)定》對商標權(quán)利人授予的權(quán)利規(guī)范在第十六條，認為商標權(quán)利人具有阻止任何第三人未經(jīng)權(quán)利人同意在貿(mào)易過程中使用相同或類似標記在貨物或服務(wù)上所可能產(chǎn)生混淆的可能性⑤。

另一方面，歐盟也在2016年頒布了新修訂的《歐盟商標指令》（2015/2436），在“第十條第三款（c）項”當中特別提到了商標權(quán)利人有權(quán)阻止所有未經(jīng)其同意的第三方在進口或出口過程中使用該標志于商品或服務(wù)⑥。

在美國法律中，商標法并未直接或間接地對定牌加工出口進行相關(guān)方面的專門規(guī)定，這可能是因為美國是進口導(dǎo)向型的國家，主要還是將目光放在權(quán)利耗盡（包括平行進口及灰色市場）等相關(guān)問題上⑦；另一方面，美國是個充分鼓勵競爭的國家，所以在定牌加工出口方面不設(shè)限制，但應(yīng)符合公平競爭及不構(gòu)成消費者混淆的要求。因此，美國對于知識產(chǎn)權(quán)涉及邊境執(zhí)法及防止不正當競爭，主要通過美國參議院所設(shè)立的美國國際貿(mào)易委員會（United States International Trade Commission，簡稱“USITC”）根據(jù)關(guān)稅法來對知識產(chǎn)權(quán)進行保護。但從美國商標保護的法律法規(guī)來看，主要還是強調(diào)禁止任何人在未經(jīng)權(quán)利人同意的情況下進行任何的復(fù)制以及由此造成的混淆⑧。

定牌加工出口由于涉及將商標用于商品制造及貼牌，根據(jù)我國《商標法》第四十八條的規(guī)定來判斷應(yīng)可屬于商標的使用，但承攬人對于第三方權(quán)利人商標的使用應(yīng)不得妨礙該標識發(fā)揮識別商品來源的功能⑨。具體應(yīng)結(jié)合《商標法》“第五十七條第（一）及（二）項”來綜合判定，這兩項的規(guī)定當中包括了在相同或類似商品使用相同商標或近似商標的規(guī)定，涵蓋了直接使用及構(gòu)成混淆的兩種情況⑩。筆者認為，未經(jīng)權(quán)利人許可的商標直接使用與構(gòu)成混淆存在適用情況的不同：直接使用是適用在商標申請時所指定保護的相同商品上使用相同商標所可能構(gòu)成的侵權(quán)判斷；而構(gòu)成混淆的情況則指在類似商品上使用了類似于商標的標識、在相同商品上使用類似商標的標識或者在類似商品上使用相同商標的三種情況之一時才得以適用。由此可見，我國《商標法》的規(guī)定與《歐盟商標指令》“第十條2.（a）（b）”在這個問題上的規(guī)定趨同。

然而，我國《商標法》第五十七條（六）雖然規(guī)范了“幫助侵權(quán)”（contributory infringement）的規(guī)則，并且在“第五十七條（七）”規(guī)范了兜底規(guī)則，但并未像《歐盟商標指令》“第十條2.（c）”所規(guī)范的內(nèi)容來得周延，包括對侵害商業(yè)聲譽及構(gòu)成商標淡化的直接表述B11。所以，筆者認為，在定牌加工出口方面，如果單純適用《商標法》“第五十七條第（一）、（二）”時，將可能出現(xiàn)請求權(quán)基礎(chǔ)薄弱的問題，也只有同時配套適用《商標法》第四十八條的來判斷是否構(gòu)成妨礙“識別商標來源”，才能全方位地平衡承攬加工方及境內(nèi)第三方商標權(quán)利人的權(quán)利保護問題。

誠然，定牌加工出口可以比擬為境內(nèi)加工保稅區(qū)的生產(chǎn)規(guī)則一般，擬制為境外的生產(chǎn)行為來到我國閉環(huán)進行，因而產(chǎn)品完成后不投入我國境內(nèi)銷售而是全部出口。但與加工保稅區(qū)生產(chǎn)較為不同的是，定牌加工出口的加工行為不一定是在國內(nèi)的加工保稅區(qū)完成，并且在生產(chǎn)過程中客觀上使用了第三人的注冊商標，所以也應(yīng)關(guān)注到境內(nèi)商標權(quán)利人的權(quán)利保護。商標除了具有消費者權(quán)益保護功能，還可識別商品來源，但筆者通過對《歐盟商標指令》“第十條（a）、（b）、（c）三項”的進一步分析歸納后發(fā)現(xiàn)，《歐盟商標指令》較為全面地闡述了商標權(quán)三項功能，分別是排他性的權(quán)利、制止混淆、不正當競爭及損害商業(yè)信譽B12。因此，分析定牌加工出口的商標使用是否構(gòu)成侵害境內(nèi)第三方商標權(quán)利人的權(quán)利，可在結(jié)合上述三項功能的分析基礎(chǔ)上，進一步推導(dǎo)出因不當使用而侵害商標權(quán)的構(gòu)成要件該當性。

（二） 侵害商標權(quán)的構(gòu)成要件該當性分析

分析定牌加工出口的商標爭議應(yīng)結(jié)合侵害商標權(quán)的構(gòu)成要件進行分析。未經(jīng)商標權(quán)利人許可而對使用該商標的行為可能構(gòu)成對商標權(quán)利人的權(quán)利侵害，具體分為主觀及客觀兩要件：

1.主觀要件。行為人主觀上具有因使用權(quán)利人商標而導(dǎo)致他人混淆的故意或“意圖”，故意又可區(qū)分直接故意及間接故意，直接故意為行為人希望侵害結(jié)果的構(gòu)成，間接故意則是行為人可預(yù)見但放任結(jié)果的發(fā)生。而“意圖”則指的是行為人知悉行為將構(gòu)成侵害結(jié)果，也希望侵害結(jié)果發(fā)生，但主觀上還需具備另一個特定目的，也就是在同一個行為所導(dǎo)致的侵害結(jié)果構(gòu)成要件中，同時包括兩個主觀要件。在主觀故意下侵害商標權(quán)的情況下，行為人可能不致力于結(jié)果的發(fā)生，但確信結(jié)果會發(fā)生；而“意圖”侵害商標權(quán)則包括致力侵害結(jié)果的發(fā)生并確信結(jié)果會發(fā)生。

筆者認為，定牌加工出口是否構(gòu)成侵害商標權(quán)的判斷應(yīng)結(jié)合《商標法》第四十八條的“識別商品來源”及“第五十七條第（一）、（二）項”所稱的未經(jīng)商標注冊人同意的“使用”之含義。行為人主觀上的“使用”目的應(yīng)指的是基于商業(yè)目的而為使用，與世貿(mào)組織《TRIPS協(xié)定》“第十六條第一項”當中的“in the course of trade”（在貿(mào)易過程中）所包含的“使用”之概念趨同。這并非是主觀上欲進行交易行為的意圖，而是對客觀交易狀態(tài)的判斷，因而行為人是否構(gòu)成《商標法》意義上銷售使用，仍需依照個案的具體情況客觀判斷。

承攬人在定牌加工出口制造過程中對商標的貼牌在表征上與我國《商標法》第四十八條所稱的“使用”之定義基本一致；而境內(nèi)承攬人在加工制造貼牌后，又將該產(chǎn)品以出口購銷合同方式進行報關(guān)出口，也應(yīng)視為客觀構(gòu)成要件。定牌加工出口符合我國《民法典》第七百七十條關(guān)于承攬合同的規(guī)定，但在定牌加工的出口過程中，卻需要以貨物購銷合同來辦理進出口。然而，這樣的“銷售”是否違反我國《商標法》第五十七條對于注冊商標專用權(quán)的保護，又該如何合理使用該商標？筆者認為，這就應(yīng)該配合相應(yīng)的主、客觀要件綜合分析。

2.客觀要件。在侵害商標權(quán)的客觀要件上，如果行為人未經(jīng)商標權(quán)利人許可，客觀上“使用”了該商標在相同或近似標識在相同或類似商品上，并且在商品的說明書或廣告上附加相同或者類似他人注冊商標而陳列或散布的行為，足以達到使相關(guān)消費者“識別商品來源”，則構(gòu)成對商標權(quán)的侵害；但如果僅僅是作為商品的相關(guān)說明而使用，則不能發(fā)揮“識別商品來源”的功能。

我們?nèi)绾握J定《商標法》意義上的侵權(quán)“使用”？我國《商標法》第四十八條提到的主要是用以識別商品來源，將商標用在包裝、容器。商標權(quán)人對商標的使用包括積極使用及消極使用，如果只是將商標貼于產(chǎn)品之上并封存在倉庫而無行銷目的，雖然事實上使用了商標，但主觀上卻不符合《商標法》意義上的使用之意思表示。另一方面，《商標法》意義上的“使用”應(yīng)當與商標侵權(quán)意義上的“使用”有所區(qū)別，《商標法》意義上的使用包括合理使用及侵權(quán)使用在內(nèi)的使用，所以，只有對使用的定義進行細化區(qū)分，才能透析出適合定牌加工出口的商標使用規(guī)則。通過對近年來的司法裁判進行歸納，可進一步發(fā)現(xiàn)裁判觀點的變化及其法律適用。

二、 《商標法》第三次修正后的司法裁判脈絡(luò)

隨著我國經(jīng)濟與社會的發(fā)展，人民法院對于定牌加工出口所引發(fā)的商標爭議較多地圍繞在對商標使用、混淆及識別商品來源的討論之上，其裁判觀點也因時而出現(xiàn)不同的變化。2013年我國《商標法》進行了第三次修訂，在第五十七條第二項當中對“混淆”的要件增加了相應(yīng)的規(guī)范，從而引發(fā)了對定牌加工出口商標爭議方面一系列的探討，在司法裁判方面也逐漸形成了一定的脈絡(luò)。

最高人民法院近年來通過判決的方式對諸如PRETUL案、東風案及本田案的裁判歸納出了較為一致的判解。然而，我國各級地方法院在該類案件的事實認定與法律適用過程中，并非完全按照現(xiàn)行法律法規(guī)來裁判，而更多的是參照各個時期國家經(jīng)濟政策與對外貿(mào)易發(fā)展，結(jié)合我國產(chǎn)業(yè)需求與現(xiàn)狀綜合考量所形成的裁判結(jié)果，雖具有一定的變通性，但也存在不確定性。

（一） 代表性觀點的形成與變遷

1.“識別商品來源”功能的代表性判決

在2014年的PRETUL案中，最高人民法院再審認為，商標的基本功能是識別商品的來源B13。該案中的境外委托人由于委托了境內(nèi)定牌加工商加工并全部貼牌出口，所以屬于物理貼附行為。PRETUL案的一審及二審的判決結(jié)果與最高人民法院再審判定出現(xiàn)分歧，主要是一審、二審法院認為定牌加工出口受托方的貼牌行為構(gòu)成商標使用。但是，最高人民法院再審卻認為商標的基本功能主要是識別商品來源，而本案中的定牌加工產(chǎn)品由于全部出口，貼牌商品并未在我國境內(nèi)銷售，所以貼牌的商標并沒有起到識別商品來源的功能，自然也無法為我國境內(nèi)公眾所接觸，所以不會產(chǎn)生使公眾混淆的結(jié)果，所以不必進一步討論是否構(gòu)成近似或混淆。

2.“注意義務(wù)”舉證責任分配

PRETUL案之后，在2016年出現(xiàn)了較為受到關(guān)注的東風案B14。在該案中，印尼委托人委托我國境內(nèi)加工承攬人制造機械設(shè)備及零組件并進行商標貼牌后全部出口至印尼，委托方在印尼合法持有該商標專用權(quán)。最高人民法院再審認為，本案涉外定牌加工商品全部出口，所以行為并不會影響上柴公司作為在我國境內(nèi)注冊該商標的權(quán)利人在境內(nèi)的正常使用，本案的定牌加工行為并不會導(dǎo)致公眾混淆。但值得注意的是，法院在判決中卻對代工承攬人的注意義務(wù)進行了關(guān)注。

由于上柴公司無法提供證明境內(nèi)代工制造商未盡合理注意義務(wù)的證據(jù)，所以最高人民法院認為代工制造商并不構(gòu)成侵害上柴公司的商標權(quán)。法院同時指出，如果有證據(jù)反證代工制造商未盡注意義務(wù)，并且其承攬的制造行為也對境內(nèi)商標權(quán)利人構(gòu)成實質(zhì)損害，則可能構(gòu)成侵權(quán)行為。另一方面，如果有證據(jù)證明承攬人在接受委托時已經(jīng)審核境外委托方在其進口國的商標權(quán)利證書及權(quán)利狀態(tài)，并留存相關(guān)證據(jù)，則可認定其善盡了注意義務(wù)。

筆者認為，這個判決中體現(xiàn)出最高人民法院已經(jīng)朝著認定定牌加工出口的貼牌行為屬于商標使用，但同時認為境內(nèi)加工方應(yīng)負有注意義務(wù)，如果有境內(nèi)商標權(quán)利人證據(jù)證明境內(nèi)加工方存在違反注意義務(wù)的情況時，則可主張構(gòu)成商標侵權(quán)，其適用的侵權(quán)責任構(gòu)成要件該當性為“過錯責任”。值得注意的是，這與海關(guān)對知識產(chǎn)權(quán)的邊境執(zhí)法程序所分配的舉證責任不同。

3.海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法背景下的定牌加工出口

我國海關(guān)系統(tǒng)對知識產(chǎn)權(quán)的邊境執(zhí)法分為主動保護及被動保護。

（1）被動保護。被動保護需要依權(quán)利人舉報投訴申請后才會啟動相應(yīng)程序，當然，所謂的權(quán)利人需要提出初步合理證明以證明其權(quán)利存在（通常是提供權(quán)利證書）。權(quán)利人在提出申請時，可以同時提出由海關(guān)對相應(yīng)貨物扣留的申請。海關(guān)在進行審核后，如果認為申請人不符合條件則會駁回申請；但如認為符合要求的，便會對貨物進行扣留。與主動保護不同的是，被動保護由于是權(quán)利人提出申請，而非海關(guān)主動啟動，所以在扣留貨物后并不會主動啟動是否侵害商標權(quán)的調(diào)查。申請人向海關(guān)申請扣留貨物后二十日內(nèi)應(yīng)向法院提出訴訟，則海關(guān)將協(xié)助法院執(zhí)行并繼續(xù)扣留貨物，否則將放行貨物。

（2）主動保護。主動保護又稱依職權(quán)主動保護，境內(nèi)商標權(quán)利人需要事先在海關(guān)總署備案。在備案后，若是海關(guān)在執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)進出口貨物有侵害知識產(chǎn)權(quán)的嫌疑時，將主動告知境內(nèi)權(quán)利人。權(quán)利人應(yīng)在接到通知的三日內(nèi)決定是否向海關(guān)申請扣留貨物，否則海關(guān)將放行貨物。如權(quán)利人提出申請，則在正式啟動調(diào)查前的緩沖期內(nèi)，貨主與權(quán)利人可以自行協(xié)商解決，但屬于非必要程序，即便是在正式啟動調(diào)查期間，雙方仍可協(xié)商。如果協(xié)商一致，申請人得撤回申請，海關(guān)放行；如果協(xié)商不一致，則進入案件調(diào)查流程同時進入海關(guān)調(diào)查時限。在貨物被扣留的三十個工作日內(nèi)進行調(diào)查并作出認定。

在調(diào)查過程開始時，貨主如果認為自身并未構(gòu)成侵權(quán)，則可以提出與貨物等值的擔保金，由海關(guān)先行放行貨物，但是認定流程仍然會繼續(xù)。經(jīng)過調(diào)查后，如果海關(guān)認定不構(gòu)成侵權(quán)，則應(yīng)該自啟動調(diào)查時間開始的三十個工作日放行貨物；如果認定構(gòu)成侵權(quán)，則可沒收侵權(quán)貨物，并處貨主等值于貨物10%至30%的罰款。如果海關(guān)無法認定是否構(gòu)成侵權(quán)，則從貨物被扣留起計算的50個工作日內(nèi)視權(quán)利人是否向法院提出侵權(quán)訴訟，如果權(quán)利人不起訴，海關(guān)便會放行貨物；如果權(quán)利人起訴，則海關(guān)應(yīng)協(xié)助法院執(zhí)行，故繼續(xù)扣留貨物。最終，如法院最后認定侵權(quán)，則海關(guān)將協(xié)助法院執(zhí)行；但如果法院最終認定不構(gòu)成侵權(quán)，海關(guān)將在放行時效屆滿前放行貨物，此時，放行時效為自貨物被扣留開始計算的50個工作日加上民事訴訟的時間，至少6個月。

綜上分析可知，由于商標專用權(quán)屬于所有權(quán)（絕對權(quán)）的范疇，所以，海關(guān)系統(tǒng)無論是在主動保護或是被動保護模式下，對于定牌加工出口的舉證責任分配是落在出口貨物的一方（通常是貨主），而非第三方商標權(quán)利人。即使在被動模式下，也是由商標權(quán)利人初步提供加工方使用商標的事實，進而需要由出口方提供保證金或舉證來證明未構(gòu)成侵權(quán)方可放行。在權(quán)利的保護上，對出口方采取“過錯推定責任”的舉證要求。

筆者認為，商標使用人應(yīng)及時在我國境內(nèi)進行商標注冊以獲得保護，這么一來，在定牌加工出口環(huán)節(jié)便不至于出現(xiàn)商標使用的糾紛；另一方面，也可能存在商標專用權(quán)為境內(nèi)第三方所注冊擁有的情況，既然商標是由第三方權(quán)利人進行注冊并擁有專用權(quán)，則對商標專用權(quán)進行侵權(quán)法上保護應(yīng)當是適用“無過錯責任”的構(gòu)成要件。但在定牌加工出口語境下，為平衡國際代工貿(mào)易發(fā)展及對商標權(quán)利人保護，將這種境外權(quán)利人到我國境內(nèi)生產(chǎn)貼牌的類似“閉環(huán)生產(chǎn)”行為給予了一定的空間。所以，筆者認為，定牌加工出口所引發(fā)的侵權(quán)爭議，應(yīng)適用“過錯推定責任”的構(gòu)成要件該當性可能較為妥當。

（二） 裁判觀點的回歸

在2016年，北京市高級人民法院對“索達”（SODA）案的判決受到了廣泛關(guān)注。該案雖然是一個關(guān)于“撤三”的案件，但卻引發(fā)法院系統(tǒng)對定牌加工出口商標“使用”的再思考，并最終影響了后續(xù)的司法認定結(jié)果B15。在該案中，境外委托方反而在我國境內(nèi)已經(jīng)注冊商標專用權(quán)，假使定牌加工出口不涉及《商標法》意義上的使用，則可能面臨注冊后三年不使用而被撤銷商標專用權(quán)的困境。

該案在一審過程中，知識產(chǎn)權(quán)法院認為《商標法》關(guān)于“撤三”的立法目的主要是針對“權(quán)利維持”及對商標的“激活”而使用商標，并非是“產(chǎn)生權(quán)利”的使用。所以，該案的定牌加工的產(chǎn)品雖然直接出口國外，但生產(chǎn)行為產(chǎn)生在我國境內(nèi)，實質(zhì)上已經(jīng)積極使用該商標。

隨后，在該案二審上訴過程中，北京市高級人民法院認為，《商標法》意義上的商標使用主要是針對商標功能，并且商標主要功能雖然是識別，但也只有在商品投入流通之后才能發(fā)揮此項功能，如果商品并未投入境內(nèi)流通領(lǐng)域，便無法在境內(nèi)發(fā)揮識別商品來源的作用；既然無法產(chǎn)生識別商品來源的作用，便不產(chǎn)生妨礙識別商品來源的問題。

實際上，在北京市的法院系統(tǒng)中，最早在2004年就有相應(yīng)的文件認為加工定牌并不構(gòu)成商標侵權(quán)，但隨后在2006年產(chǎn)生了觀點的變化B16。

另一方面，最高人民法院在2009年也曾經(jīng)出臺文件提出“對于構(gòu)成商標侵權(quán)的情形，應(yīng)當結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)合理確定侵權(quán)責任的承擔”。從法院系統(tǒng)的裁判意見變化中可以看出，對于涉外定牌加工是隨著經(jīng)濟發(fā)展變化而不斷演化的，由一刀切的認定方法轉(zhuǎn)變?yōu)槠胶馐降呐卸?。但由?016年的“索達”（SODA）案得到了各方的關(guān)注，因而在該案判決之后，法院系統(tǒng)逐步形成了較為一致的觀點。這樣的觀點隨后也在最高人民法院于2019年的本田案當中得到了印證，最高人民法院的審判員觀點認為“人民法院的裁判觀點和司法政策亦隨之調(diào)整和完善，可以說是一個揚棄和回歸的過程?！?/p>

此外，在法院系統(tǒng)逐步形成較為一致的觀點期間，也有相應(yīng)的衍生問題在相關(guān)判決中得到了體現(xiàn)，例如，境內(nèi)加工制造商應(yīng)舉證證明加工貼牌產(chǎn)品的商標已經(jīng)在境外注冊并獲得商標權(quán)利人授權(quán)，如無法就合法授權(quán)善盡審查義務(wù)，將構(gòu)成侵權(quán)行為B17。另一方面，如果定牌加工出口的商標為馳名商標或雖未認定馳名商標但屬于較為知名的商標，則加工承攬人應(yīng)具有較高的注意義務(wù)B18。

境外委托方應(yīng)與境內(nèi)承攬人訂立定牌加工出口合同來進行產(chǎn)品生產(chǎn)并出口。但實務(wù)中，境內(nèi)承攬人接受委托進行生產(chǎn)時，較多以電子郵件、傳真甚至是口頭等非正式簽署的合同方式來進行合作，并未妥善保存相應(yīng)書面文件，致使加工制造商在遭遇侵權(quán)訴訟時缺乏相應(yīng)證據(jù)來證明自己已經(jīng)善盡注意義務(wù)。在此情形下，委托人事后進行追認并提供書面授權(quán)憑證給法院作為補充時，是否能得到法院的認可則存在不確定性，同時這也是訴訟成敗之關(guān)鍵。筆者認為，定牌加工出口商應(yīng)在加工出口過程中按照合規(guī)的程序簽訂正式協(xié)議，并妥善保存相應(yīng)證據(jù)以備未來舉證之需。

三、 請求權(quán)基礎(chǔ)與舉證責任分配的明確

《商標法》第五十七條與四十八條應(yīng)當作為定牌加工出口商標爭議的請求權(quán)基礎(chǔ)。如前所述，混淆與妨礙識別商品來源屬于兩種不同層次的關(guān)系，既不屬于同一概念，也非相互排斥。

首先，在定牌加工出口過程中，若在“同類”商品上使用與第三人注冊商標“相同”的商標，因為加工方對商標屬于直接使用，所以并不需要進一步考慮混淆的構(gòu)成，但應(yīng)該檢視其是否構(gòu)成妨礙識別商品來源的行為。此時，應(yīng)適用過錯推定責任的舉證方式，將舉證責任更多地分配到加工承攬人。因此，在直接使用商標的情形下，其請求權(quán)基礎(chǔ)應(yīng)是《商標法》“第五十七條第（一）項”與“四十八條”。但根據(jù)我國《商標法》“第五十七條第（一）項”的規(guī)定來看，并未提到“混淆”的表述，對比世貿(mào)組織《TRIPS協(xié)定》“第十六條第一項”后半段當中的規(guī)定：“如果對相同的貨物或服務(wù)使用相同的標志，則應(yīng)假定存在混淆的可能性。（a likelihood of confusion shall be presumed）。”B19在對這個條款的解讀上，有學(xué)者認為這是屬于推定混淆的概念。也有學(xué)者認為我國《商標法》第“五十七條第（一）”項只字未提“混淆”，但認為我國《商標法》與《TRIPS協(xié)定》的規(guī)則不同，認為前述學(xué)者觀點屬于“絕對混淆”的范疇，而其主張應(yīng)考慮歐盟及美國關(guān)于“相對混淆”的規(guī)則。但筆者認為，《TRIPS協(xié)定》“第十六條第一項”后段所提到的“假定存在混淆的可能性”，實際上其真實含義與我國2013年《商標法》第三次修正后第四十八條當中的“識別商品來源”較為貼合。該條當中所提到的“識別商品來源”實際上在我國行政機關(guān)執(zhí)法、法院司法審判已經(jīng)行之有年，只是在2013年以明確的方式被規(guī)范在《商標法》的第三次修改版本中之中，這也就是為什么有相當多關(guān)于涉外定牌加工的爭議出現(xiàn)了不同的司法判決結(jié)果及不同的行政機關(guān)執(zhí)法認定。究其原因，應(yīng)是對于是否構(gòu)成妨礙“識別商品來源”的博弈結(jié)果，當然，“識別商品來源”包括但不限于因使用而造成公眾“混淆”。換句話說，這個觀點對于一些主張定牌加工出口所引發(fā)的商標爭議應(yīng)關(guān)注“混淆”的觀點來看，并不違和。

特別是在定牌加工出口的適用上，在同類商品使用相同商標時，推定使用人構(gòu)成《商標法》“第五十七條第（一）項”的要件該當性，但允許使用人以反證來證明自身并未構(gòu)成妨礙《商標法》第四十八條“識別商品來源”的要件，如果能符合舉證標準，則構(gòu)成不該當侵權(quán)責任。因此，在舉證責任分配上，加工方應(yīng)承擔比商標權(quán)利人更多的舉證責任。

其次，如果加工制造商在“同類”商品上使用與第三人注冊商標“類似”的標識或者在“類似”商品使用與第三人注冊商標“相同”或“類似”的標識時，商標權(quán)利人應(yīng)以《商標法》“第五十七條第（二）項”與“四十八條”作為請求權(quán)基礎(chǔ)，對“混淆”與“妨礙識別商品來源”進行雙向檢視。由于在貼牌產(chǎn)品的類別上或標識中至少存在其中一個因素的“近似”，此時并不能像在“同類”產(chǎn)品使用“相同”商標一樣將更多的舉證責任分配給加工制造商，應(yīng)適當平衡地將舉證責任平等分配給加工制造商及境內(nèi)商標權(quán)利人，亦即雙方當事人都對自身的主張應(yīng)盡舉證責任，使裁判者可以在證據(jù)清晰的情況下作出正確的裁判。

可能會有觀點質(zhì)疑認為，我國《商標法》“第五十七條第（三）項”既然提到“銷售”，并且定牌加工出口的產(chǎn)品并不涉及在我國境內(nèi)銷售，并不會導(dǎo)致侵害境內(nèi)第三方商標權(quán)利人的權(quán)利，因此不該當侵權(quán)責任。然而筆者認為，如果只是以“銷售”來判定定牌加工出口的商標爭議，可能會產(chǎn)生限縮我國境內(nèi)商標權(quán)利人權(quán)利的現(xiàn)象，因為對商標的使用并非只有銷售一途；當然，定牌加工出口的加工方如果未經(jīng)境內(nèi)第三方商標權(quán)利人同意，在境內(nèi)銷售定牌加工產(chǎn)品時則構(gòu)成侵權(quán)行為。

同樣，如果有觀點認為定牌加工出口應(yīng)考慮混淆，從而主張只適用《商標法》“第五十七條第（二）項”的規(guī)定時，同樣也會因為忽略“第五十七條第（一）項”的規(guī)定而出現(xiàn)限縮境內(nèi)第三方商標權(quán)利人的權(quán)利現(xiàn)象。這是因為，該條第一項與第二項分別為侵害商標權(quán)的積極行為及消極行為，如果只是適用第二項的消極行為并為之判斷，而忽略第一項的積極行為，則可能導(dǎo)致邏輯錯誤現(xiàn)象，這也是對權(quán)利的限縮。

四、 結(jié)語

綜上所述，筆者認為，定牌加工出口所產(chǎn)生的商標糾紛應(yīng)以我國《商標法》“第五十七條第（一）項及第（二）項”及“第四十八條”作為定紛止爭的判定標準，這既是加工方的注意義務(wù)邊界，同時也是境內(nèi)商標權(quán)利人的請求權(quán)基礎(chǔ)。在舉證責任的分配方面，在同類產(chǎn)品上使用相同商標時應(yīng)適用《商標法》“第五十七條第（一）項”與“第四十八條”，加工方應(yīng)負有較多的舉證責任來證明自己已經(jīng)善盡注意義務(wù)，因此加工制造商應(yīng)妥善保存相應(yīng)證據(jù)以利舉證。

另一方面，在“同類”商品上使用與注冊商標“類似”的標識，或者在“類似”商品上使用與“相同”或“類似”的標識時，商標權(quán)利人應(yīng)以《商標法》“第五十七條第（二）項”與“四十八條”作為請求權(quán)基礎(chǔ)。此時，雙方應(yīng)就是否構(gòu)成混淆及妨礙識別商品來源善盡舉證責任，從而人民法院可以在衡平雙方證據(jù)之后作出相應(yīng)裁判。筆者相信，人民法院如能采納上述構(gòu)成要件該當性來審理定牌加工出口的商標爭議案件，便能與我國海關(guān)系統(tǒng)對知識產(chǎn)權(quán)的邊境執(zhí)法相向而行，從而促進我國加工出口產(chǎn)業(yè)發(fā)展及商標權(quán)利人的保護。

注釋：

①《商標判斷標準》第二十五條規(guī)定：在包工包料的加工承攬經(jīng)營活動中，承攬人使用侵犯注冊商標專用權(quán)商品的，屬于商標法第五十七條第三項規(guī)定的商標侵權(quán)行為。

②在最高人民法院《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條當中分別列出幾類“混淆”，如“公眾誤認”、“誤導(dǎo)公眾”。參見http：//gongbao.court.gov.cn/Details/93ca0d509275338b498e7bef849830.html，2023年12月4日訪問。

③參見海關(guān)總署《關(guān)于請明確“定牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)問題的函（署法函[2010]184號）》。

④參見最高人民法院辦公廳《關(guān)于對“定牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)問題的復(fù)函（法辦[2010]350號）》。

⑤譯自TRIPS協(xié)定，原文為：The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owners consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion.參見https：//www.wto.org/english/docs_e/legal_e/trips_e.htm#art16，2023年12月4日訪問。

⑥參見第十條內(nèi)容，DIRECTIVE（EU）2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks，https：//wipolex.wipo.int/en/text/474409，2023年12月4日訪問。

⑦國際貿(mào)易中的權(quán)利耗盡原則分為平行進口（parallel importation）及灰色市場（grey market）。以美國為例，這兩類商品都是經(jīng)過合法制造，但灰色市場會區(qū)分美國版以及非美國版。灰色市場又可稱為水貨（pirate）與黑色市場相比，其區(qū)分在于黑色市場是未經(jīng)過授權(quán)制造的違法產(chǎn)品；而灰色市場是合法制造但是并未得到在本國境內(nèi)銷售的授權(quán)，換句話說，灰色市場并非仿冒商品，但由于其銷售存在一定的爭議，體現(xiàn)出了不確定性，故稱為灰色市場。See WILLIAM RICHELIEU.Gray Days Ahead？ The Impact of Quality King Distributors，Inc.v.LAnza Research International，Inc.27 Pepp.L.Rev.Iss.4（2000）.

⑧美國關(guān)于商標保護的規(guī)則主要來自《美國法典》（U.S.Code）第15編《商業(yè)與貿(mào)易》（Commerce And Trade）第22章《商標》（即《蘭哈姆法》“Lanham Act”）。在第1114（1）所規(guī)定的救濟以及第1125（a）（trademark infringement）及第1125（c）當中分別體現(xiàn)以是否構(gòu)成公眾混淆（likelihood of confusion）作為相應(yīng)的侵權(quán)判斷規(guī)則，參見https：//h2o.law.harvard.edu/collages/13857，2023年12月4日訪問。

⑨我國《商標法》第四十八條規(guī)定：本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。

⑩我國《商標法》第五十七條規(guī)定“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權(quán)： （一）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的； （二）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導(dǎo)致混淆的…”

B11《歐盟商標指令》第十條2.（c）規(guī)定：“標志與商標相同或相似，無論其用于與注冊商標相同、相似或不相似的商品或服務(wù)，后者在成員國享有盛譽，并且在沒有正當理由的情況下使用該標志會不公平地利用或損害商標的顯著性或聲譽?！弊g自DIRECTIVE （EU） 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.Article 10，2.（c）.https：//wipolex.wipo.int/en/text/474409，2023年12月4日訪問。

B12DIRECTIVE （EU） 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.Art.10（a），（b）and（c）.https：//wipolex.wipo.int/en/text/474409，2023年12月4日訪問。

B13參見最高人民法院《浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司侵害商標權(quán)糾紛再審案（2014）民提字第38號民事判決書》。

B14參見最高人民法院《江蘇常佳金峰動力機械有限公司與上海柴油機股份有限公司侵犯商標權(quán)糾紛再審案（2016）最高法民再字第339號民事判決書》。

B15參見北京市高級人民法院《索達有限公司、國家工商行政管理總局商標評審委員會與明季私人有限公司二審行政判決書（2016）京行終字第4613號判決書》。其中，“撤三”指的是權(quán)利人連續(xù)三年不使用注冊商標而面臨被撤銷商標權(quán)的情況。

B16北京市法院系統(tǒng)對定牌加工出口所形成的商標糾紛觀點變化是：一開始并不認為構(gòu)成侵權(quán)，但隨著時間的變化相關(guān)案件大量產(chǎn)生。為了平衡定牌加工出口產(chǎn)業(yè)發(fā)展及境內(nèi)第三方商標權(quán)利人的保護，開始朝加工承攬人的注意義務(wù)進行改革。假使承攬人并未善盡注意義務(wù)而加工帶有他人商標的產(chǎn)品則將可能與定作人構(gòu)成共同侵權(quán)行為。除非承攬人可以舉證證明其不知情，并可提供已經(jīng)審查定做人的商標證明文件。參見林廣海、秦元明、馬秀榮的《涉外定牌加工商標侵權(quán)的法律適用——兼談“本田案”最高人民法院再審判決的意蘊》，載《人民司法》2021第16期第5260頁。

B17參見浙江省寧波市中級人民法院《西格邁股份有限公司、廖文海侵害商標權(quán)糾紛二審民事判決書（2018）浙02民終字第2287號民事判決書》。

B18參見浙江省寧波市中級人民法院《浙江凱達進出口貿(mào)易有限公司、全星有限合伙公司侵害商標權(quán)糾紛二審民事判決書（2018）浙02民終字第518號民事判決書》，在該案中由于代工制造商的代工商品的商標為“CONVERSE”（康威）在世界范圍內(nèi)的體育用品行業(yè)具有較高知名度，法院認為無論是我國還是進口國的消費者皆對該品牌十分熟悉。因此，如果代工制造的商品標識與著名商標近似時，加工方的注意義務(wù)標準應(yīng)相應(yīng)的提高。

B19譯自TRIPS協(xié)定，原文表述為：The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owners consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion.參見https：//www.wto.org/english/docs_e/legal_e/trips_e.htm#art16，2023年12月4日訪問。

（責任編輯文格）