■文/劉奇 李新（中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院）

2021年3月24日，曾被稱為“首家國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)企業(yè)”的合肥芯碁微電子裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱芯碁公司）在科創(chuàng)板成功上市。雖經(jīng)業(yè)內(nèi)介紹芯碁公司生產(chǎn)的“ACURA280激光直接成像設(shè)備”屬于“泛”半導(dǎo)體直寫光刻設(shè)備，與ASML的光刻機(jī)不是同一種光刻機(jī)，但仍吸引了資本市場(chǎng)的眼光。芯碁公司的上市之路并不平坦，自2017年4月起多次被合肥芯碩半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱芯碩公司）以專利侵權(quán)為由提起訴訟，案件歷經(jīng)兩審，甚至已到最高人民法院再審。盡管芯碁公司均取得訴訟勝利，然而對(duì)于一家計(jì)劃在科創(chuàng)板上市的企業(yè)而言，專利侵權(quán)訴訟纏身不僅會(huì)影響上市進(jìn)度，還會(huì)使技術(shù)來源甚至銷售產(chǎn)品遭受非議，有害無利。本文通過對(duì)該案進(jìn)行分析，梳理企業(yè)在涉及人員流動(dòng)時(shí)的訴訟要點(diǎn)，為其日常管理提出建議，同時(shí)，梳理了訴訟中舉證責(zé)任的分配原則，供企業(yè)參考。

一、案例基本情況

據(jù)芯碁公司招股書披露，其核心成員（如董事長(zhǎng)程卓、總經(jīng)理方林）大多為芯碩公司原高管，因此雙方發(fā)生訴訟后被業(yè)內(nèi)稱為“老東家狀告單飛成員”。芯碩公司先于2017年4月和9月起訴方林、何少鋒侵犯發(fā)明專利權(quán)，法院審理后認(rèn)為若因職位行為存在侵權(quán)行為，應(yīng)當(dāng)由芯碁公司而非自然人何少鋒等承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，被告主體不適格；若因保密或競(jìng)業(yè)禁止發(fā)生的侵權(quán)行為，應(yīng)經(jīng)勞動(dòng)爭(zhēng)議或侵害商業(yè)秘密等訴訟解決，而非以專利權(quán)被侵犯為由提起訴訟，由此法院判決駁回原告訴訟請(qǐng)求。

2018年5月芯碩公司再次以專利侵權(quán)為由向芯碁公司提起訴訟，此次訴訟雙方爭(zhēng)議在于專利侵權(quán)、舉證責(zé)任等問題。芯碩公司認(rèn)為其擁有的綜合式直寫光刻方法等11項(xiàng)發(fā)明專利是生產(chǎn)直寫光刻設(shè)備、激光成像設(shè)備所不可或缺的，被告芯碁公司未經(jīng)許可實(shí)施、制造并銷售了利用原告專利方法制造的產(chǎn)品，從中牟利，侵犯了原告的專利權(quán)。根據(jù)專利法規(guī)定，本案屬于舉證責(zé)任倒置的情形，即被告芯碁公司應(yīng)當(dāng)證明其銷售及許諾銷售的設(shè)備并未使用與原告涉案專利方法相同的制造方法。被告芯碁公司則辯稱，在原告成立前，國(guó)內(nèi)外有多家企業(yè)生產(chǎn)此類設(shè)備，因此原告所稱其專利是生產(chǎn)直寫光刻設(shè)備、激光成像設(shè)備所不可或缺并不符合實(shí)際情況。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為：雖然原告芯碩公司主張涉案11項(xiàng)專利為方法發(fā)明專利，并稱被告芯碁公司應(yīng)對(duì)其生產(chǎn)、銷售、許諾銷售的MLL系列、LDW-T系列、LDW-X6系列等產(chǎn)品提供制造方法不同于原告涉案專利方法的證明。但是，一方面，原告芯碩公司之主張能夠獲得支持，需以被告產(chǎn)品與按其專利制造所得相同為前提。但該前提并不存在。以一件專利為例：芯碩公司專利作為一種產(chǎn)品制造加工方法，被用于制造加工半導(dǎo)體器件、集成電路等的基片。而芯碁公司產(chǎn)品屬于無掩膜直寫光刻設(shè)備，屬于用于制造加工IC芯片的設(shè)備，而非IC芯片類產(chǎn)品。所以最多是芯碁公司產(chǎn)品可能使用了專利限定方法，但其本身不屬于使用專利方法而制造出來的產(chǎn)品。另一方面，原告芯碩公司專利于2009年才提出申請(qǐng)，彼時(shí)帶有大量IC芯片的現(xiàn)代信息設(shè)備早已普及，很難相信只要是光刻設(shè)備，就必然使用了原告專利限定的方法而制造加工芯片。另外，本案對(duì)被告不適用舉證責(zé)任倒置規(guī)則，且由于原告未提供被告產(chǎn)品作為證據(jù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的后果，故判決駁回原告訴訟請(qǐng)求。

原告芯碩公司不服一審判決，上訴至二審法院。二審法院認(rèn)同一審法院審查依據(jù)和結(jié)果，駁回芯碩公司上訴請(qǐng)求，維持原判。芯碩公司曾向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?，后撤回再審申?qǐng)。

二、案例解析

該案例主要涉及兩個(gè)問題：一是如果核心員工攜技術(shù)信息跳槽至新單位，“老東家”應(yīng)起訴該員工還是新單位。二是一旦涉及專利侵權(quán)訴訟，舉證責(zé)任何種情況下由原告承擔(dān)，何種情況下由被告承擔(dān)。下面就這兩個(gè)問題進(jìn)行具體闡述。

（一）是否有證據(jù)證明離職員工參與了新單位的生產(chǎn)活動(dòng)，決定了“老東家”的起訴對(duì)象和起訴案由

芯碩公司認(rèn)為何少鋒離職后任芯碁公司總工程師，利用已掌握的芯碩的技術(shù)和商業(yè)秘密幫助芯碁公司生產(chǎn)有關(guān)“激光直接成像LDI設(shè)備”等獲利，因而起訴何少鋒專利侵權(quán),但最終敗訴，其原因在于芯碩公司舉證不充分，并未能正確區(qū)分起訴對(duì)象和起訴案由。

首先，芯碩公司存在舉證不充分的情形。芯碩公司不能提供直接證據(jù)證明何少鋒參與了新單位芯碁公司的生產(chǎn)活動(dòng)，僅從其任芯碁公司總工程師之職責(zé)而推定侵權(quán)，顯然舉證不充分。在專利侵權(quán)訴訟中，原告應(yīng)盡可能證明被控侵權(quán)內(nèi)容與涉案專利所保護(hù)內(nèi)容相同或相同的可能性較大，如盡到合理努力后仍不能舉證，那么可向法院申請(qǐng)適用其他舉證規(guī)則。

其次，芯碩公司起訴對(duì)象錯(cuò)誤。假設(shè)芯碩公司完成了初步舉證責(zé)任，即證明何少鋒確因工作職責(zé)而參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致侵權(quán)，那么何少鋒的行為也應(yīng)屬職務(wù)行為，芯碩公司起訴的被告主體應(yīng)為芯碁公司，而非自然人何少鋒。

再次，芯碩公司起訴案由錯(cuò)誤。如果芯碩公司與何少鋒存在保密義務(wù)的爭(zhēng)議，那么芯碩公司應(yīng)提起勞動(dòng)爭(zhēng)議之訴。如果芯碩公司與何少鋒存在商業(yè)秘密的爭(zhēng)議，那么應(yīng)提起商業(yè)秘密之訴。但無論哪種情況，都不應(yīng)以何少鋒侵權(quán)專利權(quán)為由而起訴。

（二）被控侵權(quán)行為是否屬于“新產(chǎn)品制造方法”，決定了專利訴訟中的舉證責(zé)任分配

民事訴訟舉證以“誰主張誰舉證”為基本原則，以舉證責(zé)任倒置為例外原則。專利糾紛中的舉證責(zé)任倒置規(guī)定于《專利法》第六十一條：專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明。

如果芯碩公司要求適用舉證責(zé)任倒置規(guī)則，那么應(yīng)證明涉案專利為新產(chǎn)品制造方法。新產(chǎn)品的認(rèn)定規(guī)則為，該產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請(qǐng)日以前不為國(guó)內(nèi)外公眾所知。更具體的可參照北京高級(jí)人民法院在《專利侵權(quán)判定指南》中的規(guī)定：在國(guó)內(nèi)外第一次生產(chǎn)出的產(chǎn)品，該產(chǎn)品與專利申請(qǐng)日之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能方面有明顯區(qū)別。產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請(qǐng)日以前為國(guó)內(nèi)外公眾所知的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品不屬于專利法規(guī)定的新產(chǎn)品。該案例中，因芯碩公司不能證明涉案專利屬新產(chǎn)品，故舉證責(zé)任并未轉(zhuǎn)嫁至被告芯碁公司。

因此，專利訴訟中，只有原告能夠證明自己的產(chǎn)品屬于新產(chǎn)品，才可以將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)至被告。如果不屬于新產(chǎn)品的專利糾紛，原告應(yīng)當(dāng)證明被告制造的產(chǎn)品與使用專利方法制造的產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品，或被告制造的產(chǎn)品經(jīng)由專利方法制造的可能性較大。只有當(dāng)原告為證明被告使用了專利方法盡到合理努力后，法院才可要求被告舉證證明其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法。

三、思考與啟示

企業(yè)之間的人員流動(dòng)實(shí)屬正常，但核心人員的離職及去向很可能會(huì)造成企業(yè)甚至行業(yè)震蕩，尤其當(dāng)核心人員攜帶著大量不為公眾所知悉的信息離開時(shí)，可能給“老東家”造成嚴(yán)重?fù)p失。為避免因人員流動(dòng)而遭受損失，企業(yè)在日常管理時(shí)有應(yīng)有所側(cè)重；一旦涉訴，企業(yè)的權(quán)利基礎(chǔ)決定了舉證責(zé)任的分配。

（一）核心人員在職時(shí)和離職后，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控側(cè)重點(diǎn)應(yīng)有所不同

人員在職時(shí)，企業(yè)應(yīng)與對(duì)應(yīng)人員簽訂專門的保密或競(jìng)業(yè)禁止條款。兩者有所區(qū)別，互為補(bǔ)充：保密約定側(cè)重于不能說，競(jìng)業(yè)禁止約定則側(cè)重于不能做；保密所約定的義務(wù)可以無限期存在，但競(jìng)業(yè)禁止期限卻最長(zhǎng)不能超過二年；保密約定可以是無償?shù)?，但?jìng)業(yè)禁止欲生效必須以員工獲得補(bǔ)償為前提，不給予競(jìng)業(yè)禁止補(bǔ)償?shù)募s定當(dāng)然無效。人員離職后，企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注新單位動(dòng)向，必要時(shí)視情節(jié)提起對(duì)應(yīng)訴訟。如果離職員工疑似違反保密或競(jìng)業(yè)禁止條款的約定，應(yīng)以勞動(dòng)爭(zhēng)議作為解決方式，起訴對(duì)象對(duì)離職員工個(gè)人；如果新單位在離職員工入職后，公布了帶有原技術(shù)痕跡的專利或產(chǎn)品，那么可選擇以侵犯商業(yè)秘密中的技術(shù)秘密為由起訴離職員工和新單位；如果不能獲得帶有新單位技術(shù)信息的載體，那么可觀察是否有下游客戶流失等情況，對(duì)應(yīng)的訴訟案由為侵犯商業(yè)秘密中的經(jīng)營(yíng)信息，起訴對(duì)象可以同時(shí)包括離職員工和新單位。

（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟中的舉證責(zé)任主要由基礎(chǔ)的權(quán)利內(nèi)容決定