李春雨 高玉江

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作天津中心，天津 300300

我國最新修正的《專利法》自2021年6月1日起實施，在《專利法》第二十條中，新增了“申請專利和行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則”［1］。不得濫用專利權(quán)損害公共利益或者他人合法權(quán)益。其立法本意是為了同時保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益與保護(hù)公共利益或者他人合法權(quán)益，謀求當(dāng)事人之間的利益平衡，以及當(dāng)事人與社會之間的利益平衡。在申請專利的時候，申請人必須誠實守信；在行使專利權(quán)的時候，專利權(quán)人不得濫用專利權(quán)，造成對公共利益或者他人合法權(quán)益的損害［2］。本文將從專利審查實踐的角度對誠實信用原則在專利申請和審查中進(jìn)行解釋，以便更好地指導(dǎo)專利審查，規(guī)范專利申請和行使專利權(quán)。

一、誠實信用原則與《專利法》第五條違反法律、社會公德或者妨害公共利益的關(guān)系

誠實信用是市場經(jīng)濟(jì)活動中的道德準(zhǔn)則，用于平衡當(dāng)事人之間的利益和當(dāng)事人與社會之間的利益，能夠維持市場道德秩序。因此，違反誠實信用原則會違反社會公德，甚至可能違反法律規(guī)定，可能造成公共利益或者他人合法權(quán)益受損?；诖?，對誠實信用原則與《專利法》第五條違反法律、社會公德或者妨害公共利益的關(guān)系進(jìn)行解釋說明。

《專利法》第五條規(guī)定：對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。該法條用于限定發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案本身，發(fā)明創(chuàng)造本身的公開、使用或者制造，違反了相關(guān)法律的規(guī)定，有悖善良風(fēng)俗，違背了社會公共道德，擾亂秩序，損害社會公共利益。該法條針對的是專利保護(hù)的客體問題。

《專利法》第二十條規(guī)定的誠實信用原則要求申請人誠實守信進(jìn)行專利申請，專利權(quán)人在行使專利權(quán)時不能濫用專利權(quán)。

通過以上分析可知，誠實信用原則與《專利法》第五條并非競合條款，二者沒有實質(zhì)性的關(guān)聯(lián)性，相關(guān)利害關(guān)系人在主張自身專利時一定要明確法條適用原則，如果針對的是發(fā)明創(chuàng)造本身不屬于授權(quán)條件的客體問題，此時應(yīng)該選擇《專利法》第五條請求主張；如果申請人的專利申請行為和專利權(quán)人行使專利權(quán)的行為造成損害的，此時應(yīng)該選擇《專利法》第二十條關(guān)于誠實信用原則的規(guī)定請求主張。

二、專利申請違反誠實信用原則的情形探討

由于誠實信用原則為新增法條，目前沒有明確規(guī)定何種行為屬于違反誠實信用原則。本文通過梳理，認(rèn)為在專利申請中違反誠實信用原則存在以下情形。

（一）非正常申請專利行為

根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局第411號《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》的公告，其制定該辦法的宗旨就是為了打擊違反誠實信用原則從事非正常申請專利行為。該辦法指出任何單位或者個人均可能成為非正常申請專利行為的主體，目的是堅決制止不以創(chuàng)新為目的、謀取不正當(dāng)利益的非正常專利申請行為。

根據(jù)該辦法的規(guī)定可知，從事非正常專利申請是一種典型的違反誠實信用原則的具體行為，《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》對于非正常專利申請行為的認(rèn)定和處理有了明確的規(guī)定，對于打擊非正常專利申請做到了有法可依。在該辦法中，不僅對申請人的非正常申請專利行為作了詳細(xì)的列舉，還對專利代理機(jī)構(gòu)、專利代理師，或者其他機(jī)構(gòu)或個人的行為進(jìn)行了限制。該辦法對專利申請行為遵循誠實信用原則給予了明確指引，申請人、代理機(jī)構(gòu)、代理人等應(yīng)積極遵守該規(guī)定。

（二）違反相關(guān)約定或法律的專利申請行為

眾所周知，一項專利技術(shù)在公開前屬于非公眾能夠獲得的狀態(tài)，根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第九條第四款的規(guī)定，商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉，且具有商業(yè)價值并經(jīng)權(quán)利人采取相應(yīng)的保密措施的技術(shù)信息、經(jīng)營信息等商業(yè)信息。對于一項專利技術(shù)，在公開前一般不為公眾所知悉，專利本身的技術(shù)具有一定的價值，在采取了保密措施后，一項專利技術(shù)一般被認(rèn)定為商業(yè)秘密。

在一項技術(shù)形成過程中，可能會涉及技術(shù)開發(fā)；在專利技術(shù)形成后，可能會涉及技術(shù)許可和技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。由于第三人沒有及時申請專利或者按照技術(shù)秘密進(jìn)行保護(hù)，可能會造成他人獲取該技術(shù)并進(jìn)行專利申請，此種行為可能構(gòu)成專利申請行為違反相關(guān)約定或法律造成損害的行為，具體有如下表現(xiàn)形式。

1.合法獲取技術(shù)秘密而違反約定進(jìn)行專利申請。合法獲取技術(shù)秘密是指從合法途徑獲取技術(shù)秘密，例如技術(shù)秘密開發(fā)合同中的被委托方、技術(shù)秘密許可合同中的被許可人、本單位職工違反競業(yè)限制的，他們在獲取技術(shù)秘密時是合法的。但是，他們違反了約定而將他人的技術(shù)秘密進(jìn)行專利申請并進(jìn)行公開，屬于非法披露商業(yè)秘密的情形，同時也違反了當(dāng)事人之間的合同約定。此種專利申請行為同樣也違反了誠實信用原則，符合《專利法》第二十條的規(guī)定。

2.非法獲取技術(shù)秘密并進(jìn)行專利申請。非法獲取技術(shù)秘密是指出于不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)目的，采取盜竊、賄賂、欺詐、脅迫、電子入侵等手段直接獲取技術(shù)秘密的行為，還包括教唆、引誘、幫助他人違反保密義務(wù)獲取技術(shù)秘密的行為。此種行為屬于不正常競爭行為，必然違反了誠實信用的習(xí)慣。將該獲取的技術(shù)秘密進(jìn)行專利申請必然屬于違反了誠實信用原則，符合《專利法》第二十條的規(guī)定。

三、如何根據(jù)誠實信用原則進(jìn)行專利實質(zhì)審查

在將來的專利審查實踐中，必然會遇到第三人主張專利申請違反誠實信用原則請求駁回的情形，此時，如何進(jìn)行專利審查是面臨的一個新的挑戰(zhàn)。

基于目前的《專利審查指南》，根據(jù)《專利法》第三十五條的規(guī)定對發(fā)明專利進(jìn)行實質(zhì)審查，目的在于確定發(fā)明專利申請是否應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)［3］；根據(jù)《專利法》第三十九條的規(guī)定，在發(fā)明專利實質(zhì)審查過程中，如果申請人經(jīng)過修改克服駁回缺陷，或者沒有駁回缺陷，應(yīng)當(dāng)做出授予發(fā)明專利權(quán)的決定；根據(jù)《專利法》第三十八條的規(guī)定，在發(fā)明專利實質(zhì)審查過程中，如果申請人經(jīng)過修改未能克服駁回缺陷，應(yīng)當(dāng)駁回專利申請。根據(jù)指南規(guī)定，實質(zhì)審查針對的申請文件是說明書和權(quán)利要求，重點審查其是否存在《專利法實施細(xì)則》第五十三條的規(guī)定?！秾＠▽嵤┘?xì)則》第五十三條規(guī)定的駁回發(fā)明專利申請的情形有：《專利法》第五條（不授予專利權(quán)的情形）、第二十五條（不授權(quán)客體的情形）、第二條第二款（發(fā)明創(chuàng)造的范圍）、第二十二條（新穎性、創(chuàng)造性、實用性）、第二十六條第三款（說明書清楚、完整、公開充分）、第二十六條第四款（權(quán)利要求書支持、清楚、簡要）、第二十六條第五款（遺傳資源）、第三十一條第一款（單一性）、第九條（同一發(fā)明創(chuàng)造只授一項專利）、第三十三條（修改超范圍），《專利法實施細(xì)則》第二十條第一款（獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求的撰寫規(guī)范）、第二十條第二款（必要技術(shù)特征）、第四十三條第一款（分案申請）。

由此可以確定，《專利法》第二十條并非實質(zhì)審查適用法條，審查員沒有權(quán)力使用《專利法》第二十條駁回發(fā)明專利申請。

在《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》第三條中指出，排查非正常專利申請的手段主要有專利局主動識別和根據(jù)舉報得知兩種途徑，其中，專利局主動識別途徑包括申請受理、初審、實審、復(fù)審等各階段、全流程。根據(jù)該辦法的非正常申請專利行為的界定規(guī)則，如果初步認(rèn)定可能屬于非正常專利申請后，專利局可以啟動專門審查程序，通過下發(fā)通知方式告知申請人停止非正常專利申請行為，按照相關(guān)規(guī)定主動撤回相關(guān)專利申請。申請人在收到通知后，需要在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行處理，如果認(rèn)為申請行為符合相關(guān)法律要求，可以提交意見陳述和證明材料，證明其專利申請行為屬于正常專利申請行為。由此可知，目前針對非正常專利申請，實質(zhì)審查員可以根據(jù)該辦法，在初步認(rèn)定存在本辦法所稱非正常申請專利行為的，在獲得授權(quán)的情況下啟動專門審查程序，通過下發(fā)通知的方式告知申請人，停止非正常專利申請行為和主動撤回相關(guān)專利申請，仍然沒有規(guī)定審查員可以駁回發(fā)明專利申請。需要明確的是，該審查程序僅適用于由于非正常專利申請行為違反誠實信用原則的情形，僅能要求申請人立即停止有關(guān)行為，并在指定的期限內(nèi)主動撤回相關(guān)專利申請或法律手續(xù)辦理請求，不能駁回專利申請。

四、違反誠實信用原則的法律救濟(jì)以及需要承擔(dān)的法律責(zé)任

（一）對于被認(rèn)定為非正常的專利申請行為

根據(jù)《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》規(guī)定，申請人認(rèn)為非正常申請專利行為初步認(rèn)定不屬實的，需要在規(guī)定的時間內(nèi)提交證明材料，證明其專利申請行為屬于正常專利申請行為［4］。如果逾期沒有進(jìn)行處理，專利申請將會被視為撤回。經(jīng)申請人陳述意見后，國家知識產(chǎn)權(quán)局仍然認(rèn)為屬于本辦法所稱非正常申請專利行為的，可以依法駁回相關(guān)專利申請，或者不予批準(zhǔn)相關(guān)法律手續(xù)辦理請求。申請人對于國家知識產(chǎn)權(quán)局上述決定不服的，可以依法提出行政復(fù)議申請、復(fù)審請求或者提起行政訴訟。因此，在專利申請被初步認(rèn)定為非正常專利申請后，申請人的法律救濟(jì)方法有：申請人可以收集證明材料，并積極進(jìn)行意見答復(fù)，如果因非正常專利申請被駁回，可以提出行政復(fù)議申請、復(fù)審請求或者提起行政訴訟。

根據(jù)《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》規(guī)定，如果非正常專利申請行為造成一定影響，情節(jié)較為嚴(yán)重，將不予減繳專利費用；即使已經(jīng)減繳了，仍然需要進(jìn)行補(bǔ)繳。如果是屢犯等情節(jié)嚴(yán)重的，自認(rèn)定非正常申請專利行為之日起5年內(nèi)對其專利申請不予減繳專利費用。對于從事非正常專利申請人的單位和個人，違反《刑法》的規(guī)定涉嫌構(gòu)成犯罪的，依法移送有關(guān)機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。因此，存在非正常申請專利行為的申請人會面臨不能享受減繳專利費用的實惠，對于情節(jié)嚴(yán)重的可能會觸犯刑法，承擔(dān)刑事責(zé)任。

根據(jù)《關(guān)于規(guī)范申請專利行為的辦法》規(guī)定，對于專利代理機(jī)構(gòu)、專利代理師，存在代理、誘導(dǎo)、教唆、幫助他人或者與之合謀實施各類非正常申請專利行為的，中華全國專利代理師協(xié)會將對專利代理機(jī)構(gòu)或者專利代理師進(jìn)行行業(yè)自律處分，對于屢犯等情節(jié)嚴(yán)重的，由國家知識產(chǎn)權(quán)局或者管理專利工作的部門依法依規(guī)進(jìn)行處罰。對于存在上述行為的其他機(jī)構(gòu)或個人，由管理專利工作的部門根據(jù)查處無資質(zhì)專利代理行為的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，違反其他法律法規(guī)的，依法移送有關(guān)部門進(jìn)行處理。因此，存在非正常申請專利行為的代理機(jī)構(gòu)或者代理人等同樣需要承擔(dān)行政或者刑事責(zé)任。

（二）違反相關(guān)約定或法律的專利申請行為

在專利申請授權(quán)前，第三人可以積極收集被侵權(quán)證據(jù)，證明專利申請人違反了誠實信用原則，特別是可以積極提供專利申請人進(jìn)行非正常申請專利行為線索，供實質(zhì)審查員參考。在專利授權(quán)后，第三人可以根據(jù)《專利法》第二十條向國家知識產(chǎn)權(quán)局請求行政復(fù)議。

在合法獲取技術(shù)秘密進(jìn)行專利申請的情況下，第三人可以根據(jù)技術(shù)開發(fā)合同、技術(shù)許可合同、競業(yè)限制等的具體約定，按照《民法典》《勞動合同法》等的相關(guān)要求，對本專利申請人提起民事訴訟，要求履行合同約定。因違約造成第三人損失的，第三人可以根據(jù)約定請求停止侵權(quán)和賠償損失等。

在侵犯技術(shù)秘密的情形下，第三人可以根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》尋求民事救濟(jì)，通過制止侵權(quán)，追究損害賠償責(zé)任保護(hù)；也可以請求停止侵權(quán)等行政救濟(jì)；對于侵權(quán)情節(jié)特別嚴(yán)重的，構(gòu)成犯罪的，可以采取刑事救濟(jì)。專利申請人可能需要承擔(dān)停止侵害、賠償損失、懲罰性賠償?shù)让袷仑?zé)任；還可能需要承擔(dān)停止侵權(quán)、沒收違法所得、罰款等行政法律責(zé)任；如果給第三人造成重大損失等嚴(yán)重后果的，可能需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

五、總結(jié)

最新修改的《專利法》中規(guī)定了“申請專利和行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則”，對專利申請和專利權(quán)行使給予了規(guī)定，本文立足立法本意，提出誠實信用原則保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益與保護(hù)公共利益或者他人合法權(quán)益并重，從專利申請違反誠實信用原則的情形探討、如何根據(jù)誠實信用原則進(jìn)行專利實質(zhì)審查、違反誠實信用原則的法律救濟(jì)以及需要承擔(dān)的法律責(zé)任等多個角度分析該法條，為專利申請和專利審查提供一定的根據(jù)。