陳剛　楊瑞麗

關(guān)鍵詞 最寬合理解釋 BRI MPEP 專利審查

作者簡介：陳剛、楊瑞麗，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心。

中圖分類號(hào)：D9712? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.10.002

美國聯(lián)邦巡回上訴法院（簡稱CAFC）的前大法官曾言，專利是一場名為“權(quán)利要求的游戲”。權(quán)利要求在發(fā)明專利授權(quán)，確權(quán)中的地位和重要作用不言而喻。而權(quán)利要求內(nèi)容清楚，涵蓋邊界清晰是權(quán)利要求合理合法適用的首要前提。

法學(xué)界有句名言“法律未經(jīng)解釋，不得適用”，一部法律條文的解釋是其適用的前提，準(zhǔn)確的把握和理解法律條文內(nèi)容是從正確的解釋法律開始，解釋法律條文的語境含義，語句含義，詞語含義均深刻地關(guān)系著法律適用的具體情況。解釋對(duì)法律適用的作用，同樣適用于專利申請文件中的權(quán)利要求。因?yàn)橹挥袡?quán)利要求解釋的十分清楚，才能保證權(quán)利要求的邊界清楚，內(nèi)容明確。必須對(duì)權(quán)利要求有了清楚、明確的認(rèn)識(shí)，對(duì)權(quán)利要求特征有了正確的解釋才能更好的在審查專利過程中給予申請人一個(gè)合理的范圍，也有利于給予普通大眾一個(gè)合理的預(yù)期，與此同時(shí)，平衡了大眾和專利權(quán)人之間的各自利益。

發(fā)明專利具有很多特性，比如地域性，授予的專利權(quán)僅在相應(yīng)的地域內(nèi)起到作用。不同國家的專利申請文件是由不同的語言文字符號(hào)組成。而語言文字符號(hào)存在著差異性，不同人理解同樣文字可能存在不同的含義，容易產(chǎn)生歧義，這樣一來，也容易使權(quán)利要求的保護(hù)內(nèi)容模糊，權(quán)利要求的保護(hù)范圍不清晰。

做好發(fā)明中權(quán)利要求的解釋，明確權(quán)利要求的內(nèi)容，劃定專利權(quán)的邊界，有利于給專利權(quán)的擁有者清晰穩(wěn)定的保護(hù)范圍，也有利于使其他企業(yè)、普通大眾了解專利權(quán)，避免侵權(quán)，進(jìn)一步研發(fā)創(chuàng)造等。

就我國而言，我國《專利法》第三章，第七章存在關(guān)于權(quán)利要求的相關(guān)規(guī)定，《專利審查指南》存在對(duì)權(quán)利要求的種類，權(quán)利要求清楚，簡要，權(quán)利要求需要得到說明書支持的相關(guān)規(guī)定以及具體撰寫規(guī)范、要求，但并對(duì)于解釋的規(guī)定相對(duì)較少、也不十分具體，可操作性有待提高，在專利審查過程中解釋權(quán)利要求特征也存在多種方式，有時(shí)需要代入說明書的內(nèi)容理解權(quán)利要求，有時(shí)只專注權(quán)利要求中本身文字記載的有效范圍，并未給出一個(gè)統(tǒng)一明確的規(guī)定。接下來，首先通過分析幾個(gè)美國專利領(lǐng)域中涉及最寬合理解釋的典型案例，分析理解具有百年知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)驗(yàn)的美國是如何操作處理這個(gè)問題的。

一、 《美國專利審查指南MPEP》中“BRI最寬合理解釋”的經(jīng)典案例

案例一：In re Alberto Lee Bigio. No.03-1358 。

該專利申請中權(quán)利要求請求了一種毛發(fā)刷具，該專利案的爭議點(diǎn)在于：美國專利商標(biāo)局在專利審查的過程中，采用最寬合理解釋原則解釋了權(quán)利要求中出現(xiàn)的頭發(fā)刷具，認(rèn)為毛發(fā)刷具不僅用于人類頭部毛發(fā)，也包括給動(dòng)物身體用的毛發(fā)刷具和可用于人體其他部位的毛發(fā)刷具。專利申請人不同意該解釋，主張其所使用的“毛發(fā)刷具”僅供在人類頭發(fā)中使用的刷具，因此，向美國聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院支持了美國專利商標(biāo)局的意見，認(rèn)為：在專利申請中所有權(quán)利要求的用語中都將“毛發(fā)”排列在“刷具”一詞之前，并沒有限定毛發(fā)刷具僅用于人類頭部毛發(fā)，也包括了給動(dòng)物身體使用的毛發(fā)刷具和可用于人體其他部位的毛發(fā)刷具。

并且，美國專利商標(biāo)局還認(rèn)為在專利未授權(quán)之前，權(quán)利要求在審查的過程中可以比較容易地進(jìn)行修改，因此，一個(gè)專利申請有機(jī)會(huì)和義務(wù)通過修改申請文件去刪除任何一個(gè)在權(quán)利要求中模糊不確定的特征。通過采用最寬合理解釋，美國專利商標(biāo)局可以減少最終允許的權(quán)利要求范圍比合法授權(quán)的權(quán)利要求范圍更大的可能性，與此同時(shí)，還保證了大眾的利益。

案例二：In re Charies P.Morris， Kenneth L. Pottebaum， and John D. Stricklin No. 96-1425 （Fed. Cir. 1997） 。

在該案中，美國專利申請人主張美國專利局當(dāng)前采用的權(quán)利要求解釋方式應(yīng)當(dāng)與美國巡回上訴法院在審理專利侵權(quán)訴訟中解釋權(quán)利要求的方式相同，不能采用不同原則解釋權(quán)利要求，因?yàn)檫@樣不利于申請人的利益，并舉例說明了在 arkman v. Westview Instruments， 52 F.3d 967，34 USPQ2d 1321 （Fed. Cir. 1995） （in banc）等案中要求美國專利商標(biāo)局在專利申請審查過程中和在法院的確權(quán)案件中采用了相同的解釋規(guī)則。而美國專利商標(biāo)局則堅(jiān)持認(rèn)為，根據(jù)美國聯(lián)邦巡回上訴法院的既往案例，美國專利商標(biāo)局解釋權(quán)利要求時(shí)采用了對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是本領(lǐng)域中的最寬合理解釋，并且美國專利商標(biāo)局在專利申請審查過程中選擇最寬合理解釋也是有據(jù)可查的。由此產(chǎn)生了美國專利商標(biāo)局與專利申請人之間的分歧，繼而，上訴到美國聯(lián)邦巡回上訴法院，法院經(jīng)審理，裁定支持了美國專利商標(biāo)局作出的關(guān)于在專利申請審查階段和法院審理專利侵權(quán)訴訟案件時(shí)對(duì)權(quán)利要求解釋采取不同原則的方式。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院作出的上述判決是因?yàn)?，在專利申請審查階段和專利訴訟階段美國專利商標(biāo)局和法院二者所處的角色是截然不同的，在專利申請審查階段美國專利商標(biāo)局的職責(zé)和任務(wù)是在審查所申請專利的可專利性，也就是否符合授予專利權(quán)的情形，而上訴法院進(jìn)行專利侵權(quán)案件審理時(shí)，專利申請已經(jīng)變成了授權(quán)專利，此時(shí)授權(quán)專利中權(quán)利要求的方案較固定，采用推定專利有效的原則來進(jìn)行評(píng)判更為合理。

另外，美國聯(lián)邦巡回上訴法院還認(rèn)為美國專利商標(biāo)局解釋權(quán)利要求的特征時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用權(quán)利要求的語言即最寬合理的原則來進(jìn)行解釋，并且具體說明了適用該原則的標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于“最寬”的含義，法院主張，權(quán)利要求中的特征在其相應(yīng)領(lǐng)域中的通常含義的解釋。對(duì)于“合理”的含義，法院主張，權(quán)利要求中特征的含義應(yīng)當(dāng)是在本專利申請的申請日之前，本領(lǐng)域技術(shù)人員所能知曉了解的范圍，并且說明書中并沒有相反的解釋。美國聯(lián)邦巡回上訴法院為權(quán)利要求的解釋提供了非常具體詳細(xì)的規(guī)定，因此，也有研究者稱最寬合理解釋規(guī)則為“Morris方法”。

對(duì)于美國專利審查員如何理解最寬合理解釋，以及在專利申請審查過程中如具體地運(yùn)用最寬合理解釋來解釋權(quán)利要求，美國采用最寬合理解釋規(guī)則的審查意見對(duì)我們是否有借鑒意義，將在后續(xù)的內(nèi)容加以研究。

二、 《美國專利審查指南MPEP》中最寬合理解釋BRI原則的定義和使用方式

（一）適用最寬合理解釋原則的意義和最寬合理解釋原則的內(nèi)涵

Manual of Patent Examining Procedure，簡稱MPEP，是美國專利商標(biāo)局培訓(xùn)美國專利審查員審查美國專利申請的具體手冊，因此，將其翻譯為美國專利審查指南，也可以稱為專利審查程序手冊。為了讓專利申請的權(quán)利要求存在一個(gè)清晰的邊界，提醒公眾對(duì)保護(hù)范圍的關(guān)注以及減少侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和鼓勵(lì)創(chuàng)新。在專利審查階段，在最寬合理解釋規(guī)則BRI的指導(dǎo)下，使用特征的字面含義可以恰當(dāng)?shù)慕忉寵?quán)利要求，恰當(dāng)?shù)氖褂米顚捄侠斫忉孊RI減少了授權(quán)權(quán)利要求被解釋的更加寬泛的可能性。在審查過程中采用最寬合理解釋BRI來解讀除了適用US112 （f）條款的權(quán)利要求。而在適用BRI最寬合理解釋解讀112（f）條款所限定的權(quán)利要求時(shí)，須考慮說明書的結(jié)構(gòu)或者行為或者材料 。

對(duì)于不涉及US112（f）條款的權(quán)利要求時(shí)，考慮了最寬解釋的權(quán)利要求特征與該特征經(jīng)考慮說明書后的字面意思相一致。字面含義是本領(lǐng)域中通常且慣用的含義。最寬合理解釋也不是一味的最寬的解釋，其權(quán)利要求中特征的解釋也需要與說明書中的相應(yīng)特征保持一致，并且是本領(lǐng)域中通常使用的方式。說明書和說明書附圖是確定權(quán)利要求中特征的最好來源?，F(xiàn)有技術(shù)也用來判斷權(quán)利要求中特征的含義?，F(xiàn)有技術(shù)的含義與說明書和附圖中所使用的權(quán)利要求特征的含義相一致?？梢酝ㄟ^說明書查詢是否存在對(duì)權(quán)利要求特征的特定定義，自然地，當(dāng)說明書中存在了權(quán)利要求中特定含義，此時(shí)，權(quán)利要求特征的字面含義則不需考慮。

另外，可以通過權(quán)利要求中的其他特征以及說明書和說明書附圖來解釋權(quán)利要求，但是如果從說明書中引入對(duì)權(quán)利要求的限定但該限定并未記載在權(quán)利要求中，這樣的方式是不恰當(dāng)?shù)?。也就說當(dāng)權(quán)利要求中并未包含相關(guān)特征的限定內(nèi)容，并不能將該記錄在說明書中的特征認(rèn)為是對(duì)權(quán)利要求中相應(yīng)特征的限定。在必要的時(shí)候，可以通過答復(fù)審查意見通知書時(shí)進(jìn)一步來解釋或者澄清權(quán)利要求特征的含義，范圍。這樣的方式也能使得審查員，大眾都對(duì)權(quán)利要求所要保護(hù)的邊界有了更清楚的認(rèn)識(shí)，對(duì)于后續(xù)的專利權(quán)案確權(quán)，侵權(quán)等相關(guān)案件的審查，提供了更加清晰，明確的認(rèn)識(shí)、判斷證明。

（二）最寬合理解釋BRI原則的適用方式

對(duì)于如何判斷不涉及USC112（f）限定的權(quán)利要求中的特征，在美國專利審查指南MPEP中通過圖1進(jìn)行確定，首先審查員明確權(quán)利要求中的特征，從說明書中能否找到相同的特征，并在說明書中是否能夠得到支持權(quán)利要求的特征，該特征可能有相同的特征或者明顯的等同特征。接下來，本領(lǐng)域技術(shù)人員判斷該特征是否具有通常和慣用的含義，一方面，如果具有通常和慣用的含義，則進(jìn)一步判斷說明書中是否提供了該權(quán)利要求特征的特定定義，當(dāng)存在特定含義時(shí)，則使用特定含義，當(dāng)不存在特定含義時(shí)，則采用通常和慣用的含義。另一方面，在本領(lǐng)域技術(shù)人員判斷該特征中沒有通常和慣用的含義時(shí)，進(jìn)一步判斷說明書是否給出了具體含義，當(dāng)說明書提供了含義時(shí)，則使用該含義，當(dāng)不存在該含義時(shí)，則使用最寬合理解釋原則解讀該特征。并且審查員還應(yīng)注意該特征能否得到說明書的支持?？梢?，對(duì)最寬合理解釋原則的適用并不是針對(duì)所有的情形，在本領(lǐng)域中不存在通常且慣用的含義時(shí)，并且說明書中也沒有定義該特征的含義時(shí)，才可以考慮適用最寬合理解釋來解釋權(quán)利要求。

三、《美國專利審查指南MPEP》中“最寬合理解釋規(guī)則”的審查與中國《專利法》 《專利審查指南》 中關(guān)于權(quán)利要求的相應(yīng)條款及其審查標(biāo)準(zhǔn)和原則的比較

表1

可見，美國專利法的適用過程中，最寬合理解釋被應(yīng)用到了多種審查類型，應(yīng)用范圍比較廣泛，包括了專利申請審查，再頒，再審，多方復(fù)審。在我國《專利法》第三章和第七章存在關(guān)于權(quán)利要求的相關(guān)規(guī)定，但是大多數(shù)都是一些上位性的規(guī)定，根據(jù)第二十六條在《專利法》中的位置，第三章“專利的申請”，是申請人或者代理人在專利撰寫時(shí)對(duì)權(quán)利要求的規(guī)定，第五十六條在《專利法》中的位置第七章“專利權(quán)的保護(hù)”，是對(duì)專利權(quán)即授權(quán)后權(quán)利要求的相關(guān)規(guī)定，是為了說明在后續(xù)確權(quán)，復(fù)審審查過程中權(quán)利要求如何發(fā)揮作用，均沒有涉及在權(quán)利要求授權(quán)前即在專利申請審查階段解釋權(quán)利要求的方法和標(biāo)準(zhǔn)。在《專利審查指南》中第二部分第二章“說明書和權(quán)利要求書”中第3.1節(jié)權(quán)利要求、第3.2節(jié)權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)滿足的要求、第3.3節(jié)權(quán)利要求的撰寫規(guī)定，分別是：關(guān)于權(quán)利要求的類型，即方法權(quán)利要求和產(chǎn)品權(quán)利要求，權(quán)利要求如何得到說明書的支持，清楚，簡要，以及權(quán)利要求撰寫時(shí)關(guān)于參數(shù)，范圍等的規(guī)定，也就說《專利審查指南》也緊緊針對(duì)權(quán)利要求的支持，簡要、撰寫問題?？梢?，對(duì)權(quán)利要求解釋的相關(guān)規(guī)定偏上位化，理論化，非常具體規(guī)定也較少，實(shí)際操作性也有待提高，對(duì)專利審查過程中審查員如何理解權(quán)利要求，解釋權(quán)利要求特征，具體化的規(guī)定，指南也較少。

四、 對(duì)我國專利申請審查的建議

1.在專利申請審查過程中，筆者認(rèn)為可以采用最寬合理解釋的原則解釋權(quán)利要求中的特征，整體考慮權(quán)利要求中特征的含義。在專利審查的過程中，以最寬合理解釋的方式解釋權(quán)利要求中特征，可以使審查員在專利申請審查過程中將更大范圍的現(xiàn)有技術(shù)包含在權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)，可以更合理的確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍，又由于在專利申請審查過程中，申請人有充分修改權(quán)利要求的機(jī)會(huì)，通過審查意見通知書的方式與申請人進(jìn)行溝通與答復(fù)，經(jīng)修改或者申請人陳述后的權(quán)利要求可以使權(quán)利要求特征更加明確，含義更加清楚，權(quán)利要求的保護(hù)范圍邊界更加明晰，同時(shí)，經(jīng)合理解釋后的權(quán)利要求范圍，有利于減少在后續(xù)確權(quán)，侵權(quán)發(fā)生的可能性，或者在無效，確權(quán)，侵權(quán)程序過程中有效的判定權(quán)利要求內(nèi)容。

2.正確的使用最寬合理解釋原則有利于正確的解讀權(quán)利要求的范圍，最寬合理解釋并不意味著一味的寬泛解釋權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)在權(quán)利要求可適用的領(lǐng)域內(nèi)存在著相一致、相適應(yīng)的解釋。當(dāng)需要解釋權(quán)利要求的特征時(shí)，首先應(yīng)判斷權(quán)利要求中的特征在本領(lǐng)域中是否具有通常且慣用的含義，當(dāng)具有通常的含義時(shí)，則該權(quán)利要求在說明書中是否有相應(yīng)的特定含義，當(dāng)其存在特定含義時(shí)，采用特定含義理解，此時(shí)，還需要確定該特定含義是否記載在權(quán)利要求中時(shí)，權(quán)利要求中未記載該特征，還是應(yīng)當(dāng)采用通常且慣用的含義來解讀權(quán)利要求的特征。當(dāng)說明書中不存在特定含義時(shí)則按照本領(lǐng)域中通常和慣用的含義解讀權(quán)利要求的特征。而當(dāng)權(quán)利要求中的特征不具有權(quán)利要求適用領(lǐng)域中通常且慣用的含義時(shí)，則首先應(yīng)當(dāng)考察說明書中是否記載了該特征的獨(dú)特解釋，如果存在，則采用本申請中的特定含義來理解權(quán)利要求，相對(duì)應(yīng)的，當(dāng)說明書不存在權(quán)利要求特征的特定含義時(shí)，則可以考慮權(quán)利要求特征按照最寬合理解釋的規(guī)則來理解特征的含義。

五、結(jié)語

本文通過對(duì)美國專利審查指南中對(duì)最寬合理解釋BRI的定義，具體適用方式以及美國聯(lián)邦上訴巡回法院判決的涉及最寬合理解釋BRI的多個(gè)典型案例，分析了如何理解權(quán)利要求所適用的最寬合理解釋BRI原則以及如何在專利申請的審查過程中如何適用最寬合理解釋BRI原則，并且還比較中國《專利法》，《專利審查指南》和美國專利審查指南中的關(guān)于權(quán)利要求解釋的相關(guān)內(nèi)容，看出我國對(duì)權(quán)利要求的解釋規(guī)則還不是非常的明確和具體，相關(guān)具體規(guī)定也相對(duì)較少，抽象，最后建議在我國也應(yīng)同樣適用最寬合理解釋BRI規(guī)則，以及在我國具體適用最寬合理解釋BRI解釋權(quán)利要求的方式。

注釋：

In re Alberto Lee Bigio，381 F.3d 1320（Fed.Cir.2004）? https：//1.next.westlaw. com.

In re Morris， 127 F.3d 1048（Fed. Cir. 1997） https：//1.next.westlaw.com.

Manual of Patent Examining Procedure（簡稱MPEP，美國專利審查指南）中關(guān)于最寬合理解釋BRI的規(guī)定 https：//www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s21 11.html.

中華人民共和國《專利法》第三章專利的申請，第七章專利權(quán)的保護(hù)。

中華人民共和國《專利審查指南》第三章第3.1-3.3節(jié)。