張韜略 陰曉璐

（同濟大學法學院，上海 200433）

涉外定牌加工（OEM）是一種涉外貿(mào)易加工類型，也稱為“涉外定牌生產(chǎn)”“涉外貼牌加工”“涉外貼牌生產(chǎn)”等，一般是指國內(nèi)加工方接受境外委托方的委托，按照境外委托方要求加工產(chǎn)品并貼附商標，將產(chǎn)品全部交付境外委托方并由其在境外銷售，境外委托方向境內(nèi)加工方支付加工費的一種貿(mào)易方式，其性質(zhì)實為加工承攬合同關系。①這是我國法院的主流觀點，參見(2013)滬一中民五(知)終字第209號。在改革開放之后，我國境內(nèi)有大量加工企業(yè)承接了國外企業(yè)的委托，從事商品加工、制造、貼牌并出口的行為。隨著我國經(jīng)濟實力的提升，走向國際市場的自主品牌增多，OEM的形態(tài)也日趨多元化，例如出現(xiàn)所謂的“反向OEM”模式，即境內(nèi)生產(chǎn)廠家收購境外采購商，或者直接在境外注冊企業(yè)或商標之后，再委托境內(nèi)企業(yè)加工生產(chǎn)，貼上境外商標。與此同時，隨著我國國內(nèi)商標制度的完善和商標維權意識的提高，與OEM行為相關的商標侵權糾紛數(shù)量也逐漸增加。于是，在OEM受托方商標侵權認定上，是保護境內(nèi)商標權人抑或境內(nèi)加工企業(yè)，就成為我國商標執(zhí)法機構包括海關、工商管理機關和法院的兩難問題。

我國商標法對OEM行為是否構成商標侵權作出直接規(guī)定，圍繞該問題的相關立法規(guī)定特別是“商標使用行為”的概念就成為此類案件審理的關鍵。國際條約并無明確界定商標使用行為的具體內(nèi)涵，但我國立法卻有兩次不同的規(guī)定：一是2002年施行、2014年失效的《商標法實施條例》第三條，二是現(xiàn)行《商標法》第四十八條，后者在前者基礎上增加了“用于識別商標來源的行為”的表述。①我國原《商標法實施條例》第三條規(guī)定：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”。修法之后，現(xiàn)行《商標法》第四十八條則規(guī)定，“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！钡捎谌鄙賴H條約和最高人民法院司法解釋的明確指引，對“商標使用行為”條款本身的理解以及如何適用于OEM商標侵權案件，業(yè)界和學界仍有不同的觀點，因此需要從判例角度，探究我國OEM商標侵權法律適用的歷史演進、原因及不足之處。

一、我國司法機關的態(tài)度演變及主要理論依據(jù)

（一）“親商標權人”時期

我國早期司法判決較多強調(diào)商標權的地域性，認定涉外定牌加工受托方的貼牌行為并不屬于法外情況，其行為屬于《商標法實施條例》第三條規(guī)定的“商標使用”，只要產(chǎn)生混淆的，就應認定構成商標侵權。如果國內(nèi)注冊商標與貼牌標識相同，商品類別一樣，我國法院一般都推斷存在混淆，徑直認定構成侵權。例如2001年耐克公司訴銀興制衣（NIKE）案、②（2001）深中法知產(chǎn)初字第55號。2005年瑞寶公司訴余姚工商局（RBI）案和2006年泓信公司訴廣州海關（HENKEL）案。③（2006）粵高法行終字第22號。但是，如果法院認定兩個標識或兩種產(chǎn)品并不近似，或者雖然相似但依舊不構成混淆的，則不構成侵權。例如2005年聚寶公司訴義務市工商局（Rize）案、④該案注冊商標為RIZE，被訴商標為The Ritz和De La Ritz，參見（2007）義行初字第84號。雨果博斯訴喜樂制衣（Boss）案，⑤該案注冊商標為BOSS，被訴商標為NEWBOSS COLLECTION，參見（2007）閔民終字第223號。法院認定不存在混淆，因此涉外定牌加工受托方不構成商標侵權。在這個時期，最高人民法院和地方法院的法官們也頻繁撰文，以商標權地域性為基礎，支持認定OEM受托方加工相同產(chǎn)品、貼附相同商標并交付至境外的行為構成商標侵權。⑥蔣志培．定牌加工的法律風險[J]．中華商標，2008，(12)；祝建軍．涉外定牌加工中的商標侵權[J]．人民司法·案例，2008，(2)．然而，在這段時期也有個別法院和法官認為OEM實際類似于加工車間，并不導致市場混淆，也沒有損失產(chǎn)生，因此不宜認為構成侵權。⑦程永順．定牌加工中的商標侵權問題[J]．中華商標，2008，(12)．例如北京市高級人民法院就曾直接提出OEM不應當認定構成侵權，⑧北京高級人民法院．關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答，京高法發(fā)[2004]48號第十三條．但這種觀點并沒有形成主流的司法意見。

（二）“親OEM受托方”時期

2008年金融危機之后，我國法院審結的涉外定牌加工案件逐漸增加。筆者通過檢索北大法寶的裁判文書數(shù)據(jù)庫和中國裁判文書網(wǎng)，對2007～2018年之間每年審結的有公開裁判文書的OEM案件數(shù)量進行梳理，共檢索得到將近100個OEM商標侵權案件，其中2014年前后我國OEM商標侵權案件審結量達到高峰（表1）。

表1 我國法院審結且有公開裁判文書的OEM商標侵權案件（2007～2018年）

與此同時，司法的風向標也逐漸出現(xiàn)了變化。2009年最高人民法院在司法政策文件中尚提出，應該結合OEM受托方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定商標侵權責任的承擔。①最高人民法院．關于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權審判服務大局若干問題的意見，法發(fā)[2009]23號，2009-04-21．但到了2010年7月1日，最高人民法院辦公廳在回復海關總署的《關于對＜貼牌加工出口產(chǎn)品是否構成侵權問題＞的復函》中卻指出，在OEM情況下，由于涉案相關標識在我國境內(nèi)不發(fā)揮識別商品來源的功能，不會產(chǎn)生混淆誤認，OEM受托方不構成商標侵權。②最高人民法院辦公廳．關于對《貼牌加工出口產(chǎn)品是否構成侵權問題》的復函．2010．在《商標法》修訂前后，當時最高人民法院孔祥俊也明確提出，貼附委托人商標的涉外貼牌不發(fā)揮《商標法》規(guī)定的識別功能，也未造成損害，不構成商標侵權。③孔祥?。滦抻喩虡朔ㄟm用的幾個問題（上）[N]．人民法院報．2014-06-18．由此，我國法院逐漸確立OEM屬于非商標使用、不可能產(chǎn)生混淆的觀點。

司法系統(tǒng)用以支持OEM加工企業(yè)的觀點和理論還進一步影響到了我國2013年《商標法》的第三次修訂。新《商標法》第四十八條在定義“商標的使用”時，在原《商標法實施條例》第三條基礎上加入了“用于識別商品來源的行為”的表述。另外，現(xiàn)行《商標法》第五十七條在規(guī)定“商標侵權行為”時，將原《商標法》第五十二條第1項拆分為兩條，并在相似侵權情形中明確加入了“容易引起混淆的”這一要件。④原《商標法》（2001年修訂）第五十二條第一項規(guī)定的商標侵權行為是“未經(jīng)商標權人許可，在同種或類似商品上使用與其注冊商標相同或近似的商標的”，而現(xiàn)行《商標法》（2013年修訂）第五十七條將其分為兩項：第一項規(guī)定“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的”，不需要混淆要件；第二項規(guī)定“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的”。上述修改也為司法機關在OEM案件中適用“商標性使用”概念和“混淆可能性”判斷提供了立法上的基礎。

在上述趨勢之下，我國法院審理OEM商標侵權案件的思路也固定如下：（1）通常先認定是否屬于OEM，然后再分析是否具備商標使用的性質(zhì)；（2）如果不屬于OEM，則進行正常的混淆判斷，再判定OEM受托方是否構成商標侵權；（3）如果屬于OEM，通常判定OEM受托方貼附商標并交付到境外的行為并非是《商標法》第四十八條規(guī)定的“商標使用”，可以直接判定不侵權；或者（4）基于境外銷售和相關公眾不在境內(nèi)的事實，根據(jù)《商標法》第五十七條，認定不存在境內(nèi)的“混淆可能性”從而不構成商標侵權。

對應上述司法態(tài)度的轉變和法律適用的空間，近年我國法院針對OEM受托方貼牌行為判定不侵權的比重在快速增加。同樣以上述統(tǒng)計的過去10年的案件裁判文書為例，其中認定OEM受托方不構成商標侵權的占到60%甚至80%以上（表2）。如果仔細分析這些判決中認定商標侵權與否的理由，可以發(fā)現(xiàn)：第一，在認定不構成商標侵權的案件中，有50%以上的案件，法院認為涉外定牌受托方的加工、貼牌和交付行為屬于“非商標使用”，而有近50%的案件，法院認為“無混淆可能性”；第二，在認定商標侵權的判決中，有超過50%的案件，法院認為是涉外定牌加工受托方不能證明存在OEM關系。可以合理推斷，支持OEM不侵權的比例應該更高，因為在這些認定商標侵權的案件中，一旦OEM受托方能夠證明OEM關系的存在，那么在“非商標使用”或“無混淆可能性”理論之下，判決結果極有可能會被改寫（表2）。

表2 我國法院OEM受托方商標侵權判決結果及理由（2007～2018年）

（三）OEM非商標使用的大一統(tǒng)時期

2014年最高人民法院提審PRETUL案，在推翻下級法院有關OEM委托方行為構成商標使用的判決時指出，該案雖然仍適用2001年《商標法》，但應當考慮2013年《商標法》第四十八條的規(guī)定已經(jīng)對商標使用概念做出了澄清，據(jù)此應避免將不屬于商標使用的行為歸入這一范疇，進而導致《商標法》第五十二條的擴大適用。最高人民法院還明確指出，OEM受托方貼附的標識在我國境內(nèi)僅發(fā)揮物理作用，為委托方在國外使用商標提供了必要性技術條件，在我國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，故該行為不能被認定為商標意義上的使用行為。在并非商標法意義上的商標使用、商標不發(fā)生識別作用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同商標，或者判斷在相同商品上使用近似商標、或者在類似商品上使用相同或近似商標容易造成混淆，都不具有實際意義。①（2014）民提字第38號。

在該指導性案例出臺之后，法院基本都認定OEM不具有商標使用的性質(zhì)，而僅是物理意義的技術添附。但是，即便在該案之后，在與OEM相關的商標撤銷行政訴訟中，仍有法院認為委托加工、貼牌并出口的行為屬于積極使用商標的行為。①在知產(chǎn)寶統(tǒng)計的19個行政案件中，有14個認定構成商標使用，僅有4個不構成商標使用。參見：譙榮德等．OEM案件的司法認定[J]．中國知識產(chǎn)權，2019，(3)． http：//www．chinaipmagazine．com/journal．a(chǎn)sp?j_m_id=150。譬如，北京知識產(chǎn)權法院曾堅持認定OEM行為屬于“撤三”案件中的“商標使用”，理由是“最高人民法院(2012)行提字第2號判決系針對定牌加工是否屬于修改前《商標法》第三十一條的‘在先使用并有一定影響的商標’的情形，不能成為判定是否屬于‘連續(xù)三年停止使用情形的當然依據(jù)’”。②（2015）京知行初字第3764號行政判決。北京市高級人民法院也曾認為，國內(nèi)商標權人通過授權許可他人委托定牌加工生產(chǎn)并出口，屬于積極使用注冊商標的行為，盡管不在國內(nèi)銷售，也不會因廢置商標而撤銷。③（2017）京行終4282號。這種同樣行為在不同案件類型中有不同性質(zhì)認定的局面直到北京市高級人民法院在2017年12月15日認定OEM行為同樣不屬于“撤三”商標行政案件中的“商標使用”才基本得到緩解。④（2016）京行終5003號。

（四）夾縫中的折中之道：對OEM受托方必要審查注意義務的關注

在前述侵權與不侵權的兩個極端之間，還出現(xiàn)了另外一類判決，要求結合涉外定牌加工受托方的過錯（特別是其是否履行了必要審查注意義務），合理確定侵權責任的承擔。這種觀點最初出現(xiàn)在最高人民法院的司法政策文件之中。⑤最高人民法院．關于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權審判服務大局若干問題的意見，2009-04-21．OEM形態(tài)的多元化，特別是反向OEM等損害國內(nèi)民族品牌利益行為的出現(xiàn)，也為該理論提供了現(xiàn)實的功利性訴求。在2014年上柴公司訴常佳（東風）公司案中，一審法院認為涉案貼附商標的行為不識別商品來源，不屬于商標使用，但江蘇省高級人民法院以涉案“東風”商標為馳名商標，受托方未盡合理注意與避讓義務為由，判定構成商標侵權。⑥（2015）蘇知民終字第00036號。雖然江蘇省高級人民法院的侵權結論最后被最高人民法院提審判決所否定，但最高人民法院也沒有完全否定OEM受托方的必要審查注意義務，而是指出“除非有相反證據(jù)顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務，對上柴公司的商標權造成了實質(zhì)性的損害，一般情況下不應認定侵害商標權。本案中，常佳公司已經(jīng)審查了相關權利證書資料，充分關注了委托方的商標權利狀態(tài)。在印度尼西亞相關司法機構判決相關商標歸屬上柴公司期間，還就當時的定牌加工行為與上柴公司溝通并簽訂協(xié)議，支付了補償費用?？梢?，常佳公司對于相關商標權利狀況已經(jīng)適當履行了審慎適當?shù)淖⒁饬x務。”在2019年之前，堅持上述觀點的OEM案件還有2016年于遜剛訴浙江容大（Roadage）案⑦（2016）浙民再121號。以及匹克訴振宇、美國伊薩克莫里斯（Peak）案⑧（2016）滬73民終37號。等。由此看來，根據(jù)OEM受托方是否履行必要的審查注意義務來認定侵權與否，似乎可以成為司法機關在特定OEM案件里對“非商標性使用”理論施以一定限制的主要依據(jù)。這種視角在一定程度上也代表了我國司法機關在面對商標權人利益和涉外定牌加工受托方利益沖突時所采取的一種折中路徑。

（五）轉變并回歸“商標使用”的本義

最高人民法院在2019年9月23日判決的HONDA案中，終于改變了自己十來年的立場，判決兩被告的涉外定牌加工行為構成商標侵權。①（2019）最高法民再138號民事判決書。最高人民法院認為，是否構成商標法意義上的“商標使用”應當依據(jù)《商標法》做出整體一致的解釋。如果當事人在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上“以標注方式或其他方式使用了商標”，只要具備了區(qū)別商品來源的可能性，就應當認定該使用狀態(tài)屬于商標法意義上的“商標使用”。最高人民法院明確指出，不能因為商品沒有投入國內(nèi)市場、國內(nèi)消費者沒有實際接觸該商品，就否認存在商標法意義上的“商標使用”；而且，《商標法》規(guī)定的“容易導致混淆”并不要求確實發(fā)生了混淆，而僅指如果接觸到有可能發(fā)生混淆。

二、反思之一：OEM受托方有沒有商標使用行為

最高人民法院在其提審的PRETUL案和東風案中，都強調(diào)OEM貼附商標的行為不是《商標法》第四十八條規(guī)定的“用于識別商品來源的行為”，因此不屬于商標法意義上的使用，并非“商標使用行為”。該司法認定已經(jīng)成為主流觀點。在其反復強調(diào)之下，目前OEM并非“商標使用”的觀點也進一步擴展到商標行政案件諸如“在先權利”和“撤三”案件中。OEM貼附的標識也被認為“不具有商標的屬性”。②例如，在2018年的統(tǒng)一公司與環(huán)球公司商標侵權糾紛案中，寧波市中級人民法院認為，“OEM受托方生產(chǎn)出口行為均系按照國外權利人的指示完成，具體的生產(chǎn)使用行為僅為美國商標權人在美國使用其商標提供了必要的技術性條件，屬于物理上的技術添附。委托加工產(chǎn)品上貼附的標識，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標識不具有商標的屬性”。參見（2017）浙02民終4182號。由此，OEM受托方不僅沒有貼附“商標”，更沒有“使用商標”。該“非商標使用”的說理和結論雖然為認定OEM受托方不構成商標侵權提供了理論上的便利，但卻與我們的常識格格不入，而且理論上也難以自洽。

（一）標識的商標屬性不以最終發(fā)揮識別功能為前提

“商標”一詞本身是“商事經(jīng)營活動”和“標識”兩層內(nèi)涵的結合，是指“在生產(chǎn)經(jīng)營活動中使用的，用于識別商品或服務來源的標志”。③郎勝．中華人民共和國商標法釋義[M]．北京：法律出版社，2014：9．毫無疑問，OEM受托方的行為是在我國境內(nèi)開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動，而且其貼附的標識也是具有識別功能的標志，符合我國《商標法》第八條規(guī)定的“能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的標志”。

否認OEM貼附的標識具有商標屬性的判決認為，這些標識所貼附的產(chǎn)品沒有進入中國市場，因此也就沒有在中國消費者之中真正發(fā)揮識別功能。但是，一個標識一定得真正在市場上發(fā)揮識別功能，才可以被稱為商標嗎？事實并非如此。我們每年都有海量的標識通過商標局審查之后稱為“商標”，其中有大量的標識并沒有真正投入市場使用，但不妨礙其合法的“商標”身份。同樣，每年也有許多“商標”因各種事由被撤銷，其中不乏沒有真正發(fā)揮識別功能者，如喪失了顯著性或侵犯了在先的商標。但我們并不會因此就認為，這些剛獲得授權或被撤銷的標識就“不具有商標的屬性”。原因很簡單，我們僅從標識行為的表象來認識標識的商標意義，而不是從標識行為在消費者群體中實際真正發(fā)揮識別的結果來理解商標。而對商標的這種樸素的理解也同樣適用于OEM受托方、工商執(zhí)法人員和海關執(zhí)法人員。司法判決強行認定貼附在商品上的標識必須發(fā)揮真正的識別功能才配被認定為商標，與常識相悖。

（二）商標使用行為不應以識別功能的最終發(fā)揮為前提

商標本質(zhì)上是指示商品來源、方便公眾識別商品的標識，商標發(fā)揮識別功能的過程是公眾逐漸認知商品以及商品和標識關系的過程。該認知過程得以實現(xiàn)有賴于兩個步驟：第一步是使用標識，將標識貼附到商品上的行為，該行為給予商品一個符號，從物理上連接起商標與商品；第二步是建立認識，即該商標符號進入消費者心里，形成對符號背后的商品以及標識與商品關系的認知。問題在于：OEM受托方貼附標識的行為（第一步的“使用標識”），能否單獨稱為“商標使用行為”？“商標使用行為”是否一定得以消費者最終確立標識與商品關系的認知（第二步的“確立認知”）為前提呢？

筆者認為，盡管商標要在市場上最終真正發(fā)揮識別功能，必須經(jīng)過“標識使用”與“確立認知”兩個步驟，但同樣明確的是，使用標識（或商標）行為本身不能跟最終的認知確立和識別結果混為一談，因為結果的未然狀態(tài)并不能否定行為的已然狀態(tài)。如果堅持把最終的市場投放、發(fā)揮識別功能乃至混淆可能性作為認定商標使用行為存在與否的前提，實際是將結果（混淆）判斷提前到行為（使用）判斷之中。

其次，即便立足于我國《商標法》修訂后的“商標使用”概念，也不能推導出商標使用必須以識別功能的真正實現(xiàn)為前提。我國《商標法》第四十八條規(guī)定“商標使用是指將商標用于……商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”。對此，《商標法釋義》①人大法工委． 中華人民共和國商標法釋義(2013)．第六章商標使用的管理[EB/OL]． http：//www．npc．gov．cn/npc/flsyywd/minshang/2013-12/24/content_1819923．htm (2019-06-30)．明確指出，立法者將第四十八條分為兩部分進行規(guī)定，一部分是“商標的使用方式”，另一部分是“商標的使用目的”，也即立法者對何為商標法意義上的使用做了主觀和客觀兩方面的規(guī)定。對此可以認為：第一，商標使用的立法設置其實是在強調(diào)，只有行為人明知或應知其使用的標識是商標仍加以使用，具備使用的意圖和客觀行為，此時行為的主客觀一致，才構成商標使用行為。第二，該條有關主觀目的規(guī)定（“用于識別商品來源”）的理解，應以行為人主觀目的為出發(fā)點，其本意不在于行為客觀上能否實現(xiàn)區(qū)別來源的效果，或者在哪里發(fā)揮商標識別功能，而在于行為人是否存有“以識別商品來源”這樣的使用目的。否則，立法的表述可能就是“能夠用于識別商品來源的行為”或“起到了商品來源識別的行為”。

（三）以“非商標使用”理論替代混淆性判斷的弊端

如前所述，商標使用的概念強調(diào)的是“商標的使用目的”和“商標的使用方式”兩者的結合，并不以使用行為的結果為前提。但目前司法判決認為OEM受托方?jīng)]有使用商標的理由強調(diào)的恰恰是結果。最高人民法院在PRETUL案中的邏輯是，因為貼附標識的產(chǎn)品實際投放地是國外市場，在中國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，所以不存在商標使用行為。①（2014）民提字第38號。在這里，司法判決明顯是以（國內(nèi)市場）不實際發(fā)揮識別功能從而無混淆結果為前提，來說明使用行為的不存在。但是，這種為了保護OEM受托方的利益而擴大適用《商標法》第四十八條的做法不僅混淆了“標識使用”與“確立認知”的過程，還導致商標侵權案件中《商標法》適用的功能性紊亂。②張偉君．《商標法》關于“商標的使用” 定義條款由來、含義及其評價[J]．中國知識產(chǎn)權， 2016，(4)．最明顯的就是《商標法》有關商標侵權判斷條款包括其中有關近似判斷和混淆判斷的柔性規(guī)則，全部沒有了適用的空間。這種一刀切的做法實際僵化了《商標法》的適用，勢必導致《商標法》在面對日益復雜的OEM案件（例如反向OEM）時喪失了本來所具有的靈活性，無法更加精細地平衡OEM委托方和商標權人之間的利益。

三、反思之二：OEM是否造成混淆和損害

（一）根據(jù)“非商標使用”理論沒有必要認定混淆與損害

有相當一部分司法判決認為OEM行為不侵權的理由是不可能產(chǎn)生混淆，還有個別法院認為OEM案件不存在具體的損害。但是，最高人民法院在2014年提審的PRETUL案中，實際否定了以不構成混淆（因此也無具體損害）為理由來認定OEM受托方不構成商標侵權。最高人民法院認為，在并非商標法意義上的商標使用、商標不發(fā)生識別作用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同商標，或者判斷在相同商品上使用近似商標、或在類似商品上使用相同或近似商標容易造成混淆，都不具有實際意義。③（2014）民提字第38號。這意味著“不可能混淆”和“無具體損害”理論也將被當前的“非商標使用”理論所吸收和消弭。然而，如果我們不認可PRETUL案這種過于絕對的“非商標使用”理論，認為在OEM案件中仍應給予《商標法》侵權條款一定適用空間的話，那么混淆可能性以及具體損害的探討就依然是可能且必要的。

（二）混淆可能性的適用空間

在我國早期的OEM商標侵權案件中，法院必須進行商品、商標的相同與近似判斷以及混淆的判斷。在“非雙相同”（商標或商品至少有一種不相同）的案件中，混淆判斷往往是認定侵權與否的關鍵所在。例如2005年聚寶公司訴義務市工商局（Rize）案、①該案注冊商標為RIZE，被訴商標為The Ritz和De La Ritz，參見（2007）義行初字第84號。雨果博斯訴喜樂制衣（Boss）案，②該案注冊商標為BOSS，被訴商標為NEWBOSS COLLECTION，參見（2007）閔民終字第223號。法院認定由于不存在混淆，因此涉外定牌加工受托方不構成商標侵權。

爭議焦點之一在于，在“雙相同”（產(chǎn)品和商標都相同）侵權案件中，是否仍需要進行混淆判斷？對此，我國現(xiàn)行《商標法》第五十七條第一項并沒有明確要求進行混淆判斷，這與第二項“非雙相同”侵權要求“容易導致混淆”構成了明顯的不同。僅就立足于現(xiàn)行法的法律解釋而言，我們認為，在“雙相同”情況下的商標使用，原則上應該推定存在混淆，這既符合我國現(xiàn)行商標法上述兩項規(guī)定的字面含義和相互關系，也與大陸法系國家的傳統(tǒng)做法一致。③⑧ 張偉君等． 涉外定牌加工在商標法中的法律性質(zhì)——兼論商標侵權構成的判定[J]． 知識產(chǎn)權， 2014，(2)．可能有觀點認為，歐共體法院Opel案的判決反映了在“雙相同”情況下在歐盟國家仍可以通過證明沒有混淆可能性而對侵權指控加以抗辯。然而，Opel案所涉的兩種產(chǎn)品分別是玩具類商品和德國自19世紀就廣泛存在的車模產(chǎn)品，④Case C-48/05， Adam Opel AG v Autec AG [2007] E．C．R． I-1017， [2007] E．T．M．R．33， ECJ．其是否屬于完全一致的產(chǎn)品尚可爭辯。而且，法國最高法院在Castel案中，根據(jù)《歐盟商標條例》第十條⑤REGULATION (EU)，2017/1001．的規(guī)定，已經(jīng)明確判定法國商標權人有權阻止OEM的生產(chǎn)、出口并獲得賠償，并且指出歐盟商標立法均沒有對商標侵權行為做出例外性規(guī)定，因此即便是全部出口到合法國家的行為或對本國商標不產(chǎn)生影響的行為，也不能因此免責。⑥Cour de Cassation， Civile， Chambre Commerciale， 17 janvier 2018， 15～29．276， Publié au bulletin．

當然，從比較法的角度來看，美國《商標法》把“混淆可能”作為其主要立法目的，延伸出復雜的混淆判斷規(guī)則，⑦鄧宏光．商標混淆理論的擴張[J]．電子知識產(chǎn)權，2007，(10)．并把“混淆可能”作為“雙相同”情況時商標侵權的構成要件。這也使得TRIPS協(xié)議第十六條第一款在協(xié)調(diào)各國商標立法時出現(xiàn)了包容性的特點，即允許雙相同情況下“應推定存在混淆的可能性”。這意味著，依照TRIPS的規(guī)則，成員國商標法可以規(guī)定，即便是雙相同的情況，如果有事實證據(jù)能夠推翻存在混淆可能的推定的，仍可以不認定侵權。⑧鑒于該問題的爭議由來已久，如果我國政策制定者希望在“雙相同”的情況下仍適用混淆可能性的判斷，最好是修訂《商標法》予以明確，從而避免司法適用的混亂和沖突。

（三）存在具體損害的可能性

根據(jù)目前司法機關的主流觀點，有觀點認為，因為損害事實是侵權行為成立的必要條件，涉外定牌加工行為中所有的產(chǎn)品全部出口，不會接觸到中國消費者，所以不存在實際損害，也不可能受到損害，不構成侵權。①蔡偉， 陳穎． 對涉外定牌加工中涉及商標侵權問題的再探討——以福建法院裁判思路為視角[J]． 中華商標， 2015，(8)．但是，僅從消費者沒有接觸到出口商品，被貼附的標識沒有發(fā)揮商標識別功能為由，就認定商標權沒有遭受損害，依據(jù)并不充分，因為商標除了識別功能之外，還具有其他具有獨立性并值得保護的法益。正如有的學者所正確指出的，OEM即便沒有損害中國境內(nèi)注冊商標的來源識別功能，也仍然會影響商標的其他功能如投資功能。②張偉君等． 涉外定牌加工在商標法中的法律性質(zhì)——兼論商標侵權構成的判定[J]． 知識產(chǎn)權， 2014，(2)．如果站在維護注冊商標專用權完整性的角度來看，OEM行為“實際上是對注冊商標專用權無形的占有侵害，造成權利分散和權利削弱等無形損害”，③江東． 試論涉外定牌加工中的商標侵權問題[J]． 法制博覽旬刊， 2012，(1)．雖然該損害難以測定，但并不能完全否認商標權在一定程度上被“侵入”且弱化。

正因為如此，隨著我國反向OEM的出現(xiàn)和增多，我國個別法院很快發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)商標權人的利益受到OEM行為的損害，并開始嘗試借鑒域外經(jīng)驗，特別是美國商標司法實踐中“實質(zhì)性損害”的概念。④例如江蘇省高院審判的“東風案”，參見（2015）蘇知民終字第00036號。例如，1983年由美國第五巡回區(qū)上訴法院審結的Abu Bint案中，法院認為：“被告在沙特的銷售行為對于美國商業(yè)的影響并非是微不足道的。因為被告的每一個行為，從大米的加工和包裝到運輸和配送，都是屬于商業(yè)行為（activities within commerce），而被告在沙特的銷售行為，必然影響原告——因為原告的大米也是在美國加工、包裝、運輸和配送的?！雹軦merican Rice v． Arkansas Rice Growers Co-Op．， 701 F2d 408， 218 U．S．P．Q． 489， March 28， 1983．根據(jù)美國法院的上述判決理由來看，對于在美國境內(nèi)加工、包裝和配送的商品，雖然該商品是出口到國外市場銷售的，但是，由于商標權人也在美國境內(nèi)從事相同商品的加工、包裝和配送等商業(yè)活動，OEM的商品即使是在國外市場銷售，也會實際上損害商標權人的利益，因為商標權人也可以在國外市場銷售同樣的商品或者有在國外市場銷售同樣商品的機會。OEM使用與其相同或者相近似的商標的行為很有可能造成公眾的混淆（雖然這種混淆主要是發(fā)生在美國境外），但美國法院可以依據(jù)美國商標法頒發(fā)禁令。⑥張偉君， 張韜略． 從商標法域外適用和國際禮讓看涉外定牌加工中的商標侵權問題[J]． 同濟大學學報(社會科學版)， 2017， 28(3)．可見，第五巡回區(qū)法院認為，美國境內(nèi)的OEM行為盡管全部出口境外，不會使國內(nèi)消費者混淆，但是會導致國外消費者混淆，會在一定程度上減少美國境內(nèi)商標權人的出口機會，實質(zhì)性損害其商業(yè)利益，故應適用商標法對此予以禁止。在該案中，法院不僅認可了OEM行為屬于“將商標在商業(yè)行為中使用”的行為，還確立了“實質(zhì)性損害”標準。

四、反思之三：OEM受托方的合理審查義務

（一）合理審查義務的要求與“非商標使用”理論自相矛盾

江蘇省高級人民法院在“東風案”①（2015）蘇知民終字第00036號。審理過程中，提出以“實質(zhì)性損害和較高的審查義務”作為考慮OEM受托方侵權認定的思路。盡管該判決最后被最高人民法院所否定，但最高人民法院的判決說理并沒有完全否定該思路的適用，而是將其作為一個“非商標使用”例外情況，也即如果OEM受托方?jīng)]有盡到合理注意義務且給國內(nèi)商標權人造成了實質(zhì)性損害，仍然可以認定侵權。但是，要求法院審查OEM受托方的合理審查義務，實際上是與最高人民法院所采納的OEM“非商標使用”理論相悖的。因為，既然法院認定OEM受托方所貼附的標識不具有商標屬性，OEM受托方也沒有使用商標行為的話，也就不存在任何侵犯商標權的行為。在這種情況下，最高人民法院還要求法官考慮行為人的主觀過錯純屬多余，也跟自己所堅持的“非商標使用”理論相悖。

那么，貌似自相矛盾的做法，為什么最高人民法院仍然提出來呢？筆者認為，根源還是在于OEM案件的特殊性以及適用“非商標使用”所導致的極端結論。首先，涉外定牌加工行為在實踐中有時難以與國內(nèi)定牌加工行為做明確的區(qū)分。例如，在OEM形態(tài)日益復雜的情況下，委托加工方很有可能也是國內(nèi)企業(yè)，如果OEM受托方?jīng)]有最終負責出口的話，貼附標識的商品最終是否投放境外其實很難判定。其次，同樣的商品和商標，同樣是貼牌、加工和出售的客觀行為，但卻因為最終產(chǎn)品的投放地不同就適用不同的法律規(guī)則，國內(nèi)定牌加工構成商標侵權，而涉外定牌加工則是“非商標使用”而不構成商標侵權，這種截然不同的法律后果迫使裁判者們不得不探究定牌加工方的主觀狀態(tài)，尤其是受托方對OEM行為本身的主觀了解狀況。至于法院設定該審查義務的內(nèi)容（例如是否涉及境外委托方的商標權利狀況，是否包含相似商標的審查等）和主觀過錯標準的高低，則是另外一個值得進一步探討的問題。

（二）合理審查義務的要求實際是將OEM受托方定位為幫助侵權者

我國商標法整體上對商標侵權行為的認定是堅持無過錯原則的。現(xiàn)行《商標法》第七章“注冊商標專用權的保護”第五十七條列舉的多項商標侵權行為都不需要考慮主觀過錯的情節(jié)，唯一例外是第六項的“幫助他人實施侵犯商標專用權行為”。不僅商標法，中外各國知識產(chǎn)權領域的立法和司法實踐，在侵權認定方面也都堅持無過錯原則，只要行為人行為構成了對權利人專有權利的侵犯就構成侵權，無需再證明過錯是否存在。①鄭成思．知識產(chǎn)權法新世紀初的若干研究重點[M]．北京：法律出版社，2004：123～126．

我國法院對OEM受托方設置合理審查義務，意味著以OEM受托方的主觀過錯作為其承擔商標侵權責任的構成要件。由此可見，我國法院認為，OEM受托方并沒有實施直接侵犯商標權的行為，而僅是“間接侵權”或更確切地說是實施了“幫助侵權行為”，因為只有商標間接侵權或幫助侵權，才需要考慮行為人的主觀過錯。在2013年《商標法》修改以前，國內(nèi)就已經(jīng)有觀點認為應該將OEM納入幫助侵權的類型之一。該觀點雖然沒有體現(xiàn)在2013年《商標法》中，但現(xiàn)在已經(jīng)體現(xiàn)在個別司法判決中。例如，2017年PEAK案中，上海知識產(chǎn)權法院就根據(jù)《侵權責任法》第九條第一款，認定OEM受托方行為是幫助他人實施侵權行為，加之未盡到合理注意義務，應就其幫助侵權行為與伊薩克莫里斯有限公司承擔連帶責任。②該案存在一定特殊性，因為原告能證明委托方在亞馬遜官網(wǎng)上使用該商標，存在使國內(nèi)消費者混淆的情形。參見（2016）滬73民終37號。PEAK案的“幫助侵權”思路與最高法院“東風案”的“審查義務”判決實際上是暗合的。但是，這種判決思路勢必引發(fā)連鎖的問題：如果OEM案件中加工方僅是幫助侵權，如何認定直接侵權者？特別是，如果OEM案件委托方（與PEAK案的情況不同）并沒有實施導致國內(nèi)消費者混淆的行為，在缺乏“直接侵權者”的情況下，法院是否還能夠認定存在幫助侵權？顯然，這些問題在目前我國幫助侵權的框架下難以得到妥善解決。

五、結語

OEM商標侵權是一個常見的商標侵權訴訟問題。由于國際條約、我國《商標法》及相關司法解釋缺乏明確的指引，在過去十多年間，在OEM受托方所涉的商標侵權案件中，我國司法機關從早期以商標權地域性為基礎，支持認定OEM受托方加工相同產(chǎn)品、貼附相同商標并交付至境外的行為構成商標侵權，到逐漸轉變態(tài)度，認定OEM受托方的行為屬于“非商標使用”且“不可能混淆”因而不構成商標侵權。在2019年之前，我國法院更是將OEM“非商標使用”理論擴展到了商標行政案件之中，從而實現(xiàn)了“非商標使用”在OEM的全面適用。

OEM“非商標使用”的理論雖然為認定OEM受托方不構成商標侵權提供了理論上的便利，但卻與我們的常識相悖，理論上也難以自洽，因為標識的商標屬性和商標使用行為并非以識別功能的最終發(fā)揮為前提。在OEM案件中以“非商標使用”理論全面替代混淆性判斷，將導致商標法在面對日益復雜的OEM案件（例如反向OEM）時喪失本來所具有的靈活性，無法更加精細地平衡OEM委托方和商標權人之間的利益。鑒于OEM活動的復雜化，最高人民法院又提出了要考察OEM受托方的必要審查注意義務。然而，該要求實際是將OEM受托方定位為商標侵權的幫助者，這與最高人民法院所支持的OEM“非商標使用”理論實際是自相矛盾的，只會導致OEM商標侵權案件法律適用的混亂。

最高人民法院宋曉明在2015年4月23日的《人民法院報》上曾就OEM商標侵權問題指出：“司法要考慮我國經(jīng)濟發(fā)展的階段性、定牌加工的法律屬性、社會共識等因素，穩(wěn)妥地加以解決，不能超越現(xiàn)實和急躁冒進。”該觀點似乎是在為“親OEM受托方”的“非商標使用”理論的適用提供扎根于“我國經(jīng)濟發(fā)展的階段性”的論據(jù)。然而，隨著OEM活動的復雜化，隨著國內(nèi)商標權人利益保護的提升，OEM受托方“非商標使用”的觀點是否反而成為“超越現(xiàn)實”的極端“冒進”的觀點呢？我們一直堅持認為，在OEM商標侵權案件中認定是否存在商標使用行為時，應避免以最終投放市場并產(chǎn)生混淆效果為標準；在進行商標侵權認定時，應回歸正常的商標侵權判斷，避免以《商標法》第四十八條的“非商標使用”理論替代《商標法》第五十七條混淆可能性的判斷，從而造成兩個條款功能的重復和錯亂。2019年9月最高人民法院HONDA案的立場轉變說明，從長遠來看，我們所堅持的觀點與規(guī)則是更加符合OEM各方利益平衡的。