戴 毅

(黔南州廣播電視大學 都勻 558000)

一、引言

“中國制造”，中國人很熟悉，它是改革開放的重要產(chǎn)物，展現(xiàn)出中國勞動力豐富的優(yōu)勢。俗話說物以稀為貴，勞動力如此豐富，商品的成本也就隨之降低，更加適合在全球資源優(yōu)化配置的大環(huán)境下取得驚人的碩果，于是中國制造的產(chǎn)品如洪水般沖向了世界。但是中國制造還存在一個問題，即對涉外定牌加工中的貼牌行為的定性，有人認為這侵犯了境內(nèi)商標權(quán)人的商標權(quán)，有人則不這么認為。案情通常表現(xiàn)為中方利益和中方利益的沖突，實質(zhì)是境外商標所有人和境內(nèi)商標權(quán)人之間的利益沖突。由于我國內(nèi)部解決這種問題的立場不同，再加上其他種種因素，就出現(xiàn)了類似的案情截然相反的判決，因此本文主要針對涉外定牌加工行為是否侵犯商標權(quán)人的商標權(quán)展開探討。

二、涉外定牌加工問題概述

(一)涉外定牌加工的內(nèi)涵

定牌加工，中文又稱“貼牌生產(chǎn)”，英文稱為“Original Equipment Manufacturer”，簡稱OEM，翻譯成“原始設(shè)備制造商定牌加工”。涉外定牌加工是定牌加工的一種，帶有涉外性的特點，有廣義和狹義之分。廣義的涉外定牌加工對涉外理解比較寬泛，無論是雙方當事人的國籍、商標的注冊地還是其他，只要某一方面涉外就可。而狹義的涉外定牌加工是指境內(nèi)的加工方和境外的定做方約定，由加工方按約定生產(chǎn)產(chǎn)品并貼上定做方商標，而后悉數(shù)交予定做方由其進行銷售，最終獲得加工費或價金。本文僅對狹義的涉外定牌加工進行探討。

其中，定做方一般為商品商標的擁有者，或者商標的合法使用者，它們擁有商品的核心技術(shù),負責設(shè)計、開發(fā)并控制銷售商品，而加工方只負責具體的加工任務(wù)。

(二)涉外定牌加工的法律特征

涉外定牌加工的法律特征可以總結(jié)為以下四個方面。

第一，行為的主體分別是境外的定做方(一般為企業(yè)或個人)、境內(nèi)的加工方即定牌加工廠商。涉外定牌加工的“涉外性”要求定做方和加工方在兩個不同的國家分別享有注冊商標權(quán)，能夠分別獲得商標保護。

第二，涉外定牌加工要有定做方的委托行為和加工方的貼附行為。委托行為指定做方將本屬自己享有的加工生產(chǎn)權(quán)利讓給境內(nèi)的貼牌廠商，貼附行為指加工方要嚴格按定做方指示和要求貼附屬于定做人的商標。在定牌的過程中定做方花費了少量的成本，卻提高了市場競爭力，而加工方也取得了應(yīng)有的報酬。

第三，定做方享有商標所有權(quán)，或享有授予他人使用的權(quán)利，而加工方對貼附的商標不享有注冊商標權(quán)。由于商標權(quán)歸屬于定做方，使得定做方享有更多的支配權(quán)利，如對產(chǎn)品的銷售地進行控制。

第四，加工方按約定生產(chǎn)，并將產(chǎn)品運往國外，不得在我國境內(nèi)銷售。因此，加工方未經(jīng)定做方許可擅自銷售加工產(chǎn)品的，將構(gòu)成違約或商標侵權(quán)，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。

(三)涉外定牌加工在我國境內(nèi)涉及的法律關(guān)系

涉外定牌加工雙方之間可能存在以下三種法律關(guān)系。

1.產(chǎn)品買賣關(guān)系

產(chǎn)品由加工方自己購買原料進行加工，由定做方支付相應(yīng)價款購得，并在買賣合同中約定由買方負責貼牌和出口，所以加工方和定做方之間存在買賣合同關(guān)系，標的物為定牌加工產(chǎn)品。但這種買賣關(guān)系與我國境內(nèi)普通貨物買賣關(guān)系的側(cè)重點有些不同，普通商品買賣競爭的是商品背后的質(zhì)量、價格、技術(shù)、信譽等等，而涉外定牌產(chǎn)品競爭焦點是廉價勞動力造成的低成本。

2.承攬合同關(guān)系

《合同法》第251條指出，按指示交付工作成果取得勞動報酬的合同為承攬合同，加工、修理、檢驗等行為都屬于承攬。承攬合同的定做人是委托他人貼牌生產(chǎn)，并給付加工費用的國外品牌商。與此對應(yīng)，承攬人則按照定做方要求，加工交付約定產(chǎn)品，并取得加工費的制造商。

3.商標使用許可法律關(guān)系

加工方的貼附商標行為，是得到定做方許可的，因此，雙方存有商標使用許可關(guān)系，可以將定做方看成許可方，將加工方看成被許可方。《商標法》規(guī)定，商標權(quán)人有權(quán)授予他人使用自己注冊商標的權(quán)利，因此定做方必須是注冊商標的商標權(quán)人或委托代理人。但是值得注意的是，涉外定牌加工關(guān)系中的商標使用行為與一般的商標使用許可不大相同，帶有限制、臨時性色彩，根據(jù)個案所簽合同，限制的具體方面也有所不同。具體區(qū)別有以下兩方面：

第一，商標使用費是否收取。在一般的商標許可合同中，被許可方須向許可方支付商標的使用費。在定牌加工生產(chǎn)中卻恰恰相反，許可方要向被許可方支付貼牌的手工費，這些費用將包含在許可方應(yīng)支付的報酬當中。

第二，商標許可合同是否需要備案。在一般商標使用許可關(guān)系中，商標許可合同應(yīng)當在工商行政機關(guān)辦理備案，被許可方對生產(chǎn)的產(chǎn)品擁有所有權(quán)，應(yīng)當獨立承擔產(chǎn)品責任。而在定牌加工中，法律沒有明文規(guī)定商標許可合同應(yīng)辦理備案，被許可方按合同約定交付商品，許可方對定牌商品擁有最終的所有權(quán)。

三、理論界和實務(wù)界對涉外定牌加工是否侵權(quán)的不同觀點

(一)理論界的觀點

理論界對商標法的規(guī)定和基礎(chǔ)理論有不同的理解，就出現(xiàn)了截然相反的觀點。

1.認為侵權(quán)

第一種觀點認為商標的保護具有地域性，加工中所貼附的商標僅在國外注冊，應(yīng)當在注冊國境內(nèi)獲得商標保護，在中國境內(nèi)沒有注冊，自然就不受中國《商標法》保護。

第二種觀點認為我國《商標法》和《商標法實施條例》中規(guī)定了商標權(quán)的保護范圍，也就是商標權(quán)人對商標的使用，即商標出現(xiàn)在包裝、容器、交易文書中或者在廣告宣傳、展覽中使用商標，據(jù)此涉外定牌加工行為中商標的貼附是“商標的使用”，構(gòu)成對商標權(quán)人使用權(quán)利的侵犯。

第三種觀點根據(jù)《商標法》第57條規(guī)定的“混淆是判斷商品類似和商標近似的標準，不是判斷商標侵權(quán)的必要條件?！币虼擞邢嗤霈F(xiàn)，就直接認定為侵權(quán)；如果沒有，使用“混淆”判斷，滿足了相似或類似，就認定為侵權(quán)。

2.認為不侵權(quán)

第一種觀點認為境外的定做方和境內(nèi)的加工方在兩個國家分別享有注冊商標權(quán)，兩種權(quán)利受到兩國的分別保護，彼此之間沒有交叉。商標保護的地域性原則要求，必須有侵權(quán)的前提或可能。而定牌加工產(chǎn)品生產(chǎn)出來僅在國外銷售，在國外發(fā)揮商標的識別功能，沒有給中國消費者產(chǎn)生誤認的機會，就不存在侵害境內(nèi)商標權(quán)人權(quán)利的行為，因此也沒有懲罰的必要性。

第二種觀點認為商標的使用不包含定牌加工中的貼牌行為。貼牌行為的根本性質(zhì)是加工承攬，定做方僅是按照合同約定來貼附商標，因此這種行為與商標“使用”行為有截然不同的法律效果。

第三種觀點認為商標的用途是避免具有謹慎眼光的消費者識別出自己想要購買的商品，間接地保護了商標和特定品質(zhì)商品之間的固有聯(lián)系不被侵害。涉外定牌加工中商品發(fā)揮識別功能在境外，根上不會使中國的消費者(包括生產(chǎn)，檢驗和運輸貼牌產(chǎn)品的潛在消費者)產(chǎn)生誤認，也就沒有侵害消費者權(quán)利和商標權(quán)利人的商標權(quán)利。

(二)實務(wù)界的觀點

1.認為構(gòu)成侵權(quán)的案例和理由

判定涉外定牌加工行為侵犯商標權(quán)是廣東省高院的態(tài)度。廣州市海關(guān)對廣東佛山市鴻信貿(mào)易有限公司的貼牌生產(chǎn)行為給予了行政處罰，具體經(jīng)過如下：中國境內(nèi)的鴻信公司接到位于阿聯(lián)酋公司的委托，生產(chǎn)車用鹵鎢燈，并貼上此公司在阿聯(lián)酋注冊過的商標，同時約定鴻信公司加工好這些商品應(yīng)交予定做方，并辦理出口手續(xù)。但是廣東省深圳市恩同實業(yè)有限公司在鴻信公司申報貨物出口時發(fā)現(xiàn)，貼附的標牌“HENKEL”與自己注冊的商標相同，認為侵犯了自己公司的權(quán)利，于是向廣州海關(guān)申請貨物扣查并采取海關(guān)保護措施。海關(guān)認為鴻信公司侵權(quán)，然后將此批定制貨物沒收并罰款2萬元。鴻信不服行政處罰而提起訴訟。法院的判決結(jié)果是：鴻信公司存在侵權(quán)。理由是：侵犯知識產(chǎn)權(quán)的貨物禁止進出口，出自《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》中的規(guī)定，因而貼牌產(chǎn)品侵權(quán)，被海關(guān)扣查和罰款就具有合法性。

2.認定為不侵權(quán)的案例和理由

根據(jù)(2007)閩民終字第459號判決可知，涉外定牌加工行為侵權(quán)是福建省高院的態(tài)度。案情大致經(jīng)過如下：原告香港雨果博斯有限公司在我國境內(nèi)注冊了“BOSS”商標。一家意大利的公司在意大利境內(nèi)申請了“NEW BOSS COLLECTION”商標，并委托被告武夷山喜樂制衣有限公司為其生產(chǎn)西服，并在其上貼附此標牌。兩個商標具有相似性，因而原告在被告報關(guān)出口貨物時以侵權(quán)為由，向海關(guān)申請采取了財產(chǎn)保全措施，以便之后的訴訟。最后判決結(jié)果不支持商標侵權(quán)訴求，法院給出的理由是：喜樂制衣公司的涉外定牌加工行為是受意大利公司的委托，產(chǎn)品并沒有在中國大陸銷售，不會在中國產(chǎn)生混淆和誤認，也就不滿足商標權(quán)侵權(quán)的構(gòu)成要件之一“混淆”，因此判決認定不為侵權(quán)。

3.判定侵權(quán)與否態(tài)度審慎

北京高院在2006年之前認定混淆是商標侵權(quán)判斷的前提，委托生產(chǎn)行為是定牌加工的性質(zhì)，產(chǎn)品流通于國外市場，不會帶來讓中國消費者誤認、混淆的法律后果，不認定為侵權(quán)。但2006年北京高院出臺《解答》之后，廢止了上述規(guī)定。規(guī)定中不再直接表明加工方的行為是否侵權(quán)，只是說加工方如果盡到對貼牌商標的注意審查義務(wù)，就可免于商標侵權(quán)訴訟，但沒有對行為進行定性。除此之外對于解釋中“定做人有商標證明權(quán)利”存有兩種不同的理解，第一種理解是只要加工方能夠提供商標權(quán)權(quán)利證明即可，這種商標權(quán)并不限于在我國注冊的商標權(quán)，第二種理解是加工方需要提供證據(jù)證明貼附的商標在我國境內(nèi)已經(jīng)注冊。對于這兩種理解，法院在處理糾紛時明顯偏向于第二種理解，從而認定涉外定牌加工行為構(gòu)成侵權(quán)。

四、我國商標立法中存在的不足

由于立法存有漏洞，導(dǎo)致兩種不同判決的出現(xiàn)。我國新《商標法》第57條第2款明確規(guī)定要考慮混淆，但卻未規(guī)定相似、類似與混淆之間的聯(lián)系，就導(dǎo)致兩種不同的理解出現(xiàn)，一種理解是混淆是判斷相似和類似的要件，一種理解是混淆是判斷商標侵權(quán)與否的實質(zhì)要件。同時新《商標法》第57條采用列舉的方式規(guī)定侵權(quán)行為的具體情形，沒有對這些行為的共通之處進行規(guī)定，即導(dǎo)致了“混淆”。雖然這樣的規(guī)定提高了法律的執(zhí)行效率，如若對這些現(xiàn)象進行機械理解和套用，就會犯法律萬能主義的錯誤?；凇渡虡朔ā返?7條這樣的規(guī)定，浙江省高院將第1款規(guī)定的情形認定為侵權(quán)，將第2款規(guī)定的情形認定為不侵權(quán)。因構(gòu)成商標權(quán)侵權(quán)的一個重要前提是在客觀上存在損害事實或是有損害發(fā)生的可能。貼牌產(chǎn)品不在中國境內(nèi)出現(xiàn)，不滿足這樣一個前提，再結(jié)合混淆理論就可以知道無論是第1款還是第2款都不構(gòu)成侵權(quán)。

除了《商標法》存有不足外，我國2014年5月實施的《商標法實施條例》也存在一定缺點，就是沒有對商標使用進行界定，僅僅列出了各種使用情形，沒有辦法排除不該出現(xiàn)的情形，也沒有辦法細細涵蓋所有應(yīng)當具有的情形。這種規(guī)定看似提高了辦案效率，無形中卻擴大了對商標保護范圍，從而將涉外定牌加工認定為商標侵權(quán)。

高院出臺的《意見》第18條規(guī)定了加工方有注意審查義務(wù)，如果盡到此義務(wù)可以免除侵權(quán)責任。首先對審查義務(wù)履行的程度有不同理解，一種是審查了貼牌商標為境外商標權(quán)人合法擁有的即可，另一種除了要滿足第一種情形外，還需要審查貼牌商標與中國境內(nèi)注冊商標有沒有相同或是相似的，司法實踐一般采用第二種理解方式。除了理解層面存有問題，規(guī)定我國境內(nèi)的加工方對中國注冊商標盡到查詢義務(wù)，也有不合理的地方。因為定做方有義務(wù)在簽訂承攬合同之前，就應(yīng)考慮自己的商標在境外是否受到保護，有無與其他商標相同或相似而產(chǎn)生侵權(quán)的可能，這是對自己企業(yè)的一種保護。同時，定做方是定牌加工中最大的受益人，加工方只取得了與自己勞動服務(wù)相應(yīng)的廉價費用。而《意見》直接把審查義務(wù)劃給加工方，并讓其負舉證責任，是加工方承擔了本不由自己承擔的責任；同時因貼牌商標賺取高額利潤的定做方逃之夭夭，責任交給承擔能力弱小的加工方，境內(nèi)商標權(quán)人也得不到滿意的賠償，最終是境內(nèi)的加工方和商標權(quán)人共同承擔了不利后果。

五、完善商標立法的建議

(一) 將“混淆可能”規(guī)定為商標侵權(quán)實質(zhì)要件

《商標法》第57條第一款的規(guī)定沒有出現(xiàn)混淆，因為遵循了TRIPS協(xié)議①，直接引用了這個條文。TRIPS協(xié)定這樣規(guī)定背后有其理由，一方面要阻止尚未進入流通領(lǐng)域，但是將來有可能造成混淆的商品進入流通領(lǐng)域；另一方面可以減輕給權(quán)利人帶來的舉證壓力，這樣就提高了法律效率。從根本上看，還是考慮了混淆的可能性。這樣一來，混淆可能就將《商標法》第57條的第一款和第二款聯(lián)系在了一起。

建議法律明確將“混淆可能”規(guī)定為商標侵權(quán)的實質(zhì)要件，而不僅僅是規(guī)定兩種表現(xiàn)形式。TRIPS協(xié)定和他國相關(guān)立法均把“混淆可能”規(guī)定為商標侵權(quán)的實質(zhì)要件，例如：TRIPS協(xié)定規(guī)定“在可能造成混淆、錯誤及欺騙”的情形下使用商標；我國臺灣地區(qū)《商標法》第29條規(guī)定：有致相關(guān)消費者混淆誤認之虞，需經(jīng)商標權(quán)人同意方可使用?！?/p>

混淆標準具有一定的主觀性，就需要法官有很好的知識素養(yǎng)和豐富的辦案經(jīng)驗。除此之外，對混淆可能的相關(guān)方面也應(yīng)進行規(guī)定。文章前面已經(jīng)對混淆理論產(chǎn)生的背景進行了描述，同時還指出混淆的主體為消費者，因站在消費者的角度能將侵權(quán)范圍量化，給予商標權(quán)人更公正的保護，法律對侵權(quán)人的處罰也更加合理，也體現(xiàn)了消費者在市場中處于被保護的地位。因廣大的消費者與公共利益掛鉤，而對公共利益的保護是民法中非常重要的一個原則。其實在保護消費者的同時，消費者能夠買到商標權(quán)人的商品，也就間接保護了商標權(quán)人。除了混淆主體外，還對混淆產(chǎn)生的時間進行了闡述，無論是售前還是售中，總體來說商品沒有脫離商標的流通領(lǐng)域，即使是售后混淆，也存在誘惑潛在消費者購買在境內(nèi)出現(xiàn)的侵權(quán)產(chǎn)品，使更多的人陷入誤認的圈套。除了上述兩個方面的規(guī)定外，混淆是不需要已經(jīng)出現(xiàn)，只要存在可能性，就應(yīng)認定為侵權(quán)行為。這里可將美國判斷混淆時考慮的幾種因素作為參考。

(二)對“商標使用”的范圍進行限制

“商標使用”界定了商標保護范圍，被各國和地區(qū)的立法所重視。商標使用應(yīng)當是商標在商品流通過程中的使用，這是由商標本質(zhì)及商標的識別功能決定的。商品在流通領(lǐng)域中，消費者才有可能通過商標識別，區(qū)分出哪些產(chǎn)品是自己想要的，哪些不是自己想要的，從而使商標的識別功能得到發(fā)揮。有了這條限制，就很容易知道貼牌行為產(chǎn)生在手工加工環(huán)節(jié)，不處在商業(yè)流通環(huán)節(jié)。除此之外，商標法在定義商標使用時應(yīng)考慮“以銷售為目的”。例如，如果一本擺在書店的漫畫書中，對某一個商標進行了繪畫，雖然這個商標由于這本書正在出售的原因擺在了貨架上，但是它也不是商標，因為它不滿足以銷售為目的，也沒發(fā)揮商品識別功能，僅僅是用來娛樂。縱觀國外立法，大多數(shù)國家和地區(qū)均將“以銷售為目的”作為商標使用的實質(zhì)要件，如德國商標法“禁止在商業(yè)流通中第三人未經(jīng)過商標權(quán)人同意使用相同或相近似的商標”；美國商標法規(guī)定商標使用是為了銷售，許諾銷售，批發(fā)或廣告等。最后商標應(yīng)發(fā)揮商品識別功能，還有另一種說法就是讓消費者對商標進行區(qū)分，辨別出哪些商品為期待擁有的商品。

我國的商標法及相關(guān)規(guī)定只是在《商標法實施條例》第3條列舉了使用的范圍，即在商業(yè)活動中將商標用于商品、包裝、容器等，都視為商標使用。簡略地指出了背景是“在商業(yè)活動中”，但是對于商標使用的目的和所要達到的法律效果沒有規(guī)定，就使得本不屬于商標侵權(quán)的定牌加工行為變成侵權(quán)使用行為。所以，從以商業(yè)活動為背景、商標使用目的和所要達到的法律效果三方面，對商標的使用進行限制性規(guī)定，無疑是合理的。

六、結(jié)論

現(xiàn)在，涉外定牌加工已經(jīng)遍布中國大地，因此統(tǒng)一判定標準就顯得異常重要。 司法實踐中同案不同判的出現(xiàn)，在于立法不夠完善。但是法的權(quán)威性不應(yīng)忽視，在立法過程中確立混淆原則，并在法規(guī)中規(guī)定混淆這一實質(zhì)要件，并指明混淆和相似、類似的具體關(guān)系，同時還要對商標使用的內(nèi)涵加以規(guī)定，減少法本身的缺陷對法規(guī)質(zhì)量的影響，從而使涉外定牌加工商標侵權(quán)行為的判定更加明晰。

注釋

① TRIPS協(xié)議，是《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)的簡稱?！癟RIPS”的宗旨是“期望減少國際貿(mào)易中的扭曲和障礙，促進對知識產(chǎn)權(quán)充分，有效的保護同時保證知識產(chǎn)權(quán)的執(zhí)法措施與程序不至于變成合法的障礙”。中國自入世之日(2001年11月20日)起便全面實施世界貿(mào)易組織的TRIPS協(xié)議。