李潔瓊

內(nèi)容提要：專利禁止反悔原則以誠實信用原則作為法理基礎(chǔ)，在法律定位上屬于等同侵權(quán)的限制原則。禁止反悔原則適用于限縮性修改或陳述，其適用的首要條件是存在技術(shù)方案放棄的客觀事實。專利申請人、專利權(quán)人對于技術(shù)方案的放棄在外觀上應(yīng)當滿足明確性要求，其標準是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠合理相信其通過修改或陳述放棄了某一技術(shù)方案。只有以滿足授予專利權(quán)的實質(zhì)性要求為目的的限縮性修改或陳述才能夠適用禁止反悔原則，但該原則的適用不以限縮性修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間存在因果關(guān)系為前提。禁止反悔原則的適用受到“明確否定”例外的限制，“明確否定”應(yīng)當是裁判者對限縮性修改或陳述本身的明示性不予認可。我國司法實踐中禁止反悔原則屬于“彈性禁止規(guī)則”，對于專利審查過程中未被放棄的技術(shù)內(nèi)容，專利權(quán)人仍可主張等同侵權(quán)。

引言

專利法中的禁止反悔原則是指在滿足一定條件的情況下，專利權(quán)人不得將其在專利審查過程中已經(jīng)放棄的技術(shù)特征重新納入專利權(quán)的保護范圍。在專利侵權(quán)判定中，為實現(xiàn)對專利權(quán)的充分保護，等同原則將專利權(quán)的排他效力范圍擴大到與權(quán)利要求記載的技術(shù)特征相等同的代替技術(shù)。然而，將未落入權(quán)利要求文義范圍的等同技術(shù)納入專利權(quán)的保護范圍，一定程度上減損了權(quán)利要求的公示功能，不利于社會公眾利益的保護。為提高專利權(quán)保護范圍的明確性，實現(xiàn)專利權(quán)公平保護與社會公眾利益之間的合理平衡，美國法院在19世紀末的司法實踐中確立了禁止反悔原則。①美國稱之為“審查過程禁反言原則”或者“審查檔案禁反言原則”，我國一般稱之為“禁止反悔原則”，本文統(tǒng)一使用“禁止反悔原則”術(shù)語。早在1880年，美國聯(lián)邦最高法院就開始利用禁止反悔原則限制等同侵權(quán)的適用范圍。Goodyear Dental Vulcanite Co.v.Davis,102 U.S.222,227-28 (1880);Charles Greiner &Co.,Inc.v.Mari-Med Mfg.,Inc.,962 F.2d 1031,1036 (Fed.Cir.1992).

2001年我國以司法解釋的形式引入等同原則②《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（法釋〔2001〕21號）第17條。，與此同時禁止反悔原則也開始在司法實踐中得到適用。③最高人民法院在2002年就已經(jīng)開始適用禁止反悔原則，參見寧波市東方機芯總廠與江陰金鈴五金制品有限公司侵犯專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事判決書（2001）民三提字第1號。2001年施行的北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》（京高法發(fā)〔2001〕229號）第43條至第46條詳細規(guī)定了禁止反悔原則的適用條件。在《專利法》第三次修改過程中，立法者曾試圖將等同原則和禁止反悔原則正式納入《專利法》，但最終未被采納。④2006年7月31日公布的《中華人民共和國專利法修訂草案》（征求意見稿）第A9條。2010年施行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》⑤法釋〔2009〕21號。（以下簡稱《專利侵權(quán)司法解釋一》）第6條首次以司法解釋的形式正式確立禁止反悔原則。2016年施行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》⑥法釋〔2016〕1號。該司法解釋于2020年根據(jù)法釋〔2020〕19號決定修正，第13條無變化。（以下簡稱《專利侵權(quán)司法解釋二》）第13條設(shè)立禁止反悔原則適用的“明確否定”例外。

上述兩個司法解釋構(gòu)筑了我國專利禁止反悔原則適用的整體框架，然而由于相關(guān)條文僅對禁止反悔原則作出原則性規(guī)定，司法實踐中該原則的適用一直存在諸多分歧和模糊之處。我國將禁止反悔原則的理論基礎(chǔ)籠統(tǒng)歸于誠實信用原則，在社會公眾的信賴利益問題上存在邏輯鏈條的空缺。關(guān)于禁止反悔原則的法律定位，一直存在“等同侵權(quán)限制說”與“獨立說”之爭。在禁止反悔原則的適用條件方面，司法實踐中關(guān)于技術(shù)方案放棄的具體認定、限縮性修改或陳述的理由限制、修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間因果關(guān)系的判斷、“明確否定”例外的判斷等問題都存在很大程度的分歧和混亂。關(guān)于禁止反悔原則適用的法律效果，我國法院對“放棄的技術(shù)方案”的具體范圍并未形成統(tǒng)一的認定標準，禁止反悔的具體范圍難以確定。適用標準的不明確性和適用結(jié)果的不穩(wěn)定性致使權(quán)利人和社會公眾無法對專利權(quán)的保護范圍產(chǎn)生穩(wěn)定統(tǒng)一的預(yù)期。職是之故，本文對禁止反悔原則的法理解釋、法律地位和屬性、適用的具體條件和范圍，以及適用的法律效果展開系統(tǒng)的梳理和討論，以期對禁止反悔原則的體系化適用和規(guī)則完善有所裨益。

一、禁止反悔原則的法理基礎(chǔ)

禁止反悔原則的正當性解釋需要回答以下問題：兩個專利權(quán)的權(quán)利要求書和說明書的文字描述完全相同，并且二者是基于同樣的現(xiàn)有技術(shù)而獲得授權(quán)，區(qū)別僅在于其中一個是未經(jīng)修改的原始權(quán)利要求，而另一個是對具有更寬保護范圍的原始權(quán)利要求進行減縮修改后而形成的權(quán)利要求，為何二者在保護范圍上產(chǎn)生差異，即后者的保護范圍要受到限制？⑦Donald S.Chisum,5A Chisum on Patents§18.05 [1],Matthew Bender,2023.事實上，自禁止反悔原則確立以來，學界一直未就其性質(zhì)和理論基礎(chǔ)達成一致。⑧Toshiko Takenaka,Interpreting Patent Claims: The United States, Germany and Japan,Weinheim,1995,p.135.禁止反悔原則在適用條件和范圍以及法律效果等方面存在諸多爭議，其根源正是該原則在理論解釋上所存在的困難和分歧。

禁止反悔原則由19世紀末美國法院的判例法發(fā)展而來，其產(chǎn)生受到衡平法上禁反言原則的影響。⑨ヘンリー幸田『米國特許訴訟-侵害論-』（発明協(xié)會，1984年）144頁。之后大陸法系國家在司法實踐中逐步引入等同原則及其限制理論，大陸法系國家普遍將禁止反悔原則的理論基礎(chǔ)歸為誠實信用原則。日本在司法實踐中將禁止反悔原則作為等同原則第五要件，即“有意識排除”要件的適用情形之一。⑩參見張鵬：《等同侵權(quán)限制規(guī)則的適用研究——以中日比較為中心》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2023年第6期，第86-106頁。根據(jù)第五要件的要求，等同侵權(quán)的成立須“不存在諸如被訴侵權(quán)產(chǎn)品在專利申請過程中被有意識地排除在專利權(quán)利要求之外之類的特別事由”?無限摺動用ボールスプライン軸受事件に関する最高裁1998年2月24日判決（第三小法廷）（民集52巻1號113頁）。。關(guān)于該要件的理論依據(jù)，日本最高法院認為“在專利審查過程中專利申請人將被訴侵權(quán)產(chǎn)品有意識地排除在權(quán)利要求之外等，一旦專利權(quán)人一方承認被訴侵權(quán)產(chǎn)品不屬于專利發(fā)明的技術(shù)范圍或者從外觀上采取了可作出上述解釋的行動，按照禁反言原則，專利權(quán)人此后再作出相反主張是不被允許的”?同注釋?。。日本學界多數(shù)意見也認為第五要件的理論依據(jù)是誠實信用原則。?吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説（第13版）』（有斐閣，1998年）488頁。德國法院同樣依據(jù)誠實信用原則阻止專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中作出與其在授權(quán)確權(quán)程序中的限制性修改或陳述不一致的主張。?Johann Pitz,Atsushi Kawada &Jeffrey A Schwab,Patent Litigation in Germany, Japan and the United States: A Practitioner's Guide,Beck/Hart/Nomos,2015,p.21.

我國學界亦將禁止反悔原則作為民法誠實信用原則在專利侵權(quán)訴訟中的具體體現(xiàn)。?曹新明：《專利侵權(quán)等同原則適用研究》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2023年第2期，第34頁；馮曉青：《知識產(chǎn)權(quán)法利益平衡理論》，中國政法大學出版社2006年版，第429頁。最高人民法院在司法實踐中明確指出禁止反悔原則的法理基礎(chǔ)為作為民法基本原則的誠實信用原則，其目的在于阻止專利權(quán)人在行政授權(quán)確權(quán)程序和侵權(quán)民事訴訟中對權(quán)利要求作出不一致的解釋。?浙江福瑞德化工有限公司、天津聯(lián)力化工有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事判決書（2018）最高法民再387號。誠實信用原則“要求民事主體信守承諾，不得損害善意第三人對其的合理信賴或正當期待，以衡平權(quán)利自由行使所可能帶來的失衡”，基于此，禁止反悔原則適用的目標是防止專利權(quán)人“通過對權(quán)利要求或說明書的限縮以便快速獲得授權(quán)，但在侵權(quán)訴訟中又試圖通過等同侵權(quán)將已放棄的技術(shù)方案重新納入專利權(quán)的保護范圍”的“兩頭得利”行為。?中譽電子（上海）有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事判決書（2011）民提字第306號。

禁反言原則是英美法系的概念，理論上一般認為大陸法系國家的誠實信用原則蘊含了禁反言的要求。?我國法院在部分民事判決中直接適用“禁止反言規(guī)則”，參見中國進出口銀行與光彩事業(yè)投資集團有限公司、四通集團公司借款擔保合同糾紛案，最高人民法院民事判決書（2006）民二終字第49號，載《最高人民法院公報》2006年第7期。在大陸法系國家，與先行行為相矛盾的行為屬于當事人違反誠實信用原則的類型之一，?王琦：《民事訴訟誠實信用原則的司法適用》，載《中國法學》2014年第4期，第253頁。禁反言原則被視為“誠實信用原則規(guī)范當事人行為的具體形式，主要用于排除當事人在訴訟過程中的矛盾行為”?紀格非：《民事訴訟禁反言原則的中國語境與困境》，載《華東政法大學學報》2014年第5期，第124頁。。因此，可以認為大陸法系國家將誠實信用原則作為禁止反悔原則的法理基礎(chǔ)與英美法系國家利用傳統(tǒng)禁反言理論解釋禁止反悔原則在理論進路上是一致的。

與此同時，二者所面臨的困境也是相似的：無論是英美法系的禁反言理論還是大陸法系的誠實信用原則，在解釋禁止反悔原則方面都存在缺乏邏輯過渡的問題。傳統(tǒng)禁反言原則的適用須以“產(chǎn)生不利益的信賴”（detrimental reliance）為前提。?T.Whitley Chandler,Prosecution History Estoppel, the Doctrine of Equivalents, and the Scope of Patents,13 Harvard Journal of Law &Technology 465,506 (2000);John R.Thomas,On Preparatory Texts and Proprietary Technologies: The Place of Prosecution Histories in Patent Claim Interpretation,47 UCLA Law Review 183,202 (1999);Joseph J.Dvorak,That Perplexing Problem-The Doctrine of File Wrapper Estoppel,50 Journal of the Patent Office Society 143,144 (1968).將誠實信用原則作為禁止反悔原則的法理基礎(chǔ)，其中一個重要的內(nèi)容也是強調(diào)第三人對權(quán)利人所作出的限縮性修改或陳述的合理信賴。我國《專利侵權(quán)司法解釋一》的起草者在對禁止反悔原則進行說明時曾特別強調(diào)當事人一方的行為被他人信賴。?孔祥俊、王永昌、李劍：《〈最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋〉適用的若干問題》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2010年第2期，第79頁。最高人民法院多次強調(diào)禁止反悔原則對“社會公眾的信賴利益”的保護，?永康市宏躍動力機械有限公司、BCS股份公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事判決書（2019）最高法知民終530號；同注釋?。明確指出“禁止反悔原則的適用應(yīng)以行為人出爾反爾的行為損害第三人對其行為的信賴和預(yù)期為必要條件”?鄭亞俐與精工愛普生株式會社、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、佛山凱德利辦公用品有限公司、深圳市易彩實業(yè)發(fā)展有限公司專利無效行政訴訟案，最高人民法院行政裁定書（2010）知行字第53號，載《最高人民法院公報》2014年第7期。。然而事實上，專利侵權(quán)訴訟中禁止反悔原則的適用并不以被訴侵權(quán)人對專利審查檔案產(chǎn)生實際信賴為前提，法院并不要求被告一方證明其對專利審查檔案進行過查閱并對之產(chǎn)生合理信賴。事實上，很難想象市場主體會在實施某一技術(shù)之前詳細調(diào)查可能構(gòu)成侵權(quán)的專利的審查檔案，從經(jīng)濟效率的角度來講，法律也不應(yīng)對市場主體施加這一額外負擔。

由此可見，不論是英美法系的禁反言原則還是大陸法系的誠實信用原則，都難以對禁止反悔原則的適用缺乏信賴要件作出合理解釋。本文認為，為填補邏輯鏈條上“信賴”因素的空缺，一個合理的解釋是在專利授權(quán)確權(quán)過程中將裁判者視為社會公眾的代表，裁判者接受權(quán)利人的修改或陳述也就意味著社會公眾對該修改或陳述產(chǎn)生了信賴。由此，被訴侵權(quán)人在專利侵權(quán)訴訟中有權(quán)主張適用禁止反悔原則，且不必再證明其對權(quán)利人的修改或陳述產(chǎn)生信賴。相反，如果權(quán)利人的修改或陳述被裁判者所否定，禁止反悔原則因信賴利益的缺失而喪失適用的法理依據(jù)。這種解釋路徑與我國禁止反悔原則適用的司法實踐相一致，即在專利授權(quán)確權(quán)過程中被裁判者“明確否定”的修改或陳述不導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。

部分學者認為將禁止反悔原則的理論基礎(chǔ)籠統(tǒng)歸于誠實信用原則忽視了禁止反悔原則在專利法中的獨特作用，應(yīng)當從專利制度的內(nèi)在價值和經(jīng)濟、哲學基礎(chǔ)出發(fā)對禁止反悔原則進行法理解釋。?田村善之「判斷機関分化の調(diào)整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策學研究1號（2004年）15頁。同注釋?，Dvorak文，第150頁；Paul J.Otterstedt,Unwrapping File Wrapper Estoppel in the Federal Circuit: A New Economic Policy Approach,67 St.John's Law Review 405,419-20 (1993).其中比較有代表性的是權(quán)利放棄理論和行政救濟窮盡理論。依據(jù)權(quán)利放棄理論，權(quán)利人在專利授權(quán)確權(quán)過程中所作出的限縮性修改或陳述是對減縮內(nèi)容部分的權(quán)利放棄，因而不能再對之主張專利侵權(quán)。與以誠實信用原則作為法理基礎(chǔ)的情形不同，依據(jù)權(quán)利放棄理論，禁止反悔原則的適用僅對權(quán)利人一方的行為進行評價即可，無須考慮社會公眾的信賴利益。然而該理論解釋同樣存在缺陷：權(quán)利放棄理論之下，禁止反悔原則的適用須以權(quán)利人存在放棄的意圖為前提，然而在司法實踐中該原則的適用并不考慮專利申請人或?qū)＠麢?quán)人作出修改或意見陳述的主觀意圖。?同注釋⑦，§18.05 [1] [b].恰恰相反，法院應(yīng)當基于權(quán)利人行為的外觀——本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀專利審查檔案就被放棄的技術(shù)內(nèi)容所得出的合理結(jié)論——客觀判斷是否適用禁止反悔原則。

依據(jù)行政救濟窮盡理論，權(quán)利人不能在專利侵權(quán)訴訟中就減縮的技術(shù)內(nèi)容獲得專利保護，否則就等同于權(quán)利人規(guī)避了專利審查授權(quán)的行政程序。該理論強調(diào)權(quán)利人與裁判者須在專利授權(quán)確權(quán)階段就專利權(quán)的保護范圍達成一致，并且上述“共識”應(yīng)當在專利侵權(quán)判定階段得到遵守，如此才能避免因“判斷機構(gòu)分化”——專利授權(quán)確權(quán)判斷與專利侵權(quán)判斷的主體不一致——所可能產(chǎn)生的矛盾。?同注釋⑦，§18.05 [1] [c];注釋?，田村善之文。禁止反悔原則的目的正是防止專利權(quán)的技術(shù)內(nèi)容逃脫專利行政部門的審查。?吉田広志「最近の裁判例にみる禁反言の研究：新版」知的財産法政策學研究1號（2004年）43頁。在專利授權(quán)確權(quán)階段，針對裁判者的意見或者拒絕理由，權(quán)利人本可以進行爭辯或者獲得行政救濟甚至是司法救濟，然而權(quán)利人卻選擇作出限縮性修改或陳述，這表明權(quán)利人為與裁判者達成共識而放棄了獲得救濟的機會。如此，在之后的專利侵權(quán)訴訟中，權(quán)利人不得再就減縮的技術(shù)內(nèi)容主張權(quán)利。權(quán)利放棄理論和行政救濟窮盡理論分別從不同角度為禁止反悔原則的法理解釋提供了有益補充，前者側(cè)重對權(quán)利人放棄行為本身的評價，而后者則注重維護專利審查授權(quán)程序的價值。

二、禁止反悔原則的法律定位

我國學界和司法實踐歷來對禁止反悔原則的法律定位莫衷一是。一種觀點將禁止反悔原則視為對等同原則的限制，只有在等同侵權(quán)判定中才能適用禁止反悔原則。?尹新天：《專利權(quán)的保護》（第2版），知識產(chǎn)權(quán)出版社2005年版，第450頁。北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第61條。沈其衡與上海盛懋交通設(shè)施工程有限公司申請侵犯實用新型專利權(quán)糾紛再審案，最高人民法院民事裁定書（2009）民申字第239號；同注釋?，最高人民法院民事判決書（2018）最高法民再387號；北京微卡時代信息技術(shù)有限公司、卓望信息技術(shù)（北京）有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事判決書（2020）最高法知民終1325號。另一種觀點則認為，禁止反悔原則是與等同原則相并列的、具有獨立法律地位的權(quán)利要求解釋原則，同時適用于相同侵權(quán)和等同侵權(quán)。?閆文軍：《專利權(quán)的保護范圍》（第2版），法律出版社2018年版，第458頁；崔國斌：《專利法：原理與案例》，北京大學出版社2016年版，第719頁；魏金漢：《相同侵權(quán)判定可適用禁止反悔原則——浙江高院判決白樺林公司等訴美佳公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案》，載《人民法院報》2013年4月4日，第6版；宋健、張曉陽：《關(guān)于專利侵權(quán)訴訟中適用禁止反悔原則的幾個問題》，載《法律適用》2018年第8期，第52頁；黎運智：《論專利禁止反悔原則的獨立性》，載《科技與法律》2009年第3期，第87頁。本文認為，后者混淆了基于專利審查檔案的權(quán)利要求文義解釋與作為等同侵權(quán)限制的禁止反悔原則。誠然，二者在依據(jù)專利審查檔案限制專利權(quán)的保護范圍方面功能相似，并且權(quán)利人在專利授權(quán)確權(quán)過程中的同一行為可能既被用于權(quán)利要求解釋，也被用作禁止反悔原則適用的依據(jù)，然而二者在以下方面存在明顯區(qū)別。

第一，性質(zhì)和功能。利用專利審查檔案解釋權(quán)利要求屬于文義解釋的范疇，在性質(zhì)上屬于權(quán)利要求解釋的一般規(guī)則。權(quán)利要求解釋是相同侵權(quán)判斷的首要步驟，其目的是探究申請人在專利申請時賦予權(quán)利要求中某一技術(shù)限定的具體含義，從而準確劃定專利權(quán)的文義保護范圍。法院可以利用內(nèi)部證據(jù)和外部證據(jù)對權(quán)利要求作出解釋，其中專利審查檔案是重要的內(nèi)部證據(jù)。利用專利審查檔案解釋權(quán)利要求類似于基于立法歷史解釋法律或者利用談判資料對合同條文作出解釋，申請人在專利審查過程中的修改或陳述能夠幫助厘清專利侵權(quán)訴訟中產(chǎn)生爭議的技術(shù)限定的含義和范圍。禁止反悔原則是對等同侵權(quán)的限制，法院只有在完成權(quán)利要求解釋并且認定不構(gòu)成相同侵權(quán)之后才能適用該原則。?Southwall Technologies,Inc.v.Cardinal IG Co.,54 F.3d 1570,1578 (Fed.Cir.1995).禁止反悔原則的功能是在等同侵權(quán)判斷中對超出權(quán)利要求文義范圍的技術(shù)范圍（等同范圍）進行合理限制，既不屬于權(quán)利要求文義解釋，也并非對權(quán)利要求的重新解釋。等同原則在定位上屬于相同侵權(quán)的例外和補充，?Robert C.Kahrl,Patent Claim Construction,2nd edition,Wolters Kluwer,2014,p.9-3.作為等同原則限制理論的禁止反悔原則則應(yīng)是“例外中的例外”。

第二，裁判者的信賴。在權(quán)利要求解釋中專利審查檔案僅作為一種證據(jù)而存在，用以查明權(quán)利人賦予權(quán)利要求中某一技術(shù)特征的具體含義，其中不涉及裁判者的主觀因素。無論裁判者是否對權(quán)利人的修改或陳述產(chǎn)生信賴，均不影響該修改或陳述在權(quán)利要求解釋中的作用。比如對于專利申請人為與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)別而作出的陳述，即使審查員并未對之產(chǎn)生信賴，也不意味著該陳述在權(quán)利要求解釋中無關(guān)緊要——該陳述體現(xiàn)了專利申請人對某一技術(shù)限定的理解。?Laitram Corp.v.Morehouse Industries,Inc.,143 F.3d 1456,1462 (Fed.Cir.1998).然而，以誠實信用原則為法理基礎(chǔ)的禁止反悔原則，其適用須以存在信賴利益為前提。權(quán)利人為獲得專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效而作出限縮性修改或陳述，若該修改或陳述為裁判者所接受，則權(quán)利人不得就此作出反悔。在此過程中裁判者被視為社會公眾的代表，權(quán)利人的修改或陳述被裁判者接受或采納即意味著社會公眾對之產(chǎn)生信賴。相反，若前述修改或陳述并未被裁判者所信賴，則不導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。

第三，專利審查檔案的范圍。根據(jù)我國法律規(guī)定，專利審查檔案的范圍具體包括專利授權(quán)確權(quán)過程中專利申請人或?qū)＠麢?quán)人提交的書面材料，以及國家知識產(chǎn)權(quán)局制作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利復(fù)審請求審查決定書和專利權(quán)無效宣告請求審查決定書等。?《專利侵權(quán)司法解釋二》第6條。上述所有書面文件都可作為解釋權(quán)利要求的參考資料。審查員在專利審查過程中所作出的單方陳述——并非針對專利申請人的具體陳述而作出、專利申請人也并未對之表明意見或者作出回復(fù)——也可以用于解釋權(quán)利要求，原因在于審查員的單方陳述體現(xiàn)了專利申請時本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對權(quán)利要求中的技術(shù)限定的理解。?Salazar v.Procter &Gamble Co.,414 F.3d 1342,1347 (Fed.Cir.2005).

然而，并非所有的專利審查檔案都能夠作為禁止反悔原則適用的依據(jù)。只有專利審查檔案中專利申請人或?qū)＠麢?quán)人對專利（申請）文件所作出的修改或意見陳述才能導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。國家知識產(chǎn)權(quán)局的審查意見通知書等文件以及其他當事人的意見陳述并非由專利申請人或?qū)＠麢?quán)人作出，不能作為專利申請人或?qū)＠麢?quán)人的意思表示，因而也就不存在“反悔”的可能。?尹新天：《中國專利法詳解》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2011年版，第624頁。在中譽電子（上海）有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛案中，原專利復(fù)審委員會判定獨立權(quán)利要求無效并在其從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效，最高人民法院基于此事實闡述禁止反悔原則適用的條件，認為“不應(yīng)當以從屬權(quán)利要求所從屬的權(quán)利要求被無效而簡單地認為該從屬權(quán)利要求所確定的保護范圍即受到限制”。?同注釋?。法院在該案中錯誤地將專利權(quán)無效宣告請求審查決定書作為適用禁止反悔原則的依據(jù)。權(quán)利要求被宣告無效并非專利權(quán)人通過修改或陳述作出的自我放棄，該案不存在適用禁止反悔原則的事實基礎(chǔ)。同樣的道理，審查員的單方陳述顯然也無法導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。專利申請人的沉默不能被理解為權(quán)利放棄，也不能阻止其在之后的侵權(quán)訴訟中作出與審查員單方陳述相反的主張。

第四，法律效果。依據(jù)專利審查檔案進行權(quán)利要求解釋，通常情況下其結(jié)果是限制權(quán)利要求中某一技術(shù)限定的具體范圍，其原因在于多數(shù)情況下專利申請人或?qū)＠麢?quán)人的修改或陳述都是為了克服駁回申請理由或無效理由而進行的保護范圍減縮。然而某些情形下，法院也可依據(jù)專利審查檔案對技術(shù)限定作出含義較寬的解釋。由于語言的滯后性和有限性，專利申請人可能使用自創(chuàng)的技術(shù)術(shù)語，或者在與其通常含義不同的意義上使用某一技術(shù)術(shù)語。在這種情況下，法院應(yīng)當按照專利申請人在專利申請時對該技術(shù)術(shù)語的定義或說明解釋權(quán)利要求。如果專利審查檔案能夠證明專利申請人對權(quán)利要求中某一技術(shù)限定的定義比其通常范圍更加寬泛，法院也應(yīng)當對該技術(shù)限定作出寬泛解釋。與之相對，禁止反悔原則的核心在于禁止專利權(quán)人將其在專利審查過程中已經(jīng)放棄的技術(shù)方案再納入專利權(quán)保護范圍，因此該原則僅適用于限縮性修改或陳述，其適用的結(jié)果也只能是限制專利權(quán)的保護范圍。另外，雖然二者都具備限制專利權(quán)保護范圍的功能，但是各自所限制的“保護范圍”有著根本差異：利用專利審查檔案進行權(quán)利要求解釋，是對依據(jù)權(quán)利要求文字記載本應(yīng)享有的文義保護范圍進行限制；而禁止反悔原則是對超出權(quán)利要求文義范圍的“額外”保護范圍（等同范圍）加以限制。

綜上，與利用專利審查檔案解釋權(quán)利要求相比較，禁止反悔原則在性質(zhì)與功能、裁判者的信賴因素、所依據(jù)的專利審查檔案的范圍以及法律效果方面均有不同，應(yīng)當將二者進行區(qū)分。從比較法的角度來看，美國的專利禁止反悔原則與等同原則都是源于衡平法的原則，并且在傳統(tǒng)上禁止反悔原則就是作為等同原則的限制而存在。?同注釋⑧，第114頁。美國法院一直強調(diào)相同侵權(quán)判斷中不涉及禁止反悔原則的適用問題。?Trading Techs.Int'l,Inc.v.Open E Cry,LLC,728 F.3d 1309,1322 (Fed.Cir.2013);Biodex Corp.v.Loredan Biomedical,Inc.,946 F.2d 850,853 (Fed.Cir.1991);Fromson v.Advance Offset Plate,Inc.,720 F.2d 1565,1571 (Fed.Cir.1983);Keith v.Charles E.Hires Co.,116 F.2d 46,48 (2d Cir.1940).日本則直接將禁止反悔原則作為等同原則適用的除外要件。應(yīng)當認為，我國《專利侵權(quán)司法解釋一》第3條規(guī)定的“人民法院對于權(quán)利要求，可以運用說明書及附圖、權(quán)利要求書中的相關(guān)權(quán)利要求、專利審查檔案進行解釋”屬于權(quán)利要求文義解釋的一般規(guī)則，而第6條規(guī)定的“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持”則應(yīng)理解為作為等同侵權(quán)限制的禁止反悔原則。白樺林公司等訴美佳公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案被認為是在相同侵權(quán)判定中適用禁止反悔原則的典型案例，?同注釋?，魏金漢文。然而事實上法院只是在利用專利審查檔案對權(quán)利要求中的技術(shù)限定進行文義解釋。該案中法院首先依據(jù)專利權(quán)人在專利權(quán)無效宣告程序中所作的意見陳述，對權(quán)利要求中的技術(shù)特征“孔或槽”進行文義解釋，將之限定為能起到支承螺母和為螺母提供水平位移的導(dǎo)向空間兩個作用。被控侵權(quán)產(chǎn)品的“孔或槽”是與螺母緊密結(jié)合的，僅起到支承螺母的作用，卻沒有為螺母提供水平位移空間，因而法院判定被控侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成相同侵權(quán)。很顯然，其中并未涉及禁止反悔原則的適用問題。

三、禁止反悔原則的適用條件和范圍

（一）修改或陳述的“限縮”性質(zhì)

1.技術(shù)方案放棄的事實

禁止反悔原則僅適用于限縮性修改或陳述，所謂“限縮性”是指權(quán)利人的修改或意見陳述導(dǎo)致了技術(shù)方案的放棄。存在技術(shù)方案放棄的事實是禁止反悔原則適用的首要條件，該原則適用的核心就在于考察申請人或權(quán)利人的修改或陳述是否限制了其所要求保護的技術(shù)方案的整體范圍。?Honeywell International Inc.v.Hamilton Sundstrand Corp.,370 F.3d 1131,1141 (Fed.Cir.2004) (en banc).如果申請人或權(quán)利人的修改或陳述并未對權(quán)利要求的保護范圍產(chǎn)生減縮影響，那么該修改或陳述不導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。首先，若申請人或權(quán)利人“放棄”的技術(shù)方案本就不屬于原權(quán)利要求保護范圍內(nèi)的技術(shù)內(nèi)容，該“放棄”不適用于禁止反悔原則。例如，涉案專利權(quán)利要求所保護的是上壓板的結(jié)構(gòu)，權(quán)利要求和說明書均未提及上壓板的制造方法，專利申請人在專利審查過程中曾陳述上壓板為一體成型。?廣州創(chuàng)速自動化科技有限公司、東莞市安澤自動化設(shè)備有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事判決書（2021）最高法知民終712號。該陳述并不能對權(quán)利要求的保護范圍產(chǎn)生限制，其原因在于該陳述所“放棄”的技術(shù)方案原本就不屬于權(quán)利要求所涵蓋的范圍，專利申請人無法放棄本就不屬于權(quán)利要求保護范圍內(nèi)的技術(shù)內(nèi)容。因此，該陳述不具有限縮性質(zhì)，無法適用禁止反悔原則。

其次，若修改或意見陳述之后的權(quán)利要求保護范圍并未發(fā)生變化，該修改或陳述不導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。比如，由于權(quán)利要求中不能出現(xiàn)“大體上”這種不確定的用語，基于權(quán)利要求撰寫方面的需要，申請人在專利申請過程中刪除權(quán)利要求“……并且保持所有線間電壓輸出的幅值大體上相等”中的“大體上”字樣。?蘇州匯川技術(shù)有限公司、西門子公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事判決書（2020）最高法知民終1593號。按照本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的一般理解，“幅值相等”應(yīng)解釋為允許在浮動范圍內(nèi)相等，刪除“大體上”字樣并不能導(dǎo)致“幅值相等”被限定在“絕對相等”范圍內(nèi)。因此，該修改未對專利權(quán)利要求的保護范圍產(chǎn)生限縮作用，不應(yīng)適用禁止反悔原則。同樣，單純的表達性或修飾性修改通常也不會導(dǎo)致權(quán)利要求保護范圍的減縮，不能據(jù)此適用禁止反悔原則。

關(guān)于權(quán)利要求的刪除與合并是否導(dǎo)致禁止反悔原則適用的問題，我國并無明確規(guī)定。權(quán)利要求的刪除與合并實質(zhì)上屬于對專利（申請）文件進行修改的一種情形，是否適用禁止反悔原則取決于刪除與合并是否對專利權(quán)的技術(shù)范圍產(chǎn)生限制。一般來講，由于獨立權(quán)利要求的保護范圍大于其從屬權(quán)利要求的保護范圍，刪除從屬權(quán)利要求不會對獨立權(quán)利要求的保護范圍產(chǎn)生限制。司法實踐也認為刪除從屬權(quán)利要求的行為并非對獨立權(quán)利要求所劃定的最大保護范圍的限制，因此不適用禁止反悔原則。?南全新液態(tài)起動設(shè)備有限公司與溫州市曙光起動設(shè)備有限公司侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案，四川省高級人民法院民事判決書（2010）川民終字第142號。

反之，對于權(quán)利人保留從屬權(quán)利要求而刪除獨立權(quán)利要求的情形——包括將從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征并入獨立權(quán)利要求同時刪除原從屬權(quán)利要求、將包含附加技術(shù)特征的從屬權(quán)利要求改寫為獨立權(quán)利要求并刪除原獨立權(quán)利要求兩種形式——是否應(yīng)當適用禁止反悔原則，司法實踐中則存在不同觀點。一種觀點認為，從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征未被其所從屬的獨立權(quán)利要求所概括，該附加技術(shù)特征沒有原始的參照，因此僅將從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征并入獨立權(quán)利要求而未對其文字內(nèi)容作出修改，不屬于限縮性修改，不應(yīng)導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。?同注釋?；洛陽中冶建材設(shè)備有限公司、福建海源復(fù)合材料科技股份有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，河南省鄭州市中級人民法院民事判決書（2018）豫01民初3678號。另外一種觀點則認為，將原屬從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征并入獨立權(quán)利要求，屬于對獨立權(quán)利要求的限縮性修改。例如，專利申請人將附加技術(shù)特征“自動進給機（3）安裝在壓磚機（1）中液壓站（14）的相同的一側(cè)”并入獨立權(quán)利要求，應(yīng)當認為其已經(jīng)放棄自動進給機和壓磚機中液壓站的位置關(guān)系為“不同的一側(cè)”的技術(shù)方案，因而應(yīng)當適用禁止反悔原則。?洛陽中冶建材設(shè)備有限公司、福建海源復(fù)合材料科技股份有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事判決書（2020）最高法知民終541號。

事實上，權(quán)利要求中新增加的技術(shù)特征是源自另外一個權(quán)利要求、還是來自權(quán)利人對該權(quán)利要求的直接修改，在性質(zhì)上并無本質(zhì)差別，都屬于對原權(quán)利要求的限縮性修改。因此，將從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征并入獨立權(quán)利要求并刪除原來的從屬權(quán)利要求，應(yīng)當導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。同樣，將包含附加技術(shù)特征的從屬權(quán)利要求改寫為獨立權(quán)利要求并刪除原來的獨立權(quán)利要求，亦屬于導(dǎo)致禁止反悔原則適用的限縮性修改。刪除保護范圍較寬的獨立權(quán)利要求、僅保留較窄范圍的從屬權(quán)利要求，屬于對權(quán)利要求的間接修改。這與以增加附加技術(shù)特征的方式直接對獨立權(quán)利要求進行修改實質(zhì)上并無不同（見圖1），在法律效果上也不應(yīng)當產(chǎn)生區(qū)別。?Mycogen Plant Science,Inc.v.Monsanto Co.,252 F.3d 1306,1319-20 (Fed.Cir.2001).二者的區(qū)別源于權(quán)利要求撰寫方式和策略的不同：前者分層撰寫具有不同保護范圍的權(quán)利要求，在專利審查過程中不對權(quán)利要求所記載的內(nèi)容進行修改，而是采取刪除較寬范圍權(quán)利要求的方式“退守”至從屬權(quán)利要求；后者僅撰寫一個權(quán)利要求，并在專利審查過程中通過直接增加技術(shù)限定的方式將權(quán)利要求減縮至與前述從屬權(quán)利要求相同的保護范圍。禁止反悔原則的適用不應(yīng)因為權(quán)利要求撰寫方式的不同而有所區(qū)別，否則權(quán)利人將很容易規(guī)避禁止反悔原則的適用。

圖1 權(quán)利要求的直接修改與間接修改

2.技術(shù)方案放棄的明確性

禁止反悔原則以誠實信用原則作為法理基礎(chǔ)，其目的是保護社會公眾的信賴利益。只有本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠合理相信申請人或權(quán)利人通過修改或陳述放棄了某一技術(shù)方案，社會公眾才會對該修改或陳述產(chǎn)生合理信賴，禁止反悔原則才具有適用的可能性。因此，權(quán)利人對于技術(shù)方案的放棄在外觀上應(yīng)當具備一定的明確性。我國司法解釋并未對技術(shù)方案放棄的明確性要求作出具體規(guī)定，但最高人民法院曾在司法判決中明確指出禁止反悔原則適用于專利申請人或?qū)＠麢?quán)人“明確放棄”的技術(shù)方案。?戴森技術(shù)有限公司訴蘇州泰怡凱電子科技有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事裁定書（2016）最高法民申2653號。北京市高級人民法院和國家知識產(chǎn)權(quán)局在相關(guān)規(guī)定中要求權(quán)利人所作出的修改以及限制承諾或放棄必須是明示的，并且記錄在專利審查檔案中，?北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》（京高法發(fā)〔2001〕229號）第45條；北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第63條；國家知識產(chǎn)權(quán)局《專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認定指南（試行）》（國知發(fā)管字〔2014〕42號）第一編第二章“發(fā)明、實用新型專利侵權(quán)判定”第2.5.1.2條。其中的“明示”要求應(yīng)當理解為對放棄的明確性要求。由于修改和陳述在性質(zhì)和表現(xiàn)形式上有所不同，二者在技術(shù)方案放棄的“明確性”方面有很大區(qū)別。相應(yīng)地，基于修改的禁止反悔原則與基于陳述的禁止反悔原則在適用標準上也應(yīng)當有所不同，然而我國司法實踐對兩種類型的禁止反悔原則的適用條件和標準卻并未加以細化和區(qū)分。

一般來講，權(quán)利人在專利授權(quán)確權(quán)過程中的修改是其理性思考和慎重選擇之后的真實意思表示，其修改內(nèi)容均體現(xiàn)在專利（申請）文件的文字記載中，并且經(jīng)裁判者的審查而形成最終的專利權(quán)。通過比較修改后的權(quán)利要求的保護范圍，可以明確判斷該修改是否導(dǎo)致權(quán)利要求保護范圍的減縮。只要修改前后的權(quán)利要求保護范圍客觀上產(chǎn)生減縮，就應(yīng)當認為存在明確的技術(shù)方案放棄。以中外制藥株式會社、溫州海鶴藥業(yè)有限公司專利侵權(quán)糾紛案?最高人民法院民事判決書（2022）最高法知民終905號。為例，權(quán)利人將原從屬權(quán)利要求2中的部分技術(shù)特征合并至獨立權(quán)利要求1，從而將權(quán)利要求1中的抗氧化劑限定為dl-α-生育酚，同時刪除了原從屬權(quán)利要求2。上述修改使得獨立權(quán)利要求的技術(shù)方案受到限縮，從原來的可以使用任一種抗氧化劑變?yōu)閮H能使用dl-α-生育酚。權(quán)利人通過修改權(quán)利要求的方式對其要求保護的特定技術(shù)方案作出明確選擇，應(yīng)當認為其放棄的意思具體明確?？梢姡谛薷牡慕狗椿谠瓌t的適用相對比較容易認定。

然而，申請人在專利審查過程中的意見陳述是否產(chǎn)生技術(shù)方案的放棄則比較難以判斷。關(guān)于基于陳述的技術(shù)方案放棄的明確性要求，我國司法實踐尚未形成明確統(tǒng)一的判定標準。專利審查過程實質(zhì)上是專利申請人與審查員之間的“談判”過程，苛求專利申請人在專利審查過程中的每一個表述都達到與權(quán)利要求文字記載同等程度的嚴謹性和準確性是不合理且不現(xiàn)實的。因此，基于意見陳述的禁止反悔原則的適用條件應(yīng)當更為嚴格。應(yīng)當認為，只有在涉案技術(shù)方案被“明白無誤”地放棄的情況下，法院才能基于權(quán)利人的陳述適用禁止反悔原則。51Intendis GmbH v.Glenmark Pharmaceuticals Inc.,822 F.3d 1355,1365 (Fed.Cir.2016);Digital-Vending Services Intern.,LLC v.University of Phoenix,Inc.,672 F.3d 1270,1276 (Fed.Cir.2012).若權(quán)利人的陳述僅是籠統(tǒng)或簡單地提及涉案技術(shù)方案，或者僅是為了說明與涉案技術(shù)方案不相關(guān)的另外一個問題，法院不應(yīng)認為該陳述導(dǎo)致涉案技術(shù)方案的明確放棄。在南京長江工業(yè)爐科技有限公司訴揚州戴卡輪轂制造有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案52最高人民法院民事裁定書（2017）最高法民申1312號。中，針對“升降驅(qū)動油缸安裝在支撐架頂端”這一技術(shù)特征，權(quán)利人在《意見陳述書》中表示“對比文件1并未給出升降驅(qū)動油缸可以安裝在支撐架即審查員所認為的支撐立柱的頂部的技術(shù)啟示，反倒是教導(dǎo)應(yīng)將升降驅(qū)動油缸安裝在淬火架即對比文件1的淬火升降架上”。該陳述強調(diào)的是涉案專利的“支撐架”不同于對比文件1中的“淬火升降架”，其中關(guān)于“頂端”的陳述僅是簡單提及，既不屬于爭議的焦點也不存在權(quán)利人對之特別強調(diào)的情形。因此，不應(yīng)認為該陳述明確放棄了“頂端”之外的技術(shù)方案，權(quán)利人仍可主張“升降驅(qū)動油缸安裝在支撐架側(cè)面”的被訴侵權(quán)技術(shù)構(gòu)成等同侵權(quán)。

相反，若權(quán)利人在專利審查過程中特別強調(diào)某一技術(shù)特征，或者權(quán)利人的陳述中存在明顯的排除或者限制性質(zhì)的語言，則本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以合理地認為權(quán)利人明白無誤地放棄了涉案技術(shù)方案。比如，針對審查員的審查意見，專利申請人作出意見陳述“噴霧干燥乳糖的使用是本發(fā)明的一個關(guān)鍵特征”“使用未經(jīng)噴霧干燥的乳糖不會產(chǎn)生易于制造的配方”。53Pharmacia &Upjohn Co.v.Mylan Pharmaceuticals,Inc.,170 F.3d 1373,1377 (Fed.Cir.1999).雖然權(quán)利人辯稱該陳述的目的僅在于將噴霧干燥乳糖與傳統(tǒng)含水乳糖進行比較，鑒于其在專利審查過程中明確強調(diào)使用噴霧干燥乳糖的重要性，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠合理地相信權(quán)利人明白無誤地放棄了不使用噴霧干燥乳糖的技術(shù)方案。同樣，專利權(quán)人在無效宣告程序中作出意見陳述，稱涉案專利與對比文件的區(qū)別在于“權(quán)利要求的導(dǎo)引臂是活動安裝在立柱上，沒有設(shè)置結(jié)合段”“對比文件1的出水段固定安裝在結(jié)合段上”。54廣東新功電器有限公司與泉州市和華電器有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，福建省高級人民法院民事判決書（2016）閩民終201號。通過強調(diào)涉案專利與現(xiàn)有技術(shù)的不同在于“沒有設(shè)置結(jié)合段”，權(quán)利人將“設(shè)置結(jié)合段”的技術(shù)方案明確排除在專利權(quán)保護范圍之外。

在廣州明森科技股份有限公司、深圳市澄天偉業(yè)科技股份有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案55最高人民法院民事判決書（2020）最高法知民終1832號。中，涉案專利權(quán)利要求1記載的技術(shù)特征為“所述第一銑槽機構(gòu)、第二銑槽機構(gòu)、芯片抓取轉(zhuǎn)換機構(gòu)、芯片移動點焊機構(gòu)、第一冷熱焊機構(gòu)和第二冷熱焊機構(gòu)沿所述卡片的傳送方向依次設(shè)置在所述拉卡機構(gòu)和收卡機構(gòu)之間”?！犊趯徲涗洷怼酚涊d專利權(quán)人的意見陳述為“本專利強調(diào)是按照順序設(shè)置的，是整體的，6個部件是整體特征?！緦＠麖娬{(diào)是順序設(shè)置，而對比文件1中銑槽40到點焊61再到抓取50，是移動的，不是順序設(shè)置的”。針對合議組的詢問“主要意見是芯片移動點焊機構(gòu)和芯片抓取轉(zhuǎn)換機構(gòu)和對比文件1圖1的50、61的位置是反的，有這個位置區(qū)別？”，專利權(quán)人亦作出明確的肯定回答：“是有這個區(qū)別”。法院認為上述陳述僅是“提及”設(shè)置位置不同以及依次設(shè)置等內(nèi)容，并以“專利權(quán)人是在不認可對比文件1的搬運裝置相當于權(quán)利要求1的芯片抓取轉(zhuǎn)換機構(gòu)，以及不認可對比文件1的點焊組相當于權(quán)利要求1的芯片移動點焊機構(gòu)的基礎(chǔ)上作出的上述陳述”為理由，判定前述關(guān)于排列位置的意見陳述不構(gòu)成對涉案專利權(quán)利要求的限縮性陳述，不應(yīng)適用禁止反悔原則。很顯然，為與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)別，專利權(quán)人在意見陳述中兩次強調(diào)涉案專利是“順序設(shè)置”，并明確肯定存在“位置區(qū)別”?；谠撘庖婈愂?，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠從外觀上合理判斷涉案專利技術(shù)方案存在“順序設(shè)置”以及“位置區(qū)別”的特別限定，因此應(yīng)當認為存在明確無誤的技術(shù)方案放棄。該案判決對于技術(shù)方案放棄的認定標準過于嚴苛，不利于維護社會公眾的信賴利益。

（二）修改或陳述的理由

1.司法實踐的分歧

在我國引入禁止反悔原則的早期階段，一般認為只有與新穎性和創(chuàng)造性有關(guān)的修改或陳述才能夠?qū)е陆狗椿谠瓌t的適用。2001年北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》規(guī)定禁止反悔原則僅適用于“專利權(quán)人為確定其專利具備新穎性和創(chuàng)造性”所作出的書面聲明或者修改。56北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》（京高法發(fā)〔2001〕229號）第43條。澳諾（中國）制藥有限公司訴湖北午時藥業(yè)股份有限公司專利權(quán)糾紛案的一審和二審判決都認為，只有為了使專利授權(quán)機關(guān)認定其發(fā)明具有新穎性或創(chuàng)造性而進行的修改或意見陳述才產(chǎn)生禁止反悔的效果，該案中為使權(quán)利要求得到說明書支持而作出的修改不適用禁止反悔原則。57河北省石家莊市中級人民法院民事判決書（2006）石民五初字第00169號，河北省高級人民法院民事判決書（2007）冀民三終字第23號。同時，也有觀點將導(dǎo)致禁止反悔原則適用的修改或陳述的理由放寬到“授予專利權(quán)的條件”。在2001年寧波市東方機芯總廠訴江陰金鈴五金制品有限公司侵犯專利權(quán)糾紛案中，最高人民法院就以涉案技術(shù)特征“并不是專利權(quán)人為了獲得專利授權(quán)而在審查員的建議下特別進行修改的”為由未適用禁止反悔原則。58最高人民法院民事判決書（2001）民三提字第1號?！秾＠ā返谌涡薷牡恼髑笠庖姼逶?jīng)規(guī)定，只有“為使其專利申請或者專利符合本法規(guī)定的授予專利權(quán)的條件”的限制性修改或意見陳述才能適用禁止反悔原則。59同注釋④。然而，前述“為獲得專利授權(quán)”或為滿足“授予專利權(quán)的條件”的修改或陳述的具體范圍并不明確。

《專利侵權(quán)司法解釋一》第6條僅規(guī)定禁止反悔原則適用于“對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述”，并未對修改或陳述的目的作出限制。從文義解釋上來看，該條對禁止反悔原則規(guī)定了較寬的適用范圍，即只要權(quán)利人在專利授權(quán)確權(quán)程序中通過修改或意見陳述而放棄的技術(shù)方案，都應(yīng)當適用禁止反悔原則。根據(jù)起草者的說明，該條規(guī)定強調(diào)的是“專利申請人、專利權(quán)人客觀上所作的限制性修改或者意見陳述”。60同注釋?。《專利侵權(quán)司法解釋二》第13條將禁止反悔原則的適用范圍規(guī)定為“對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述”，同樣未涉及修改或陳述的目的。由上可見，最高人民法院的司法解釋并未區(qū)分修改或陳述的不同目的或理由，而是從結(jié)果論的角度規(guī)定基于任何理由的限縮性修改或意見陳述都應(yīng)當適用禁止反悔原則。

基于上述立場，最高人民法院在澳諾案再審判決中否定了前述一、二審判決的觀點，明確指出對于專利權(quán)人通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，無論該修改或意見陳述是否與專利的新穎性或創(chuàng)造性有關(guān)，均不能通過等同原則將其納入專利權(quán)的保護范圍。61最高人民法院民事判決書（2009）民提字第20號。在戴森技術(shù)有限公司訴蘇州泰怡凱電子科技有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案62同注釋?。中，專利權(quán)人在將原權(quán)利要求5、6中的附加技術(shù)特征并入權(quán)利要求1時刪除其中的“馬達或電池單元”的或然方案。專利權(quán)人主張該修改僅是為了與權(quán)利要求1整體相適應(yīng)，因為修改后的權(quán)利要求1明確界定主體的組成部件包括把手、馬達和風扇單元以及電池單元，因此合并權(quán)利要求時就有必要刪除其中的“馬達或電池單元”或然方案，否則就會產(chǎn)生技術(shù)特征的沖突。對此，最高人民法院認為權(quán)利人的修改客觀上確實產(chǎn)生了明確放棄或然方案的效果，該放棄的客觀效果不因權(quán)利人的修改目的而有所改變。

然而，關(guān)于導(dǎo)致禁止反悔原則適用的修改或陳述是否存在理由限制這一問題，我國司法實踐仍存在很大分歧。北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》（以下簡稱北京市高級人民法院《指南》）規(guī)定：“專利申請人或?qū)＠麢?quán)人限制或者部分放棄的保護范圍，應(yīng)當是基于克服缺乏新穎性或創(chuàng)造性、缺少必要技術(shù)特征和權(quán)利要求得不到說明書的支持以及說明書未充分公開等不能獲得授權(quán)的實質(zhì)性缺陷的需要。”63北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第62條第1款。2014年國家知識產(chǎn)權(quán)局《專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認定指南（試行）》（以下簡稱國家知識產(chǎn)權(quán)局《指南（試行）》亦規(guī)定，只有權(quán)利人“為了滿足專利法及其實施細則關(guān)于授予專利權(quán)的實質(zhì)性條件”而對專利（申請）文件進行的修改或意見陳述才能導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。64國家知識產(chǎn)權(quán)局《專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認定指南（試行）》（國知發(fā)管字〔2014〕42號）第一編第二章“發(fā)明、實用新型專利侵權(quán)判定”第2.5.1.2條。上述兩個現(xiàn)行有效的司法文件或部門規(guī)范性文件都采取了與最高人民法院司法解釋不同的立場，即將導(dǎo)致禁止反悔原則適用的修改或陳述的理由限制為專利授權(quán)的實質(zhì)性條件。不僅如此，最高人民法院在部分判決中也將限縮性修改或陳述是“認定涉案專利是否符合授予專利權(quán)的條件的理由”作為適用禁止反悔原則的條件。65河南眾森電力設(shè)備有限公司、濮陽市鴻宇壓力容器有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事判決書（2020）最高法知民終1245號。另外，最高人民法院近幾年的司法判決中依然存在與早期司法實踐相同的觀點，即禁止反悔原則的適用應(yīng)當限于權(quán)利人“為確保其專利具有新穎性和創(chuàng)造性”的修改或陳述。66北京誠田恒業(yè)煤礦設(shè)備有限公司、安徽省礦業(yè)機電裝備有限責任公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事判決書（2021）最高法知民終658號；北京誠田恒業(yè)煤礦設(shè)備有限公司、山東能源重裝集團恒圖科技有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事判決書（2020）最高法知民終81號。

2.理由限制：授予專利權(quán)的實質(zhì)性要求

禁止反悔原則的本意是防止專利權(quán)人的“兩頭得利”行為，即為獲得專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效而作出限縮性修改或陳述，之后又在專利侵權(quán)訴訟中通過等同原則將已經(jīng)放棄的技術(shù)方案重新納入保護范圍。只有與授予專利權(quán)的實質(zhì)性要求有關(guān)的修改或陳述才能對專利權(quán)的授予和維持產(chǎn)生實質(zhì)影響，才屬于能夠使權(quán)利人“得利”的行為。同時，權(quán)利人和社會公眾通常對與專利授權(quán)的實質(zhì)性要求有關(guān)的修改或陳述的注意程度更高，對其限制效果的預(yù)期也更為明確。因此，禁止反悔原則的適用范圍應(yīng)當限于以滿足專利授權(quán)的實質(zhì)性要求為目的的限縮性修改或陳述。相較于最高人民法院的司法解釋，北京市高級人民法院《指南》和國家知識產(chǎn)權(quán)局《指南（試行）》的規(guī)定更符合禁止反悔原則的本意。

美國最初同樣將禁止反悔原則的適用范圍限制為以克服現(xiàn)有技術(shù)為目的的專利申請文件修改和意見陳述，67Hi-Life Products,Inc.v.American Nat.Water-Mattress Corp.,842 F.2d 323,325 (Fed.Cir.1988);Hughes Aircraft Co.v.United States,717 F.2d 1351,1362 (Fed.Cir.1983).即只有為滿足新穎性和非顯而易見性要求而進行的修改或陳述才能夠適用禁止反悔原則。1997年美國聯(lián)邦最高法院在Warner-Jenkinson案中將禁止反悔原則的適用范圍擴大到基于“與專利性有關(guān)的實質(zhì)理由”而進行的專利申請文件修改。68Warner-Jenkinson Co.,Inc.v.Hilton Davis Chemical Co.,520 U.S.17,30-34 (1997).2000年美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）在Festo案中對“與專利性有關(guān)的實質(zhì)理由”進行擴大解釋，即基于“與專利的法定要求相關(guān)的任何理由”而進行的修改都導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。69Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,234 F.3d 558,566 (Fed.Cir.2000) (en banc).具體來講，專利授權(quán)的法定要求不僅包括主題可專利性和專利授權(quán)的實質(zhì)性條件——新穎性、非顯而易見性和實用性，還包括美國《專利法》第112條對權(quán)利要求和說明書的撰寫要求——可實施要求、最佳實施方式要求、明確性要求、權(quán)利要求得到說明書支持等。聯(lián)邦巡回上訴法院的上述解釋最終得到聯(lián)邦最高法院的肯定——禁止反悔原則適用于“為滿足任何《專利法》規(guī)定的要求而作出的限縮性修改”。70Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,535 U.S.722,736 (2002).

北京市高級人民法院《指南》中的“不能獲得授權(quán)的實質(zhì)性缺陷”和國家知識產(chǎn)權(quán)局《指南（試行）》中的“授予專利權(quán)的實質(zhì)性條件”實質(zhì)上相當于美國Festo案判決中的“與專利的法定要求相關(guān)的任何理由”。在具體范圍上，北京市高級人民法院《指南》僅列舉缺乏新穎性或創(chuàng)造性、缺少必要技術(shù)特征、權(quán)利要求得不到說明書支持以及說明書未充分公開作為“不能獲得授權(quán)的實質(zhì)性缺陷”，似乎未將基于主題可專利性和實用性的修改或陳述納入可適用禁止反悔原則的范圍。71另外一種理解是，由于該條使用了不完全列舉的“等”字，主題可專利性和實用性要求也可以被包含在內(nèi)。然而，新穎性、創(chuàng)造性和實用性作為“三性”通常是同時出現(xiàn)的，該條規(guī)定了新穎性和創(chuàng)造性，卻未提及實用性，應(yīng)當認為立法者的本意就是不包括實用性。然而，不具有主題可專利性或?qū)嵱眯缘陌l(fā)明無法獲得專利授權(quán)，因此缺乏主題可專利性或?qū)嵱眯砸矐?yīng)當屬于不能獲得授權(quán)的實質(zhì)性缺陷。相較之下，國家知識產(chǎn)權(quán)局《指南（試行）》所規(guī)定的“授予專利權(quán)的實質(zhì)性條件”的范圍更廣一些，與美國“與專利的法定要求相關(guān)的任何理由”基本一致。從條文表述來看，該指南中“授予專利權(quán)的實質(zhì)性條件”是指《專利法》及其實施細則中規(guī)定的授予專利權(quán)的實質(zhì)性要求，其具體范圍主要包括新穎性、創(chuàng)造性、實用性、主題可專利性以及《專利法》第26條關(guān)于權(quán)利要求和說明書的撰寫要求，但不局限于上述要求。

從平衡專利權(quán)保護與社會公眾利益的角度出發(fā)，將導(dǎo)致禁止反悔原則適用的修改或陳述的理由限制為《專利法》及其實施細則中規(guī)定的授予專利權(quán)的實質(zhì)性要求更為合理。具體而言，授予專利權(quán)的實質(zhì)性要求的范圍應(yīng)當與《專利法實施細則》第65條規(guī)定的無效宣告請求的理由一致，其中包括新穎性、創(chuàng)造性、實用性、主題可專利性、《專利法》第26條關(guān)于權(quán)利要求和說明書的撰寫要求以及其他法定要求。比如，違反禁止重復(fù)授權(quán)原則屬于請求宣告專利權(quán)無效的理由，為與同日申請的另一項實用新型專利區(qū)分不同的保護范圍以免構(gòu)成重復(fù)授權(quán)，專利申請人將“料位開關(guān)”相關(guān)特征加入權(quán)利要求，該限縮性修改應(yīng)當適用禁止反悔原則。72同注釋?。

我國最高人民法院近兩年的司法實踐中也存在同樣的觀點，即適用禁止反悔原則的限縮性修改或陳述應(yīng)當限于以維持專利權(quán)有效為目的。在中外制藥株式會社、溫州海鶴藥業(yè)有限公司侵害專利權(quán)糾紛案中，最高人民法院認為，專利權(quán)人既沒有對限縮性修改未納入某一技術(shù)方案作出合理說明，“又未主張該修改與維持專利權(quán)有效無關(guān)”，因此應(yīng)當適用禁止反悔原則。73同注釋?。同樣，在東莞市陸陸興工業(yè)自動化科技有限公司、廣州創(chuàng)速自動化科技有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，最高人民法院明確指出，“只有權(quán)利人為了應(yīng)對專利授權(quán)確權(quán)程序中權(quán)利有效性受到的挑戰(zhàn)而作出的放棄”才能夠?qū)е陆狗椿谠瓌t的適用。74最高人民法院民事判決書（2021）最高法知民終836號。也就是說，只有為克服專利權(quán)無效宣告請求的理由而作出的限縮性修改或陳述才能夠適用禁止反悔原則。

3.理由證明：推定的引入

最高人民法院司法解釋并未對修改或陳述的理由作出規(guī)定，因此對于如何確定修改或陳述的理由以及理由無法確定的情況下該如何處理也無法給出答案。為避免適用禁止反悔原則，權(quán)利人應(yīng)當證明其修改或陳述并非為了滿足授予專利權(quán)的實質(zhì)性要求。法院應(yīng)當基于專利審查檔案對申請人或權(quán)利人作出修改或陳述的理由進行客觀認定，以維護專利審查檔案的公示功能。對于權(quán)利人無法解釋修改或陳述理由的情形，美國聯(lián)邦最高法院在1997年的Warner-Jenkinson案中設(shè)置推定，即如果專利權(quán)人無法說明修改目的，法院將推定該修改的目的與專利性有關(guān)從而適用禁止反悔原則。75同注釋68，第33頁。我國司法實踐業(yè)已嘗試引入“Warner-Jenkinson推定”，北京市高級人民法院《指南》第62條第2款對修改理由的推定作出規(guī)定——“權(quán)利人不能說明專利申請人或?qū)＠麢?quán)人修改專利文件原因的，可以推定其修改是為克服不能獲得授權(quán)的實質(zhì)性缺陷”。一般來講，權(quán)利人在專利授權(quán)確權(quán)過程中作出修改或陳述的主要目的就是獲得專利授權(quán)或者維持專利權(quán)有效。因此，如果權(quán)利人無法說明修改或陳述的目的，推定其修改或陳述與授予專利權(quán)的實質(zhì)性要求有關(guān)從而適用禁止反悔原則具有合理性。如此推定不僅有利于保障權(quán)利要求的定義功能和公示功能，同時也能夠尊重專利審查授權(quán)機構(gòu)在確保被授權(quán)的權(quán)利要求僅涵蓋滿足專利法要求的主題方面的首要作用。76同注釋68，第34頁。

權(quán)利人可以證明其修改或陳述是基于與授予專利權(quán)的實質(zhì)性要求無關(guān)的其他理由而推翻上述推定。從司法實踐的經(jīng)驗來看，無法導(dǎo)致禁止反悔原則適用的其他理由主要包括以下幾種情形。首先，為滿足專利申請的形式要求而進行的修改不應(yīng)導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。比如，專利申請人為滿足單一性要求而刪除某一權(quán)利要求，法院不能據(jù)此認定其放棄了被刪除的權(quán)利要求中的技術(shù)方案。77UCB,Inc.v.Watson Laboratories Inc.,927 F.3d 1272,1280 (Fed.Cir.2019).需要注意的是，該案中的“限制性要求”（Restriction Requirement）與我國專利法中的單一性要求有所不同，但二者功能相似。其次，為糾正明顯的疏忽遺漏而進行的修改也不應(yīng)當適用禁止反悔原則。以美國的Conoco,Inc.v.Energy &Environmental International,L.C.案78Conoco,Inc.v.Energy &Environmental International,L.C.,460 F.3d 1349,1364 (Fed.Cir.2006).為例，專利申請人在原權(quán)利要求中記載了技術(shù)限定“脂肪酸蠟”，但在進行權(quán)利要求修改時卻漏掉該技術(shù)限定。在其后的專利審查過程中，專利申請人與審查員仍以“脂肪酸蠟”為基礎(chǔ)進行討論，根本沒注意到修改后的權(quán)利要求已經(jīng)漏掉了該技術(shù)限定。最后該技術(shù)限定被重新寫入權(quán)利要求。很明顯，該技術(shù)限定的增加僅是為了糾正專利申請過程中的明顯疏漏，該修改不應(yīng)導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。同樣，申請人或權(quán)利人修正本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀說明書之后可以確定的明顯筆誤，或者更正相關(guān)譯文等，都不應(yīng)當導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。再次，如果申請人或權(quán)利人意見陳述的目的是針對裁判者不當引入的概念或者錯誤表述作出澄清，而非針對權(quán)利要求記載的內(nèi)容進行差異性陳述，該陳述不應(yīng)導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。79同注釋74。最后，除上述情形之外，還可能存在其他與專利授權(quán)的實質(zhì)性要求無關(guān)的修改或者陳述。在一個美國案例中，專利申請人在專利審查過程中通過意見陳述表明其發(fā)明是“位于商店內(nèi)”的用于現(xiàn)場發(fā)放優(yōu)惠券的終端，審查員曾明確表示終端的位置對可專利性判斷無關(guān)緊要，因此法院判決該意見陳述“位于商店內(nèi)”不適用禁止反悔原則。80Catalina Marketing International,Inc.v.Coolsavings.com,Inc.,289 F.3d 801,810 (Fed.Cir.2002).

（三）修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間的因果關(guān)系

我國早期司法實踐認為禁止反悔原則適用的條件是“限制承諾或者放棄保護的技術(shù)內(nèi)容，必須對專利權(quán)的授予或者維持產(chǎn)生了實質(zhì)性作用”81孫海龍、姚建軍：《等同原則與禁止反悔原則在專利侵權(quán)案中的適用》，載《人民司法·案例》2010年第6期，第101頁。。只有在權(quán)利人的修改或陳述被裁判者采納，并且該修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間具有實質(zhì)性因果關(guān)系的情況下，法院才能夠適用禁止反悔原則。然而《專利侵權(quán)司法解釋一》第6條規(guī)定了非常廣泛的適用范圍，根據(jù)該規(guī)定，不論限縮性修改或陳述“與專利授權(quán)條件是否具有法律上的因果關(guān)系以及是否被審查員最終采信”，均不影響禁止反悔原則的適用。82同注釋?。雖然最高人民法院司法解釋在這一問題上的立場比較明確，我國目前的司法實踐卻仍存在著明顯的分歧。

部分判決認為禁止反悔原則的適用以限縮性修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間存在因果關(guān)系為前提。在2018年深圳市金譽田電子有限公司與深圳市龍旭勝科技有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案中，廣東省深圳市中級人民法院明確指出，禁止反悔原則的適用必須以“專利復(fù)審委采納了專利申請人、專利權(quán)人的該限縮保護范圍的意思表示并基于此而維持專利有效”為前提。83廣東省深圳市中級人民法院民事判決書（2018）粵03民初2949號。同樣，在2021年東莞市陸陸興工業(yè)自動化科技有限公司、廣州創(chuàng)速自動化科技有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，最高人民法院以澄清性陳述“對專利權(quán)的授予未產(chǎn)生實質(zhì)性作用”為由否定禁止反悔原則的適用。84同注釋74。

同時也有部分判決認為禁止反悔原則的適用不以前述因果關(guān)系的存在為前提。在2016年廣東新功電器有限公司與泉州市和華電器有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，福建省高級人民法院認為禁止反悔原則強調(diào)權(quán)利人“客觀上”所作的限縮性修改或意見陳述，修改或陳述與專利授權(quán)條件是否存在因果關(guān)系不影響該規(guī)則的適用。85同注釋54。在2020年北京微卡時代信息技術(shù)有限公司、卓望信息技術(shù)（北京）有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，最高人民法院認為，只要權(quán)利人的限縮性修改或意見陳述已經(jīng)記載在專利審查檔案中、具有公示公信的效力，即使專利無效宣告程序因無效請求被撤回而未形成最終決定，口審記錄中的專利權(quán)人意見陳述仍可成為適用禁止反悔原則的依據(jù)。86同注釋?，最高人民法院民事判決書（2020）最高法知民終1325號。也就是說，禁止反悔原則的適用與專利無效宣告程序的最終結(jié)果無關(guān)。同樣，在2020年河南眾森電力設(shè)備有限公司、濮陽市鴻宇壓力容器有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，最高人民法院再次強調(diào)限縮性修改或陳述“無論是否對涉案專利授權(quán)確權(quán)起到?jīng)Q定性作用”，都應(yīng)視為權(quán)利人對技術(shù)方案的放棄。87同注釋65。

本文贊成第二種觀點，即禁止反悔原則的適用不應(yīng)以限縮性修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間存在因果關(guān)系為前提。第一，從禁止反悔原則的法理解釋出發(fā)，該原則的適用并不考慮專利權(quán)授予或維持的結(jié)果。禁止反悔原則的制度價值在于促使權(quán)利人在行政授權(quán)確權(quán)程序和民事侵權(quán)程序中對權(quán)利要求作出一致解釋，從而防止專利權(quán)人“兩頭得利”。該原則適用的核心是對權(quán)利人的行為是否符合誠實信用原則作出評價，其著眼點應(yīng)當是權(quán)利人的行為不能“出爾反爾”，而非權(quán)利人行為的結(jié)果是否已經(jīng)“得利”——獲得專利授權(quán)或者專利權(quán)得到維持。同時，禁止反悔原則適用的信賴要件也并不要求權(quán)利人的修改或陳述對專利權(quán)的授予或維持起到實質(zhì)性作用。只要權(quán)利人作出的修改或陳述為裁判者所允許，即該修改或陳述本身沒有被裁判者所否定、裁判者基于該修改或陳述對發(fā)明創(chuàng)造是否滿足專利權(quán)授予的條件進行評價，就應(yīng)當認為裁判者接受了權(quán)利人的修改或陳述、社會公眾對該修改或陳述已經(jīng)產(chǎn)生信賴。此種情況下，即使權(quán)利人的修改或陳述最終實際上并未對專利權(quán)的授予或維持起到實質(zhì)性作用，也應(yīng)當適用禁止反悔原則。

第二，從判斷標準客觀化以及保護社會公眾信賴利益的角度來看，禁止反悔原則的適用不宜以限縮性修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間存在因果關(guān)系為前提。上述因果關(guān)系在具體認定方面存在很大的不確定因素，何種情形下、何種程度的修改或陳述才能夠被認定為對專利權(quán)授予或維持起到了“實質(zhì)性”或“決定性”作用，缺乏明確的判斷標準。很多情況下，從審查員的最終授權(quán)決定中也很難判斷專利授權(quán)的決定性因素是否為某一限縮性修改或陳述。一般來講，社會公眾通過閱讀專利審查檔案能夠比較明確地判斷限縮性修改或陳述的目的是否為了滿足專利授權(quán)的實質(zhì)性要求，即是否為了克服《專利法實施細則》第65條所規(guī)定的無效宣告請求的理由。然而，對于社會公眾來講，要求其進一步判斷上述限縮性修改或陳述是否對專利授權(quán)或維持的最終結(jié)果起到了“實質(zhì)性”或者“決定性”作用，則顯然負擔過重。

第三，從我國專利民事侵權(quán)案件的審理來看，將上述因果關(guān)系作為禁止反悔原則適用的前提，將給專利侵權(quán)案件的審理增加新的困難和不確定性。在我國專利“民行二元分立”體系下，法院在專利民事侵權(quán)程序中遵循專利權(quán)有效推定原則，不對專利的有效性（涉案技術(shù)方案是否滿足專利授權(quán)的實質(zhì)性條件）作出評價。如果將限縮性修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間存在因果關(guān)系作為適用禁止反悔原則的條件，法院將不得不在侵權(quán)案件中判斷該修改或陳述對于專利權(quán)授予或維持所起到的作用，即權(quán)利要求是否因該修改或陳述而滿足了專利權(quán)授予的實質(zhì)性要求。

（四）“明確否定”例外

《專利侵權(quán)司法解釋二》第13條對禁止反悔原則的適用范圍進行限制，將“明確否定”作為禁止反悔原則適用的例外情形。具體而言，如果權(quán)利人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或陳述被明確否定，法院應(yīng)當認定該修改或陳述未導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。限縮性修改或陳述為裁判者所明確否定，意味著權(quán)利人的放棄行為未被社會公眾所信賴，該修改或陳述也就不存在適用禁止反悔原則的法理基礎(chǔ)。從司法實踐來看，關(guān)于“明確否定”例外的具體判斷標準，即何種情況下構(gòu)成“明確否定”，存在諸多待明確之處。

1.“明確否定”的明確性要求

根據(jù)最高人民法院的闡釋，“明確否定”例外是指當裁判者對權(quán)利人作出的限縮性修改或陳述予以“明確否定，不予認可”時，該修改或陳述不導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄。88同注釋74?？梢姡懊鞔_否定”的判斷標準在于限縮性修改或陳述是否被裁判者所認可或采納。在專利授權(quán)確權(quán)程序中，裁判者除了明確采納或者明確否定權(quán)利人作出的限縮性修改或陳述之外，還可能存在對之“未予評述”的情形。關(guān)于“未予評述”的情形是否能夠被推定為“明確否定”，司法實務(wù)中存在一定的爭議。從《專利侵權(quán)司法解釋二》第13條的文字表述來看，“明確否定”例外的適用應(yīng)當基于裁判者對修改或陳述的明示性不予認可，“未予評述”的情形顯然無法滿足該例外的明確性要求。如果允許將“未予評述”推定為“明確否定”，禁止反悔原則的適用范圍將受到大幅限制，甚至可能出現(xiàn)專利權(quán)保護與社會公眾利益失衡的局面。

從司法實踐來看，一般來講，若裁判者未對權(quán)利人的限縮性修改或陳述作出明確肯定或者明確否定的評價，該修改或陳述應(yīng)當適用禁止反悔原則。89飛利浦優(yōu)質(zhì)生活有限公司與浙江省慈溪市兆豐電器有限公司等專利侵權(quán)糾紛案，上海知識產(chǎn)權(quán)法院民事判決書（2016）滬73民初24號；參見陸鳳玉、張宗濱：《未予評述的技術(shù)方案限縮性陳述適用禁止反悔原則》，載《人民司法》2020年第14期，第91頁。在曹桂蘭等訴重慶力帆汽車銷售有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，二審法院認為“明確否定”應(yīng)當是專利授權(quán)確權(quán)機構(gòu)“以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定的意思表示”。由于裁判者未對限縮性修改或意見陳述作出明確評價，無論從意思表示的形式上來看還是從法律效果上來看，“未予評述”都不符合“明確否定”的要求。90江蘇省高級人民法院民事判決書（2016）蘇民終161號。最高人民法院在該案的再審裁定中并未對“未予評述”是否構(gòu)成“明確否定”這一問題展開討論，應(yīng)當理解為默認了二審法院的上述觀點。91曹桂蘭等訴重慶力帆汽車銷售有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事裁定書（2017）最高法民申1826號。

2.“明確否定”的對象

根據(jù)《專利侵權(quán)司法解釋二》第13條的規(guī)定，從文義解釋的角度進行理解，裁判者明確否定的對象應(yīng)當是“限縮性修改或者陳述”，即存在技術(shù)方案放棄的修改或陳述。然而司法實踐中卻存在兩種截然不同的做法。部分判決與《專利侵權(quán)司法解釋二》第13條的文義解釋一致，將“限縮性修改或者陳述”本身，即權(quán)利人的“放棄”行為作為明確否定的對象。在廣東新功電器有限公司與泉州市和華電器有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛上訴案92同注釋54。中，法院認為權(quán)利人通過意見陳述已經(jīng)明確將“設(shè)置結(jié)合段”的技術(shù)方案排除在專利權(quán)保護范圍之外，而且權(quán)利人也未能證明該限縮性陳述被明確否定，因而應(yīng)當適用禁止反悔原則。在東莞市陸陸興工業(yè)自動化科技有限公司、廣州創(chuàng)速自動化科技有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案93同注釋74。中，最高人民法院進一步明確只有權(quán)利人在專利授權(quán)確權(quán)程序中作出的“放棄”未被明確否定的情形下，才能適用禁止反悔原則。

與此同時，司法實踐中還存在另外一種觀點，即將“明確否定”理解為裁判者對限縮性修改或陳述是否使得涉案專利滿足專利權(quán)授予的條件所作出的否定性評價。在曹桂蘭等訴重慶力帆汽車銷售有限公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，二審法院以權(quán)利人“就a、b區(qū)別特征所作限縮性意見陳述，涉及到與專利創(chuàng)造性的實質(zhì)性判斷相關(guān)的內(nèi)容，而專利復(fù)審委員會并沒有對a、b特征是否使得涉案專利具有創(chuàng)造性作出明確評價”為由，認定該限縮性陳述未被“明確否定”。94同注釋90。同樣，最高人民法院在該案的再審裁定中也將“明確否定”解釋為對區(qū)別技術(shù)特征是否“使得涉案專利具有創(chuàng)造性”的否定性評價。95同注釋91。

“明確否定”例外中裁判者明確否定的對象應(yīng)當是限縮性修改或陳述本身。對“限縮性修改或陳述”本身作出否定與對“區(qū)別技術(shù)特征是否使得涉案專利具有創(chuàng)造性”作出否定性評價是完全不同的概念，不應(yīng)將二者混淆。舉例說明，為與對比文件中的技術(shù)方案相區(qū)別，專利申請人作出限縮性意見陳述，強調(diào)專利申請中存在區(qū)別技術(shù)特征。如果審查員認為不存在上述區(qū)別技術(shù)特征，即專利申請與對比文件中的技術(shù)方案不存在所述區(qū)別，這屬于對該意見陳述本身的明確否定。此時專利申請人的“放棄”行為被否定，該陳述不產(chǎn)生技術(shù)方案放棄的效果，因而也就不能適用禁止反悔原則。如果審查員承認確實存在所述區(qū)別技術(shù)特征，比如基于該區(qū)別技術(shù)特征對權(quán)利要求是否滿足創(chuàng)造性進行判斷，則應(yīng)當認為該限縮性陳述已經(jīng)被審查員認可，應(yīng)當適用禁止反悔原則。即使審查員認為前述區(qū)別技術(shù)特征并不能使得專利申請具有創(chuàng)造性，該否定性評價所針對的也并非限縮性陳述本身，不能改變專利申請人已經(jīng)進行技術(shù)方案放棄的事實。即使申請人在意見陳述中進一步主張區(qū)別技術(shù)特征使得專利申請具備創(chuàng)造性，審查員不認可上述主張的否定性評價也不構(gòu)成《專利侵權(quán)司法解釋二》第13條意義上的“明確否定”。其原因在于專利申請人關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征使得專利申請具備創(chuàng)造性的意見陳述并不涉及任何技術(shù)方案的放棄，不屬于“限縮性陳述”的范圍。

3.“明確否定”的判斷依據(jù)

最高人民法院在司法實踐中普遍將限縮性修改或陳述是否導(dǎo)致專利權(quán)授予或維持的結(jié)果作為是否構(gòu)成“明確否定”的判斷依據(jù)。具體而言，“明確否定”的具體判斷要“著重考察權(quán)利人對技術(shù)方案作出的限縮性陳述是否最終被裁判者認可，是否由此導(dǎo)致專利申請得以授權(quán)或者專利權(quán)得以維持”96同注釋91；注釋?。。如果限縮性修改或陳述“未被采納，且并未因此而獲得專利權(quán)或者維持專利權(quán)有效”，則不應(yīng)導(dǎo)致技術(shù)方案的放棄，不適用禁止反悔原則。97東莞碩能塑膠模具有限公司、廣州市盈杰電器有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案，最高人民法院民事判決書（2021）最高法知民終935號；同注釋?，最高人民法院民事判決書（2019）最高法知民終530號。事實上，前述將“明確否定”解釋為對限縮性修改或陳述是否使得專利申請具備創(chuàng)造性的否定性評價的立場，其實質(zhì)也是要求該修改或陳述未導(dǎo)致專利權(quán)授予或維持的結(jié)果。

然而如表1所示，是否構(gòu)成“明確否定”實質(zhì)上同修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間是否存在因果關(guān)系并無必然聯(lián)系。如果限縮性修改或陳述被明確認可，不論該修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間是否具有實質(zhì)上的因果關(guān)系，均不構(gòu)成“明確否定”。如果權(quán)利人的修改或陳述被明確否認，則該修改或陳述必然對專利權(quán)授予或維持不產(chǎn)生實質(zhì)作用，不必再重復(fù)強調(diào)“且未因此導(dǎo)致專利權(quán)授予或者維持”。若裁判者對限縮性修改或陳述未予評述，則無法判斷該修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間是否具有因果關(guān)系。然而，因果關(guān)系不明并不影響“未予評述”不構(gòu)成“明確否定”的判斷。如前所述，我國司法實踐不應(yīng)將限縮性修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間存在因果關(guān)系作為禁止反悔原則適用的條件，上述因果關(guān)系也不宜成為“明確否定”判斷的依據(jù)。判斷是否構(gòu)成“明確否定”的唯一依據(jù)是裁判者對限縮性修改或陳述本身的評價，將“且未因此導(dǎo)致專利權(quán)授予或者維持”作為構(gòu)成“明確否定”的條件，不僅沒有必要，而且徒增混亂。

表1 “明確否定”的判斷

4.“明確否定”的判斷方式

首先，只有裁判者針對權(quán)利人的限縮性修改或陳述所作出的否定評價才構(gòu)成《專利侵權(quán)司法解釋二》第13條意義上的“明確否定”。審查員在專利申請人作出修改或陳述之前對專利申請的原始記載內(nèi)容作出否定性評價，如在第一次審查意見通知中給出否定意見，不能成為判斷該修改或陳述是否被明確否定的依據(jù)。其原因在于，權(quán)利人在作出限縮性修改或陳述之前并未進行任何技術(shù)方案的放棄，不存在明確否定的對象。

其次，裁判者對限縮性修改或陳述的否定評價應(yīng)當以其最終意見為準。在專利審查授權(quán)過程中，審查員可能多次發(fā)出審查意見通知書，申請人可能多次作出修改或意見陳述，并且審查員可能接受申請人的解釋而改變原始看法。因此，審查員的中間審查意見不宜作為判斷是否構(gòu)成“明確否定”的依據(jù)。

最后，法院應(yīng)當基于專利授權(quán)和確權(quán)過程中裁判者的評價進行客觀、全面的綜合判斷。如果限縮性修改或陳述在專利授權(quán)過程中被明確否定，但在專利確權(quán)過程中裁判者針對同樣的修改或陳述卻未作評述，這種情況下是否適用“明確否定”例外，司法實踐中存在一定分歧。有觀點認為，專利授權(quán)和確權(quán)程序中裁判者對同一限縮性修改或陳述的評價分別具有獨立的效力，前者不能及于后者。98同注釋?，宋健、張曉陽文，第55頁。法院僅需對專利無效程序中的裁判者評價作出審查，專利確權(quán)機關(guān)未作評述并不構(gòu)成“明確否定”，該限縮性修改或陳述應(yīng)當適用禁止反悔原則。99同注釋90。然而，上述觀點忽視了專利授權(quán)和確權(quán)程序中技術(shù)特征認定的連續(xù)性特點，因而被最高人民法院否定。權(quán)利人的限縮性修改或陳述是否被“明確否定”，應(yīng)當結(jié)合專利授權(quán)和確權(quán)階段的具體審查過程以及權(quán)利人與裁判者“談判”的具體語境，進行客觀全面的判斷。100同注釋96。前述情形下，權(quán)利人的意見陳述已經(jīng)在授權(quán)階段被明確否定，在后續(xù)的無效程序中該否定意見未被確權(quán)機關(guān)所推翻，基于對授權(quán)和確權(quán)程序中裁判者意見的綜合判斷，應(yīng)當認為該種情形屬于“明確否定”例外，不再適用禁止反悔原則。

四、禁止反悔原則的適用效果

（一）彈性禁止規(guī)則

關(guān)于禁止反悔原則對等同侵權(quán)的限制效果，存在“絕對禁止規(guī)則”與“彈性禁止規(guī)則”兩種做法?！敖^對禁止規(guī)則”是指禁止反悔原則對等同原則的適用產(chǎn)生絕對障礙，如果權(quán)利要求中的某一技術(shù)特征適用禁止反悔原則，該技術(shù)特征就不存在適用等同原則的任何余地。也就是說，“絕對禁止規(guī)則”之下，對于適用禁止反悔原則的技術(shù)特征僅能作文義理解。與之相對，“彈性禁止規(guī)則”之下，即使權(quán)利要求中的某一技術(shù)特征適用禁止反悔原則，該技術(shù)特征仍有適用等同原則的空間。法院需要確定權(quán)利人所放棄的技術(shù)方案的具體范圍，對于放棄范圍之外的等同技術(shù)，權(quán)利人仍可主張等同侵權(quán)。

關(guān)于禁止反悔原則適用的法律效果，美國司法實踐中曾存在很大爭議。在2002年美國聯(lián)邦最高法院Festo案判決之前，美國一直是“絕對禁止規(guī)則”與“彈性禁止規(guī)則”兩種做法并存，并無統(tǒng)一標準。2000年美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Festo案判決101同注釋69，第569頁。中采用了“絕對禁止規(guī)則”。然而，2002年美國聯(lián)邦最高法院在Festo案判決102同注釋70，第737頁。中卻認為，法院適用禁止反悔原則應(yīng)當調(diào)查專利申請人通過限縮性修改所放棄的技術(shù)內(nèi)容的具體范圍，并據(jù)此確定等同范圍，從而推翻了美國聯(lián)邦巡回上訴法院的“絕對禁止規(guī)則”。

我國在引入禁止反悔原則之初就適用“彈性禁止規(guī)則”。權(quán)利人只是不能再將“通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案”103《專利侵權(quán)司法解釋一》第6條。納入專利權(quán)的保護范圍，而對于專利審查過程中未被放棄的技術(shù)內(nèi)容，權(quán)利人仍可主張等同侵權(quán)。最高人民法院特別強調(diào)禁止反悔原則的適用應(yīng)當“充分注意專利權(quán)人未自我放棄的情形”104同注釋?。。在2010年江蘇萬高藥業(yè)有限公司與成都優(yōu)他制藥有限責任公司、四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司糾紛案105四川省高級人民法院民事判決書（2010）川民終字第63號。中，法院認為專利權(quán)人在專利確權(quán)程序中放棄的技術(shù)方案為以《中華人民共和國藥典（2000年版一部）》中的現(xiàn)有技術(shù)作為獨一味提取物提取方法的技術(shù)方案，而被訴侵權(quán)技術(shù)方案與該藥典中記載的提取方法并不相同，不屬于專利權(quán)人所放棄的技術(shù)方案，因而不應(yīng)當適用禁止反悔原則。

近幾年最高人民法院在司法判決中再度強調(diào)禁止反悔原則的適用“不能不加區(qū)分將凡是作出過修改、陳述的內(nèi)容均納入到等同的除外情形”106同注釋?，最高人民法院民事判決書（2019）最高法知民終530號。。即使增加的技術(shù)特征導(dǎo)致權(quán)利要求的保護范圍受到限縮，也不能認定權(quán)利人完全放棄了與該技術(shù)特征相等同的所有代替技術(shù)。以浙江福瑞德化工有限公司、天津聯(lián)力化工有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案107同注釋?。為例，權(quán)利人在實質(zhì)審查過程中修改權(quán)利要求、增加“料位開關(guān)”技術(shù)特征，但該修改并未放棄“通過壓力檢測來確定是否排空鋁粉的技術(shù)方案”，權(quán)利人仍可對該技術(shù)方案主張等同侵權(quán)。

“絕對禁止規(guī)則”對經(jīng)過修改或陳述的技術(shù)特征一刀切式地完全禁止等同原則的適用，專利權(quán)的保護范圍受到過度限制。被訴侵權(quán)人很容易通過技術(shù)特征的修改與替換規(guī)避專利侵權(quán)。更重要的是，“絕對禁止規(guī)則”之下專利權(quán)人無法對專利申請日之后出現(xiàn)的新的替換技術(shù)主張等同侵權(quán)。等同侵權(quán)以被訴侵權(quán)行為發(fā)生時作為判斷的時間標準，防止他人利用專利申請日之后才出現(xiàn)的新技術(shù)替換專利技術(shù)特征正是等同原則的重要目標之一。因此，“絕對禁止規(guī)則”與等同原則的制度目標相悖。相較之下，“彈性禁止規(guī)則”對因新技術(shù)而產(chǎn)生的等同侵權(quán)的成立不構(gòu)成阻礙，既有利于專利權(quán)的周延保護，又不損害專利審查檔案的公示功能，從平衡專利權(quán)人與社會公眾利益的角度來講更具有合理性?；诒绢I(lǐng)域普通技術(shù)人員的理解，對專利審查過程中放棄的技術(shù)內(nèi)容進行客觀判斷從而合理確定等同原則適用的范圍，符合禁止反悔原則的初衷和法理解釋。

（二）“放棄的技術(shù)方案”的范圍

“彈性禁止規(guī)則”之下，禁止反悔原則適用的法律效果是禁止權(quán)利人將通過修改或陳述而放棄的技術(shù)方案重新納入保護范圍，即專利權(quán)人不能再對“放棄的技術(shù)方案”主張等同侵權(quán)。因此，如何確定“放棄的技術(shù)方案”的具體范圍是禁止反悔原則適用的一個關(guān)鍵問題。然而我國司法實踐對于“放棄的技術(shù)方案”的具體范圍的認定卻缺乏統(tǒng)一標準。在洛陽中冶建材設(shè)備有限公司、福建海源復(fù)合材料科技股份有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案108同注釋?。中，權(quán)利人將原屬于從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征“自動進給機（3）安裝在壓磚機（1）中液壓站（14）的相同的一側(cè)”并入獨立權(quán)利要求。最高人民法院認為，該附加技術(shù)特征明確自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的“相同的一側(cè)”，應(yīng)視為權(quán)利人已經(jīng)放棄自動進給機和壓磚機中液壓站的位置關(guān)系在“不同的一側(cè)”的技術(shù)方案，因而不得再將“不同的一側(cè)”的技術(shù)方案納入等同范圍。

而在永康市宏躍動力機械有限公司、BCS股份公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案109同注釋?，最高人民法院民事判決書（2019）最高法知民終530號。中，最高人民法院卻呈現(xiàn)完全相反的立場。專利申請人將原從屬權(quán)利要求5和10中的技術(shù)特征“第一下部（22）和相對于所述第一下部（22）大致傾斜45°的第二上部”納入到授權(quán)文本權(quán)利要求1和2中，法院卻仍判定被訴侵權(quán)產(chǎn)品“夾角為60°—70°”與涉案專利“大致傾斜45°”構(gòu)成等同技術(shù)特征。同時，該案中申請人在修改后的權(quán)利要求1和2中均增加了技術(shù)特征“所述齒形突出部（19）具有與所述驅(qū)動軸（18）連合的加寬的下部（21）；所述驅(qū)動軸（18）上的齒形突出部（19）具有與所述工具（10＇）的齒形突出部相同的幾何形狀”。法院認為該修改是針對對比文件中的技術(shù)方案“突塊31前端面為圓弧面31-1，而嵌塊41則具有兩個斜面41-1”所作出的回應(yīng)，因此，應(yīng)當認為權(quán)利人僅放棄了對比文件中的該現(xiàn)有技術(shù)方案，而對于驅(qū)動軸上的齒形突出部與所述工具的齒形突出部具有“相同的幾何形狀”這一技術(shù)特征，專利權(quán)人仍可主張適用等同原則。

所謂“放棄的技術(shù)方案”，并非僅限于權(quán)利人通過修改或陳述而明確排除的某一特定技術(shù)方案，比如刪除并列技術(shù)方案中的其中一個技術(shù)方案、刪除方法權(quán)利要求僅保留產(chǎn)品權(quán)利要求等。權(quán)利人作出限縮性修改或陳述而導(dǎo)致的保護范圍的減縮部分，即修改或陳述之前的較寬范圍與修改或陳述之后的較窄范圍之間的所有技術(shù)內(nèi)容都屬于“放棄的技術(shù)方案”范圍（圖2中的陰影部分D）。換言之，“依據(jù)修改或者陳述意見之前的專利申請文件或者專利文件有可能落入保護范圍之內(nèi)，而依據(jù)修改或者陳述意見之后的專利申請文件或者專利文件已經(jīng)難以落入保護范圍之內(nèi)的技術(shù)方案”都屬于被放棄的技術(shù)方案。110同注釋?，第633頁。從國外經(jīng)驗來看，美國和日本司法實踐中禁止反悔的具體范圍同樣是圖2中的陰影部分D。美國法院推定權(quán)利人放棄了原權(quán)利要求與修改后的權(quán)利要求之間的所有“領(lǐng)地”。111同注釋70，第740頁。日本禁止反悔原則適用的法律效果也是專利權(quán)人不得再就減縮的技術(shù)內(nèi)容主張等同侵權(quán)。112三村量一「判解」『最高裁判所判例解説民事篇』（平成10年度上）（法曹會，2001年）155頁。

圖2 “放棄的技術(shù)方案”的范圍

上述兩個案例中權(quán)利人都是通過增加技術(shù)特征的方式對權(quán)利要求作出修改，被訴侵權(quán)技術(shù)“不同的一側(cè)”的技術(shù)方案、“夾角為60°—70°”的技術(shù)方案以及齒形突出部不具有“相同的幾何形狀”的技術(shù)方案雖落入修改前的權(quán)利要求的保護范圍（圖2中A），卻難以落入修改后的權(quán)利要求的保護范圍（圖2中B）。換言之，前述被訴侵權(quán)技術(shù)均屬于被放棄的技術(shù)方案的范圍（圖2中的陰影部分D），不應(yīng)再通過等同原則獲得保護。第二個判決對于增加的技術(shù)特征“大致傾斜45°”“相同的幾何形狀”適用等同原則，過度限制了禁止反悔的范圍，損害了專利審查檔案的公示公信功能。

不僅如此，在第二個案例中，法院以權(quán)利要求修改的目的是區(qū)別于某一現(xiàn)有技術(shù)方案為理由，認定該修改所放棄的技術(shù)方案僅包括該現(xiàn)有技術(shù)方案（圖2中A與C重疊的陰影部分E），這種做法也是不合理的。該案的判決思路將會導(dǎo)致以克服現(xiàn)有技術(shù)為目的的修改或陳述與基于其他理由的修改或陳述在“放棄的技術(shù)方案”的范圍上產(chǎn)生差異——前者僅放棄了其所針對的現(xiàn)有技術(shù)方案，而后者則放棄了通過修改或陳述所減縮的范圍內(nèi)的所有技術(shù)方案。很顯然，這種差異并不具有合理依據(jù)。修改或陳述的目的是與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)別，并不能由此推出權(quán)利人通過修改或陳述所放棄的技術(shù)內(nèi)容僅包括該現(xiàn)有技術(shù)。正如美國聯(lián)邦巡回上訴法院所言，“專利法中并不存在以下原則，即在專利審查過程中所放棄的主題的范圍僅限于為避免作為審查員駁回依據(jù)的現(xiàn)有技術(shù)所絕對必要的范圍”113Norian Corp.v.Stryker Corp.,432 F.3d 1356,1361 (Fed.Cir.2005).。事實上，權(quán)利人在專利審查過程中所放棄的技術(shù)方案的范圍經(jīng)常超出與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)分的絕對必要范圍。一方面，權(quán)利人的修改或陳述通常無法精準排除審查員提及的現(xiàn)有技術(shù)及其顯而易見的技術(shù)；另一方面，權(quán)利人也可能基于其他因素考量而放棄了更大范圍的技術(shù)內(nèi)容?；趯＠麑彶闄n案的公示公信功能，法院應(yīng)當客觀判斷權(quán)利人通過修改或陳述所放棄的技術(shù)內(nèi)容的范圍，而不能基于該修改或陳述的目的是克服某一現(xiàn)有技術(shù)這一事實而簡單認定所放棄的技術(shù)方案僅包括該現(xiàn)有技術(shù)。

結(jié)語

禁止反悔原則以誠實信用原則作為法理基礎(chǔ)。在專利授權(quán)確權(quán)過程中裁判者被視為社會公眾的代表，限縮性修改或陳述被裁判者所接受即意味著社會公眾對該修改或陳述產(chǎn)生信賴利益。在法律定位上，禁止反悔原則是對等同原則的限制，只有在等同侵權(quán)判定中才能適用禁止反悔原則。禁止反悔原則僅適用于限縮性修改或陳述，其適用的首要條件是存在技術(shù)方案放棄的客觀事實。權(quán)利人對于技術(shù)方案的放棄應(yīng)當在外觀上具備一定的明確性，其標準應(yīng)當是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員能夠合理相信其通過修改或陳述放棄了某一技術(shù)方案。禁止反悔原則的適用應(yīng)當僅限于以滿足《專利法》及《專利法實施細則》中規(guī)定的授予專利權(quán)的實質(zhì)性要求為目的的修改或陳述，即只有為克服《專利法實施細則》第65條規(guī)定的無效宣告請求理由而作出的限縮性修改或陳述才能夠適用禁止反悔原則。禁止反悔原則的適用不應(yīng)以限縮性修改或陳述與專利權(quán)授予或維持之間存在因果關(guān)系為前提。禁止反悔原則的適用受到“明確否定”例外的限制，“明確否定”應(yīng)當是裁判者對限縮性修改或陳述本身的明示性不予認可。在適用效果方面，我國司法實踐中禁止反悔原則屬于“彈性禁止規(guī)則”，專利權(quán)人不能將其通過修改或陳述而放棄的技術(shù)方案重新納入專利權(quán)保護范圍，但對于專利審查過程中未被放棄的技術(shù)內(nèi)容，專利權(quán)人仍可主張等同侵權(quán)。限縮性修改或陳述導(dǎo)致權(quán)利要求保護范圍的減縮，該減縮部分內(nèi)的所有技術(shù)內(nèi)容都屬于“放棄的技術(shù)方案”范圍。