[ 作者簡(jiǎn)介 ]

黃睿，女，四川瀘州人，華南理工大學(xué)，碩士在讀，研究方向：知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。

[ 摘要 ]

當(dāng)前我國(guó)商標(biāo)指示性使用原則存在立法空白，國(guó)內(nèi)學(xué)者以及司法界實(shí)務(wù)人士對(duì)于其中一些理論層面的問(wèn)題尚有爭(zhēng)議，實(shí)務(wù)中法院的說(shuō)理方式及認(rèn)定要件都不盡相同。本文從司法案例入手，研究此類(lèi)案件存在的問(wèn)題，再結(jié)合理論爭(zhēng)議，對(duì)商標(biāo)指示性合理使用的性質(zhì)進(jìn)行辨析，在此基礎(chǔ)上對(duì)理論界的一些爭(zhēng)議作出回應(yīng)。商標(biāo)的指示性合理使用應(yīng)當(dāng)是非商標(biāo)意義上的使用，即僅用作說(shuō)明自己生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品或服務(wù)的用途、特征、范圍等，向消費(fèi)者傳遞真實(shí)信息，而不能用作識(shí)別商標(biāo)權(quán)人的產(chǎn)品或服務(wù)的使用;商標(biāo)的指示性合理使用不同于合理使用原則，二者的性質(zhì)、法律地位有差異，不能將其混為一談;應(yīng)當(dāng)把混淆可能性作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。最后，結(jié)合借鑒司法實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)，與理論基礎(chǔ)相結(jié)合，重新梳理認(rèn)定行為是否構(gòu)成商標(biāo)的指示性使用的標(biāo)準(zhǔn)。

[ 關(guān)鍵詞 ]

商標(biāo)指示性使用;非商標(biāo)性使用;正當(dāng)使用;混淆可能性

1 問(wèn)題的提出

關(guān)于商標(biāo)的指示性使用問(wèn)題在理論界尚存爭(zhēng)議，諸如指示性使用是商標(biāo)性使用還是非商標(biāo)性使用？是正當(dāng)使用還是合理使用？當(dāng)認(rèn)定行為不構(gòu)成指示性使用時(shí)是屬于商標(biāo)侵權(quán)還是不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)？存在上述問(wèn)題的緣由之一是我國(guó)的《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《商標(biāo)法》）未曾規(guī)定商標(biāo)的指示性使用制度。雖然在理論和法律層面關(guān)于此問(wèn)題還無(wú)統(tǒng)一定論，可是這并未阻礙法官作出司法判決，司法實(shí)踐中法院是如何處理此類(lèi)問(wèn)題的呢？換言之，理論界爭(zhēng)議的焦點(diǎn)似乎并不是司法實(shí)踐面臨的難題，而且司法實(shí)踐中已經(jīng)形成一套解決方案，既然如此，那么理論界的爭(zhēng)議有何意義？是否能結(jié)合理論界的觀點(diǎn)與司法實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)重新建構(gòu)一套完整的商標(biāo)指示性使用制度？本文旨在研究理論界爭(zhēng)議的焦點(diǎn)并作出回應(yīng)，同時(shí)借鑒司法實(shí)踐已有經(jīng)驗(yàn)梳理商標(biāo)指示性使用認(rèn)定要件。

2 商標(biāo)指示性使用之司法實(shí)踐

上海某國(guó)際貿(mào)易有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，上訴人意大利某公司訴稱(chēng)被上訴人未經(jīng)其授權(quán)擅自在店鋪店招、外墻指示牌等處使用其商標(biāo)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。被告辯稱(chēng)，涉案店鋪銷(xiāo)售的某產(chǎn)品為正牌產(chǎn)品，在店招等處使用的標(biāo)識(shí)屬商標(biāo)合理使用范疇，并不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。一審法院最終判定益朗公司的使用行為必要且善意，也不會(huì)造成混淆，屬于商標(biāo)合理使用的范疇;二審法院和再審法院認(rèn)為被上訴人在店招上單獨(dú)使用、櫥窗內(nèi)突出使用某商標(biāo)的行為，明顯超出了商標(biāo)指示性合理使用規(guī)則要求的客觀描述經(jīng)營(yíng)范圍的限度，致使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)，侵犯了原告的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。

益陽(yáng)市赫山區(qū)某黑茶經(jīng)營(yíng)部、湖南益陽(yáng)某茶業(yè)股份有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，最高人民法院認(rèn)為黑茶經(jīng)營(yíng)部在店鋪門(mén)頭以大號(hào)字體突出顯示“×××黑茶”，并在下方標(biāo)注某公司的企業(yè)名稱(chēng)，此種使用方式具有試圖使消費(fèi)者認(rèn)為黑茶經(jīng)營(yíng)部與某公司存在特許經(jīng)營(yíng)、加盟、專(zhuān)賣(mài)等特定商業(yè)關(guān)系，超出了指示性使用的合理范圍，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，所以侵犯了某公司的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。

通過(guò)對(duì)商標(biāo)指示性使用判例的研究發(fā)現(xiàn)，雖然在整體上法院的判定思路大同小異，但正是這些細(xì)微的差別體現(xiàn)了商標(biāo)指示性使用的理論差異，并且也會(huì)出現(xiàn)同一案件一審與二審的審判結(jié)果相悖的情形。上述案例又與《商標(biāo)法》第五十七條所列舉的商標(biāo)侵權(quán)情形有所不同，法院的裁判思路大致為被訴侵權(quán)人的使用方式為商標(biāo)性使用，超過(guò)了合理限度且造成了相關(guān)公眾混淆，因此不屬于指示性使用，進(jìn)而認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)行為?？墒窃诶碚摻?，學(xué)者競(jìng)相爭(zhēng)論商標(biāo)指示性使用的性質(zhì)與認(rèn)定要件。問(wèn)題源于并沒(méi)有詳細(xì)的法律規(guī)定商標(biāo)指示性使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致司法實(shí)踐中法官只能從商標(biāo)侵權(quán)或者是商標(biāo)合理使用的認(rèn)定要件入手。

3 商標(biāo)指示性使用之理論爭(zhēng)議

《商標(biāo)法》并沒(méi)有對(duì)商標(biāo)指示性使用的含義予以明確規(guī)定，但其實(shí)對(duì)于商標(biāo)指示性使用的內(nèi)涵并無(wú)太多爭(zhēng)論，其是指經(jīng)營(yíng)者在商業(yè)活動(dòng)中善意使用他人的商標(biāo)，以此說(shuō)明自己提供的商品或服務(wù)的用途、范圍和特點(diǎn)，表明與該商標(biāo)的商品或服務(wù)具有關(guān)聯(lián)性。如我們使用的電腦都會(huì)標(biāo)有“Intel”的標(biāo)志，該商標(biāo)是英特爾公司的商標(biāo)，但生產(chǎn)電腦的生產(chǎn)商為了說(shuō)明自己用了英特爾公司的中央處理器配件，遂使用了“Intel”標(biāo)識(shí)。

3.1 商標(biāo)性使用與非商標(biāo)性使用之辯

近來(lái)學(xué)界關(guān)于商標(biāo)性使用與非商標(biāo)性使用的爭(zhēng)論異常熱烈，在商標(biāo)侵權(quán)語(yǔ)境、取得語(yǔ)境、維持語(yǔ)境下，商標(biāo)使用的含義都有所不同。因?yàn)樯虡?biāo)的本質(zhì)是識(shí)別商品或服務(wù)的來(lái)源，商標(biāo)的核心功能是識(shí)別功能，商標(biāo)上承載著商品或服務(wù)于商標(biāo)權(quán)人的聯(lián)系，承載著商標(biāo)所有權(quán)人的商譽(yù)?！渡虡?biāo)法》第四十八條規(guī)定商標(biāo)的使用是將商標(biāo)運(yùn)用于各種場(chǎng)景下、用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。而非商標(biāo)性使用不是發(fā)揮商標(biāo)標(biāo)識(shí)的識(shí)別功能，只是利用商標(biāo)標(biāo)識(shí)作為基本符號(hào)的指示性功能。其法理基礎(chǔ)在于，商標(biāo)是由文字、符號(hào)構(gòu)成，而文字、符號(hào)是人類(lèi)通用的語(yǔ)言，為了保證公平競(jìng)爭(zhēng)以及言論自由，不能完全禁止其他人使用已有的商標(biāo)標(biāo)識(shí)。

但是對(duì)于指示性使用到底屬于商標(biāo)性使用還是非商標(biāo)性使用，學(xué)界眾說(shuō)紛紜。凌洪斌認(rèn)為，商標(biāo)指示性使用應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)性使用。其理由在于當(dāng)使用者使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)時(shí)，雖然指向的是自己的商品或服務(wù)，但是消費(fèi)者的確會(huì)將商標(biāo)與商標(biāo)權(quán)人的商品或服務(wù)聯(lián)系起來(lái)，這客觀上起到了商標(biāo)的識(shí)別作用，所以是商標(biāo)性使用。馮小青認(rèn)為，指示性使用是經(jīng)營(yíng)者使用他人商標(biāo)向消費(fèi)者傳達(dá)其商品或服務(wù)可與商標(biāo)權(quán)人的商品或服務(wù)相兼容或者有關(guān)聯(lián)等信息，是對(duì)商標(biāo)標(biāo)志本身的使用，是語(yǔ)言領(lǐng)域的使用行為，不屬于商標(biāo)性使用。

筆者認(rèn)為，從應(yīng)然的角度來(lái)講，商標(biāo)的指示性使用應(yīng)該是非商標(biāo)性使用。美國(guó)法院在審理“New Kids案”時(shí)確立了商標(biāo)的指示性使用。美國(guó)的兩家報(bào)社在問(wèn)卷調(diào)查中使用了樂(lè)隊(duì)的“New Kids”商標(biāo)，法院認(rèn)為涉案商標(biāo)是不可避免地被提及使用，如果不使用該商標(biāo)則無(wú)法完成評(píng)選活動(dòng)，因此不構(gòu)成侵權(quán)。所以根據(jù)對(duì)商標(biāo)性使用以及非商標(biāo)性使用的界定，在使用方式層面，指示性使用應(yīng)當(dāng)是非商標(biāo)性使用。但是在司法實(shí)踐的判例中涉及商標(biāo)的指示性糾紛時(shí)，大多數(shù)情況下是原告主張被告構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，而被告主張是商標(biāo)指示性使用。法官則從侵權(quán)要件的角度出發(fā)，以商標(biāo)性使用或者非商標(biāo)性使用作為判斷商標(biāo)侵權(quán)的前提。如果商標(biāo)性使用成立，再判斷是否是相同或者類(lèi)似的商品或服務(wù)以及是否造成了混淆。如此一來(lái)，商標(biāo)指示性使用問(wèn)題認(rèn)定要件與商標(biāo)侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)已然別無(wú)兩樣。

3.2 正當(dāng)使用與合理使用之爭(zhēng)

張慧霞教授認(rèn)為指示性使用本身就是合法的行為，屬于正當(dāng)使用，而非作為侵權(quán)豁免事由存在的“合理使用”。熊文聰副教授認(rèn)為商標(biāo)的指示性使用并非基于特定利益考量，而是強(qiáng)調(diào)不構(gòu)成商標(biāo)意義上使用的某些情形，因此不可能侵犯商標(biāo)權(quán)。陳彥蓉認(rèn)為《商標(biāo)法》中的合理使用是對(duì)商標(biāo)權(quán)進(jìn)行限制的一種情形，但是指示性使用是對(duì)商標(biāo)的“正當(dāng)使用”，不能等同于對(duì)商標(biāo)權(quán)的限制，所以指示性使用不屬于合理使用的情形之一，并且指示性使用應(yīng)在商標(biāo)法的規(guī)制之外。一些司法政策文件也將指示性使用認(rèn)定為正當(dāng)使用：商標(biāo)侵權(quán)行為應(yīng)以在商業(yè)標(biāo)識(shí)意義上使用相同或近似商標(biāo)為條件，被訴侵權(quán)人為描述或說(shuō)明其產(chǎn)品或者服務(wù)的特點(diǎn)而善意合理使用相同或近似標(biāo)識(shí)的，可依法認(rèn)定為正當(dāng)使用。

可以從《商標(biāo)法》的規(guī)定推導(dǎo)出商標(biāo)指示性使用屬于正當(dāng)使用。學(xué)界普遍把《商標(biāo)法》第五十九條第一款作為商標(biāo)敘述性使用，59條規(guī)定“注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止行他人正當(dāng)使用”，可見(jiàn)立法將敘述性使用定性為正當(dāng)使用。而敘述性使用與指示性使用的內(nèi)核都在于對(duì)“商標(biāo)標(biāo)識(shí)的使用”，而非“商標(biāo)”的使用，即非商標(biāo)性使用。因此，敘述性使用與指示性使用的性質(zhì)一致，都為正當(dāng)使用。

在司法實(shí)踐中也會(huì)有合理使用與正當(dāng)使用的不同表述。在前文上海某貿(mào)易公司商標(biāo)案中，一審法院認(rèn)為被告屬于合理使用范疇;在其他一些案件中，二審法院認(rèn)為被告的使用行為是一種正當(dāng)性使用。司法實(shí)踐中并未嚴(yán)格區(qū)分合理使用與正當(dāng)使用，經(jīng)常在同一個(gè)案件中把“正當(dāng)使用”與“合理使用”混用，而在商標(biāo)權(quán)糾紛中的案件中，兩者都是指向商標(biāo)指示性使用或敘述性使用以及其他的正當(dāng)使用情形。

在司法實(shí)踐中區(qū)分正當(dāng)使用與合理使用的意義在于認(rèn)定要件不一致。若按照通說(shuō)觀點(diǎn)，合理使用是商標(biāo)侵權(quán)的抗辯事由，并且若把“商標(biāo)性使用”作為商標(biāo)侵權(quán)的前提，那么合理使用也是一種“商標(biāo)性使用”，而且在客觀層面被告的使用方式已經(jīng)屬于侵權(quán)的情形;如前所述，商標(biāo)指示性使用在客觀層面的使用方式并非“商標(biāo)性使用”，也不可界定為侵權(quán)行為，所以不是合理使用，而是一種正當(dāng)使用。就如對(duì)指示性使用的定義，是說(shuō)明商品或服務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍，向消費(fèi)者傳達(dá)真實(shí)信息。所以本文認(rèn)為商標(biāo)敘述性使用與指示性使用都不是真正意義上的合理使用，“合理使用”的概念也是從版權(quán)法中借鑒過(guò)來(lái)的，應(yīng)當(dāng)把敘述性使用與指示性使用都稱(chēng)作“正當(dāng)使用”。

3.3 認(rèn)定要件之爭(zhēng)

前兩點(diǎn)的爭(zhēng)議是商標(biāo)指示性使用的性質(zhì)問(wèn)題，只有正確認(rèn)識(shí)了性質(zhì)，才能更好地界定其構(gòu)成要件。雖然在司法實(shí)踐以及理論研究中對(duì)商標(biāo)指示性使用都會(huì)存在正當(dāng)使用與合理使用的表述，但這只是概念之爭(zhēng)，而實(shí)踐中只有一套認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，具有爭(zhēng)議的是這一套認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)涵蓋的具體要件。在一些地方法院發(fā)布的司法解釋性質(zhì)的文件中，對(duì)正當(dāng)使用的構(gòu)成要件作出了規(guī)定。

理論界的重點(diǎn)爭(zhēng)議在于混淆可能性是否應(yīng)當(dāng)作為判斷標(biāo)準(zhǔn)之一。少數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為混淆可能性不應(yīng)當(dāng)作為標(biāo)準(zhǔn)之一。周園副教授指出，指示性使用僅僅是為了指示來(lái)源而非借用商譽(yù)，本身就不可能混淆，又何來(lái)排除混淆可能性一說(shuō)呢？張慧霞、杜思思認(rèn)為，指示性使用不構(gòu)成商標(biāo)使用的基礎(chǔ)上，討論混淆可能性是否是其構(gòu)成要件，已無(wú)意義。也有觀點(diǎn)認(rèn)為，無(wú)混淆可能性作為指示性合理使用的內(nèi)在要求、必然結(jié)果以及該制度設(shè)立的主要限制，應(yīng)當(dāng)視為指示性合理使用的構(gòu)成要件之一。

在實(shí)務(wù)中存在兩個(gè)問(wèn)題，第一，將正當(dāng)使用的構(gòu)成要件籠統(tǒng)地適用于商標(biāo)指示性使用的判斷中，我國(guó)的《商標(biāo)法》也沒(méi)有對(duì)正當(dāng)使用進(jìn)行分類(lèi)，所以一些法官回避了此問(wèn)題。第二，不同的法官在一些細(xì)節(jié)的把握上不一致，有的以銷(xiāo)售正品作為具體要件之一，有的以是否突出使用來(lái)判斷。有的法官明確指出判斷是否構(gòu)成商標(biāo)指示性使用應(yīng)當(dāng)從使用目的的正當(dāng)性、使用需求的必要性、使用尺度的適當(dāng)性、使用結(jié)果的非混淆性等維度進(jìn)行考量。所以在實(shí)務(wù)界關(guān)于要件的適用也是非?；靵y的。

筆者認(rèn)為學(xué)界摒棄混淆可能性作為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的邏輯缺陷在于混淆了實(shí)然與應(yīng)然的關(guān)系。在應(yīng)然層面，商標(biāo)指示性使用應(yīng)當(dāng)是非商標(biāo)性使用，的確非商標(biāo)性使用本身是不會(huì)造成混淆的。但是當(dāng)在討論認(rèn)定要件或者法官要對(duì)一個(gè)行為作出判斷時(shí)，這是在實(shí)然層面展開(kāi)判定，實(shí)際上并不能知曉一個(gè)行為是不是指示性使用。如果將非商標(biāo)性使用作為判斷一個(gè)行為是否構(gòu)成指示性使用的前提，的確在已經(jīng)構(gòu)成非商標(biāo)性使用的前提下不必再討論是否會(huì)造成混淆的可能。如果前提條件已經(jīng)不具備，這已經(jīng)是對(duì)一個(gè)行為成立指示性使用的根本否定，所以再論證混淆可能性也無(wú)濟(jì)于事。因此，不宜將混淆可能性作為一個(gè)使用結(jié)果的判定要件，但這并不妨礙在認(rèn)定是否構(gòu)成商標(biāo)性使用時(shí)，將使用人在主觀上是否具有混淆意圖作為考量因素。

4 結(jié)論

在厘清商標(biāo)指示性使用的基本問(wèn)題后，對(duì)其的認(rèn)識(shí)更加清晰，司法實(shí)踐對(duì)此原則的運(yùn)用雖然呈現(xiàn)雜亂無(wú)章的局面，但是通過(guò)理論層面的梳理，可以借鑒司法實(shí)踐中已經(jīng)采用的某些因素，完善商標(biāo)指示性使用認(rèn)定要件。商標(biāo)指示性使用在理想狀態(tài)下是正當(dāng)使用，其性質(zhì)為非商標(biāo)使用，遂可以將非商標(biāo)性使用與正當(dāng)使用作為第一層面的標(biāo)準(zhǔn)，以此實(shí)現(xiàn)對(duì)判斷要件的原則性指導(dǎo);第二層面是對(duì)兩個(gè)條件進(jìn)行細(xì)化，更精準(zhǔn)地把握商標(biāo)指示性使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。使用方式應(yīng)當(dāng)是非商標(biāo)性使用，在使用限度上應(yīng)當(dāng)是正當(dāng)使用，正當(dāng)使用包含合理與必要兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，兩個(gè)層面都應(yīng)該從多方面考量。

在非商標(biāo)性使用的認(rèn)定上，應(yīng)當(dāng)將是否有混淆商品或服務(wù)來(lái)源的目的作為主觀考量因素之一，衡量使用人是不是善意的，商標(biāo)指示性使用的他人商標(biāo)是指向使用人自己的商品或服務(wù)，雖然也會(huì)發(fā)揮識(shí)別商標(biāo)權(quán)人商品來(lái)源的功能，但不能識(shí)別使用人商品來(lái)源。在客觀上可以根據(jù)是否為合法渠道獲取的商品來(lái)輔助判斷使用人善意與否。

在正當(dāng)使用要件中，首先應(yīng)符合必要性，若不使用他人商標(biāo)則無(wú)法說(shuō)明自己商品或服務(wù)的特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍等信息，例如美國(guó)判例法中的“不可避免地提及”;合理性是指在客觀上與自己的商標(biāo)或經(jīng)營(yíng)的其他產(chǎn)品的商標(biāo)相比，不能突出使用。

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