石現(xiàn)林

《專利法》第二十六條第四款規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍?！逼渲小皺?quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”也就是我們通常意義上說的權(quán)利要求應(yīng)該得到說明書的支持。

《專利審查指南（2010）》（以下簡稱“《指南》”）第二部分第二章第3.2.1 節(jié)關(guān)于“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”進一步解釋為“權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公開的范圍”，其明確指出權(quán)利要求能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出且未超出說明書公開的范圍即可認為權(quán)利要求書是以說明書為依據(jù)的。但是實踐中我們發(fā)現(xiàn)：“概括”的允許會導(dǎo)致權(quán)利要求的技術(shù)方案與說明書記載的方案不一致，而概括是否恰當(dāng)經(jīng)常難以界定。以上問題為“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”的法條適用帶來很大難度。為嘗試解決該問題，筆者從立法宗旨出發(fā)，結(jié)合實質(zhì)審查和無效訴訟案例對該法條的適用進行初步探討。

一、“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”的立法宗旨

在西方國家建立專利制度的初期，其專利申請文件和專利文件中都不包括權(quán)利要求書，而只包括一個對發(fā)明的詳細說明部分，也就是現(xiàn)在人們所說的專利說明書①尹新天. 中國專利法詳解[M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011：366-368.。就大部分專利說明書而言，其為了對發(fā)明作出清楚、完整的說明，往往記載大量的技術(shù)原理、技術(shù)細節(jié)，這致使根據(jù)說明書的記載往往難以界定專利文件的保護范圍。這導(dǎo)致，一方面，法務(wù)人員需自行對保護范圍進行歸納，但歸納的保護范圍往往不能準(zhǔn)確代表申請人或?qū)＠麢?quán)人的利益；另一方面，專利權(quán)人和社會公眾難以預(yù)期專利的保護范圍，無法對侵權(quán)行為作出準(zhǔn)確預(yù)判。

最先意識到需要有一份法律文書聲明保護范圍的是歐洲的專利申請人，后來美國率先在其專利法中規(guī)定專利申請文件和專利文件中應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利要求書，隨后各國專利法逐漸采納這一做法。我國《專利法》第二十六條第一款規(guī)定，“申請發(fā)明或者實用新型專利的，應(yīng)當(dāng)提交請求書、說明書及其摘要和權(quán)利要求書等文件”；第五十九條第一款規(guī)定，“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)”。

那么權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)如何限定保護范圍呢？我們知道，專利法立法的一大宗旨就是平衡專利權(quán)人和社會公眾的利益，這就要求權(quán)利要求限定的保護范圍必須與申請人或?qū)＠麢?quán)人的智慧貢獻相對應(yīng)：保護范圍過小，無法完全涵蓋申請人或?qū)＠麢?quán)人的智慧貢獻，則損害申請人或?qū)＠麢?quán)人的利益；保護范圍過大，涵蓋了申請人或?qū)＠麢?quán)人的智慧貢獻以外的內(nèi)容，則損害社會公眾的利益。而“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”正是基于“利益平衡”的考量，規(guī)定權(quán)利要求的保護范圍應(yīng)當(dāng)和說明書所公開的申請人或?qū)＠麢?quán)人的智慧貢獻相一致②丁小汀，蘭霞. “權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”立法本意的探討[J]. 中外企業(yè)家，2020（14）：254-256.。

二、“概括”——“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”適用的關(guān)鍵

（一）什么是“概括”？

前文提到，“概括”為“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”的適用帶來了困難，那么什么是概括呢？

《指南》第二部分第二章第3.2.1 規(guī)定，“如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請人將權(quán)利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式”。《指南》并未詳細說明“等同替代方式或明顯變型方式”的具體含義，但筆者認為其應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員已知的、與說明書給出的實施方式基于相同的原理而實施的方式。常見的概括方式有上位概括、并列概括和功能性限定等。

（二）為什么要允許“概括”？

說明書記載的具體實施方式往往不能涵蓋申請人或?qū)＠麢?quán)人全部的智慧貢獻，這是因為可列舉的實施方式總是有限的，申請人只能通過實施方式將技術(shù)方案實施的方法以舉例的方式告知社會公眾。而實施方式的“等同替代方式或明顯變型方式”無需再進一步作出創(chuàng)造性貢獻即可為所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員所知，因此，應(yīng)當(dāng)屬于申請人或?qū)＠麢?quán)人的智慧貢獻的內(nèi)容。所以，應(yīng)當(dāng)允許申請人或?qū)＠麢?quán)人對說明書給出的實施方式加以概括，以使權(quán)利要求的保護范圍和申請人或?qū)＠麢?quán)人的智慧貢獻相一致。

顯然，任意地概括也是不允許的。根據(jù)《指南》的規(guī)定，當(dāng)概括存在以下情形時，權(quán)利要求沒有以說明書為依據(jù)：（1）如果權(quán)利要求的概括包含申請人推測的內(nèi)容，而其效果又難于預(yù)先確定和評價，應(yīng)當(dāng)認為這種概括超出了說明書公開的范圍；（2）如果權(quán)利要求的概括使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術(shù)問題，并達到相同的技術(shù)效果，則應(yīng)當(dāng)認為該權(quán)利要求沒有得到說明書的支持；（3）如果權(quán)利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式的功能性限定；（4）所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術(shù)問題，并達到相同的技術(shù)效果，則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)問題的方式的功能性限定；（5）如果說明書中僅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能適用，但對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，并不清楚這些替代方式是什么或者怎樣應(yīng)用這些替代方式，則權(quán)利要求中的功能性限定也是不允許的。上述五種情形的不當(dāng)概括，實質(zhì)上都是把不屬于申請人或?qū)＠麢?quán)人智慧貢獻的內(nèi)容概括進了權(quán)利要求中，劃定了侵犯社會公眾合法權(quán)益的保護范圍。

總之，我們允許概括又不允許任意地概括，是基于平衡專利權(quán)人和社會公眾的利益的考量。

（三）如何判斷“概括”是否適當(dāng)？

實質(zhì)上，由于權(quán)利要求書由申請人或?qū)＠麢?quán)人自主撰寫和提出，已經(jīng)能夠代表申請人或?qū)＠麢?quán)人的利益訴求。所以，實質(zhì)審查、無效和訴訟階段，我們所關(guān)心的“概括”是否適當(dāng)實質(zhì)上是概括是否過大的問題，即權(quán)利要求是否涵蓋了申請人或?qū)＠麢?quán)人的智慧貢獻之外的技術(shù)方案而侵害了社會公眾利益。

前文提到《指南》規(guī)定了五種概括不當(dāng)?shù)那闆r，其可以總結(jié)為：權(quán)利要求涵蓋了不能實施或無法解決技術(shù)問題的技術(shù)方案。這些技術(shù)方案也正是申請人或?qū)＠麢?quán)人的智慧貢獻之外的技術(shù)方案。判斷權(quán)利要求是否涵蓋了這些技術(shù)方案，正是判斷“概括”是否適當(dāng)、權(quán)利要求書是否以說明書為依據(jù)的基準(zhǔn)。

三、兩個“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”適用的案例

前文分析了“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”的立法宗旨和概括是否適當(dāng)?shù)呐袛嗷鶞?zhǔn)，接下來結(jié)合上述立法宗旨以及判斷基準(zhǔn)，嘗試分析具體案例中的相關(guān)法條適用問題。

（一）案例一

本案涉及一種用于調(diào)節(jié)和控制燈，特別是熒光燈的燈絲加熱的方法和設(shè)備?，F(xiàn)有熒光燈燈絲需要加熱時，需要根據(jù)燈的數(shù)量而特制加熱電路。本發(fā)明為了解決上述問題，僅檢測一個布置在調(diào)節(jié)回路中的第一燈絲的工作參數(shù)，根據(jù)所檢測的工作參數(shù)確定調(diào)節(jié)量，根據(jù)調(diào)節(jié)量調(diào)節(jié)第一燈絲并控制布置在調(diào)節(jié)回路外面的其他燈絲。由此，加熱電路的調(diào)節(jié)僅與第一燈絲相關(guān)，無需根據(jù)燈的數(shù)量而改變調(diào)節(jié)過程。

本案在實審階段做駁回處理，駁回決定針對的獨立權(quán)利要求如下：

1.用于調(diào)節(jié)和控制燈的燈絲加熱的方法，該方法具有以下步驟：

a）檢測第一個燈（L1）的至少一個布置在調(diào)節(jié)回路中的第一燈絲（W1）的工作參數(shù)；

b）根據(jù)所檢測的工作參數(shù)確定調(diào)節(jié)量（SG）；

c）根據(jù)所述調(diào)節(jié)量（SG）調(diào)節(jié)所述第一燈絲(W1)，

其中該方法的特征在于以下步驟：

d）根據(jù)所述調(diào)節(jié)量（SG）控制至少第二個燈（L2-Ln）的布置在所述調(diào)節(jié)回路外面的至少一個其他燈絲（W3-Wn）。

駁回的理由包括：說明書中僅僅給出了“作為所調(diào)節(jié)的燈絲的工作參數(shù)，檢測所調(diào)節(jié)的燈絲的加熱功率，將所確定的調(diào)節(jié)量通過第一調(diào)節(jié)元件傳輸?shù)降谝粺艚z上并通過第二調(diào)節(jié)元件傳輸?shù)降诙艚z上”，即說明書中僅僅給出了根據(jù)檢測的加熱功率確定得到調(diào)節(jié)量，并根據(jù)該調(diào)節(jié)量來調(diào)節(jié)第一燈絲的情況。而權(quán)利要求概括為“檢測……第一燈絲（W1）的工作參數(shù)”，得不到說明書的支持。

復(fù)審階段，復(fù)審支持了實審的上述駁回理由。其理由是：“工作參數(shù)”例如為“電子粉儲量”等參數(shù)時不能夠解決本案的技術(shù)問題。

對于本案，有觀點認為“工作參數(shù)”在燈絲加熱的方法中，可以基于方案的合理性推定其必然是與燈絲的加熱相關(guān)的參數(shù)，因此適用“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”過于嚴(yán)苛，是不必要的。

筆者不同意上述觀點。因為，在實審階段，有必要為權(quán)利要求劃定一個合理的保護范圍以避免社會公眾的利益受到侵害。就本案而言，申請人在申請文件中并未記載“工作參數(shù)”中除了與加熱特性相關(guān)的參數(shù)之外的其他工作參數(shù)，例如“電子粉儲量”如何作為工作參數(shù)參與到燈絲加熱的方法中。本領(lǐng)域技術(shù)人員也無法預(yù)期其他工作參數(shù)根據(jù)本案的方法可以解決技術(shù)問題。因此，首先可以明確的是其他工作參數(shù)相關(guān)的技術(shù)方案不屬于申請人的智慧貢獻；其次，假如在后社會公眾通過創(chuàng)造性的勞動，提出一種基于其他工作參數(shù)也可以實現(xiàn)燈絲加熱的控制，解決在先申請（本案）的技術(shù)問題，并提出在后申請。那么如果在先申請授權(quán)，則在后申請授權(quán)后可能落入在先申請的保護范圍。顯然，本案劃定的范圍實質(zhì)上侵害了社會公眾的利益，適用“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”為其劃定更加合理的保護范圍是必要的。

另外復(fù)審還認為，雖然說明書僅僅給出以加熱功率為例作為燈絲的“工作參數(shù)”的情形，但是對所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，燈絲的加熱特性工作參數(shù)除了加熱功率之外還包括加熱電流、加熱電壓等，上述“加熱功率”僅僅是燈絲的加熱特性工作參數(shù)中的一種，采用燈絲的具有加熱特性的工作參數(shù)均能夠確定燈絲加熱的調(diào)節(jié)量，進而解決涉案申請要解決的低功耗執(zhí)行燈絲的附加加熱的技術(shù)問題。因此，在申請文件撰寫階段將“加熱功率”上位概括成加熱特性工作參數(shù)是適當(dāng)?shù)?。由此不難發(fā)現(xiàn)，概括得適當(dāng)與否需要所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來判斷，而非權(quán)利要求涵蓋了比實施例更大的范圍就一定得到或得不到說明書的支持。

（二）案例二

本案涉及一種混壓板的壓合方法。印刷電路板在制造時，普通FR4 材料價格低、質(zhì)量一般，高頻材料價格高、性能好，一般將二者混壓在一起制造多層板，但是這樣的多層板不同材料之間的漲縮率不同，容易翹曲。為了解決上述技術(shù)問題，本案將漲縮率大的多張第一芯板先進行一次壓合，壓合后的第一芯板再和漲縮率小的第二芯板二次壓合。一次壓合后的第一芯板較原來剛度增加且率先經(jīng)歷一次漲縮，漲縮率降低。

本案在實審階段做授權(quán)處理，授權(quán)獨立權(quán)利要求如下：

1.一種混壓板的壓合方法，其特征在于，包括：

S10：準(zhǔn)備n 張第一芯板，1 張第二芯板，所述第一芯板的漲縮率大于所述第二芯板的漲縮率，……；

S20：將n 張所述第一芯板進行第一次壓合，得到x 張子板，……；

S30：將x 張所述子板和所述第二芯板進行第二次壓合，并且所述第二芯板位于最上層；

所述S20 中將n 張所述第一芯版進行第一次壓合包括：

比較整體厚度為h1 的n 張所述第一芯板和整體厚度為h2 的1 張所述第二芯板整體厚度的大小，并根據(jù)h1 和h2 的大小，對n 張所述第一芯板進行整體壓合或者分多組分別進行壓合；

當(dāng)h1 小于等于兩倍的h2 時：對n 張所述第一芯板進行整體壓合。

對于本案，有觀點認為：權(quán)利要求1 中記載的“第一芯板”和“第二芯板”概括了較大的保護范圍。其記載了“當(dāng)h1 小于等于兩倍的h2 時：對n 張所述第一芯板進行整體壓合”。而根據(jù)說明書的記載：“需要注意的是本實施例中第一芯板采用FR4 板材，第二芯板采用高頻板材……本實施例通過大量實驗得知，當(dāng)同時壓合的第一芯板的厚度接近或者等于第二芯板的厚度的兩倍時，在進行步驟S30 的過程中，混壓得到的成品板材翹曲程度最低，因而經(jīng)第一芯板的整體厚度和第二芯板厚度的兩倍進行比較”，可見，該實施例中明確記載了當(dāng)?shù)谝恍景宀捎肍R4 板材、第二芯板采用高頻板材時，當(dāng)同時壓合的第一芯板的數(shù)目接近或者等于第二芯板的厚度的兩倍時，混壓得到的成品板材翹曲程度最低。本實施例及說明書其他實施例中并沒有記載當(dāng)?shù)谝恍景?、第二芯板為其他板材時，要想混壓得到的成品板材翹曲程度最低，需要同時壓合的第一芯板的厚度與第二芯板的厚度之間應(yīng)當(dāng)滿足什么關(guān)系。本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)見，當(dāng)?shù)谝恍景?、第二芯板為其他板材時，通過該權(quán)利要求的方案是否能夠解決將混壓得到的成品板材翹曲程度降到最低的問題。因此該權(quán)利要求得不到說明書的支持。

筆者不同意上述觀點。前述提到權(quán)利要求是否涵蓋了不能實施或無法解決技術(shù)問題的技術(shù)方案，是判斷概括適當(dāng)與否的基準(zhǔn)。筆者認為：首先，這里涉及的“技術(shù)問題”應(yīng)當(dāng)是申請人或?qū)＠麢?quán)人在背景技術(shù)部分聲明的技術(shù)問題，是申請人或?qū)＠麢?quán)人要解決的基本技術(shù)問題，而非進一步的技術(shù)問題。就本案而言，“技術(shù)問題”是多層板不同材料之間的漲縮率不同，容易翹曲。為解決技術(shù)問題作出貢獻的技術(shù)特征是漲縮率大的多張第一芯板先進行一次壓合，壓合后的第一芯板再和漲縮率小的第二芯板二次壓合。這樣，一次壓合后的第一芯板較原來剛度增加且率先經(jīng)歷一次漲縮，漲縮率降低。即，僅需將漲縮率大的芯板先進行一次壓合，而后再和漲縮率小的芯板二次壓合即可解決芯板間漲縮率不同導(dǎo)致的翹曲問題。至于如何將混壓得到的成品板材翹曲程度降到最低屬于“進一步的技術(shù)問題”。其次，判斷權(quán)利要求是否涵蓋不能解決技術(shù)問題的技術(shù)方案時，應(yīng)當(dāng)站位所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來分析是否存在依據(jù)說明書記載的基本原理無法解決技術(shù)問題的技術(shù)方案。就本案而言，權(quán)利要求1 已經(jīng)記載了“所述第一芯板的漲縮率大于所述第二芯板的漲縮率”，站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，即便未限定第一芯板和第二芯板的具體類型，“當(dāng)h1 小于等于兩倍的h2 時：對n 張所述第一芯板進行整體壓合”依據(jù)說明書記載的基本原理（“一次壓合后的第一芯板較原來剛度增加且率先經(jīng)歷一次漲縮，漲縮率降低”）必然可以一定程度上解決復(fù)合板材的翹曲問題。因此，筆者認為本案權(quán)利要求1 是可以得到說明書支持的。

四、結(jié)論

本文基于“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”的立法宗旨，分析了如何判斷概括的合理性，并基于兩個案例初步探討了該法條的適用問題，得出以下結(jié)論供參考：

1.“利益平衡”是“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”的立法宗旨，也是法條適用時的基本原則。基于“利益平衡”，權(quán)利要求的保護范圍應(yīng)當(dāng)和申請人或?qū)＠麢?quán)人的智慧貢獻相一致。

2.權(quán)利要求中是否涵蓋了不能實施或不能解決技術(shù)問題的技術(shù)方案，是判斷權(quán)利要求是否以說明書為依據(jù)的重要基準(zhǔn)。尤其需要注意的是，此處的“技術(shù)問題”應(yīng)當(dāng)是申請人或?qū)＠麢?quán)人聲稱的基礎(chǔ)技術(shù)問題。

3.判斷“概括”是否恰當(dāng)，應(yīng)當(dāng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，基于實施方式所記載的技術(shù)方案，尤其是其方案實施和解決技術(shù)問題所涉及的基本原理，判斷概括得到的其他技術(shù)方案是否可以依據(jù)上述基本原理實施且能夠解決技術(shù)問題。

專家點評

《專利法》第二十六條第四款“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”在法條適用時存在一些有爭議的情形，主要集中在權(quán)利要求對說明書的概括是否適當(dāng)。本文從該法條的立法宗旨出發(fā)，從平衡專利權(quán)人和社會公眾利益的角度，對“概括得出”展開了深入研究，探討了一些爭議問題，并借助案例闡明觀點，體現(xiàn)了作者對該法條的深入思考。文中觀點有助于加深對“概括得出”的理解，對權(quán)利要求書的撰寫、授權(quán)階段和確權(quán)階段的法條適用都具有一定的借鑒意義。

審核人：李廣輝

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心機械發(fā)明審查部副主任、副處長