王紅艷

《專利法》第三十一條第一款規(guī)定：“一件發(fā)明或者實用新型專利申請應當限于一項發(fā)明或者實用新型。屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型，可以作為一件申請?zhí)岢??！?/p>

當專利申請不符合上述規(guī)定時，會收到與單一性相關(guān)的意見通知書。

與單一性相關(guān)的審查意見通知書可以分為以下幾種類型：（1）未經(jīng)檢索的分案通知書；（2）經(jīng)部分檢索的與單一性相關(guān)的審查意見通知書；（3）經(jīng)全面檢索的與單一性相關(guān)的審查意見通知書。在第（2）種和第（3）種與單一性相關(guān)的審查意見通知書中，通常包含有關(guān)于新穎性和/或創(chuàng)造性的審查意見。

對于第（1）種（分案通知書）和第（3）種（經(jīng)全面檢索的）與單一性相關(guān)的審查意見通知書，申請人可以通過修改權(quán)利要求、選擇權(quán)利要求甚至僅通過爭辯的方式來克服單一性缺陷。

對于第（2）種（經(jīng)部分檢索的）與單一性相關(guān)的審查意見通知書，申請人同樣可以通過修改權(quán)利要求書來克服單一性缺陷。然而，如在本文開頭所引用的，有些審查員會在審查意見通知書中明確表示不允許通過“刪除經(jīng)審查員檢索和評述的權(quán)利要求，而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求”這樣的修改方式來選擇保留未經(jīng)檢索的權(quán)利要求，并且會明確告知如果這樣修改的話，會以不屬于《專利法實施細則》（以下簡稱“《細則》”）第五十一條第三款“申請人在收到國務院專利行政部門發(fā)出的審查意見通知書后對專利申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改”的規(guī)定而駁回，因為這樣的修改方式在實質(zhì)審查部門內(nèi)部通常被認為不屬于《細則》第五十一條第三款規(guī)定的按照通知書要求進行的修改而不能被接受①中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局. 審查操作規(guī)程（實質(zhì)審查分冊）[M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011：111.。

如前所述，第（2）種與單一性相關(guān)的審查意見通知書中通常包含有關(guān)于新穎性和/或創(chuàng)造性的審查意見。即，在這樣的審查意見通知書中通常會同時指出存在單一性缺陷以及新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷，要克服審查意見通知書中所指出的缺陷，必須要同時克服單一性以及新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷。這就有可能出現(xiàn)，申請人為了克服新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷而進行的修改成為上述不可接受的修改方式，從而導致出現(xiàn)不能同時克服單一性缺陷以及新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷的困局。

申請人該如何破解上述困局呢？筆者以一個具體案例來說明這一情況及其可能的解決方案，并對上述修改方式的限制提出自己的一些思考。

一、案例分析

本案涉及組件移動器，包括兩組權(quán)利要求。為便于說明，僅將相應的獨立權(quán)利要求A 和B 引用如下：

A.一種組件移動器，包括：殼體，在所述殼體中形成有腔室；設置在所述腔室中的至少一個光學元件，所述光學元件被配置為接收至少一個入射信號并且轉(zhuǎn)換所述入射信號的至少一部分的波長；和至少一個形狀記憶合金元件，被設置成使得施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起光學元件移動。

B.一種組件移動器，包括：限定第一腔室的外殼體；設置在所述第一腔室中的內(nèi)殼體，所述內(nèi)殼體限定第二腔室；設置在所述第二腔室中的至少一個非線性晶體，所述非線性晶體被配置為接收入射光并轉(zhuǎn)換所述入射光的至少一部分的波長；至少一個活塞，所述至少一個活塞設置在所述外殼體與所述內(nèi)殼體之間以限制所述內(nèi)殼體相對于所述外殼體的移動，其中，所述活塞被配置成致動以允許所述內(nèi)殼體相對于所述外殼體移動；以及與所述內(nèi)殼體機械接觸的至少一個形狀記憶合金元件，其中，施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起所述內(nèi)殼體的移動。

審查意見通知書中認為，獨立權(quán)利要求A 和B之間相同或相應的技術(shù)特征為“所述光學元件被配置為接收至少一個入射信號并且轉(zhuǎn)換所述入射信號的至少一部分的波長”與“所述非線性晶體被配置為接收入射光并轉(zhuǎn)換所述入射光的至少一部分的波長”，以及“至少一個形狀記憶合金元件，被設置成使得施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起光學元件移動”與“至少一個形狀記憶合金元件，其中，施加到形狀記憶合金的熱能或電能引起所述內(nèi)殼體移動”。然而，這些相同或相應的技術(shù)特征已經(jīng)被對比文件1 所公開，其并不是對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻的特定技術(shù)特征，因此獨立權(quán)利要求A 和B 之間缺乏單一性。同時，審查意見中還指出，獨立權(quán)利要求A 及其相應的從屬權(quán)利要求相對于對比文件1 不具備新穎性，但并未對獨立權(quán)利要求B 及其相應的從屬權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性進行評述。

根據(jù)對比文件1 以及本案說明書的記載，申請人認可獨立權(quán)利要求A 及其從屬權(quán)利要求請求保護的技術(shù)方案全部被對比文件1 公開，并且從說明書記載的內(nèi)容中無法獲取能夠使獨立權(quán)利要求A 的方案具備新穎性和創(chuàng)造性的額外的創(chuàng)新點。

經(jīng)分析，獨立權(quán)利要求A 和獨立權(quán)利要求B 所對應的技術(shù)方案，它們的區(qū)別點在于：獨立權(quán)利要求A 的技術(shù)方案中的殼體具有一個腔室，光學元件設置在該腔室中，通過形狀記憶合金元件引起光學元件移動；獨立權(quán)利要求B 的技術(shù)方案中包括限定第一腔室的外殼體和限定第二腔室的內(nèi)殼體，內(nèi)殼體設置在外殼體中，非線性晶體設置在內(nèi)殼體的第二腔室中，且在內(nèi)殼體和外殼體之間設置有活塞，在內(nèi)殼體附近設置有形狀記憶合金元件，通過活塞和形狀記憶合金元件的組合作用控制非線性晶體移動。即，獨立權(quán)利要求B 的技術(shù)方案中組件移動器的具體結(jié)構(gòu)以及控制組件的移動方式與獨立權(quán)利要求A 的技術(shù)方案是不同的，且獨立權(quán)利要求B 的技術(shù)方案和獨立權(quán)利要求A的技術(shù)方案并不能兼容。經(jīng)比較分析發(fā)現(xiàn)，對比文件1 中并未公開獨立權(quán)利要求B 的技術(shù)方案與獨立權(quán)利要求A 的技術(shù)方案之間的上述不同的技術(shù)特征。

因此，要克服獨立權(quán)利要求A 的新穎性和創(chuàng)造性缺陷，就必須基于獨立權(quán)利要求B 所對應的技術(shù)方案對獨立權(quán)利要求A 進行修改。然而，獨立權(quán)利要求B 所對應的技術(shù)方案是未經(jīng)檢索的，這樣的修改后續(xù)可能會被審查員認為是不符合《細則》第五十一條第三款規(guī)定的。這就出現(xiàn)了本文提及的新穎性和/或創(chuàng)造性缺陷和單一性缺陷無法同時克服的問題。

二、解決方案

針對上述問題，筆者嘗試從以下方面給出解決方案。

1.形式上對獨立權(quán)利要求A 及其相應的從屬權(quán)利要求進行修改，刪除未經(jīng)評述的獨立權(quán)利要求B 及其相應的從屬權(quán)利要求，并對修改后的獨立權(quán)利要求A 及其相應從屬權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性的理由進行具體論述。

這里的“形式上”是指在修改說明中指出根據(jù)說明書的具體記載，對獨立權(quán)利要求A 及其相應的從屬權(quán)利要求進行修改，即，將獨立權(quán)利要求A 及其相應的從屬權(quán)利要求修改為和獨立權(quán)利要求B 及其相應的從屬權(quán)利要求相同。另外，當獨立權(quán)利要求A的從屬權(quán)利要求的個數(shù)少于獨立權(quán)利要求B 的從屬權(quán)利要求的個數(shù)時，保持修改后的獨立權(quán)利要求A 的從屬權(quán)利要求的個數(shù)不變或減少。

這樣，至少在形式上避免了“刪除經(jīng)審查員檢索和評述的權(quán)利要求，而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求”這樣的修改方式。

在上述修改的基礎(chǔ)上，還需要結(jié)合對比文件1 對修改后的獨立權(quán)利要求A 及其相應的從屬權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性的理由進行具體論述。

然而，細究該修改方式，其實質(zhì)上也是刪除了經(jīng)審查員檢索和評述的權(quán)利要求，而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求，因此，這種修改方式并非所有的審查員都會接受，不同的審查員對這種修改方式有不同的考量和審查尺度，可以在提交修改之前與審查員進行充分溝通。

2.放棄本案，并針對獨立權(quán)利要求B 及其相應的從屬權(quán)利要求提出分案申請。

在上述修改方式1 不被審查員接受的情況下，可以考慮修改方式2。

由于獨立權(quán)利要求A 及其相應的從屬權(quán)利要求已經(jīng)被對比文件1 所公開，從說明書中已經(jīng)無法獲取能夠使獨立權(quán)利要求A 的技術(shù)方案具備新穎性和創(chuàng)造性的額外的創(chuàng)新點，如果繼續(xù)本案，將會無謂地增加申請人的費用負擔，浪費審查程序。因此，此時申請人可以考慮放棄本案，并針對獨立權(quán)利要求B 及其相應的從屬權(quán)利要求提出分案申請。

這種修改方式簡單、直接，然而從時效角度考慮，分案申請會延長申請、審查的周期，從費用角度考慮，分案申請作為一個新的申請，不可避免地會增加申請、實審的官方費用。

三、對上述修改方式的限制和排除的一點思考和建議

對專利申請設置單一性的要求，其目的一方面是為了防止申請人只支付一件專利的費用而獲得幾項不同發(fā)明或者實用新型專利的保護，另一方面是為了便于專利申請的分類、檢索和審查②中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南（2010） [M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：189.。

對于單一性的審查，《專利審查指南》中多次提及在不增加太多工作量的情況下可以對缺乏單一性的所有權(quán)利要求進行全面審查，言外之意，對于缺乏單一性的權(quán)利要求，如果對所有的權(quán)利要求進行全面審查相對于只審查其中的一組權(quán)利要求會增加太多工作量的話，可以不進行全面審查③中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南（2010） [M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：215-216，224-225.。

也就是說，對于單一性的審查，除了考慮上面兩個方面的目的之外，在一定程度上也考慮了在實質(zhì)審查過程中審查員所付出的工作量。如果在克服單一性缺陷時通過“刪除經(jīng)審查員檢索和評述的權(quán)利要求，而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求”，顯然會使審查員針對已經(jīng)檢索和評述的權(quán)利要求所付出的工作付諸東流，而且審查員還需要對之前未經(jīng)檢索的權(quán)利要求進行進一步檢索和評述，這將明顯增加審查員的審查工作量。對上述修改方式的限制和排除則顯然是考慮了這一情況來加以設置的。

這就涉及到審查程序的經(jīng)濟性/節(jié)約原則和申請人權(quán)益之間的平衡問題，上述修改方式的限制和排除，盡管保證了審查程序的經(jīng)濟性，符合審查程序的節(jié)約原則，但卻在一定程度上損害了申請人的權(quán)益。例如，在上述案例中，如果審查員并不接收第1 種修改方案，申請人便失去了選擇要保留的權(quán)利要求的機會，只能考慮放棄本案而另外提交分案申請，這不僅增加了申請人的經(jīng)濟負擔，還延長了整個申請的審查時間。

筆者認為，在我國的專利實踐中，可以考慮采取更好的措施來保證審查程序的經(jīng)濟性/節(jié)約原則與申請人權(quán)益之間的平衡。例如，在上述案例中，對于未經(jīng)檢索和評述的獨立權(quán)利要求B 及其從屬權(quán)利要求，如果申請人刪除獨立權(quán)利要求A 及其從屬權(quán)利要求而保留獨立權(quán)利要求B 及其從屬權(quán)利要求，審查部門可以要求申請人針對獨立權(quán)利要求B 及其從屬權(quán)利要求繳納一定的附加審查費用，類似于《專利合作條約》（PCT）申請國際階段對于單一性的處理方式。對于申請人而言，即便審查部門要求申請人另外再繳納2500 元的實質(zhì)審查費用，這一費用也遠低于申請人對該案前期提交、審查以及后續(xù)重新提交分案所花費的代理費和官費，并且在繳納另外的實質(zhì)審查費用后還可以繼續(xù)對獨立權(quán)利要求B 及其從屬權(quán)利要求進行審查，這將很大程度上節(jié)省該案的整體審查時間。

換句話說，通過另外繳納實質(zhì)審查費用的方式允許申請人在克服單一性缺陷時對權(quán)利要求進行選擇性保留，不僅可以保證審查部門對附加審查工作經(jīng)濟上的回報，也可以保證申請人對權(quán)利要求進行選擇的權(quán)利，既降低了申請人的經(jīng)濟負擔，也避免了整體審查時間的過度延長，這對于實質(zhì)審查部門/審查員和申請人來說是雙贏的。