摘 要 優(yōu)先權(quán)原則和分案申請(qǐng)制度分屬專利法中不同條款的規(guī)定，存在諸多相似之處和不同之處，本文介紹了兩者的緣由，對(duì)兩者的多個(gè)不同方面進(jìn)行了深入的對(duì)比，分析了兩者的適用性，提供了具體的專利申請(qǐng)參考方案對(duì)二者的結(jié)合使用如何為申請(qǐng)人爭取最大的利益作出了詳盡的說明。

關(guān)鍵詞 專利 優(yōu)先權(quán) 分案 申請(qǐng)日 授權(quán)

作者簡介：高鴻姝，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心，專利審查員。

中圖分類號(hào)：D923.4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.08.246

一、引言

優(yōu)先權(quán)原則和分案申請(qǐng)制度分屬專利法中不同條款的規(guī)定，在專利申請(qǐng)制度中顯得相對(duì)獨(dú)特也頗具重要性，且在專利申請(qǐng)中使用頻繁。優(yōu)先權(quán)原則是指申請(qǐng)人可向?qū)＠忠笃湓谙忍岢龅膶＠暾?qǐng)為基礎(chǔ)享有優(yōu)先權(quán)，分案申請(qǐng)制度是指一件專利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明的，申請(qǐng)人可提出分案申請(qǐng)。兩者從不同的角度保護(hù)了申請(qǐng)人的利益，雖然兩者之間存在某些相似點(diǎn)，但實(shí)質(zhì)上卻具有極大的不同之處。

二、優(yōu)先權(quán)原則和分案申請(qǐng)制度的緣由

（一）優(yōu)先權(quán)原則

優(yōu)先權(quán)原則是《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》規(guī)定的原則，具體指申請(qǐng)人在一個(gè)締約國第一次提出專利申請(qǐng)后，在一定的期限內(nèi)又以相同的發(fā)明創(chuàng)造向其他締約國提出申請(qǐng)的，該申請(qǐng)人有權(quán)要求該締約國以其第一次提出專利申請(qǐng)的締約國的申請(qǐng)日作為在其它締約國的申請(qǐng)日，第一次的申請(qǐng)日被稱為優(yōu)先權(quán)日。

我國《專利法》第29條規(guī)定了優(yōu)先權(quán)的內(nèi)容，具體包括外國優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)。外國優(yōu)先權(quán)是指申請(qǐng)人在外國第一次提出專利申請(qǐng)后，又在中國就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約等，可以享有優(yōu)先權(quán);本國優(yōu)先權(quán)是指申請(qǐng)人自在中國第一次提出專利申請(qǐng)后，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

由于專利具有地域性、時(shí)間性等特點(diǎn)，優(yōu)先權(quán)原則能給予締約國的申請(qǐng)人充足的時(shí)間準(zhǔn)備申請(qǐng)文件向外國進(jìn)行專利申請(qǐng)?；趯＠南壬暾?qǐng)?jiān)瓌t，即某項(xiàng)專利權(quán)的授予是針對(duì)最先申請(qǐng)的人可知，申請(qǐng)日對(duì)于申請(qǐng)人而言至關(guān)重要，相對(duì)于其他申請(qǐng)人盡早提出具有某種發(fā)明構(gòu)思的專利申請(qǐng)，在滿足授權(quán)條件時(shí)就有可能獲得相應(yīng)的專利權(quán)。而優(yōu)先權(quán)原則能夠?yàn)樯暾?qǐng)人盡早搶占申請(qǐng)日提供支持，便于申請(qǐng)人提出第一次申請(qǐng)后還能對(duì)申請(qǐng)中不完美的地方能夠進(jìn)行完善和修改。

（二）分案申請(qǐng)制度

根據(jù)《專利法》第31條的規(guī)定，一件專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一個(gè)發(fā)明構(gòu)思。對(duì)于一件專利申請(qǐng)包括兩個(gè)以上發(fā)明構(gòu)思的情況，依據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第42條的規(guī)定，申請(qǐng)人可向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請(qǐng)?？梢姡职干暾?qǐng)制度為申請(qǐng)人提供了保護(hù)不同發(fā)明構(gòu)思的機(jī)會(huì)。

《專利法》第31條的規(guī)定涉及專利申請(qǐng)中的單一性原則，單一性原則設(shè)立的原因在于為了系統(tǒng)地進(jìn)行專利的分類，提高檢索和審查的效率。單一性的審查針對(duì)的是權(quán)利要求書，因此，當(dāng)權(quán)利要求書中記載了兩個(gè)以上的發(fā)明構(gòu)思時(shí)，審查員通常會(huì)指出單一性缺陷，申請(qǐng)人可據(jù)此提出分案申請(qǐng);在審查員未指出單一性缺陷的情況下，申請(qǐng)人如若希望通過不同的專利申請(qǐng)保護(hù)不同的發(fā)明構(gòu)思（包括記載在權(quán)利要求書和說明書中的不同發(fā)明構(gòu)思），也可以主動(dòng)提出分案申請(qǐng)。

三、優(yōu)先權(quán)原則和分案申請(qǐng)制度的對(duì)比

（一）相似之處

1.對(duì)于優(yōu)先權(quán)而言，能夠給予申請(qǐng)人在第一次申請(qǐng)，即在先申請(qǐng)?zhí)岢鲋笠欢ǖ臅r(shí)間進(jìn)行修改;對(duì)于分案申請(qǐng)而言，能夠給予申請(qǐng)人在原申請(qǐng)，即母案提出之后一定的時(shí)間進(jìn)行修改。

2.對(duì)于優(yōu)先權(quán)而言，修改內(nèi)容應(yīng)當(dāng)基于在先申請(qǐng)文件記載的內(nèi)容;對(duì)于分案申請(qǐng)而言，修改內(nèi)容應(yīng)當(dāng)基于原申請(qǐng)文件記載的內(nèi)容。

3.對(duì)于優(yōu)先權(quán)而言，在后申請(qǐng)享有在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日;對(duì)于分案申請(qǐng)而言，其享有原申請(qǐng)文件的申請(qǐng)日。

（二）不同之處

1.提出類別。

優(yōu)先權(quán)：對(duì)于外國優(yōu)先權(quán)，在先申請(qǐng)的類別可為發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)，對(duì)于本國優(yōu)先權(quán)，在先申請(qǐng)的類別應(yīng)當(dāng)是發(fā)明或?qū)嵱眯滦停粦?yīng)當(dāng)是外觀設(shè)計(jì)，也不應(yīng)當(dāng)是分案申請(qǐng)。并且，在先申請(qǐng)為發(fā)明的，在后申請(qǐng)可為發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，在先申?qǐng)為實(shí)用新型的，在后申請(qǐng)也可為發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀?/p>

分案：分案申請(qǐng)的類別應(yīng)當(dāng)與原申請(qǐng)的類別一致。此處的類別包括：發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)。

2.提出時(shí)機(jī)。

優(yōu)先權(quán)：由申請(qǐng)人主動(dòng)提出。對(duì)于外國優(yōu)先權(quán)，發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷脑诤笊暾?qǐng)的提出時(shí)間應(yīng)當(dāng)是其在外國第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，外觀設(shè)計(jì)的在后申請(qǐng)的提出時(shí)間應(yīng)當(dāng)是其在外國第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi);對(duì)于本國優(yōu)先權(quán)，發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷奶岢鰰r(shí)間應(yīng)當(dāng)是在其第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)。

分案：可由申請(qǐng)人主動(dòng)提出或依據(jù)審查員意見提出。分案申請(qǐng)的提出時(shí)機(jī)與母案的結(jié)果狀態(tài)密切相關(guān)，一般情況下，母案可能存在四種結(jié)果狀態(tài)：授權(quán)、駁回、撤回、視為撤回。對(duì)于撤回和視為撤回而言，在母案撤回或視為撤回且權(quán)利未恢復(fù)后，不得提出分案申請(qǐng)，在此之前可以提出分案申請(qǐng);對(duì)于授權(quán)而言，在授權(quán)辦登后，即授權(quán)通知書發(fā)出兩個(gè)月后不得提出分案申請(qǐng)，在此之前可以提出分案申請(qǐng);對(duì)于駁回而言，在駁回通知書發(fā)出且后續(xù)救濟(jì)程序時(shí)間用盡之后，不得提出分案申請(qǐng)，在此之前可以提出分案申請(qǐng)。其中，由于駁回的救濟(jì)程序包括復(fù)審和行政訴訟，因此，具體而言，當(dāng)申請(qǐng)人未提出復(fù)審請(qǐng)求的情況下，則在駁回通知書發(fā)出三個(gè)月后，后續(xù)救濟(jì)程序時(shí)間用盡;當(dāng)申請(qǐng)人提出復(fù)審請(qǐng)求但未提出行政訴訟的情況下，在復(fù)審決定發(fā)出三個(gè)月后，后續(xù)救濟(jì)程序時(shí)間用盡;當(dāng)申請(qǐng)人提復(fù)審請(qǐng)求且對(duì)復(fù)審決定不服而提起行政訴訟的情況下，在行政訴訟期間，也可以提出分案申請(qǐng)。

3.在先申請(qǐng)或原申請(qǐng)的存續(xù)情況。

優(yōu)先權(quán)：在后申請(qǐng)?zhí)岢龊?，在先申?qǐng)撤回，該情況針對(duì)的是本國優(yōu)先權(quán)。

分案：分案申請(qǐng)的提出不會(huì)影響母案的狀態(tài)，即兩者通常情況下分別正常審查。

4.在后申請(qǐng)能否作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，分案能否再次分案。

優(yōu)先權(quán)：由于作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)為申請(qǐng)人的第一次申請(qǐng)，因此，享有優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)不能作為其他申請(qǐng)的在先申請(qǐng)被要求優(yōu)先權(quán)。

分案：分案可在特定條件下再次分案，該特定條件包括：一是首次分案的母案處于可分案的狀態(tài);二是首次分案申請(qǐng)收到審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見或者分案通知書。

5.申請(qǐng)人、發(fā)明人的有關(guān)規(guī)定。

優(yōu)先權(quán)：對(duì)于外國優(yōu)先權(quán)，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)人與在先申請(qǐng)文件副本中記載的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)一致，或是在先申請(qǐng)文件副本中記載的申請(qǐng)人之一;對(duì)于本國優(yōu)先權(quán)，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人與在先申請(qǐng)中記載的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)一致。發(fā)明人未作規(guī)定。

分案：申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)與原申請(qǐng)的申請(qǐng)人相同，發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是原申請(qǐng)的發(fā)明人或其中的部分成員。

四、優(yōu)先權(quán)原則和分案申請(qǐng)制度的適用性

優(yōu)先權(quán)原則主要用于申請(qǐng)的開始階段，其目的是為了讓申請(qǐng)人有充分的時(shí)間準(zhǔn)備申請(qǐng)文件，分案申請(qǐng)的使用一般是在申請(qǐng)的結(jié)束階段，其目的是為了繼續(xù)審查。在常見的專利申請(qǐng)中，二者通常分別單獨(dú)使用，即有的申請(qǐng)享有了優(yōu)先權(quán)，有的申請(qǐng)進(jìn)行了分案。

雖然二者的適用階段不同，但可結(jié)合使用，并且，二者的結(jié)合使用能夠?yàn)樯暾?qǐng)人爭取更大的利益。由于作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)要求為首次申請(qǐng)，而分案并未要求母案為首次申請(qǐng)，因此，享有優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)可以作為母案提出分案，但不能要求分案申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。根據(jù)上述特點(diǎn)，可將優(yōu)先權(quán)原則和分案申請(qǐng)制度結(jié)合用于專利申請(qǐng)。

二者的結(jié)合使用可參考以下方案：申請(qǐng)人在具有最初發(fā)明構(gòu)思時(shí)，為了爭取較早的申請(qǐng)日，在較為倉促的情況下提出最初的專利申請(qǐng)（如提出一項(xiàng)發(fā)明專利申請(qǐng)或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?qǐng)），此時(shí)專利申請(qǐng)文件中還存在需要完善的地方，如權(quán)利要求書不夠完美;根據(jù)優(yōu)先權(quán)原則，申請(qǐng)人可要求該最初的專利申請(qǐng)（即在先申請(qǐng)）的優(yōu)先權(quán)，且能夠在該在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日（即優(yōu)先權(quán)日）起十二個(gè)月內(nèi)對(duì)該在先申請(qǐng)進(jìn)行修改和完善并提交在后申請(qǐng)。該在后申請(qǐng)進(jìn)入審查后續(xù)階段時(shí)，可對(duì)其分案，此時(shí)，該在后申請(qǐng)成為母案，分案申請(qǐng)日與母案申請(qǐng)日相同，由于該母案又作為在后申請(qǐng)享有在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日，因此該分案的申請(qǐng)日為上述優(yōu)先權(quán)日。如該在后申請(qǐng)獲得授權(quán)，可通過對(duì)該在后申請(qǐng)分案來爭取獲得多項(xiàng)專利，如該在后申請(qǐng)被駁回，可通過對(duì)該在后申請(qǐng)分案來實(shí)現(xiàn)繼續(xù)審查以爭取獲得授權(quán)。

由此可見，優(yōu)先權(quán)原則和分案申請(qǐng)制度的結(jié)合使用相比于二者的單獨(dú)使用而言，不僅增加了盡可能獲得多項(xiàng)授權(quán)的可能性，還使得授權(quán)的專利能夠占有較早的申請(qǐng)日。

五、結(jié)語

雖然優(yōu)先權(quán)原則和分案申請(qǐng)制度由專利法不同的條款規(guī)定，針對(duì)不同的情況、基于不同的立法精神建立，存在諸多不同之處，但二者也有諸多相似特點(diǎn)，存在內(nèi)在聯(lián)系，將二者結(jié)合使用能從盡早確定申請(qǐng)日和盡可能多地獲得授權(quán)兩方面來為申請(qǐng)人爭取更大的利益，能夠極大限度地保障和擴(kuò)張申請(qǐng)人的權(quán)益。

參考文獻(xiàn)：

[1]專利審查指南[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

[2]周長玲.知識(shí)產(chǎn)權(quán)法[M].北京：中國政法大學(xué)出版社，2017.