摘 要 本文對單一性審查中常見的審查誤區(qū)，尤其是“相應(yīng)的特定技術(shù)特征”的應(yīng)用進(jìn)行闡述，同時分析了不當(dāng)使用單一性給審查工作和申請人帶來的損失，希望對審查員在實質(zhì)審查中對單一性的應(yīng)用提供參考。

關(guān)鍵詞 單一性 發(fā)明構(gòu)思 特定技術(shù)特征

作者簡介：孫麗萍，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心。

中圖分類號：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.07.245

一、引言

《專利法》第三十一條第一款對發(fā)明或者實用新型專利申請的單一性作了規(guī)定，《專利審查指南》進(jìn)一步給出基本原則并據(jù)此提出總的發(fā)明構(gòu)思、相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征等概念。

而在專利審查實踐中如果不能準(zhǔn)確理解并使用單一性，不但造成無效通知書的發(fā)出，延長審查周期，還會對申請人的合法利益造成損害，難以體現(xiàn)“客觀、公正、準(zhǔn)確、及時”的審查要求?；诖?，筆者對單一性在實質(zhì)審查中的常見誤區(qū)、推薦的審查方式以及不當(dāng)審查造成的損害等幾個方面提出個人粗淺的認(rèn)識。

二、單一性審查中常見誤區(qū)

1.將已經(jīng)評述過新穎性和創(chuàng)造性的權(quán)利要求與其他組的權(quán)利要求比較單一性。

推薦做法：已經(jīng)評價過新穎性或創(chuàng)造性的權(quán)利要求屬于現(xiàn)有技術(shù)，不存在對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的特定技術(shù)特征，因此無需考慮它與其他權(quán)利要求之間的單一性問題。

2.對于包含多個并列技術(shù)方案的情形，未考慮同一權(quán)利要求中多個并列技術(shù)方案之間的單一性問題。

推薦做法：同一權(quán)利要求中出現(xiàn)不屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的多個技術(shù)方案，也應(yīng)該考慮其單一性問題。

3.獨(dú)立權(quán)利要求與其相應(yīng)從屬權(quán)利要求的單一性問題。

推薦做法：如果獨(dú)立權(quán)利要求不具備新穎性或創(chuàng)造性，而相應(yīng)的從屬權(quán)利要求具備新穎性或創(chuàng)造性，那么應(yīng)當(dāng)考慮其從屬權(quán)利要求之間的單一性問題，以及該從屬權(quán)利要求與其他獨(dú)立權(quán)利要求的單一性問題。

4.將幾組（三組及以上）權(quán)利要求一起比較單一性而不是兩兩單獨(dú)比較。

推薦做法：單一性通常是用于兩組權(quán)利要求之間的評價。例如：三組獨(dú)立權(quán)利要求，其中權(quán)利要求1 包括特征A 和B ，權(quán)利要求2 包括特征A 和C，權(quán)利要求3 包括特征B 和C 組成，假如特征A、B、C 均為特定技術(shù)特征，那么這三組權(quán)利要求任意兩組之間均具備相同的特定技術(shù)特征，因此兩兩之間具備單一性。

5.直接尋找“相同技術(shù)特征”，然后判斷這些技術(shù)特征是否屬于本領(lǐng)域的慣用技術(shù)手段，以此判斷是否具備單一性，這也是本文重點(diǎn)講述的一種情形。下面舉例說明。

案例一：

權(quán)利要求1：一種變倍光學(xué)系統(tǒng)，按從物體的順序，包括：具有正屈光力的第一透鏡組;具有負(fù)屈光力的第二透鏡組;具有正屈光力的第三透鏡組;具有負(fù)屈光力的第四透鏡組;以及具有正屈光力的第五透鏡組，在變焦時，所述第一透鏡組沿光軸移動，所述第二透鏡組至所述第五透鏡組的至少一部分移動，使得包括正交于光軸的分量，以及滿足下述條件式：

4.41

其中 f1表示所述第一透鏡組的焦距，f2表示所述第二透鏡組的焦距，以及f3表示所述第三透鏡組的焦距。

權(quán)利要求29：一種變倍光學(xué)系統(tǒng)，按從物體的順序，包括：具有正屈光力的第一透鏡組;具有負(fù)屈光力的第二透鏡組;具有正屈光力的第三透鏡組;具有負(fù)屈光力的第四透鏡組;以及具有正屈光力的第五透鏡組，在變焦時，所述第一透鏡組沿光軸移動，所述第二透鏡組至所述第五透鏡組的至少一部分移動，使得包括正交于光軸的分量，以及滿足下述條件式：

4.41

此外還包括其他四組獨(dú)立權(quán)利要求，權(quán)利要求的內(nèi)容類似權(quán)利要求22。

該案具有52個權(quán)利要求，審查員將其劃分成5個發(fā)明，并在通知書中指出：“發(fā)明1與發(fā)明2之間相同的技術(shù)特征為：一種變倍光學(xué)系統(tǒng)，按從物體的順序，包括：具有正屈光力的第一透鏡組;具有負(fù)屈光力的第二透鏡組;具有正屈光力的第三透鏡組;具有負(fù)屈光力的第四透鏡組;以及具有正屈光力的第五透鏡組。而上述光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)置屬于本領(lǐng)域的常規(guī)設(shè)計，則該相同的技術(shù)特征不構(gòu)成體現(xiàn)發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的特定技術(shù)特征，因而明顯不具有單一性?；谙嗤睦碛?，發(fā)明1與發(fā)明3，發(fā)明1與發(fā)明4，發(fā)明1與發(fā)明5之間也明顯不具有單一性?！?/p>

審查員找出兩組權(quán)利要求共同的技術(shù)特征，進(jìn)一步判斷其屬于本領(lǐng)域的常規(guī)設(shè)計，從而得出不具備單一性的結(jié)論。這個邏輯關(guān)系，表面看起來是順暢的，但是回歸單一性的定義“是否屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思”，筆者認(rèn)為，本案5組權(quán)利要求均屬于一個發(fā)明構(gòu)思：通過5個特定透鏡組焦距的研究找到實現(xiàn)提高光學(xué)系統(tǒng)的光學(xué)性，減少耀斑和幻像，同時抑制變焦時的像差波動。

反過來，為什么“找出兩組權(quán)利要求共同的技術(shù)特征，進(jìn)一步判斷其屬于本領(lǐng)域的常規(guī)設(shè)計，從而得出不具備單一性的結(jié)論”與單一性的定義存在矛盾？筆者仔細(xì)研究指南，發(fā)現(xiàn)該案審查員出現(xiàn)兩個不合理的判斷：首先，單一性的判斷應(yīng)當(dāng)從每一項要求保護(hù)的發(fā)明的整體上考慮后加以確定，而該案審查員僅僅機(jī)械的對照技術(shù)特征。其次，《專利審查指南》給出的基本原則中寫的是“相同或者相應(yīng)的特定技術(shù)特征”，該案審查員直接找“相同的特定技術(shù)特征”，顯然遺漏了符合單一性的另一種存在形態(tài)“相應(yīng)的特定技術(shù)特征”。

筆者對造成這種做法的原因進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，《專利審查指南》在單一性審查關(guān)于“相應(yīng)的技術(shù)特征”的舉例大體歸為兩類：第一種屬于“不同類”的權(quán)利要求，比如：產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求。這種對應(yīng)關(guān)系較為明顯。第二種屬于明顯具有對應(yīng)關(guān)系的“同類”權(quán)利要求，比如發(fā)射器中的視頻信號的時軸擴(kuò)展器與接收器中的視頻信號的時軸壓縮器，插頭的特征A與插座的與A相應(yīng)的特征。第二種情形是基于對申請文件的理解和對本領(lǐng)域基礎(chǔ)知識的掌握的基礎(chǔ)上，才能做出正確的判斷。而在實質(zhì)審查過程中，審查員常常會由于權(quán)利要求數(shù)量太多，審查負(fù)擔(dān)過重，在沒有理解方案的基礎(chǔ)上直接對比技術(shù)特征，這就非常容易遺漏“相應(yīng)的特定技術(shù)特征”這種情形。

案例二：

權(quán)利要求1：一種電路，包括正交調(diào)制器、反饋通道、時間差計算單元和相應(yīng)的補(bǔ)償單元。

權(quán)利要求2：一種電路，包括正交調(diào)制器、反饋通道、振幅差計算單元和相應(yīng)的補(bǔ)償單元。

權(quán)利要求3：一種電路，包括正交調(diào)制器、反饋通道、角偏轉(zhuǎn)計算單元和相應(yīng)的補(bǔ)償單元。

假設(shè)“時間差計算單元”“振幅差計算單元”“角偏轉(zhuǎn)計算單元”是對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征。

從發(fā)明創(chuàng)造的總的發(fā)明構(gòu)思上整體去考慮，雖然上述三個權(quán)利要求的特定技術(shù)特征“時間差計算單元”“振幅差計算單元”“角偏轉(zhuǎn)計算單元”屬于不同的技術(shù)特征，但從發(fā)明者的角度理解，其屬于同一功能性特征的不同實施方式，其性質(zhì)類似可以相互替代，其是同一發(fā)明構(gòu)思下得出的不同實現(xiàn)方式，可以認(rèn)為其屬于相應(yīng)的特定技術(shù)特征，故個人認(rèn)為上述三個權(quán)利要求具有單一性。

三、不當(dāng)使用單一性造成的損害

單一性的不當(dāng)使用會延長審查周期，損害申請人利益。下面通過三個不同的情形舉例不當(dāng)使用單一性條款所造成的不良后果。

情形一：以案例一為例，審查員不當(dāng)指出 “單一性”缺陷，若申請人就此直接刪除不符合《專利法》第31條規(guī)定的權(quán)利要求，然后提出分案申請，這就會導(dǎo)致申請人本該在一個專利申請人獲得授權(quán)的申請文件需要申請多份專利，增加申請程序以及專利費(fèi)用，同時延后了部分權(quán)利要求的授權(quán)時間。

情形二：如果案例一的申請人深諳單一性的條款，其會在意見陳述中解釋說明各組權(quán)利要求之間具有單一性的理由，最終說服審查員，審查員在中通中回歸三性的審查，這無疑延長了審查周期，造成第一次審查意見的無效性，同時也會降低國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局的品牌形象。

情形三：對于實用新型已經(jīng)授權(quán)，而同日申請的發(fā)明，實質(zhì)審查員通過檢索發(fā)現(xiàn)兩組權(quán)利要求之間存在單一性缺陷，隨后申請人就第二組權(quán)利要求提出分案申請。在原案符合授權(quán)條件時，申請人通過放棄實用新型取得了第一組權(quán)利要求的專利權(quán)。而關(guān)于第二組權(quán)利要求的分案申請，會有審查員認(rèn)為：由于之前的實用新型被放棄已經(jīng)進(jìn)入公有領(lǐng)域而不能被授權(quán)，導(dǎo)致原本可以獲得兩組權(quán)利要求的專利權(quán)，最終卻只能獲得一組權(quán)利要求的專利權(quán)，即最終導(dǎo)致申請人的失權(quán)風(fēng)險。而筆者認(rèn)為此種情形，發(fā)明專利的兩個方案是同等地位，均可以通過放棄實用新型而獲得發(fā)明的專利權(quán)。

四、結(jié)語

正確使用單一性法條，可以有效提高行政效率，利于專利申請的分類、檢索和審查。筆者建議審查員在進(jìn)行實質(zhì)審查時，如果遇到權(quán)利要求書項數(shù)特別多的情形，從兩個方面入手分析單一性：首先查找兩項權(quán)利要求之間是否存在相同的技術(shù)特征，如果沒有相同的技術(shù)特征，還要在理解方案的基礎(chǔ)上，將整個發(fā)明作為一個整體，從發(fā)明人創(chuàng)造的出發(fā)點(diǎn)理解方案之間的關(guān)聯(lián)性，正確判斷兩項權(quán)利要求之間是否存在“相應(yīng)的特定技術(shù)特征”。切記“如果兩項權(quán)利要求之間沒有包含相同或相應(yīng)的技術(shù)特征，或所包含的相同或相應(yīng)的技術(shù)特征均屬于本領(lǐng)域慣用的技術(shù)手段，則他們不可能包含相同或相應(yīng)的體現(xiàn)發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的特定技術(shù)特征，因而明顯不具有單一性”。同時筆者建議《專利審查指南》在單一性篇章中舉例時，可以列舉更多不明顯的“相應(yīng)的特定技術(shù)特征”的例子，以引起讀者的理解?？傊?，在對單一性進(jìn)行判斷時，應(yīng)該回歸其定義進(jìn)行審查才是萬全之策。

參考文獻(xiàn)：

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