●陳明明

將他人未在國內注冊的商標作為企業(yè)字號使用是否構成商標侵權及不正當競爭

●陳明明

【要點】

對企業(yè)名稱的保護具有一定的地域性，企業(yè)名稱只有在國外或國內具有一定的知名度，為相關公眾所知悉，并具有造成混淆的可能性，擅自使用該企業(yè)名稱才構成不正當競爭。將他人未在國內注冊的商標作為企業(yè)字號使用是否構成商標侵權，必須同時具備四個要件即作為企業(yè)字號的文字與注冊商標相同或者近似；在相同或者類似商品上使用；突出使用；使用的結果容易造成相關公眾誤認。

【案情】

原告某株式會社系“邁凱樂”和“MYCAL”的商標權利人和商號權利人。1994年，原告與被告某集團公司合資設立中外合資經營企業(yè)大連國際商貿大廈有限公司，原告授權合資公司在合資期間使用包括“MYCAL”“邁凱樂”在內的商號、商標。2004年，原告由于在日本進入破產更生程序而退出了中國市場，撤回了其在合資公司的股權并約定合資公司自2006年3月4日之后，不得使用“邁凱樂” “MYCAL”作為商號、字號、標識，不得使用原告其他商號。2006年3月10日，被告某集團公司在青島設立了某百貨總店有限公司。

原告訴稱：原告是日本著名的綜合性商業(yè)企業(yè)，業(yè)務領域廣泛涉及商場、超市、專賣店、藥店、面包店、娛樂等?！哎蕙％搿薄斑~凱樂”和“MYCAL”是原告的專有商標和商號。

商號方面，自1996年起，原告將“マィカル”“邁凱樂”和“MYCAL”作為公司商號廣泛應用于在日本的109家商場及在中國設立的大連國際商貿大廈有限公司，上述商號在日本國及中國大連地區(qū)具有很高的知名度和美譽度。

商標方面，原告先后于1989年至2000年在日本注冊了“MYCAL”和“マィカル”商標，注冊類別為第1—42類。在進入中國市場后，原告于1997年在中國注冊了“MYCAL”商標，注冊類別為l—16類、18—34類、40—42類。另外注冊了“邁凱樂”商標，注冊類別為1—4類、6—8類、l0—12類、14—16類、18—28類、31—33類、40—42類。根據(jù)日本和中國商標法的規(guī)定，上述注冊商標專用權依法受到保護。

1994年9月29日，原告與被告某集團公司簽訂了《大連國際商貿大廈有限公司合同》(以下簡稱《合資合同》)，約定由雙方在大連合資設立中外合資經營企業(yè)大連國際商貿大廈有限公司(以下簡稱合資公司)。原告授權合資公司在合資期間使用包括“MYCAL”“邁凱樂”在內的商號、商標。

2004年7月13日，原告(合同甲方)與香港新瑪有限公司(合同乙方)、合資公司(合同丙方)、被告某集團公司(合同丁方)、大連大商集團有限公司(合同戊方)簽署《轉讓合同》，約定原告將其持有的合資公司70%的股權全部轉讓給香港新瑪有限公司和大連大商集團有限公司。與此同時，為了合資公司能夠順利過渡和持續(xù)經營，原告出于善意同意合資公司于 2004年7月13日簽訂《轉讓合同》起600天內，即在2006年3月4日前，可按當時的使用方法和形態(tài)繼續(xù)使用合資公司當時使用中的“邁凱樂”中文商號及正在使用中的合資公司墻體上的商號及標識，但不得使用原告的其他商號。《轉讓合同》同時約定，如合資公司逾期繼續(xù)使用上述商號及標識，原告有權要求合資公司禁止使用，且合資公司應按每天轉讓金的1%的金額向原告支付違約金。根據(jù)上述合同約定，合資公司以及被告某集團公司自2006年3月4日之日起不得繼續(xù)使用原告享有商標專用權和商號專用權的“邁凱樂”“MYCAL”及其他商號。

但是，原告發(fā)現(xiàn)被告某集團公司于2006年3月10日設立了一人有限責任公司“青島麥凱樂商貿有限公司”(即被告某百貨總店有限公司)，并已在青島市市南區(qū)香港中路69號設立了“麥凱樂青島總店”(英文商號為“MYKAL”)，該店已于2006年9月30日開始正式營業(yè)。原告認為，被告某集團公司在與原告簽訂合同并約定2006年3月4日之日起不得繼續(xù)使用原告享有商標專用權和商號專用權的“邁凱樂”、“MYCAL”及其他商號之后，故意且擅自用與原告的“邁凱樂”“MYCAL”商標、商號只有一字之差且發(fā)音完全相同、并極易造成混淆的“麥凱樂”“MYKAL”作為其獨資子公司被告青島麥凱樂的企業(yè)名稱進行宣傳，兩被告的行為具有明顯的主觀惡意，嚴重侵犯了原告的商號權、商標專用權，并構成不正當競爭行為。

被告某百貨總店有限公司答辯稱：被告某百貨總店有限公司沒有侵犯原告的商標權，也沒有構成不正當競爭。理由如下：

1.原告并不是本案涉及的商標的合法注冊人或依法認定的商標所有權人，也不是本案涉及的商標的獨占使用許可合同或排他使用許可合同的被許可人，因此原告無權提起本案訴訟。

2.被告某百貨總店有限公司從沒有將“麥凱樂”作為商標使用，因此，不可能構成因使用商標對原告主張的商標權造成侵權。

3.被告某百貨總店有限公司提供的服務范圍在《商標注冊用商品和服務國際分類》中屬于第35類，與原告主張的商標不屬于同一種商品或類似商品，而原告主張的商標又不是馳名商標，因此不可能發(fā)生侵權。

4.原告在青島沒有市場經營活動，所以被告某百貨總店有限公司和原告之間沒有競爭關系，不構成不正當競爭。

5.原告主張的權利在青島沒有任何知名度，被告某百貨總店有限公司正常使用“麥凱樂”作為商號，不會導致相關公眾對商標注冊人與企業(yè)名稱所有人產生誤認或者誤解，也不會誤導公眾將被告某百貨總店有限公司提供的服務誤認為是原告提供的服務，因此不構成商標侵權和不正當競爭。

6.被告某百貨總店有限公司依靠自己的科學經營和宣傳推廣，不斷提高“麥凱樂”商號的知名度和美譽度，與原告沒有任何關系，根本不存在搭乘原告品牌的情形。

綜上所述，被告某百貨總店有限公司正常使用“麥凱樂”作為商號，并不會造成相關公眾誤認為提供商場服務的主體是原告，沒有構成商標侵權和不正當競爭，原告的訴訟請求應當予以駁回。

被告某集團公司答辯稱：

1.被告某集團公司從未使用過該商號，不存在商標侵權和不正當競爭問題。2.具體到轉讓合同，第8條對于商號的約定，對被告某集團公司無約束力。3.被告某集團公司和被告某百貨總店有限公司是相互獨立的兩個企業(yè)法人，被告某集團公司既不是商號的所有人也沒有使用過該商號。4.原告某株式會社在2004年因為破產而退出了中國市場，在中國市場不存在任何的經營主體，更談不上不正當競爭問題。

【裁判】

一審審理查明，原告某株式會社系于1996年7月1日由株式會社日吉宜更名而來。株式會社日吉宜于1997年、2000年和2003年在中國注冊了“邁凱樂”和“MYCAL”商標。其中“MYCAL”商標注冊類別為1—12類、14—16類、18—34類、40—42類；“邁凱樂”商標注冊類別為1—4類、6—8類、l0—12類、14—16類、18—28類、31—33類、40—42類。原告于2006年9月向國家商標局申請注冊人名稱變更，由“株式會社日吉宜”變更為本案原告，國家商標局受理了該申請，在本案審理過程中，國家商標局未針對變更申請做出是否核準的決定。

1994年9月29日，株式會社日吉宜與大連商場股份有限公司(后名稱變更為被告大商股份)簽訂了《大連國際商貿大廈有限公司合同》(以下簡稱《合資合同》)，共同合資設立中外合資經營企業(yè)大連國際商貿大廈有限公司(以下簡稱合資公司)。雙方同時簽訂了《經營管理指導及商號、商標使用合同》及其附件，株式會社日吉宜授權合資公司在合資期間使用包括“MYCAL”“邁凱樂”在內的商號、商標。2004年7月13日，更生公司某株式會社(合同甲方)與香港新瑪有限公司(合同乙方)、合資公司(合同丙方)、被告某集團公司(合同丁方)、大連大商集團有限公司(合同戊方)簽署《轉讓合同》一份，約定原告將其持有的合資公司70%的股權全部轉讓給香港新瑪有限公司和大連大商集團有限公司。根據(jù)該合同的約定，合資公司自2006年3月4日之后，不得使用“邁凱樂”“MYCAL”作為商號、字號、標識，不得使用原告其他商號。

2006年3月10日，被告某集團公司在青島設立了一人有限責任公司(法人獨資)——青島麥凱樂商貿有限公司，該公司于2006年10月16日經核準，名稱變更為麥凱樂(青島)百貨總店有限公司。經營范圍：批發(fā)、零售：日用百貨，服裝鞋帽、家用電器；零售：化妝品，珠寶首飾；在本店內零售卷煙、雪茄煙(有效期至2008年12月31日)(以上范圍需經許可經營的，須憑許可證經營)。被告某百貨總店有限公司在商業(yè)活動中使用了“麥凱樂”“MYKAL”字樣進行宣傳與經營。具體行為如下：

1.將“麥凱樂”注冊為法定字號，在實際使用過程中，被告某百貨總店有限公司將其字號“麥凱樂”的英文譯文對應為“MYKAL”，并與“麥凱樂”同時使用；

2.在商場的招牌、廣告牌、指示牌、廣告、條幅等上面使用“MYKAL青島總店”“MYKAL麥凱樂”“麥凱樂青島總店”“麥凱樂華臣影院”等文字標識；

3.在衛(wèi)生紙包裝上使用“麥凱樂專供”“MYKAL”的文字標識；

4.在其發(fā)票、信用卡刷卡憑證中使用“MYKAL”文字標識。

法院經審理后認為：

1.就本案的原告是否享有商標權及是否能作為適格訴訟主體向兩被告主張權利的問題。

從原告提供的《轉讓合同》等一系列證據(jù)來看，能夠證明原告是由株式會社日吉宜經過更名而來的，兩被告對此也沒有異議。因此，在兩被告不能舉證證明本案涉及的商標權利人可能是除了原告以外的其他人的情況下，本院對原告享有涉案商標權利從而是本案的適格訴訟主體予以確認。

2.本案中，由于原告未提交確實充分的證據(jù)來證明其字號的知名度，因此相關公眾也不容易將被告青島麥凱樂已通過自己經營而取得的經營成果與原告聯(lián)系起來，不會造成混淆。

3.根據(jù)本案已查明的事實，原告目前在中國市場上沒有任何經營，而被告某百貨總店有限公司只是在青島地區(qū)提供服務，雙方之間沒有共同市場，所以不構成競爭對手，兩者沒有形成現(xiàn)實的競爭關系。并且由于原告在中國市場上沒有任何經營，又未提交確實充分的證據(jù)來證明其商標在中國市場的知名度，所以也沒有導致相關公眾對商標注冊人與企業(yè)名稱所有人產生誤認或者誤解的可能。

4.原告在本案中未能提交確實充分的證據(jù)證明其商標的知名度及顯著性，并且由于原告目前在中國市場上沒有任何經營，而被告某百貨總店有限公司只是在青島地區(qū)提供服務。因此，被告將“麥凱樂”作為企業(yè)字號登記注冊以及在商場的招牌、廣告牌、指示牌、廣告、條幅等方面對其字號的使用，只是起到標識銷售場所的作用，不會造成一般消費者的誤認和混淆。

法院經審理判決駁回原告某株式會社的訴訟請求。

【評析】

本案中主要涉及的爭議焦點在于：1.被告的行為是否構成不正當競爭。2.被告青島麥凱樂將“麥凱樂”作為企業(yè)字號登記注冊以及使用“麥凱樂”“MYKAL”文字標識是否侵犯了原告的商標權。

1.被告的行為是否構成不正當競爭

首先，本案中，原告主張被告的行為侵犯了其商號權(字號權)，符合我國《反不正當競爭法》中的“擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認為是他人的商品，構成不正當競爭”。我國法律對于字號的有關規(guī)定包括在《企業(yè)名稱登記管理實施辦法》中，該辦法規(guī)定了以下原則：(1)字號由兩個以上的字組成；(2)同一工商登記機關不能在同行業(yè)登記相同的字號(有投資關系的除外)；(3)字號沖突可依據(jù)知識產權原則處理。另外，我國《反不正當競爭法》第五條第(三)項規(guī)定“擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認為是他人的商品”構成不正當競爭。但司法實踐中，簡單地使用他人企業(yè)名稱的情況極少出現(xiàn)，比較多的情況是在企業(yè)名稱中使用他人字號，《反不正當競爭法司法解釋》第六條規(guī)定進行了進一步的細化：企業(yè)登記主管機關依法登記注冊的企業(yè)名稱，以及在中國境內進行商業(yè)使用的外國(地區(qū))企業(yè)名稱，應當認定為《反不正當競爭法》第五條第(三)項規(guī)定的“企業(yè)名稱”。具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉的企業(yè)名稱中的字號，可以認定為《反不正當競爭法》第五條第(三)項規(guī)定的“企業(yè)名稱”。該條是處理因字號而構成不正當競爭的法律依據(jù)。從上述法條可以看出：(1)請求保護的企業(yè)名稱必須是在中國登記或在中國境內進行商業(yè)化使用；(2)由于《反不正當競爭法》對于字號權沒有單獨的保護，司法解釋把企業(yè)名稱擴大到字號權的保護上，使用他人字號有可能視為使用他人企業(yè)名稱，從而符合《反不正當競爭法》第五條第(三)項的適用條件，但這種保護是有前提條件的，即“具有一定知名度，為相關公眾所知悉”，并“引人誤認為是他人的商品”。前者強調的是“競爭優(yōu)勢”，即要有優(yōu)勢才有被別人搭便車的可能；后者強調的是混淆，要讓他人覺得雙方的產品構成近似。綜上,我國對企業(yè)名稱的保護具有一定的地域性，原告要想對其企業(yè)名稱進行跨地域的保護，必須證明自己企業(yè)名稱在國外或國內具有一定的知名度。本案中，由于原告未提交確實充分的證據(jù)來證明其字號的知名度，因此相關公眾也不容易將被告某百貨總店有限公司已通過自己經營而取得的經營成果與原告聯(lián)系起來，不會造成混淆。

其次，原告主張被告將與他人注冊商標相同或近似文字登記為企業(yè)字號，構成不正當競爭。根據(jù)《最高人民法院民事審判第三庭關于轉發(fā)(2004)民三他字第10號函的通知》的規(guī)定，“…對違反誠實信用原則，使用與他人注冊商標中的文字相同或者近似的企業(yè)字號，足以使相關公眾對其商品或者服務的來源產生混淆的，根據(jù)當事人的訴訟請求，可以依照民法通則有關規(guī)定以及反不正當競爭法第二條第一、二款規(guī)定，審查是否構成不正當競爭行為，追究行為人的民事責任”。滿足上述條款的規(guī)定，應當同時符合以下幾個要件：(1)使用文字相同或者近似；(2)一般而言，具有現(xiàn)實的競爭關系，即一方當事人具有現(xiàn)實的競爭優(yōu)勢，可供對方當事人攀附、搭便車等；(3)使用的后果是導致相關公眾對商標注冊人與企業(yè)名稱所有人產生誤認或者誤解。本院認為，不正當競爭要考慮權利人是否具有可供他人借鑒的競爭優(yōu)勢。而根據(jù)本案已查明的事實，原告目前在中國市場上沒有任何經營，而被告某百貨總店有限公司只是在青島地區(qū)提供服務，雙方之間沒有共同市場，所以不構成競爭對手，兩者沒有形成現(xiàn)實的競爭關系。并且由于原告在中國市場上沒有任何經營，又未提交確實充分的證據(jù)來證明其商標在中國市場的知名度，所以也沒有導致相關公眾對商標注冊人與企業(yè)名稱所有人產生誤認或者誤解的可能。

2.被告某百貨總店有限公司將“麥凱樂”作為企業(yè)字號登記注冊以及使用“麥凱樂”“MYKAL”文字標識是否侵犯了原告的商標權

根據(jù)最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，“將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的屬于商標法第五十二條第(五)項規(guī)定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為”。滿足上述規(guī)定的商標侵權，必須同時具備四個要件：(1)作為企業(yè)字號的文字與注冊商標相同或者近似；(2)在相同或者類似商品上使用；(3)突出使用；(4)使用的結果容易造成相關公眾誤認。原告在本案中未能提交確實充分的證據(jù)證明其商標的知名度及顯著性，并且由于原告目前在中國市場上沒有任何經營，而被告某百貨總店有限公司只是在青島地區(qū)提供服務。因此，被告將“麥凱樂”作為企業(yè)字號登記注冊以及在商場的招牌、廣告牌、指示牌、廣告、條幅等方面對其字號的使用，只是起到標識銷售場所的作用，不會造成一般消費者的誤認和混淆。

(作者單位：青島市中級人民法院)

責任編校：劉曉華