趙昀彬

一、引 言

在標準化組織制定特定版本標準的過程中，部分或全部標準草案由于技術(shù)上或者商業(yè)上沒有其他可替代方案，而無可避免要涉及專利或?qū)＠暾?。此類專利或?qū)＠暾埻ǔ１环Q為必要專利（Essential Patent）。當這樣的標準草案成為正式標準后，實施該標準時必然要涉及其中含有的專利技術(shù)。由此可見，必要專利主要體現(xiàn)在沒有其他的非專利技術(shù)可以替代，并且此項專利必須與標準針對的產(chǎn)品或方法存在直接聯(lián)系。因此，鑒定一項專利技術(shù)是否能夠成為必要專利，通常需要同時滿足以下四個條件：

條件一，專利申請已授權(quán)。

條件二，標準已發(fā)布實施且現(xiàn)行有效。

條件三，專利中至少一個獨立權(quán)利要求的所有技術(shù)特征包含在標準必選內(nèi)容中，即某項獨立權(quán)利要求的各個技術(shù)特征分別對應或等同標準必選內(nèi)容，或者上位于標準必選內(nèi)容（即專利技術(shù)特征的外延大于標準必選項技術(shù)特征的外延）。

條件四，與標準存在對照關(guān)系的獨立權(quán)利要求或從屬權(quán)利要求存在明確、清晰的“創(chuàng)造性”。

此處，需要說明的是，如果獨立權(quán)利要求的技術(shù)特征不清晰，則判斷相應的重要從屬權(quán)利要求中的技術(shù)特征是否包含在標準中，即重要從屬權(quán)利要求在評審過程中作為相應獨立權(quán)利要求的進一步解釋。

另外，如果能夠滿足上述條件三和條件四，但是無法滿足條件一（即專利申請尚未獲得授權(quán)），或者不滿足條件二（即標準尚未正式發(fā)布而處于標準草案階段），則可以暫定為潛在必要專利。

相比于第二代移動通信技術(shù)（2G）以及第三代移動通信技術(shù)大部分由高通、諾基亞和愛立信等國際通信巨頭企業(yè)掌控的局面，LTE則為中興、華為等國內(nèi)知名設備制造企業(yè)帶來了發(fā)展契機，提供了更大的發(fā)展空間以便爭取更多的話語權(quán)。目前，LTE標準必要專利較為均勻地分布在高通、諾基亞、三星、華為、愛立信、中興各家設備制造廠商手中，其有助于構(gòu)建平衡發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)許可業(yè)務環(huán)境，為第四代移動通信技術(shù)（4G）以及第五代移動通信技術(shù)（5G）產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。為此，各家設備制造廠商都十分重視必要專利的申報工作。

然而，一個不可回避的問題在于：鑒于專利屬于法律文件，而標準屬于技術(shù)文件，因此，專利文件需要采用法律語言進行描述，而標準文件則需要采用技術(shù)語言進行描述。由于存在上述差異，標準提案的核心技術(shù)人員（即發(fā)明人）在對專利申請文件的撰寫，特別是獨立權(quán)利要求的撰寫進行評估的過程中，通常從技術(shù)角度出發(fā)，希望獨立權(quán)利要求盡可能與標準相對照，由此可能在部分專利申請文件中出現(xiàn)獨立權(quán)利要求的保護方案缺乏完整性或者不同技術(shù)特征之間在描述邏輯上缺乏關(guān)聯(lián)性，甚至獨立權(quán)利要求所要保護的技術(shù)方案難以與主題名稱相對應，進而導致在官方審查意見中出現(xiàn)獨立權(quán)利要求不清楚的問題。

二、關(guān)于必要專利的具體案例

1.案件背景

以下將結(jié)合一個潛在必要專利在美國審查過程中遇到的權(quán)利要求不清楚問題分析必要專利的權(quán)利要求撰寫方式。

在此，筆者先簡單介紹一下案件背景。該案的發(fā)明人向第三代合作伙伴計劃（3GPP）標準組織提出一項標準提案，其原始提案名稱為：Discussions on DCH enhancements for UMTS。該技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題在于：如果想要實現(xiàn)早停譯碼，那么對于上行而言，則必須滿足以下條件：既能夠使得基站盡早得知傳輸格式組合標識符（Transport Format Combination Indicator，TFCI），同時又能夠向基站反饋下行的譯碼結(jié)果從而通知基站停止本傳輸時間間隔（Transmit Time Interval，TTI）專用物理數(shù)據(jù)信道（Dedicated Physical Data Channel，DPDCH）的發(fā)射。然而，在相關(guān)技術(shù)的早停譯碼過程中基站側(cè)無法及時得到TFCI、終端側(cè)無法及時反饋下行譯碼結(jié)果。為了解決上述技術(shù)問題，專利文件的獨立權(quán)利要求1提供了如下技術(shù)方案：

2) 采用失效后的破壞影響面積作為后果分析，通過計算燃燒爆炸后果面積、毒性后果面積和無毒非可燃后果面積，綜合分析得到最終后果面積，根據(jù)失效后果范圍面積來確定后果等級。

1.一種早停譯碼的反饋方法，其特征在于，所述方法包括以下步驟：

終端側(cè)對編碼后的傳輸格式組合標識符TFCI比特進行調(diào)整，并通過上行專用物理控制信道DPCCH的TFCI域?qū)⒄{(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)；

所述終端側(cè)將調(diào)整后的TFCI比特發(fā)送至所述基站側(cè)之后，將譯碼結(jié)果通過所述上行DPCCH的空閑的TFCI域反饋至所述基站側(cè)。

對于上述技術(shù)方案，在早停譯碼的情況下，終端側(cè)通過DPCCH反饋下行DPCH的譯碼結(jié)果，所對應的標準內(nèi)容是必選的，沒有其他方案可選。那么，權(quán)利要求1最主要的發(fā)明點在于：通過對編碼后的TFCI比特進行調(diào)整（主要體現(xiàn)在減少TFCI原始比特位），使得DPCCH不僅可以承載PILOT、TFCI、TPC等信息，同時還可以承載下行DPCH的譯碼結(jié)果，從而在不需要新增碼道的前提下，充分利用DPCCH的TFCI域。

2.案件分析

在進入美國國家階段后，該案在美國官方下發(fā)的第一次審查意見中指出獨立權(quán)利要求1存在明顯的不清楚問題。為了便于理解，筆者將審查意見的分析過程簡述如下：

在獨立權(quán)利要求1中主要提到兩個技術(shù)特征：（1）終端側(cè)對編碼后的TFCI比特進行調(diào)整，并通過上行DPCCH的TFCI域?qū)⒄{(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)；和（2）終端側(cè)將調(diào)整后的TFCI比特發(fā)送至基站側(cè)之后，將譯碼結(jié)果通過上行DPCCH的空閑的TFCI域反饋至基站側(cè)。申請人在技術(shù)特征（1）中提到“將調(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)”，然而，審查員并不清楚“將調(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)”有何作用。而且，獨立權(quán)利要求1的主題名稱為“早停譯碼的反饋方法”，但是在權(quán)利要求1中記載的技術(shù)方案中無法體現(xiàn)“早停譯碼的反饋”。

對于上述技術(shù)特征（1），“對編碼后的傳輸格式組合標識符TFCI比特進行調(diào)整”與2014年9月發(fā)布的Technical Specification Group Radio Access Network;Multiplexing and channel coding （FDD） （Release 12）標準第5.2節(jié)中提到的“this means that bits b21 to b31 are not transmitted”相對照。即該標準在早停的情況下（即使用slot format 5的時候），只發(fā)送編碼后TFCI比特的前20bit，后10bit不再發(fā)送，其相當于對編碼后的TFCI比特進行了調(diào)整（截短操作），進而與技術(shù)特征（1）表述一致。另外，“通過DPCCH的TFCI域?qū)⒄{(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)”與該標準第5.2節(jié)中提到的“the bits in the TFCI field carry TFCI information in the first 10 slot”相對照，即技術(shù)特征（1）中明確說明了在DPCCH的TFCI域發(fā)送調(diào)整后的TFCI 比特，其與上述標準中提到的在前10個slot的TFCI域發(fā)送編碼后的TFCI比特的表述一致。

對于上述技術(shù)特征（2），“將譯碼結(jié)果通過所述上行DPCCH的空閑的TFCI域反饋至所述基站側(cè)”與上述標準第5.2節(jié)中提到的“carry an ACK/NACK indicator for DL FET in the remaining 20 slots”相對照。即該技術(shù)特征中將下行DPCH的譯碼結(jié)果在上行DPCCH空閑的TFCI域發(fā)送與標準中提到的在剩余的20個slot的TFCI域發(fā)送DL FET ACK/NACK結(jié)果的表述一致。

因此，如果能夠確保按照獨立權(quán)利要求1的原始撰寫方式獲得授權(quán)將會與標準形成完美對照，并以此獲益。

然而，針對審查員所指出的不清楚問題，筆者認為，從獨立權(quán)利要求1的原始撰寫方式來看，該技術(shù)方案中僅描述了終端側(cè)先后執(zhí)行的兩個動作。但是，上述技術(shù)特征（1）和（2）除了在執(zhí)行時序上存在關(guān)聯(lián)外，實在難以說明如何完成主題名稱所涉及的“早停譯碼的反饋”。即本領(lǐng)域技術(shù)人員無法理解技術(shù)特征（1）中提到的“將調(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)”以及技術(shù)特征（2）中提到的“將譯碼結(jié)果通過上行DPCCH的空閑的TFCI域反饋至基站側(cè)”與“早停譯碼的反饋”之間的關(guān)聯(lián)性。因此，按照獨立權(quán)利要求1的原始撰寫方式在技術(shù)方案的描述邏輯上難以給出合理的解釋。為此，筆者在對審查意見進行充分考慮并在征詢內(nèi)部專家意見后，決定在第一次審查意見答復過程中，充分尊重客戶希望保留權(quán)利要求1原有描述方式的基礎(chǔ)上，最終嘗試對獨立權(quán)利要求1的主題名稱進行修改，將“一種早停譯碼的反饋方法”修改為“一種譯碼結(jié)果的反饋方法”；并且，結(jié)合目前權(quán)利要求1所記載的技術(shù)方案提出如下主要爭辯意見：通過上述技術(shù)特征（1）和（2），基站可以先從終端側(cè)接收到調(diào)整后的TFCI比特，然后再從終端側(cè)接收到譯碼結(jié)果，以便利用調(diào)整后的TFCI比特和譯碼結(jié)果來實現(xiàn)早停譯碼。

隨后，該案在美國官方下發(fā)的第二次審查意見中仍舊指出獨立權(quán)利要求1存在明顯的不清楚問題。為了便于理解，筆者將審查意見的分析過程簡述如下：獨立權(quán)利要求1中提到“將調(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)”，然而，審查員并不清楚為何該技術(shù)特征在后面沒有用到。而且，審查員還不清楚為何需要將譯碼結(jié)果反饋至基站側(cè)。進一步地，審查員無法確定此處提到的譯碼結(jié)果與權(quán)利要求的主題名稱中提到的“早停譯碼的反饋方法”是否相同。針對筆者在第一次審查意見答復過程中所回復的答復意見，審查員認為，“早停譯碼”屬于一種特殊譯碼方式，如果將其修改為一種普通的譯碼結(jié)果反饋方法，則此種修改方式并不適當。為此，筆者只能撤回上述修改，將“譯碼結(jié)果的反饋方法”修改回“早停譯碼的反饋方法”。但現(xiàn)在的問題在于，既然不能修改發(fā)明的主題名稱，而又要解決審查員所指出的問題，導致筆者陷入進退兩難的境地。

鑒于原申請文件是該案的修改基礎(chǔ)和依據(jù)，故而筆者只能重新研讀該案的原始說明書，并發(fā)現(xiàn)該案的具體實施方式中曾經(jīng)提到“終端側(cè)調(diào)整編碼后的TFCI比特，并通過DPCCH的TFCI域?qū)⒄{(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)，然后對下行DPCH進行譯碼操作后，將譯碼結(jié)果通過上行DPCCH的空閑的TFCI域反饋至基站側(cè)”，以及在表1之前的段落還記載有“基站收齊TFCI編碼后的比特之后開始對TFCI進行譯碼，并根據(jù)TFCI的譯碼結(jié)果對上行DPDCH進行譯碼操作。終端發(fā)完TFCI比特之后開始對下行DPCH進行譯碼，并把此TTI內(nèi)之后的DPCCH每個slot中空閑的TFCI域用于反饋下行譯碼的結(jié)果。對于早停譯碼的反饋結(jié)果使用如表1所示的編碼方式”。為此，筆者決定將“譯碼結(jié)果是終端側(cè)將調(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)之后，對下行DPCH進行譯碼操作后獲得的，并且譯碼結(jié)果用于指示早停譯碼的結(jié)果”。另外，結(jié)合背景技術(shù)部分記載的內(nèi)容可知，早停譯碼機制是指對于上行，每個TTI以內(nèi)基站每隔一段時間對DPDCH進行譯碼，并反饋譯碼結(jié)果給終端側(cè)，當譯碼成功后終端側(cè)停止本TTI DPDCH的發(fā)射，直到下一個TTI才開始重新發(fā)射；對于下行，在每個TTI以內(nèi)終端側(cè)每隔一段時間對DPCH進行譯碼，并反饋譯碼結(jié)果給基站，當譯碼成功后基站停止本TTI DPDCH的發(fā)射，直到下一個TTI才開始重新發(fā)射。所以，要實現(xiàn)早停譯碼，需要滿足兩個條件：既能夠讓基站盡早得知TFCI，同時又能夠給基站反饋下行的譯碼結(jié)果從而通知基站停止本TTI DPDCH的發(fā)射。因此，獨立權(quán)利要求1中提到的“終端側(cè)對編碼后的TFCI比特進行調(diào)整，并通過DPCCH的TFCI域?qū)⒄{(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)”是為了能夠讓基站盡早得知TFCI，并且獨立權(quán)利要求1中提到的“所述終端側(cè)將調(diào)整后的TFCI比特發(fā)送至所述基站側(cè)之后，將譯碼結(jié)果通過所述上行DPCCH的空閑的TFCI域反饋至所述基站側(cè)”是為了能夠向基站反饋下行的譯碼結(jié)果從而通知基站停止本TTI DPDCH的發(fā)射。由此，通過終端側(cè)向基站側(cè)及時反饋調(diào)整后的TFCI比特以及下行的譯碼結(jié)果，以使基站側(cè)停止本TTI DPCCH的發(fā)射。因此，獨立權(quán)利要求1記載的技術(shù)方案應當是清楚的。最終，通過筆者所采用的上述修改及爭辯意見，該案在美國獲得授權(quán)。

3.案件啟示

在該案的處理過程中，筆者清楚地意識到希望專利文件與標準文件能夠完美地對照并在申請國家獲得授權(quán)以使該專利最后成為必要專利是專利代理人與企業(yè)發(fā)明人共同追求的目標。但是，在將標準所采用的技術(shù)語言轉(zhuǎn)化或上位為專利所使用的法律語言過程中，需要嚴格遵守申請國家的專利相關(guān)法律規(guī)定，其中，最先需要確保技術(shù)方案的完整性與描述邏輯的清晰性。而且最為重要的是，在各國審查過程中，審查員通常會重點強調(diào)，申請人所提供的爭辯意見必須在權(quán)利要求所記載的方案中能夠完全體現(xiàn)出來，而不能單獨憑借說明書中涉及的內(nèi)容來解釋獨立權(quán)利要求1所記載的技術(shù)方案是清楚的。因此，專利代理人在將發(fā)明人所提供的技術(shù)語言轉(zhuǎn)化或上位為權(quán)利要求所使用的法律語言的過程中，不僅需要充分理解企業(yè)發(fā)明人的申請意圖，而且還應當基于目前獨立權(quán)利要求所記載的技術(shù)方案作出合理的預判，并向發(fā)明人詳細地說明這種描述方式在后續(xù)專利審查過程中可能會出現(xiàn)的不清楚缺陷。進一步地，專利代理人還需要引導發(fā)明人在對照標準的同時，盡可能兼顧權(quán)利要求最基本的清楚性與完整性要求，再通過與發(fā)明人以及企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)理進行三方會談進而討論出盡可能在標準對照需求與專利審查要求之間尋求平衡的撰寫方式。否則，將很有可能因權(quán)利要求不清楚導致缺乏修改或爭辯余地，抑或是雖然存在修改余地但是難以與標準相對照，進而最終陷入潛在必要專利失去申請價值的困境，被迫采取放棄手段。

具體到該案中，盡管按照獨立權(quán)利要求1的原始撰寫方式較容易與標準進行對照，但是這種技術(shù)語言的描述方式從專利法的角度上來看是缺乏方案的完整性與邏輯的清晰性的。即不僅獨立權(quán)利要求1的主題名稱與技術(shù)方案難以對應，而且，在技術(shù)特征（1）和（2）之間缺乏邏輯銜接。為此，筆者通過在第二次審查意見通知書的答復過程中所采用的折中答復方式不僅提到了譯碼結(jié)果的來源以及譯碼結(jié)果與早停譯碼之間的關(guān)系，而且還在技術(shù)特征（1）中提到的“終端側(cè)將調(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)”與技術(shù)特征（2）中提到的“將譯碼結(jié)果通過所述上行DPCCH的空閑的TFCI域反饋至所述基站側(cè)”之間建立邏輯銜接。

進一步地，筆者認為，在發(fā)明人堅持最大程度保留按照技術(shù)語言描述方式轉(zhuǎn)化或上位得到的獨立權(quán)利要求的技術(shù)方案的前提下，專利代理人可以按照發(fā)明人的意圖將與標準較為容易對照的部分采用執(zhí)行動作的描述方式呈現(xiàn)在獨立權(quán)利要求1中，正如該案獨立權(quán)利要求1中的第一個執(zhí)行動作為“（終端側(cè)）對編碼后的TFCI比特進行調(diào)整，并通過上行DPCCH的TFCI域?qū)⒄{(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)”以及第二個執(zhí)行動作為“（終端側(cè)）將譯碼結(jié)果通過上行DPCCH的空閑的TFCI域反饋至基站側(cè)”，而對于審查員所疑惑的“譯碼結(jié)果是如何得到的”，筆者采用“其中”的限定方式將其描述為“其中，譯碼結(jié)果是終端側(cè)將調(diào)整后的TFCI比特發(fā)送給基站側(cè)之后，對下行DPCH進行譯碼操作后獲得的”。另外，對于審查員所疑惑的“譯碼結(jié)果與權(quán)利要求的主題名稱中提到的早停譯碼的反饋方法是否相同”，筆者同樣采用“其中”的限定方式將其描述為“譯碼結(jié)果用于指示早停譯碼的結(jié)果”。最終，在盡可能保持獨立權(quán)利要求的“原貌”基礎(chǔ)上增加適當?shù)南薅?，以克服不清楚缺陷?/p>

此外，除了上述必要專利的權(quán)利要求撰寫方式之外，筆者還建議在專利代理人撰寫說明書的過程中，應當盡量將已經(jīng)公開的相關(guān)標準的技術(shù)內(nèi)容寫入至說明書中，其既可以選擇寫入至背景技術(shù)中，也可以選擇寫入至具體實施方式中。較為重要的是，專利代理人應當盡可能地將權(quán)利要求添加到標準相應位置的上下文均寫入到說明書中。這樣，在答復審查意見通知書的過程中，可以使用這部分內(nèi)容來解釋權(quán)利要求。另一方面，如果對于權(quán)利要求的解釋內(nèi)容不被審查員所接受，還可以將這部分內(nèi)容添加到權(quán)利要求中。由于這部分內(nèi)容原本便記載在標準中，因此，在權(quán)利要求中添加這部分內(nèi)容并不會導致權(quán)利要求變成非必要專利。

三、結(jié) 語

本文通過潛在必要專利在美國審查過程中的案件介紹與案件分析對必要專利的權(quán)利要求撰寫方式進行了較為深入的探討，并結(jié)合自身對權(quán)利要求撰寫的理解和分析提出筆者的觀點和見解，希望借此能夠為必要專利的權(quán)利要求撰寫提供一些有益的啟示，并引發(fā)業(yè)內(nèi)人士進一步的探討與交流。