褚瑤楊 李 洋

一、引 言

對(duì)于用方法表征的產(chǎn)品權(quán)利要求（以下簡(jiǎn)稱“PBP權(quán)利要求”），歷來(lái)對(duì)其保護(hù)范圍的認(rèn)定方法存在不同的觀點(diǎn)，主要的兩種觀點(diǎn)是“產(chǎn)品限定法”和“全部限定法”。①丁佳藝.“用方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求”相關(guān)問(wèn)題的探析［D］.北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院，2014.

“產(chǎn)品限定法”認(rèn)為，產(chǎn)品專利權(quán)提供的是一種絕對(duì)保護(hù)，不受產(chǎn)品制造方式的限制。無(wú)論采用什么制造方法，只要所獲得的產(chǎn)品相同，就落入產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)。這種觀點(diǎn)的出發(fā)點(diǎn)是產(chǎn)品的特征是由其申請(qǐng)性質(zhì)決定的，不依賴于其制造方法。特別是對(duì)于那些引用了產(chǎn)品權(quán)利要求，附加技術(shù)特征為方法特征的權(quán)利要求，該觀點(diǎn)具有明顯的合理性。

而“全部限定法”認(rèn)為，凡是寫入權(quán)利要求中的技術(shù)特征都是不可忽略的。既然用方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求中包含了方法特征，那么就應(yīng)當(dāng)認(rèn)為它們構(gòu)成了對(duì)所述產(chǎn)品的限定特征。顯然，對(duì)于那些僅以方法為特征的產(chǎn)品權(quán)利要求，特別是僅引用了方法權(quán)利要求的產(chǎn)品權(quán)利要求，這種觀點(diǎn)具有明顯的合理性。

正因?yàn)閮烧哂^點(diǎn)都有其合理性，“產(chǎn)品限定法”和“全部限定法”在不同國(guó)家內(nèi)普遍存在，甚至在同一國(guó)家內(nèi)，在專利審批階段和侵權(quán)訴訟階段也存在不同的觀點(diǎn)。

二、日本審查中的變動(dòng)

近來(lái)，對(duì)于PBP申請(qǐng)，日本的審查中出現(xiàn)了一種新的動(dòng)向，引入了對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否清楚進(jìn)行審查。這對(duì)于PBP權(quán)利要求是以往從未出現(xiàn)過(guò)的審查理由。

1.變動(dòng)的起因

出現(xiàn)這種審查意見(jiàn)的原因在于，在2015年6月5日，日本最高法院作出了2個(gè)判決（平成24年（受）第1204號(hào)、平成24年（受）第2658號(hào)）。在這兩個(gè)判決中明確了PBP權(quán)利要求的保護(hù)范圍在專利審批和侵權(quán)判定中的認(rèn)定方法采用“產(chǎn)品限定法”。

上述兩個(gè)判決案件的原審機(jī)關(guān)在其判決中均采用了“全部限定法”，認(rèn)為僅在申請(qǐng)是無(wú)法或難以通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或特性直接表征該產(chǎn)品的情況下，才會(huì)考慮方法特征，否則應(yīng)將權(quán)利要求范圍限定為通過(guò)權(quán)利要求中記載的制造方法制造的產(chǎn)品。

但是，平成24年（受）第1204號(hào)和平成24年（受）第2658號(hào)中，對(duì)于該觀點(diǎn)進(jìn)行了否定，重申了日本專利審查中采用“產(chǎn)品限定法”，指出產(chǎn)品權(quán)利要求的專利權(quán)效力延及與該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、特性等相同的產(chǎn)品，不考慮其制造方法。

這給出了一個(gè)新的審查方向，對(duì)權(quán)利要求范圍是否清楚進(jìn)行審查。可以說(shuō)，在 PBP 權(quán)利要求的審查方面，日本提出了一種新的思路，這必然會(huì)對(duì)以后的審查產(chǎn)生長(zhǎng)期的影響。

2.對(duì)清楚性審查的理由

對(duì)于為何要對(duì)權(quán)利要求范圍是否清楚進(jìn)行審查，其給出的理由如下：

……專利制度的目的是賦予專利權(quán)人獨(dú)占權(quán)，保護(hù)其技術(shù)，另一方面，公眾通過(guò)掌握專利技術(shù)而實(shí)現(xiàn)對(duì)該技術(shù)的利用，借此獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，基于該目的，要求權(quán)利要求記載的技術(shù)方案清楚。從該觀點(diǎn)來(lái)看，產(chǎn)品權(quán)利要求中記載有該產(chǎn)品的制造方法的情況下，該專利權(quán)的效力按照延及結(jié)構(gòu)、特性與該制造方法制造的產(chǎn)品相同的產(chǎn)品來(lái)確定權(quán)利要求的技術(shù)方案的范圍的話，難免存在對(duì)公眾利益產(chǎn)生不良影響。即，對(duì)于產(chǎn)品發(fā)明專利的權(quán)利要求中記載了其制造方法時(shí)，該制造方法表征了該產(chǎn)品的某種結(jié)構(gòu)或特性?還是雖然是產(chǎn)品發(fā)明但其權(quán)利要求范圍僅限于通過(guò)其制造方法制造的產(chǎn)品?這對(duì)公眾來(lái)說(shuō)通常是不清楚的，公眾閱讀權(quán)利要求等的描述后，不能明確地理解該發(fā)明的內(nèi)容，不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)申請(qǐng)人在什么樣的范圍具有獨(dú)占權(quán)，這顯然是不合適的。

另一方面，產(chǎn)品發(fā)明的專利的保護(hù)范圍通常通過(guò)明確記載該產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或特性來(lái)直接界定，但由于其具體內(nèi)容、性質(zhì)等，提交申請(qǐng)時(shí)存在不能從技術(shù)上對(duì)該產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或特性進(jìn)行解析的情況，另外，有時(shí)進(jìn)行限定的作業(yè)需要巨大的經(jīng)濟(jì)支出和時(shí)間，但專利申請(qǐng)的性質(zhì)上需要及時(shí)性，要求申請(qǐng)人進(jìn)行這種作業(yè)有時(shí)是不現(xiàn)實(shí)的。因此，對(duì)于產(chǎn)品發(fā)明專利的保護(hù)范圍中記載的該產(chǎn)品的制造方法不能一刀切，存在上述事件的情況下，即使將發(fā)明專利的保護(hù)范圍限定為結(jié)構(gòu)、特性等與通過(guò)該制造方法制造的產(chǎn)品相同的產(chǎn)品，也不會(huì)對(duì)公眾利益造成不利影響。

綜上，產(chǎn)品發(fā)明的專利的保護(hù)范圍記載了該產(chǎn)品的制造方法的情況下，要求其權(quán)利要求的記載滿足日本專利法第36條第6款第2項(xiàng)規(guī)定的“發(fā)明是清楚”的，可以解釋為其相當(dāng)于限定了提交申請(qǐng)時(shí)不能通過(guò)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或特性對(duì)其進(jìn)行表征或者進(jìn)行這種表征不現(xiàn)實(shí)”。②平成24年（受）第1204號(hào) ［EB/OL］. ［2015-06-05］. http：//www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf.

3.日本審查基準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)調(diào)整

隨后，日本特許廳在2015年7月6日出臺(tái)了“關(guān)于 PBP 權(quán)利要求的近期審查處理辦法”，③プロダクト·バイ·プロセス·クレームに関する當(dāng)面の審査の取扱いについて ［EB/OL］. ［2015-07-06］.https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf.明確了對(duì)于 PBP 權(quán)利要求的審查方式，對(duì)于 PBP 權(quán)利要求，除非提交申請(qǐng)時(shí)不能通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或特性對(duì)其進(jìn)行直接表征或者這種表征不現(xiàn)實(shí)（以下簡(jiǎn)稱“不能或不現(xiàn)實(shí)”），否則將認(rèn)定該產(chǎn)品發(fā)明不清楚，并把提交申請(qǐng)時(shí)不能通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或特性對(duì)其進(jìn)行直接表征或者這種表征不現(xiàn)實(shí)的舉證責(zé)任交給了申請(qǐng)人。

考慮到該審查處理方法對(duì)今后的審查和專利的撰寫和答辯策略的影響，有必要對(duì)該審查處理方法進(jìn)行剖析。所以，下面結(jié)合日本特許廳出臺(tái)的關(guān)于 PBP權(quán)利要求的近期審查處理辦法進(jìn)行說(shuō)明。

作為屬于“記載有該產(chǎn)品的制造方法的情況”，關(guān)于PBP權(quán)利要求的近期審查處理辦法中記載了下述3種情況，即：

（1） 記載有涉及動(dòng)作順序要素的情況；

（2） 記載有制造條件的情況；

（3） 引用制造方法權(quán)利要求的情況。

同時(shí)，關(guān)于PBP權(quán)利要求的近期審查處理辦法中規(guī)定：在判斷是否為PBP權(quán)利要求時(shí)，要在說(shuō)明書、權(quán)利要求書和附圖的基礎(chǔ)上，結(jié)合考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)常識(shí)來(lái)進(jìn)行判斷。在認(rèn)為存在方法特征時(shí)，指出權(quán)利要求不清楚，同時(shí)在審查意見(jiàn)中會(huì)列出4種應(yīng)對(duì)方式，包括3種修改方式和1種爭(zhēng)辯方式，即：

（修改-1） 刪除相應(yīng)的權(quán)利要求；

（修改-2） 將相應(yīng)的權(quán)利要求涉及的發(fā)明修改為生產(chǎn)產(chǎn)品的方法發(fā)明；

（修改-3） 將相應(yīng)權(quán)利要求涉及的發(fā)明修改為不含制造方法的產(chǎn)品發(fā)明；

（爭(zhēng)辯-1） 意見(jiàn)陳述書中說(shuō)明或舉證不能用其他方式表征或不現(xiàn)實(shí)。

刪除相應(yīng)的權(quán)利要求適用于各種情況，但這顯然不是申請(qǐng)人希望的應(yīng)對(duì)方法。因此，需要對(duì)各種情況分別討論最適合的應(yīng)對(duì)策略。

對(duì)于“記載有涉及動(dòng)作順序要素的情況”，除了直接刪除相應(yīng)權(quán)利要求之外，將產(chǎn)品發(fā)明直接修改為方法發(fā)明也是簡(jiǎn)單有效的方法，即直接將發(fā)明的主題名稱從產(chǎn)品修改成制造方法，其他表達(dá)不用修改。但這往往也不是申請(qǐng)人所希望的。如果能夠通過(guò)修改表達(dá)方式，將動(dòng)作順序修改為動(dòng)作結(jié)果的狀態(tài)，從而將相應(yīng)權(quán)利要求涉及的發(fā)明修改為不含制造方法的產(chǎn)品發(fā)明。這樣就仍可作為產(chǎn)品發(fā)明，不必修改權(quán)利要求的主題名稱。

這種修改方式對(duì)權(quán)利要求的范圍沒(méi)有明顯影響，對(duì)于申請(qǐng)人是有利的，但是對(duì)撰寫和翻譯的要求都會(huì)產(chǎn)生一定的影響，在以后的審查中難免會(huì)遇到類似的修改。作業(yè)人員對(duì)撰寫和翻譯需要更加謹(jǐn)慎，以避免因?yàn)楸磉_(dá)的問(wèn)題導(dǎo)致被指出發(fā)明不清楚的缺陷。

另外需要注意的是，日本特許廳在2015年7月6日出臺(tái)的關(guān)于 PBP 權(quán)利要求的近期審查處理辦法中記載了，需要將“凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機(jī)器”修改為“凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトが前記凹部と前記凸部とが係合した狀態(tài)で挿通されており、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機(jī)器”。④プロダクト·バイ·プロセス·クレームに関する當(dāng)面の審査の取扱いについて ［EB/OL］. ［2015-07-06］.https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf.但2016年3月刪除了該具體示例，并指出該表達(dá)不屬于需要修改的情況。

對(duì)于“記載有制造條件的情況”，由于記載的是制造條件，將條件修改為狀態(tài)描述幾乎是不可能的，而單純通過(guò)刪除關(guān)于制造方法的記載顯然容易導(dǎo)致修改超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書的記載。所以，這種情況下，除了刪除相應(yīng)權(quán)利要求之外，直接將發(fā)明的主題名稱從產(chǎn)品修改成制造方法的修改方式是沒(méi)有辦法的辦法。

對(duì)于“引用制造方法權(quán)利要求的情況”，刪除方法特征意味著刪除引用項(xiàng)，這樣權(quán)利要求就只剩下主題名稱而已，因此顯然不能再作為產(chǎn)品權(quán)利要求。另外，修改成方法權(quán)利要求顯然和引用的權(quán)利要求實(shí)質(zhì)上相同。因此，對(duì)于這種情況，除了有效爭(zhēng)辯之外，只能將該權(quán)利要求刪除。但這種情況下，即使刪除該權(quán)利要求，對(duì)權(quán)利要求范圍的保護(hù)的影響也不明顯，應(yīng)該是申請(qǐng)人能夠接受的。

此外，關(guān)于PBP權(quán)利要求的近期審查處理辦法中還明確規(guī)定了僅是單純通過(guò)表示狀態(tài)的動(dòng)詞限定結(jié)構(gòu)或特性時(shí)不屬于“記載有該產(chǎn)品的制造方法的情況”。但是其中僅列舉了12個(gè)例子：“樹脂組成物を硬化した物”（將樹脂組合物固化得到的物質(zhì)），“貼付チップがセンサチップに接合されている物品”（一種物品，粘附芯片接合于傳感器芯片），“AがBと異なる厚さに形成された物”（以不同于B的厚度形成有A的物品），“AとBを配合してなる組成物”（將A和B混配而成的組合物），“ゴム組成物を用いて作成されたタイヤ”（使用橡膠組合物制成的輪胎），“A層とB層の間にC層を配置してなる積層フィルム”（在A層和B層之間配置C層而成的層積膜），“単離細(xì)胞”（分離細(xì)胞）?！俺槌鑫铩保ㄌ崛∥铮懊摲Y米”（脫殼米），“蒸留酒”（蒸餾酒），“メッキ層”（鍍敷層），“著脫自在に構(gòu)成”（構(gòu)成為自由裝卸） 。⑤プロダクト·バイ·プロセス·クレームに関する當(dāng)面の審査の取扱いについて ［EB/OL］. ［2015-07-06］.https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf.

值得注意的是，2016年1月27日日本特許廳追加了不屬于“記載有該產(chǎn)品的制造方法的情況”的例子，并預(yù)計(jì)在2016年4月上旬對(duì)審查手冊(cè)進(jìn)行修改。在追加具體例的同時(shí)，特別強(qiáng)調(diào)了作為表征產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或特性的術(shù)語(yǔ)具有明確概念時(shí)，不屬于“記載有該產(chǎn)品的制造方法的情況”。

綜合這些情況可以看出，少量順序特征可以通過(guò)修改為狀態(tài)特征克服方法特征導(dǎo)致的“不清楚”缺陷；包含操作條件特征的權(quán)利要求需要修改權(quán)利要求類型，將產(chǎn)品權(quán)利要求修改為方法權(quán)利要求；單一操作以完成時(shí)態(tài)進(jìn)行撰寫，從而表示狀態(tài)。

此外，對(duì)于“不能或不現(xiàn)實(shí)”的判斷，首先要求申請(qǐng)人進(jìn)行陳述、舉證，然后審查員基于發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域中的技術(shù)常識(shí)進(jìn)行判斷。進(jìn)而，對(duì)于申請(qǐng)人陳述、舉證的內(nèi)容，如果審查員沒(méi)有合理的質(zhì)疑，則認(rèn)為存在“不能或不現(xiàn)實(shí)”的情況。這種情況下，就能夠克服“不清楚”的缺陷。

對(duì)于“不能或不現(xiàn)實(shí)”的情況，需要滿足“不能”或“不現(xiàn)實(shí)”中的至少一種情況。所謂“不能”就是指提交申請(qǐng)時(shí)技術(shù)上不能對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或特性進(jìn)行解析。所謂“不現(xiàn)實(shí)”是指對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或特性進(jìn)行界定的作業(yè)需要大量的經(jīng)濟(jì)支出或時(shí)間，這種經(jīng)濟(jì)支出或時(shí)間對(duì)于專利申請(qǐng)的性質(zhì)、時(shí)效性等方面是不現(xiàn)實(shí)的。

但是，對(duì)于何種產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或特性是不能通過(guò)技術(shù)手段解析的以及多大的經(jīng)濟(jì)支出和時(shí)間才算“不現(xiàn)實(shí)”，僅是根據(jù)平成24年（受）第1204號(hào)、平成24年（受）第2658號(hào)列舉的例子，明確了通過(guò)基因操作制成的新細(xì)胞等視為存在“不能或不現(xiàn)實(shí)”的情況，以及明確了單純陳述解析結(jié)構(gòu)所需時(shí)間長(zhǎng)或單純陳述采用制造方法進(jìn)行表征更清楚是不被接受的。

對(duì)此，日本特許廳于2015年11月25日進(jìn)一步給出了5個(gè)參考例，⑥プロダクト·バイ·プロセス·クレームの「不可能·非実際的事情」の主張·立証の參考例 ［EB/OL］. ［2015-11-25］. https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi /pdf/ product_process_C151125/pbpc_sankourei.pdf.作為“不能或不現(xiàn)實(shí)”的情況的例子，主要列舉了：不能用文字表達(dá)且結(jié)構(gòu)不能表征，制造的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、特性的具體狀況多變而不能對(duì)這些具體狀況進(jìn)行概括表征，產(chǎn)物來(lái)自天然物且天然物的結(jié)構(gòu)不能直接表征，產(chǎn)物結(jié)構(gòu)復(fù)雜多樣的聚合物。這些例子幾乎都與微觀結(jié)構(gòu)、化學(xué)反應(yīng)有關(guān)，由此可見(jiàn)，意見(jiàn)陳述的重點(diǎn)自然應(yīng)該放在產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、組成上，例如產(chǎn)品的微觀結(jié)構(gòu)不能解析。具體的爭(zhēng)辯策略還應(yīng)在實(shí)踐中進(jìn)一步總結(jié)。

三、對(duì)日本專利申請(qǐng)的影響

除了在審發(fā)明之外，更大的影響可能在于對(duì)已授權(quán)發(fā)明的無(wú)效方面。對(duì)此，千葉勝美（審判長(zhǎng)）在判決的補(bǔ)充意見(jiàn)中提到“對(duì)于以往在申請(qǐng)審查階段沒(méi)有實(shí)際對(duì)是否存在“不能或不現(xiàn)實(shí)”的情況進(jìn)行檢查就已經(jīng)授權(quán)的PBP權(quán)利要求，今后可能在無(wú)效宣告請(qǐng)求或侵權(quán)訴訟過(guò)程的專利無(wú)效抗辯中被提出“保護(hù)范圍不清楚”。但是，如果無(wú)法證明在申請(qǐng)時(shí)存在“不能或不現(xiàn)實(shí)”的情況（其將被視為能夠用結(jié)構(gòu)等界定但未進(jìn)行界定，是以通過(guò)簡(jiǎn)易制造方法界定的PBP權(quán)利要求形式申請(qǐng)的），那么其難免被無(wú)效掉。然而，這種情況是由于該專利申請(qǐng)的審查對(duì)PBP權(quán)利要求的認(rèn)定寬松的結(jié)果，并不只是申請(qǐng)人的責(zé)任，所以，為了避免這種情況，需要考慮靈活的利用專利無(wú)效宣告審查中的訂正請(qǐng)求（日本專利法第134條第2款）和訂正審判請(qǐng)求（日本專利法第126條）等。這些問(wèn)題在現(xiàn)實(shí)中如何處理是遺留到今后的問(wèn)題”。⑦平成24年（受）第1204號(hào) ［EB/OL］. ［2015-06-05］. http：//www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf.

如此看來(lái)，無(wú)效宣告請(qǐng)求中的訂正請(qǐng)求和訂正審判請(qǐng)求中有可能接受原本不可以的發(fā)明類型的修改，將產(chǎn)品發(fā)明修改為方法發(fā)明。但是，即使可以通過(guò)這些修改來(lái)消除不滿足“清楚”的缺陷，也會(huì)有極大可能由此產(chǎn)生新的無(wú)效理由（例如新穎性、創(chuàng)造性等），很難從根本上消除無(wú)效理由。這可能將在長(zhǎng)期內(nèi)困擾專利代理人和專利權(quán)人。

四、日本專利申請(qǐng)的應(yīng)對(duì)策略

鑒于這種情況，對(duì)于準(zhǔn)備向日本申請(qǐng)的案件，需要考慮盡量不使用PBP形式的權(quán)利要求。如果是已經(jīng)采用了這種撰寫方式的PCT案件，要考慮是否可以修改為方法權(quán)利要求或準(zhǔn)備如何進(jìn)行意見(jiàn)陳述。

對(duì)于在審的案件，最簡(jiǎn)單的辦法就是修改成方法權(quán)利要求，但在已經(jīng)存在方法權(quán)利要求的情況下，需要準(zhǔn)備進(jìn)行意見(jiàn)陳述的理由。否則，只能刪除相應(yīng)的權(quán)利要求。

對(duì)于已授權(quán)的案件，對(duì)待修改導(dǎo)致的結(jié)果尚不明了，不宜過(guò)早進(jìn)行修改。但是，如果可能的話，最好事先收集能夠證明存在“不能或不現(xiàn)實(shí)”的證據(jù)，以便在無(wú)效或訴訟中使用。當(dāng)然，如果對(duì)待修改導(dǎo)致的結(jié)果明確后，可以考慮進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹?/p>

無(wú)論如何，日本關(guān)于PBP權(quán)利要求的審查和判例將越來(lái)越多，對(duì)策也會(huì)越來(lái)越多，如何走向，還需拭目以待。