房晶晶 戴英

關(guān)鍵詞?商標(biāo)共存協(xié)議?商標(biāo)專用權(quán)?商標(biāo)法第三十條

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)全球化的加強(qiáng)，市場上出現(xiàn)近似商標(biāo)的數(shù)量日趨增長，不同主體之間達(dá)成商標(biāo)共存協(xié)議的情況越來越普遍。我國對商標(biāo)共存協(xié)議的態(tài)度經(jīng)歷了從不支持到有條件支持的變化過程，但對是否接受商標(biāo)共存協(xié)議仍缺乏明顯具體的法律規(guī)定，在審查實(shí)踐中存在著較大的任意性。商標(biāo)法的立法宗旨是保護(hù)商標(biāo)權(quán)利人同時(shí)兼顧公共利益，在與在先商標(biāo)權(quán)利人達(dá)成共存協(xié)議的情況下，仍然要考慮是否可以避免消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)。商標(biāo)是否能夠避免混淆共存應(yīng)充分考慮商標(biāo)的實(shí)際使用情形中的多種因素，并以發(fā)展的眼光去判斷商標(biāo)共存是否有混淆的可能。

一、商標(biāo)共存協(xié)議

商標(biāo)共存是一個(gè)較為寬泛的概念。在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中，商標(biāo)共存協(xié)議主要體現(xiàn)在商標(biāo)申請基于在先商標(biāo)被駁回的情況下，在先商標(biāo)權(quán)利人同在后商標(biāo)申請人共同簽署商標(biāo)共存協(xié)議，以使在后商標(biāo)申請克服注冊障礙而獲得初步審定。

世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）對商標(biāo)共存的定義是：商標(biāo)共存是指兩家不同的企業(yè)在商品或服務(wù)上使用相似或者相同的商標(biāo)，而并不必然相互妨礙其商業(yè)活動(dòng)。

國際商標(biāo)協(xié)會(huì)（INTA）對商標(biāo)共存協(xié)議的定義是：由雙方或多方就近似商標(biāo)能避免混淆可能性共存達(dá)成的協(xié)議，允許當(dāng)事人間為商標(biāo)和平共存設(shè)定規(guī)則。

我國法律框架下對商標(biāo)共存協(xié)議未做出明確的規(guī)定。商標(biāo)法第三十條規(guī)定：“申請注冊的商標(biāo)，同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請，不予公告?！钡渡虡?biāo)評審規(guī)則》第八條規(guī)定：“在商標(biāo)評審期間，當(dāng)事人有權(quán)依法處分自己的商標(biāo)權(quán)和與商標(biāo)評審有關(guān)的權(quán)利。在不損害社會(huì)公共利益、第三方權(quán)利的前提下，當(dāng)事人之間可以自行或經(jīng)調(diào)解以書面方式達(dá)成和解。對于當(dāng)事人達(dá)成和解的案件，商標(biāo)評審委員會(huì)可以結(jié)案，也可以做出決定或者裁定?！贝藯l規(guī)定可以看作是通過商標(biāo)共存協(xié)議克服在先商標(biāo)的主要依據(jù)。

我國對商標(biāo)共存協(xié)議的態(tài)度經(jīng)歷了從不支持到有條件支持的變化過程，接受條件也越來越趨于寬松。

二、商標(biāo)共存協(xié)議在我國商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中的效力

商標(biāo)共存協(xié)議是商標(biāo)權(quán)人對商標(biāo)使用的一種約定，背后體現(xiàn)的是商標(biāo)的私權(quán)屬性。在如何對待商標(biāo)共存協(xié)議上，我國既考慮了當(dāng)事人的意思自治和合同自由也考慮了公共利益，即商標(biāo)共存協(xié)議可以作為申請商標(biāo)與在先引證商標(biāo)是否會(huì)引起混淆的重要參考，但不能作為申請商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的當(dāng)然理由。這充分體現(xiàn)了我國《商標(biāo)法》的立法宗旨：保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)同時(shí)兼顧消費(fèi)者的利益和社會(huì)公共利益。

我國對商標(biāo)共存協(xié)議的態(tài)度經(jīng)歷了從不支持到有條件支持的變化過程，接受條件也越來越趨于寬松。

早期商標(biāo)共存協(xié)議的參考作用較為有限，申請商標(biāo)能否獲準(zhǔn)注冊仍主要取決于申請商標(biāo)與引證商標(biāo)本身是否構(gòu)成近似。如在第5697704號“POLK”商標(biāo)駁回復(fù)審案中，法院維持了商標(biāo)評審委員會(huì)基于在先第4279951號“POLKAUDIO”商標(biāo)的駁回復(fù)審決定。法院認(rèn)為：“申請商標(biāo)是否可以獲準(zhǔn)注冊，應(yīng)當(dāng)依照《商標(biāo)法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查，不屬于當(dāng)事人意思表示的自治范疇。原告與引證商標(biāo)所有人簽訂共存協(xié)議并非申請商標(biāo)應(yīng)當(dāng)獲準(zhǔn)注冊的法定事由，對于原告據(jù)此認(rèn)為申請商標(biāo)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)予注冊的訴訟主張，本院不予支持?！?/p>

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)全球化的加強(qiáng)，市場上出現(xiàn)近似商標(biāo)的數(shù)量日趨增長，不同主體之間達(dá)成商標(biāo)共存協(xié)議的情況越來越普遍。商標(biāo)評審委員會(huì)或法院對商標(biāo)近似的審查是一種相對主觀而靜止的判斷，而商標(biāo)本身及其所指定的商品和服務(wù)隨著社會(huì)的發(fā)展和變革呈現(xiàn)一種動(dòng)態(tài)的發(fā)展。在商標(biāo)確權(quán)授權(quán)案件中，當(dāng)事人通常是在對彼此商標(biāo)及其所標(biāo)示的產(chǎn)品或服務(wù)，以及市場發(fā)展、消費(fèi)者認(rèn)知有充分了解的情況下簽署共存協(xié)議，對商標(biāo)是否可能造成消費(fèi)者的混淆或誤認(rèn)往往比行政和司法機(jī)關(guān)具有更準(zhǔn)確的判斷。因此，商標(biāo)共存協(xié)議可以作為排除商標(biāo)共存產(chǎn)生混淆可能性的有力證據(jù)。商標(biāo)共存協(xié)議被越來越廣泛地接受在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中，逐漸成為克服注冊障礙的依據(jù)。

1.商標(biāo)相同或高度近似情況下共存協(xié)議的效力

雖然商標(biāo)評審委員會(huì)和法院對共存同意書的效力采取了較過去寬松的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，但是否能夠避免消費(fèi)者產(chǎn)生混淆始終是需要考慮的因素，因此相同商標(biāo)或高度近似商標(biāo)上的共存協(xié)議通常很難被接受。在第12445892號“GRANDIOSE”商標(biāo)駁回復(fù)審案中，雖然申請人與引證商標(biāo)所有人達(dá)成了商標(biāo)共存協(xié)議，但鑒于申請商標(biāo)“GRANDIOSE”與引證商標(biāo)的顯著識別部分“grandiosa”高度近似，“兩商標(biāo)并存于上述商品上，不能排除一般相關(guān)消費(fèi)者對商品來源的混淆、誤認(rèn)。故商標(biāo)評審委員會(huì)對于雙方當(dāng)事人達(dá)成的《商標(biāo)共存協(xié)議》不予采信”。

在商標(biāo)相同或高度近似情況下，雖然商標(biāo)共存協(xié)議的效力一般很難被認(rèn)定，但法院在有的案件中對商標(biāo)這種私權(quán)的自行處分體現(xiàn)出了更多的尊重和認(rèn)可。在世界阿特拉斯貿(mào)易公司與商標(biāo)評審委員會(huì)商標(biāo)駁回行政糾紛案中，商標(biāo)評審委員會(huì)在復(fù)審決定中認(rèn)定阿特拉斯公司申請的第7846312號“Warrior”同第4932055號引證商標(biāo)“WARRIOR勇士”構(gòu)成近似，并認(rèn)定阿特拉斯公司在評審階段提交的共存協(xié)議及證據(jù)不足以證明申請商標(biāo)具有可注性。一審法院和二審法院對當(dāng)事人的共存協(xié)議的效力均予以肯定。一審法院認(rèn)為，案件當(dāng)事人為直接利益相關(guān)人，對商品是否產(chǎn)生混淆的判斷更加符合市場實(shí)際。商標(biāo)權(quán)是一種民事財(cái)產(chǎn)權(quán)利，共存協(xié)議體現(xiàn)了當(dāng)事人對商標(biāo)權(quán)的處分。二審法院認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)本質(zhì)上是一種私權(quán)，權(quán)利行使的方式應(yīng)該由權(quán)利人自行決定。共存協(xié)議，是依據(jù)契約自由原則對商標(biāo)權(quán)進(jìn)行的約定，是當(dāng)事人真實(shí)意思表示，并未違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，亦未損害社會(huì)公共利益，該協(xié)議已消除了當(dāng)事人之間的權(quán)利沖突。

2.特殊領(lǐng)域公共利益的考慮

如果類似商標(biāo)的共存有可能侵害公共利益，那么當(dāng)事人之間的商標(biāo)共存協(xié)議通常不會(huì)被接受，因此在某些特殊領(lǐng)域，例如有關(guān)公共健康的商品和服務(wù)領(lǐng)域，對商標(biāo)共存協(xié)議效力的認(rèn)定尤為審慎。在拜耳先靈醫(yī)藥股份有限公司訴商標(biāo)評審委員會(huì)商標(biāo)駁回行政糾紛案中，商標(biāo)評審委員會(huì)在復(fù)審決定中認(rèn)定拜耳公司申請的第6131435號“VENTAVIS”商標(biāo)同第972715號引證商標(biāo)“VECTAVIR”構(gòu)成近似，申請商標(biāo)指定使用的治療肺動(dòng)脈高血壓用吸入藥劑與引證商標(biāo)核定使用的抗病毒制劑屬于類似商品，申請商標(biāo)予以駁回。對于拜耳公司提交的共存協(xié)議的效力，法院認(rèn)為，商標(biāo)的注冊核準(zhǔn)，不僅僅涉及申請人和在先商標(biāo)權(quán)人的權(quán)益，還與相關(guān)公眾的權(quán)益密切相關(guān)。因此，在申請商標(biāo)與引證商標(biāo)屬于類似商品上的近似商標(biāo)的情況下，對申請商標(biāo)予以核準(zhǔn)會(huì)損害相關(guān)公眾的利益，故在此情況下，申請商標(biāo)不能獲得核準(zhǔn)。

在WIPO2009年對成員國所做的一次調(diào)查問卷中，中國明確表示不接受在相同商品上注冊相同商標(biāo)的共存協(xié)議。

三、對商標(biāo)共存協(xié)議法律框架的一些思考

如前文所述，雖然商標(biāo)專用權(quán)是一種私權(quán)，但我國商標(biāo)法的立法目的除保護(hù)在先商標(biāo)權(quán)利人的利益外，同時(shí)也兼顧消費(fèi)者的利益和其它社會(huì)公共利益。因此，即使申請人與在先商標(biāo)權(quán)利人之間達(dá)成了商標(biāo)共存協(xié)議，商標(biāo)評審委員會(huì)和法院依然要對申請商標(biāo)和在先引證商標(biāo)是否可以避免混淆進(jìn)行審查，商標(biāo)共存協(xié)議僅能作為是否可以避免混淆的重要參考而不能成為申請商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的絕對理由。我國對商標(biāo)共存協(xié)議并沒有明確具體的法律規(guī)定。此外，由于我國不是判例法國家，在先案例的參考作用也較為有限。

1.商標(biāo)是否能夠共存應(yīng)充分考慮商標(biāo)的實(shí)際使用情形

商標(biāo)共存與最初的誠實(shí)同時(shí)使用（Honest Concurrent Use）原則之間的有著密切的聯(lián)系。在很多普通法系國家，長時(shí)期的誠實(shí)同時(shí)使用（通常至少五年）可以成為克服駁回和異議的理由，對誠實(shí)同時(shí)使用的認(rèn)定需要考慮很多因素，如使用的時(shí)間長短、地域范圍等，而消費(fèi)者混淆的可能性也是需要考慮的因素。最高人民法院在《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》中亦指出：“對于使用時(shí)間較長、已建立較高市場聲譽(yù)和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握商標(biāo)法有關(guān)保護(hù)在先商業(yè)標(biāo)志權(quán)益與維護(hù)市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標(biāo)志區(qū)別開來的市場實(shí)際，注重維護(hù)已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序?！笨梢?，商標(biāo)是否能夠共存應(yīng)充分考慮商標(biāo)的實(shí)際使用情形。

在WIPO 2009年對成員國所做的一次調(diào)查問卷中，中國明確表示不接受在相同商品上注冊相同商標(biāo)的共存協(xié)議。實(shí)踐中，相同或高度近似商標(biāo)，如文字部分完全相同僅在圖形設(shè)計(jì)上有差異的商標(biāo)，在類似商品上的共存協(xié)議也同樣很難被接受。但如果兩相同商標(biāo)在實(shí)際使用中始終與其它要素結(jié)合在一起使用于商品上，如在商品或商品包裝上始終同時(shí)標(biāo)明商標(biāo)和完全不同的企業(yè)商號，則這完全有可能避免消費(fèi)者對商品來源的混淆。

我國對共存協(xié)議所涉及商標(biāo)的使用商品也都是局限于商標(biāo)申請注冊的指定商品，并在是否構(gòu)成相同、近似商品也很大程度上參考《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》對類似商品和服務(wù)的劃分。舉例來說，如果在先引證商標(biāo)和在后申請商標(biāo)都指定使用在“計(jì)算機(jī)軟件”商品上，但雙方的軟件產(chǎn)品在實(shí)際使用中用于完全不同的領(lǐng)域，如金融服務(wù)軟件與游戲軟件，則這完全可以形成不同的消費(fèi)群體和市場劃分，從而避免混淆。

除去商標(biāo)和商品，其它使用因素也有可能影響是否有混淆的可能性，如地域范圍。假設(shè)不同主體在一南一北兩個(gè)距離遙遠(yuǎn)的城市同時(shí)在餐館服務(wù)上使用相同的商標(biāo)，并且雙方都繼續(xù)保持在各自的地域范圍使用，則混淆的可能性很小。

2.商標(biāo)是否有混淆的可能性應(yīng)以發(fā)展的眼光去判斷

商標(biāo)是否有混淆的可能性應(yīng)以發(fā)展的眼光去看，而不能僅立足于眼前。以上面的情形為例，如果其中一方擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，在對方城市開設(shè)連鎖餐館，則勢必會(huì)導(dǎo)致混淆。此外，對商品和服務(wù)是否構(gòu)成近似也應(yīng)以一種發(fā)展的眼光去看。喬布斯的美國蘋果計(jì)算機(jī)公司曾與甲殼蟲樂隊(duì)的英國蘋果公司在1981年達(dá)成商標(biāo)共存協(xié)議，美國蘋果計(jì)算機(jī)公司不會(huì)進(jìn)入音樂領(lǐng)域，英國的蘋果公司不會(huì)進(jìn)入計(jì)算機(jī)領(lǐng)域。但隨著智能電子設(shè)備的發(fā)展，美國蘋果計(jì)算機(jī)公司推出iTunes Store音樂商店，直接把數(shù)字音樂傳輸?shù)接?jì)算機(jī)、iPod、手機(jī)等智能電子設(shè)備。甲殼蟲樂隊(duì)將美國蘋果計(jì)算機(jī)公司告上法庭，法院最終從消費(fèi)者的角度判定認(rèn)為美國蘋果計(jì)算機(jī)公司的標(biāo)志是使用在軟件上而不是通過軟件服務(wù)所提供的音樂上，從而認(rèn)為美國蘋果公司沒有違反商標(biāo)共存協(xié)議。

值得一提的是，禁止共存注冊并不能避免商標(biāo)的共同使用。即使在后相同或高度近似商標(biāo)不被允許注冊在相同或類似商品上，申請人仍然可以與在先商標(biāo)所有人達(dá)成共存協(xié)議，通過合同條款允許申請人在相同或類似商品上使用該商標(biāo)，并避免在先商標(biāo)權(quán)利人對其使用提出侵權(quán)訴訟。

綜上所述，應(yīng)對商標(biāo)共存協(xié)議需要進(jìn)行更明確具體的法律規(guī)定，在是否接受商標(biāo)共存協(xié)議中應(yīng)充分考慮商標(biāo)實(shí)際使用情形中的多種因素，從而最終判斷是否可以避免消費(fèi)者的混淆并允許在后申請商標(biāo)的注冊和使用。