張永忠 王繹淩

標準必要專利訴訟的國際比較:訴訟類型與裁判經(jīng)驗

張永忠 王繹淩

標準必要專利許可使用糾紛，正成為新技術(shù)條件下人們熱切關(guān)注的重大疑難案件。在國際知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，各國法院就如何適用FRAND原則解決標準必要專利許可使用糾紛已經(jīng)展開初步的有益的探索。美國與德國等國家的相關(guān)判例大致從合同法、侵權(quán)法以及競爭法三條路徑來解決訴訟糾紛，其中禁令以及使用許可費的確定往往成為案件焦點問題。禁令救濟附加限制條件，許可費率確定必要的考量因素等域外經(jīng)驗，都將為我國今后處理標準必要專利訴訟提供有益的參考。

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隨著市場競爭加劇，近年來蘋果、三星、諾基亞等科技企業(yè)之間因標準必要專利引發(fā)的訴訟爭議成新技術(shù)條件下人們熱切關(guān)注的新型重大疑難復雜案件。各國法官在處理此類糾紛時，由于沒有明確具體的法律指引，只能結(jié)合具體的個案，在不斷總結(jié)司法經(jīng)驗后形成一定的“先例”?！耙磺兄R和認識都可溯源于比較。”①［德］K·茨威格特、H·克茨著：《比較法總論》，潘漢典等譯，北京法律出版社2003年版，第25頁。對此，本文擬從標準必要專利糾紛的可訴性出發(fā)，對美國、德國等國家的標準必要專利訴訟的類型和裁判經(jīng)驗進行比較研究，以期對我國今后處理此類糾紛有所助益。

一、標準必要專利糾紛的可訴性

（一）標準必要專利訴訟的緣起：FRAND原則的適用缺陷

標準與專利的結(jié)合導致標準必要專利（Standard Essential patents， SEPs）的出現(xiàn)。所謂標準必要專利又稱“基本專利”或“核心專利”，是指經(jīng)技術(shù)標準體系認定為該技術(shù)標準體系所必不可少的一項技術(shù)，而該技術(shù)又作為一項專利技術(shù)被專利權(quán)人所獨占。②張平、馬驍著：《標準化與知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2005年版，第133頁。因此，實施該標準時會侵犯其內(nèi)含專利技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)。

當標準中涵蓋專利技術(shù)時，專利權(quán)人可能會濫用其權(quán)利采取專利挾持、專利許可費累加以及歧視性許可等行為，侵害標準實施者和消費者的利益。為了平衡專利權(quán)人與標準實施者的利益，國際上主要標準化組織紛紛制定知識產(chǎn)權(quán)政策，鼓勵成員披露標準所涉及的必要專利，并承諾實行“公平、合理、無歧視”（Fair， Reasonable and Nondiscriminatory）許可，即FRAND原則。FRAND許可意指涉及技術(shù)標準的專利權(quán)人“公平、合理、無歧視及不可撤銷”地將自己所屬的必要專利授權(quán)給所有技術(shù)標準的其他專利權(quán)人和實施方。③Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross-Licenses, Patent Pools, and Standard Setting, Innovation Policy and the Economy, 119,150.( 2001).

由于FRAND承諾本身過于抽象、原則，缺乏明確的定義，沒有具體的適用規(guī)則，以致無法判斷具體的許可行為是否符合該原則的要求。而各國立法也未就此提供明確的規(guī)則指引，由此導致訴訟糾紛頻發(fā)。在域外司法實踐中，權(quán)利人針對“侵權(quán)人”提出禁令請求，而專利實施者依據(jù)FRAND承諾提起抗辯的案件，以及專利實施者依據(jù)該FRAND承諾要求法院確定具體許可費或費率的案件，可以說都是FRAND原則不明確“惹的禍”。

作為國際標準化組織所確立的原則性條款，F(xiàn)RAND的目的在于取得來自專利權(quán)人不可撤銷的許可承諾，并為日后糾紛的解決提供一個準則。但是，各個無線通訊領(lǐng)域里的標準化組織，比如國際電信聯(lián)盟（International Telecommunication Union， ITU）、歐洲電信標準協(xié)會（European Telecommunications Standards Institute， ETSI），均未規(guī)定當其成員不履行FRAND義務時，應采取何種必要措施以確保FRAND義務的履行，也沒有建立標準必要專利的有效糾紛解決機制。標準化組織主持技術(shù)標準的制定，掌握相關(guān)標準的技術(shù)構(gòu)成、專利技術(shù)在標準中的地位以及保護范圍等情況。在該專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生的糾紛，專業(yè)組織予以處理有利于糾紛的公平、快速解決。但是，當糾紛發(fā)生時，絕大多數(shù)標準化組織置身事外。當事人無法向國際標準化組織尋求保護，因此只能訴諸司法。④我國學者馬海生調(diào)研了29家ICT領(lǐng)域具有重要影響的標準化組織的“公平、合理、無歧視”專利許可政策，表明標準化組織雖然普遍認同“公平、合理、無歧視”的專利許可政策，但卻普遍不給出該原則的明確含義、不鑒定對標準中的必要專利權(quán)利要求、不強制相關(guān)主體披露其所知的包含在技術(shù)標準中的專利技術(shù)、不反對專利權(quán)人針對標準實施者尋求“禁令”救濟、不參與當事人之間就“公平、合理、無歧視”原則所發(fā)生糾紛的解決。這表明標準化組織的公平、合理、無歧視專利許可政策尚非常空洞。參見馬海生：《標準化組織的FRAND許可政策實證分析》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2009年第2期，第80-87頁。

（二）標準必要專利訴訟的受理：判例法的形成與發(fā)展

司法是解決糾紛的有效途徑。在美國西雅圖地區(qū)法院所審理的Microsoft v. Motorola（微軟訴摩托羅拉）案中，摩托羅拉公司向電氣電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers， IEEE）和國際電信聯(lián)盟 （International Telecommunication Union， ITU）聲明其“將會”根據(jù)RAND條款⑤歐洲一般使用FRAND，而在美國一般使用RAND。多數(shù)學者認為，公平與合理在內(nèi)涵上并沒有太大的區(qū)別，因此FRAND與RAND具有相同的含義。參見馬海生著：《專利許可的原則：公平、合理、無歧視許可研究》，法律出版社2010年版，第15頁。授權(quán)其相關(guān)標準必要專利。法庭認為，專利持有人與實施者之間必須有一個解決爭議的平臺，除非各方自行達成RAND授權(quán)協(xié)議，否則法庭還是解決權(quán)利爭議的適當平臺。微軟公司有得到摩托羅拉公司標準必要專利的RAND授權(quán)協(xié)議的權(quán)利，如果不能夠達成摩托羅拉公司承諾授予的協(xié)議（或至少強制達成該協(xié)議），摩托羅拉公司的義務就是虛無的。因而法庭應該維護微軟公司的法定權(quán)利，確保其獲得RAND授權(quán)協(xié)議，得到摩托羅拉公司的標準必要專利。⑥Microsoft Corp. v. Motorola Inc, 864 F. Supp.2d 1023,1038 (W. D. Wash. 2012).

在華為公司訴IDC公司標準必要專利許可使用費案中，華為公司請求法院“按照FRAND條件判決IDC公司就其中國標準必要專利許可華為公司的許可費率或費率范圍”，IDC公司辯稱該項請求既無明確的請求許可的專利范圍，又無明確的費率主張，沒有具體的指向和內(nèi)容，因而原告所提出的訴訟請求不符合《民事訴訟法》第108條規(guī)定的起訴的實質(zhì)要件。同時IDC公司還認為，此案雙方對專利許可合同商業(yè)條款的談判分歧不是可訴的法律爭議，因而不宜由司法機關(guān)介入并作出裁判。我國法院則認為，原告主張被告的許可費應符合FRAND的具體費率或費率范圍的請求是明確的。鑒于被告作為標準必要專利人的壟斷地位以及國際標準化組織的“不干預”，原告與被告之間在專利許可費率、條件問題上無法達成協(xié)議，若不尋求司法救濟，除被迫接受被告單方面所提出的條件外，原告幾乎沒有任何談判的余地了。因此，標準必要專利使用費糾紛具有民事司法的可訴性。⑦葉若思等：《標準必要專利使用費糾紛中FRAND規(guī)則的司法適用：評華為公司訴美國IDC公司標準必要專利使用費糾紛案》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2013年第4期，第57頁。

近年來，國際上的標準必要專利訴訟案件在數(shù)量上出現(xiàn)“井噴”現(xiàn)象。例如，2010年至今美國法院受理的標準必要專利案件已經(jīng)超過50件（見表1）。法院對標準必要專利糾紛的受理和審理，使得標準必要專利糾紛的當事人可以通過司法路徑展開利益博弈，也使得司法越來越成為平衡專利權(quán)人與標準實施者之間利益的公正平臺。隨著標準必要專利訴訟的出現(xiàn)，法院在處理糾紛時也不斷提出創(chuàng)新性的解決方法，正形成一批有約束力或指導意義的司法判例。

表1 2010—2014年美國標準必要專利訴訟案件⑧

二、標準必要專利訴訟的基本類型

在標準必要專利糾紛中，當事人基于主觀權(quán)利以及案件所涉（違法）客觀事實的不同認識會在起訴時形成不同的訴因，并提起不同類型的訴訟主張。這限制了法院案件審理的范圍，也影響當事人實體權(quán)利的實現(xiàn)。綜觀國際上的訴訟實踐，目前標準必要專利訴訟大致從合同法、侵權(quán)法以及競爭法三條路徑展開。

（一）合同之訴：基于合同法的進路

在相當一部分標準必要專利訴訟中，當事人以及法院是根據(jù)合同法來審視相關(guān)問題的。標準必要專利人與標準實施者是否存在合同關(guān)系，如何在合同訂立與實施中確定FRAND下的交易條件？與這些問題相關(guān)的訴訟請求屬于合同之訴，需要合同法的理論與規(guī)則來解釋。

在微軟訴摩托羅拉案⑨Microsoft Corp. v. Motorola Inc, 2013 WL 4053225 (W. D. Wash. 2013).中，針對微軟涉嫌對摩托羅拉專利中所涵蓋的在Xbox360等產(chǎn)品的無線和視頻編碼技術(shù)的侵權(quán)，摩托羅拉向微軟發(fā)出較高費率下授權(quán)許可其專利的要約。不久之后，微軟起訴摩托羅拉的要約違反合同法的規(guī)則，違反了摩托羅拉公司對標準制定組織，或者標準制定機構(gòu)的RAND承諾，以及違反了以誠信和公平交易有關(guān)的承諾要求。美國第九聯(lián)邦巡回上訴法院指出：第一，標準制定過程的每個實體必須承諾在合理和非歧視（RAND）條件下對其標準必要專利提供許可；第二，給予許可的承諾是專利權(quán)人與行業(yè)標準設定組織之間的合約，使用該標準的每一實體均為該合約的第三方受益人。在此案中，微軟作為專利實施者的合同法地位為第三方受益人。

法國法認為，當事人之間通過協(xié)商達成合同基本或主要條款的合意以及書面形式的特殊要求，是對專利實施許可合同成立的一般要求。因此，F(xiàn)RAND原則只是表明一種邀請協(xié)商，而并非強制締約。⑩根據(jù)法國《民法典》第1156條，法官必須在訂立的合同或修訂的合同中尋找各方的意圖。根據(jù)這一規(guī)定，當事人的“主觀意圖”如何，更重要的是在于合同本身的字面意思。See Brooks, Roger Geradin & Damien, Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment , International Journal of IT Standards and Standardization Research. 1, 23 (2011).德國法官認為，專利權(quán)人在專利標準組織作出的知識產(chǎn)權(quán)聲明或許可聲明，并不成立權(quán)利人與潛在被許可人之間的許可合同，也不存在第三方受益的合同，即否認了FRAND許可的合同義務。①參見德國曼海姆地區(qū)法院2012年5月2日就摩托羅拉公司訴微軟公司有關(guān)ITU標準必要專利的侵權(quán)訴訟判決。轉(zhuǎn)引自葉若思等：《關(guān)于標準必要專利中反壟斷及FRAND原則司法適用的調(diào)研》，載《知識產(chǎn)權(quán)法研究》2013第2期，第22頁。標準必要專利權(quán)人作出的許可聲明，不能被視為針對不特定的多數(shù)第三人作出的、僅需要第三人接受即具有約束力的要約，而僅是要約邀請。但它包含將會按照FRAND條款給予第三方許可的承諾，是標準實施者提出要約請求權(quán)的基礎(chǔ)。這一觀點實際上也是歐盟國家的主流觀點。

綜上，從合同法的進路去認識專利權(quán)人與實施者的關(guān)系時，不能草率認定兩者間存在合同關(guān)系。但FRAND原則作為一項有法律意義的原則，無論是從誠實信用抑或禁止反言出發(fā)，還是從請求權(quán)基礎(chǔ)或維護第三方受益人利益考慮，它對當事人締結(jié)合同和裁判者判定交易條件的合理性都具有現(xiàn)實意義。

（二）侵權(quán)之訴：基于侵權(quán)法的進路

專利被納入標準后，專利權(quán)人對標準的實施者提起專利侵權(quán)訴訟的案件逐年增加。德國聯(lián)邦法院認為，一般情況下是允許標準實施者針對專利權(quán)人的侵權(quán)指控提出強制許可抗辯的。這是專利實施者對具有市場支配地位的專利持有人在合理的情況下拒絕授權(quán)許可時排除侵權(quán)禁令的救濟方法。但是，法院認為，抗辯需要滿足的條件是：潛在的被許可人必須已向?qū)＠钟腥苏埱笤S可；專利權(quán)人拒絕許可是沒有實質(zhì)性的理由，因而是濫用其優(yōu)勢地位，以及潛在的被許可人必須像真正的被許可人一樣有意愿履行相關(guān)義務。②Dr Julia Schoenblhm LL. M. , Licensing essential patents in Germany: when the compulsory license defense applies, Intellectual Property and Technology(Jan. 2014), available at: http://www.dlapiper.com/zh-hans/china/insights/publications/2009/12/licensing-essential-patents-in-germanywhen-the-__/.

基于標準必要專利的特殊性，標準必要專利權(quán)人對所有標準實施者均負有FRAND許可的義務。對愿意支付合理使用費的善意標準實施者，專利權(quán)人不得拒絕許可，否則將不恰當?shù)貙⒓夹g(shù)標準實施者排除在市場競爭之外，有悖FRAND要求。但如果實施者無意支付專利使用費，專利權(quán)人提起侵權(quán)禁令（包括判令停止侵權(quán)）、損害賠償之訴無疑是合理的。

專利侵權(quán)的一般抗辯事由在相關(guān)案件中也被適用。2012年，三星公司向荷蘭海牙法院以維護3G專利權(quán)為由請求禁止蘋果iPhone和iPad產(chǎn)品在荷蘭銷售，但該主張被法院駁回。①Samsung v. Apple(District Court of The Hague, March 14, 2012, doc. no. 400367/HA ZA 11-2212).海牙法院認為三星的侵權(quán)指控不成立，因為指控中所提到的寬頻晶片是由高通生產(chǎn)的，而高通已經(jīng)從三星處獲得了專利授權(quán)，根據(jù)專利權(quán)用盡原則不能指控蘋果使用高通寬頻晶片為侵權(quán)行為。

（三）反壟斷之訴：基于競爭法的進路

在標準實施過程中，標準必要專利權(quán)人憑借其對知識產(chǎn)權(quán)的把持，有可能向標準實施者索要高于正常競爭水平的壟斷價格，對相同的交易對象設置不合理的交易條件，歧視交易相對人，拒絕交易。對此，標準實施者可從競爭法的進路提起反壟斷訴訟。2005年，愛立信（Ericsson）、博通、日本電氣（NEC Corporation）、諾基亞、松下移動通信（Panasonic Mobile Communications）和德州儀器（Texas Instruments）等公司就高通（Qualcomm）公司對WCDMA標準的專利收費提出反壟斷指控。②Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc, 501 F. 3d 297, 310 (3d Cir. 2007).原告稱，高通公司違背FRAND原則許可專利，對WCDMA標準中的專利收取了高昂的專利費，試圖將移動電話芯片領(lǐng)域的競爭廠商逐出市場，損害了全球移動通信行業(yè)的整體利益，妨礙了技術(shù)創(chuàng)新，違背了歐盟競爭法。

在華為公司訴IDC公司案（2011）深中法知民初字第858號、（2013）粵高法民三終字第306號）中，法院認為，IDC公司作為標準必要專利權(quán)人，應按照FRAND原則授權(quán)華為公司使用專利，但將IDC公司授權(quán)給蘋果公司、三星公司的專利許可條件進行比較可知，IDC公司擬授權(quán)給華為公司的專利許可費遠高于其給蘋果和三星等公司的。IDC公司不僅要求華為公司支付高昂的許可費，還強迫索取華為公司所有專利的免費許可。據(jù)此，法院判決IDC公司停止針對華為公司的過高定價等壟斷行為。

在司法實踐中，當事人基于標準必要專利糾紛法律關(guān)系的不同認識，大致從合同法、侵權(quán)法以及競爭法三條路徑來提出訴訟主張，但在某一具體案件中當事人也可能綜合使用多種法律依據(jù)，因而現(xiàn)實中的標準必要專利訴訟又具有訴訟類型交叉、混同的特點，這對當事人和裁判者提出了更大的挑戰(zhàn)。

三、標準必要專利訴訟的裁判經(jīng)驗

訴訟禁令以及許可費的確定問題是標準必要專利訴訟的爭論焦點，主要受案國家和地區(qū)的法院為此貢獻了卓著的司法智慧，并為其他國家提供了可資借鑒的裁判經(jīng)驗。

（一）訴訟禁令的裁判規(guī)則

標準必要專利權(quán)人尋求禁令救濟的權(quán)利受到各國法律以及知識產(chǎn)權(quán)國際公約的明確保障，但因為標準普遍實施的公共性，作出FRAND承諾的專利權(quán)人能否像一般專利權(quán)人毫無限制地實施禁令救濟？無限制的禁令救濟會導致某個必要專利挾持整個標準，破壞競爭，損害消費者和公共利益。為了避免標準必要專利權(quán)人濫用權(quán)利，美國、德國等受案國法院對禁令的適用作出了不同程度的限制。

在標準必要專利糾紛案件中，美國法院在禁令救濟上基本延續(xù)了eBay案所確立的禁令運用的衡平法原則（四要素測試法），即原告必須證明：（1）遭受了不可彌補的損害；（2）法律范圍內(nèi)的救濟不足以彌補原告所遭受的損害；（3）綜合平衡雙方的利益，其他救濟措施沒有可實施性；（4）公共利益不因適用永久禁令而受損。在2012年的蘋果訴三星案③Apple Inc. v. Samsung Electronics Co, 678 F.3d 1314, 1324 (Fed. Cir.2012).中，上訴聯(lián)邦巡回法院認為，專利權(quán)人若想獲得禁令，首先必須證明侵權(quán)行為會造成不可彌補的損害，否則不能滿足申請禁令的條件。④Maximilienne Bishop, Ph. D. and Eric J. Fues. Injuctions in the Post-Apple World, Intellectual Asset Management(July/August 2013), available at: http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=5491820b-a67c-425c-8eda-3d3793342a50.在蘋果訴摩托羅拉（Apple v. Motorola）以及微軟訴摩托羅拉的兩個案例中，法官認為，在通過賠償專利許可使用費可以彌補損失的情況下，應當拒絕頒發(fā)禁令。①Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc.,2012 WL 3289835 (W.D. Wis. 2012); Microsoft Corp. v. Motorola Inc, 864 F. 2d 1023 (W.D. Wash. 2012).只有在滿足上述四項條件時，法院方可頒布永久禁令。法院嚴格永久禁令條件實際上隱含了專利強制許可的可能空間，即在未滿足該四項要件時不予頒發(fā)永久禁令，被指控侵權(quán)者可以繼續(xù)使用專利，但應支付一定的損害賠償金（相當于強制許可的使用費）。

德國法院在審理2009年“橙皮書標準”（Orange-Book Standard）②飛利浦公司和索尼公司擁有可刻錄光盤（CD- Rs）和可重寫光盤（CD-RWs）相關(guān)標準的專利技術(shù)。由于標準的技術(shù)指標都發(fā)布在被稱為“橙皮書”（Orange Book）的出版物上，因此相關(guān)標準也被稱為“橙皮書標準”。20世紀90年代起，飛利浦公司開始捆綁許可其專利。但是有許多生產(chǎn)者沒有獲得飛利浦公司的授權(quán)就使用了其橙皮書標準中的EP325330專利，于是飛利浦公司經(jīng)常向法院提起侵權(quán)訴訟。參見李梅：《標準必要專利的濫用問題——德國橙皮書標準案分析》，資料來源于：http://ipc.catr.cn/zjsd/201304/t20130426_919245. htm，最后訪問日期：2014年3月28日。案中形成了應對標準必要專利禁令的強制許可抗辯規(guī)則。德國法院認為，權(quán)利人一方面拒絕許可其專利，另一方面又通過訴訟尋求回報，違反了誠實信用原則，因此被告可以提出專利強制許可的抗辯。被告提出強制許可抗辯所針對的原告應當具有市場支配地位，并且滿足原告的專利成為其進入市場所必不可少的條件、原告的拒絕許可缺乏合理性和公正性兩個前提條件。此外，德國法院還就被告提出強制許可抗辯自身應滿足的條件作出了規(guī)定：（1）被告須向原告提出無條件、真正的、合理的、易于接受的許可要約。③（1）無條件的（unconditional）要約。對于無條件的要約解釋，法院反面舉例了何為附條件的要約，即只有當法院作出被告未侵犯專利權(quán)的判決時，被告提出達成專利授權(quán)協(xié)議的要約才能達成。這時專利權(quán)人也就沒有義務接受這樣的要約了。（2）真正的（genuine）要約。這是指在一段合理時期內(nèi)，被告將受其要約所提出的義務的約束，愿意并有能力履行其相關(guān)義務。（3）合理的（reasonable）要約。合理的要約是指被告所提出的相關(guān)條件是原告沒有任何理由和借口來拒絕，且并不違反競爭法。（4）易于接受的（readily acceptable）要約。如果原告只是簡單的承諾便能達成有效的合同，包含了標的物、授權(quán)范圍、簽約雙方、使用費等所有合同必備要素的要約，即可被認為是易于接受的。（2）被告未獲得授權(quán)卻已經(jīng)使用原告相關(guān)專利，并期待獲得原告專利授權(quán)的，必須被合理期待能夠履行（anticipatory performance）其合同義務。被告無須向原告實際支付專利費，但根據(jù)德國《民法典》第372條的規(guī)定，基于審慎的、合理的考慮而對原告可能要求的專利授權(quán)使用費率作出判斷并將適當?shù)膶＠褂觅M存儲在專門賬戶上。原告若是反對被告所提出的專利授權(quán)使用費，則對何為公平合理的授權(quán)使用費負有舉證責任。④See Thomas H?ppner., Competition Law in Intellectual Property Litigation: The Case for a Compulsory Licence Defence under Article 102 TFEU, European Competition Journal. 297,322 (2011).橙皮書標準案后，大量案件的被告在不同程度上成功援引了“橙皮書標準”案的強制許可抗辯規(guī)則。

綜上，對于訴訟禁令，美國與德國法院分別立足原告的訴訟主張與被告的訴訟抗辯條件，對原被告雙方在證明責任上作出不同要求，形成具有代表性的兩種模式。美國在“四要素測試法”中側(cè)重于原告申請禁令救濟的條件及其證明責任，而德國“橙皮書標準”案的規(guī)則側(cè)重于被告針對原告禁令申請?zhí)岢鰪娭圃S可抗辯的條件及其證明責任。盡管美國與德國在禁令救濟糾紛審理中適用的規(guī)則有所不同，但兩者通過訴訟兩造對抗規(guī)則的厘定，在功能上卻共同發(fā)揮了規(guī)范標準必要專利禁令救濟的適用條件，實現(xiàn)專利權(quán)人與實施者雙方利益平衡的作用，可謂“異曲同工”。

（二）標準必要專利FRAND許可費率的確定規(guī)則

在絕大多數(shù)標準必要專利糾紛案件中，最受當事人關(guān)注的莫過于許可使用費的確定。⑤許可合同糾紛的核心問題就是許可費的確定與履行，侵權(quán)糾紛的賠償金往往以許可費為計算依據(jù)，反壟斷的糾紛涉及專利權(quán)人在許可費上索取壟斷高價。專利權(quán)人若失去拒絕許可的權(quán)利，其剩余的權(quán)利內(nèi)容主要體現(xiàn)為收取專利許可使用費。當事人之間的利益平衡焦點也就集中在許可使用費的支付是否公平、合理。但是，由于專利許可使用費問題本身非常復雜，對其進行量化相當困難，因此已成為國際標準化組織與各國法院面臨的共同難題。⑥實際上，2006年前后，歐洲電信標準化協(xié)會（ETSI）曾試圖通過一個封頂許可費率來量化FRAND原則，但考慮此舉有違反《反壟斷法》之嫌，加上與相關(guān)的各方也無法達成共識，最終還是不了了之。

一般情況下，專利權(quán)人應當根據(jù)其承諾的FRAND原則與標準實施者協(xié)商確定許可費金額。因此，許可費由當事人自行合理決定，并在訂立協(xié)議后開始執(zhí)行。只要是合理的，即便不同許可費之間存在差異性，也可能被法院確認其合法性。專利權(quán)人可以自行確定許可費金額，只有當其確定的金額超出了反壟斷法規(guī)定的限度，且不合理地阻撓或歧視被許可人時，專利所有人的決定才是不合理的。德國杜塞爾多夫和曼海姆地方法院在“Standard Tight-Head Drum”案和“the Orange Book Standard”案的判決中，允許實施者將專利權(quán)人確定的許可費的合理性交由法院裁判，法院將審查特許可費是否符合行業(yè)內(nèi)的FRAND標準，法院確認的許可費將追溯自合同生效之日起執(zhí)行。①McDermott Will & Emery, FRAND Defence in German Courts: Remedy Against Standard-Essential Patents? (Jan. 2014), available at : http://www.mwe.com/FRAND-Defence-in-German-Courts-Remedy-Against-Standard-Essential-Patents-06-21-2012/.在專利已經(jīng)被實施的情況下，專利權(quán)人如果反對實施者提出的專利許可費，則對于何為公平合理的許可費負有舉證責任。綜上，專利權(quán)人對專利授權(quán)使用費的合理性具有舉證的責任。②從2012年6月至2014年2月28日美國聯(lián)邦法院的五個典型案例的判決結(jié)果可以看出，美國司法所確定的標準必要專利許可費遠低于專利權(quán)人的主張。其中，在摩托羅拉訴微軟案中，因微軟的游戲機“Xbox”等產(chǎn)品中采用了摩托羅拉H.264視頻和802.11無線標準相關(guān)專利，摩托羅拉要求微軟就其售出的每件產(chǎn)品向其支付相當于售價2.25%的專利費用，這相當于每年應支付高達40億美元的使用費。西雅圖地區(qū)初審法院判決，微軟應向摩托羅拉支付的專利使用費應為每年180萬美元，遠低于摩托羅拉此前40億美元的要求。See Apple Inc v. Motorola Mobility, Inc. [Northern District of Illinois]: Judge Posner(June 22, 2012 decided); Microsoft Corp v. Motorola, Inc. [W. D. Washington]: Judge Robart (Apr 25, 2013 decided); Ericsson v. D-Link[E.D. Tex]: Judge Davis (Aug 7, 2013 decided); In re Innovatio IP Ventures, LLC [Northern District of Illinois]: Judge James F. Holderman (Oct 4, 2013 decided); Realtek v. LSI[Northern District of California]: Judge Ronald M. Whyte (Feb 27, 2014 decided).

實踐中，法院經(jīng)常不認同專利權(quán)人的授權(quán)使用費的確定方法并形成自己的考量規(guī)則。例如，美國地區(qū)法院的Robart法官在摩托羅拉訴微軟案③Microsoft Corp. v. Motorola Inc, 864 F. .2d 1023 (W. D. Wash. 2012).中對標準必要專利許可費作出有重大影響的裁決，提出在FRAND承諾下標準必要專利許可費的確定應遵循的基本原則：1.FRAND許可費應有助于該標準的推廣，并減少阻止該標準推廣的風險，即“專利挾持”（Patent Hold-Up）風險；2.決定FRAND許可費的方法還要考慮到今后可能出現(xiàn)的其他標準必要專利的專利費累加問題（Royalty Stacking）；3.FRAND許可費應保證專利權(quán)人在其IP方面的投資獲得合理回報；4.FRAND許可費應當限制在基于該專利技術(shù)經(jīng)濟價值的合理許可費用，而不應考慮該專利被納入標準后的經(jīng)濟增值部分?；谏鲜鲈瓌t，Robart法官對傳統(tǒng)專利許可費確定的“Georgia-Pacific因素”④1970年“Georgia-Pacific Corp. v. US. Plywood-Champion Papers, Inc.”案判決中總結(jié)了15項在假想談判中應考慮的因素，得到了廣泛的認同，被稱為“Georgia-Pacific因素”。 See Georgia-Pacific Corp. v. U. S. Plywood-Champion Papers, Inc., 318 F. Supp. 1116(1970), modified by 446 F.2d 295(2d Cir.1971).進行修改，提出了適用于計算許可費的關(guān)鍵因素。

同樣，德國法官Klaus Grabinski提出，確定合理的專利許可費率的依據(jù)包括已有的許可協(xié)議、各個行業(yè)部門定期支付的許可費報告、法院的判例法和仲裁委員會對德國專利局發(fā)明人的補償，以及法庭指定專家的意見。整體行業(yè)價值也能成為雙方協(xié)議作出的合理使用費的決定依據(jù)。⑤德國聯(lián)邦司法法院法官Klaus Grabinski在2008年7月、2009年9月分別在上海、成都的國際知識產(chǎn)權(quán)司法保護會議的演講觀點。See Klaus Grabinski, Remedies in IP Infringement Litigation_ The German approach(Jan. 2014), available at : http:// ipr2.org/document-centre/download. php?id=824(Last visited Apr.24 2014)；Klaus Grabinski. 專利侵權(quán)訴訟中的強制許可辯護, http://ipr2.org/document-centre/download.php?id=710(Last visited Apr.24 2014).

“理想狀態(tài)的FRAND許可費率是綜合考慮了標準必要專利價值、產(chǎn)品利潤貢獻率、市場貢獻率、專利研發(fā)成本等因素后，量化出來的一個費率。”⑥史少華：《標準必要專利訴訟引發(fā)的思考——FRAND原則與禁令》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2014第1期，第77頁。到目前為止，還沒有任何公認的公式將上述提出的參考因素自動轉(zhuǎn)換為合適的許可費金額，因而許可費的確定仍具有很大的彈性。在美國的司法實踐中，考量因素，如以往的許可費金額，更主要的作用是幫助當事人就合理許可費金額的計算是否合理作出判斷。因而，相對于“公平、合理”這一抽象的尺度而言，參考上述因素更具有操作性。

綜上，明確FRAND許可費的判斷原則和因素，可以幫助專利權(quán)人及標準實施者對許可費有合理的預期，有利于促成許可協(xié)議的達成，更有利于指導司法實踐。德國判例較少，在許可費率確定上法院更少有明確的判斷標準，基本上都先由專利權(quán)人自主決定，但當專利實施者認為專利權(quán)人所決定的許可費超出反壟斷法的限度，以及具有不合理性時再交由法院裁判，而法院可根據(jù)相關(guān)因素作出合理的判決。與德國法院相比，美國在相關(guān)判例中修正了“Georgia-Pacific因素”來幫助判斷專利權(quán)人與實施者雙方所提出的許可費是否合理，確立了指導性的基本原則，這對于許可費的合理確定更具指導性。

結(jié) 語

FRAND許可承諾是目前國際標準化組織專利政策的基本要求。鑒于FRAND的模糊性以及標準必要專利的特殊性，尋求司法途徑解決糾紛越來越成為專利權(quán)人與實施者的現(xiàn)實選擇。標準必要專利具有標準的公益屬性和專利權(quán)的私權(quán)屬性，使得其無論是在禁令救濟限制上，還是在許可費率上，都應在私人利益與社會公共利益之間取得平衡?！叭A為訴IDC公司”一案雖打破了我國在標準必要專利糾紛處理上的空白，但單憑此案的判決并不能全部解決此類糾紛上的諸多問題。禁令救濟的綜合考量因素、許可費率的確定仍需進一步深入研究。實際上，在我國第一個標準必要專利訴訟發(fā)生之前，美國、德國等域外國家早已積累了一定的裁判經(jīng)驗。不同國家處理類似問題的裁判思維與解決方法，為我國處理標準必要專利糾紛提供了有益參考。顯然，我們應該認真對待域外規(guī)則及判例?！啊朔ㄖ普弋斎≈?，當取而不取，是之為愚！”①［德］K·茨威格特、H·克茨著：《比較法總論》，潘漢典等譯，北京法律出版社2003年版，譯者序第2頁。 參見《TRIPS協(xié)定》第50條第2項，http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/qt/gjty/200804/t20080403_369216.htm，最后訪問日期：2014年6月20日。

Standard essential patents licensing disputes are becoming diff i cult and complicated cases which are paid close attention by people under conditions of new techniques. In the international fi eld of intellectual property， national courts on how to apply the FRAND principles to solve standard essential patents licensing disputes have already standard preliminary useful exploration. It is worth going comparative study. Overview of the related cases in some countries such as USA and Germany， there are three ways to solve the disputes which are contract law， tort law and competition law， moreover， litigation and licensing fee ban issues often become the common focus of these cases. Through the comparative study， additional restrictions to injunctive relief， royalty rates to determine the necessary considerations and other extraterritorial experience will provide useful references for standard essential patent litigations in the future for China.

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張永忠，華南師范大學法學院教授

王繹淩，華南師范大學2013級經(jīng)濟法碩士研究生

本文為2014年度廣東省知識產(chǎn)權(quán)局軟科學研究計劃項目“標準必要專利訴訟的國際比較及其啟示”的階段性研究成果。

⑧ 該表收錄了美國2010—2014年間55個標準必要專利案件，排除了同一案件不同審期的重復。