李菊丹 宋 敏

美國基因?qū)＠麢?quán)利用盡原則的適用與啟示

李菊丹 宋 敏

專利用盡原則是專利法中的一項基本原則，旨在限制專利權(quán)人過度干涉專利產(chǎn)品的售后使用。隨著轉(zhuǎn)基因種子等具有自體復(fù)制功能的技術(shù)或產(chǎn)品的出現(xiàn)與應(yīng)用，專利技術(shù)的使用行為與專利產(chǎn)品的制造行為較難分辨，專利權(quán)用盡原則在這一領(lǐng)域的適用變得更為復(fù)雜。通過梳理專利權(quán)用盡原則在美國司法判例中的應(yīng)用與發(fā)展，并就專利權(quán)用盡原則在轉(zhuǎn)基因?qū)＠N子領(lǐng)域的應(yīng)用展開討論，以期對我國相關(guān)問題有所啟示。

專利權(quán)用盡原則 轉(zhuǎn)基因種子 基因?qū)＠?/p>

自20世紀80年代以來，有關(guān)基因發(fā)明專利保護的問題一直成為世界各主要國家以及學術(shù)界關(guān)注的焦點，其原因在于“基因發(fā)明通常居于生物科技產(chǎn)業(yè)鏈的上游位置， 而伴隨上游專利的，是下游生物科技產(chǎn)業(yè)須支付昂貴的專利許可費”。①李軒：《基因序列專利保護范圍的界定》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2006年第6期，第77頁。與早期主要討論基因發(fā)明的可專利性問題不同，當前各國及學界主要關(guān)注的是基因?qū)＠谋Ｗo范圍以及對其是否應(yīng)當加以限制的問題。專利權(quán)用盡原則就是一項旨在限制專利權(quán)的行使、平衡專利權(quán)人私人利益與社會公共利益的一項重要制度。根據(jù)專利權(quán)用盡原則，專利權(quán)人有權(quán)從其專利產(chǎn)品的首次銷售中獲得補償，并保留制造和首次銷售其他專利產(chǎn)品的權(quán)利，而消費者可以使用或再次銷售該特定專利產(chǎn)品，無需支付額外費用。具有自體復(fù)制功能技術(shù)（self-replicating technology）的出現(xiàn)，使得專利權(quán)用盡原則的適用更為復(fù)雜，“因為消費者的使用行為實質(zhì)上包含了對相同專利產(chǎn)品的制造”，②Zachary Loney, Bowman’s Beanstalk：Patent Exhaustion in Self-Replicating Technologies，VANDERBILT J. OF ENT. AND TECH. LAW, Vol. 15:4:949.因此“如何在自體復(fù)制技術(shù)領(lǐng)域適用專利權(quán)用盡原則是不清楚的”。③Yee Wah Chin, Inexhaustible Patents on Self-replicating Technologies，Published in Landslide Volume 3, Number 5, May/June 2011.本文擬就基因?qū)＠麢?quán)利用盡原則的適用問題展開討論，首先梳理專利權(quán)用盡原則在美國司法判例中的應(yīng)用與發(fā)展，然后就專利權(quán)用盡原則在轉(zhuǎn)基因?qū)＠N子領(lǐng)域如何應(yīng)用的問題進行論述，以期對我國相關(guān)問題有所啟示。

一、美國專利權(quán)用盡原則的司法實踐與發(fā)展

“專利權(quán)用盡原則是美國專利法中的一項基本原則”④Michael J Lennon, Kenyon & Kenyon LLP, the growing global impact of the US Patent Exhaustion Doctrine, http://www.iam-magazine.com.，“在美國已存在150多年”⑤Adam Garmezy , Patent Exhaustion and the Federal Circuit’s Deviant Conditional Sale Doctrine:Bowman V. Monsanto, Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy Sidebar [vol.8.2013],p197.，其通過一系列司法判例發(fā)展而來，目前已成為一項基本的專利權(quán)侵權(quán)抗辯理由。隨著20世紀新技術(shù)的不斷出現(xiàn)，專利權(quán)用盡原則本身也從19世紀提出的一種意在確保財產(chǎn)權(quán)自由行使的“單純主張”（straight-forward proposition），發(fā)展成一種模糊的專利保護政策。美國法院通過一系列關(guān)鍵的司法判例展現(xiàn)了專利權(quán)用盡原則的發(fā)展變化。

（一）合理補償理論與首次銷售理論

專利權(quán)用盡原則最早可以追溯到1852年的Bloomer v. McQuewan案⑥Bloomer v. McQuewan, 44 U.S.539, 549（1852）.。美國聯(lián)邦最高法院在該案中闡述了有關(guān)專利權(quán)用盡原則的合理補償理論，認為適用權(quán)利用盡原則主要出于兩個基本動機：“（1）出于阻止專利權(quán)人獲得沒有根據(jù)補償?shù)钠谕?；?）對個人財產(chǎn)賦予永久限制的極不信任”⑦Andrew T. Dufresne, the Patent Exhaustion Doctrine Revived? Assessing the Scope and Possible Effects of the Supreme Court’s Quanta Decision, Berkeley Technology Law Journal [Vol.24:11 2009], p13.。也就是說，專利權(quán)人對專利的控制，是基于獲得合理補償（Fair Compensation）的需要，一旦合理補償獲得滿足，專利權(quán)人就不能以專利權(quán)為借口繼續(xù)控制專利產(chǎn)品。美國聯(lián)邦最高法院在1873年Adams v. Burke案⑧84 US 453（1873）.中，又提出了首次銷售理論來解釋專利權(quán)用盡的適用。在該案中，密封蓋的專利權(quán)人禁止首批購買人（original purchasers）在某些特定領(lǐng)域使用密封蓋。法院認為，當專利權(quán)人或者專利持有人出售了其唯一價值在于使用的專利設(shè)備或機器時，其就獲得了該項發(fā)明創(chuàng)造的報酬，應(yīng)放棄限制相關(guān)設(shè)備或機器使用的權(quán)利。這就是我們通常所說的首次銷售理論（the First Sale Doctrine）。無論是合理補償理論還是首次銷售理論，均旨在限制專利權(quán)人對已售專利產(chǎn)品的干涉，使產(chǎn)品購買人有充分的自由處理和使用其合法財產(chǎn)。

由于“美國的專利權(quán)用盡原則主要由判例形成，其在實際應(yīng)用中產(chǎn)生了諸多適用問題”⑨萬琦：《美國專利權(quán)用盡原則若干問題研究—— Quanta Computer , Inc. v. LG Electronics , Inc. 案判決評析》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2008年第6期，第90頁。，隨著專利產(chǎn)品組成以及銷售方式的日益復(fù)雜，確認是否以權(quán)利用盡為目的銷售專利產(chǎn)品成為司法實踐中的一項復(fù)雜工作。1942年United States v. Univis lens Co.案⑩316 U. S. 241,249-150(1942).是一個涉及未完成專利產(chǎn)品的權(quán)利用盡問題的典型案例。有學者稱這是美國聯(lián)邦最高法院在2008年“Quanta案之前最后一次適用專利權(quán)用盡原則/首次銷售原則”①Yee Wah Chin, Inexhaustible: Patents on Self-replicating Technologies, Published in Landslide Vol.3 Number 5, May/June 2011.。在該案中，專利權(quán)人Univis向批發(fā)商批發(fā)了一批受專利權(quán)保護的透鏡光片（1ens blanks），由批發(fā)商實施打磨光片步驟，完成鏡片最后制作環(huán)節(jié)后進行銷售。Univis要求批發(fā)商根據(jù)固定價格銷售透鏡的行為，涉嫌違反美國《反托拉斯法》。法院認為，“盡管本案涉及的是一個未完成的專利產(chǎn)品，但該產(chǎn)品包含了發(fā)明專利的實質(zhì)性特征，屬于專利權(quán)保護范圍，并且該產(chǎn)品注定將根據(jù)專利要求由購買者完成鏡片制作，這就意味著專利權(quán)人已經(jīng)銷售了他的發(fā)明”②Adam Garmezy , Patent Exhaustion and the Federal Circuit’s Deviant Conditional Sale Doctrine:Bowman V. Monsanto, Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy Sidebar [vol.8.2013],p203.，從而基于專利權(quán)用盡的理由，判決Univis沒有權(quán)利確定制作完成的鏡片的再售價格。該案表明，只要專利權(quán)人銷售了專利產(chǎn)品，不管該專利產(chǎn)品是以“完成狀態(tài)”出售，還是以“未完成狀態(tài)”出售，但由購買者完成制作并進行轉(zhuǎn)售的，專利權(quán)用盡原則均應(yīng)當予以適用。

（二）附條件銷售理論

當涉及專利產(chǎn)品的附條件銷售或者專利產(chǎn)品中包含若干不同的專利發(fā)明時，專利權(quán)用盡問題在實踐中的應(yīng)用變得更加復(fù)雜。聯(lián)邦巡回法院通過1992年Mallinckrodt Inc. v. Medipart Inc.案③976 F. 2d 700 (Fed. Cir. 1992).開始為專利持有人提供更多的權(quán)利，并創(chuàng)設(shè)了附條件銷售理論（the Conditional Sale Doctrine）來解釋專利權(quán)用盡。該案原告擁有一種呼吸設(shè)備的專利，該設(shè)備能將藥物通過噴霧方式治療肺部。該產(chǎn)品生產(chǎn)后銷售給醫(yī)院，并在包裝標明“一次性使用”。但產(chǎn)品的購買者不顧標明的“一次性使用”要求，雇傭Medipart對該設(shè)備進行改造，使得醫(yī)院可以多次使用該產(chǎn)品。聯(lián)邦巡回法院認為，該案中的一次性使用限制是可以實施的，屬于專利權(quán)范圍內(nèi)的合理限制。在Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission案中，聯(lián)邦巡回法院進一步強化了附條件銷售理論。該案原告對一次性相機使用的裝有鏡頭的膠片包擁有專利權(quán)，該膠片包在美國境內(nèi)外銷售。當一次性相機銷往海外市場后，被告將其翻新改裝并回銷美國市場。根據(jù)附條件銷售理論，聯(lián)邦巡回法院認為，被告的行為屬于允許范圍內(nèi)的修理更換，因為專利產(chǎn)品的購買者有權(quán)使用、修理、修改、拋棄或者轉(zhuǎn)售該專利產(chǎn)品，只要遵守壓倒一切的銷售條件（overriding conditions of sale）。也就是說，如果沒有銷售條件的限制，當原告的專利產(chǎn)品銷往國外時，其專利權(quán)用盡，無權(quán)阻止專利產(chǎn)品購買人對專利產(chǎn)品的翻新改裝。如果專利權(quán)人在首次銷售該專利產(chǎn)品時，附加了另外條件，則另當別論。

（三）專利保護的限制解釋

與聯(lián)邦巡回法院強調(diào)專利權(quán)保護不同的是，美國聯(lián)邦最高法院近年主要通過積極適用專利權(quán)用盡原則對專利保護范圍進行限制性解釋。2007年的Microsoft Corp. v. AT&T Corp.一案④550 U.S. 437（2007）.是聯(lián)邦最高法院踐行這種專利政策的典型案例。在該案中，AT&T是某語音處理軟件的專利權(quán)人，指控Microsoft將使用該語音處理軟件專利的Windows軟件系統(tǒng)，安裝在其在國外銷售的硬件設(shè)備中的行為，構(gòu)成專利侵權(quán)。法院認為，這一軟件代碼的銷售行為不符合美國《專利法》第271條（f）關(guān)于發(fā)明專利組件銷往國外組裝的條件，因為“沒有源于美國的物理客體組裝在外國計算機上”。盡管聯(lián)邦巡回法院在之前的判例中將第271條（f）的規(guī)定僅適用于國際貿(mào)易，但法院澄清說，在另一個國家制造和銷售專利產(chǎn)品不構(gòu)成專利侵權(quán)，這是一個判斷專利侵權(quán)的一般原則，第271條（f）沒有對此做出例外規(guī)定。正如名言所說的那樣，制造商可以使用鏈齒生產(chǎn)設(shè)備每小時生產(chǎn)數(shù)萬條鏈齒，但不能生產(chǎn)組成該鏈齒生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)以萬計的零件，其中包括鏈齒。通過該案，聯(lián)邦最高法院進一步明確專利產(chǎn)品的首次銷售將窮竭專利權(quán)人對該產(chǎn)品的所有專利權(quán)能。

（四）方法專利的專利權(quán)用盡

美國聯(lián)邦最高法院在2008年Quanta Computer，Inc. v. LG Electronics， Inc. 一案⑤Supreme Court of the United States No. 06-937.中繼續(xù)貫徹了通過專利權(quán)用盡原則弱化專利保護的政策。LG Electronics 擁有以計算器處理方法（computer process methods）的專利，并將其許可給Intel使用，Intel將LG處理方法程序裝入微處理機和芯片，隨后出售給計算機產(chǎn)品生產(chǎn)廠家。LG許可的其中一個條件是Intel用戶不能將含有LG方法專利的Intel產(chǎn)品與非Intel部件合并組裝。法院駁回LG提出的關(guān)于專利權(quán)用盡原則不適于方法專利的論斷，判決該案中不存在專利侵權(quán)，因為方法仍然必須體現(xiàn)在產(chǎn)品之中，該產(chǎn)品的首次銷售就窮竭了專利權(quán)。聯(lián)邦最高法院在Quanta案中通過再次確認專利容易受到專利權(quán)用盡原則的影響，摒棄了聯(lián)邦巡回法院以附條件銷售理論否定專利權(quán)用盡的做法，堅持了務(wù)實的知識產(chǎn)權(quán)保護態(tài)度，并指出，專利權(quán)人希望在方法專利上不適用專利權(quán)用盡原則的真實意圖在于比產(chǎn)品專利更簡單地起草方法專利的權(quán)利要求。聯(lián)邦最高法院基于維持積極適用專利權(quán)用盡原則的考慮，沒有為方法專利提供專利權(quán)用盡原則的適用例外。

二、專利權(quán)用盡原則在轉(zhuǎn)基因種子領(lǐng)域的應(yīng)用

美國法院在不同階段以不同的理論通過相應(yīng)判例中對專利權(quán)用盡原則的適用進行解釋和運用，無論是基于合理補償理論還是基于首次銷售理論，或者是附條件銷售理論的出現(xiàn)，都反映了專利權(quán)用盡原則旨在限制專利權(quán)人控制專利產(chǎn)品的本質(zhì)。隨著生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是具有自體復(fù)制功能的這類技術(shù)和產(chǎn)品的出現(xiàn)，在一定程度上模糊了專利產(chǎn)品購買者對專利產(chǎn)品進行使用與制造之間的差別，這對專利權(quán)用盡原則的運用提出了新的挑戰(zhàn)。經(jīng)過基因修正的種子或者轉(zhuǎn)基因種子就是這種具有自體復(fù)制功能的典型產(chǎn)品。根據(jù)專利權(quán)用盡原則的通常解釋，轉(zhuǎn)基因種子的首次授權(quán)銷售即窮竭了在該種子上的專利權(quán)控制。然而，如果購買這種專利種子，培育成種苗后收獲第二代種子，那么專利權(quán)人對該第二代種子是否擁有專利權(quán)？這個問題不是美國最高法院和聯(lián)邦巡回法院新近提出的，而是自2001年美國法院承認植物種子可以授予專利權(quán)以來就存在的。美國聯(lián)邦最高法院在2001年通過J.E.M.Ag Supply，Inc v. Pioneer Hi-bred International， Inc.案，判定經(jīng)基因修正的植物品種可以獲得專利權(quán)保護，購買者不能利用受保護品種以商業(yè)目的生產(chǎn)雜交種子，否則構(gòu)成專利侵權(quán)。自那時起，轉(zhuǎn)基因?qū)＠N子的權(quán)利用盡問題就開始浮出水面，聯(lián)邦巡回法院審判了不少與種子專利復(fù)制有關(guān)的案件，其中部分涉及了專利權(quán)用盡問題，較為典型的是Monsanto Co. v. Scruggs案（Scruggs案）⑥Monsanto Company V. Scruggs，04-1532, 05-1120, -1121(Fed. Cir. 2006).、Monsanto Co. v. McFarling案（McFarling案）⑦Monsanto Company v. Homan Mcfarling，363 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2004).以及Bowman v. Monsanto案（Bowman案）⑧569 U.S. No. 11-796. Argued February 19,2013-Decided May 13,2013.。

（一）Scruggs案：第二代轉(zhuǎn)基因種子未經(jīng)許可銷售不適用專利權(quán)用盡

Scruggs案主要涉及Monsanto擁有的美國專利No.5352605和McPherson patents系列專利。Monsanto要求所有Roundup Ready（抗農(nóng)達）大豆和Roundup Ready（抗農(nóng)達）棉花的種植者都必須簽訂許可協(xié)議，規(guī)定包含專利技術(shù)的種子僅供種植者一次商業(yè)性種植，禁止將種子轉(zhuǎn)讓給第三人和再次種植，禁止研究和試驗豁免，并支付技術(shù)費。被告Scruggs購買了抗農(nóng)達大豆和棉花種子，但沒有簽訂許可協(xié)議。Scruggs種植了這些種子后，又利用收獲的大豆和棉花種子進行再次種植。Monsanto指控Scruggs侵犯了605專利和McPherson patents專利。地區(qū)法院和聯(lián)邦巡回上訴法院均支持Monsanto的要求。在該案中，Scruggs提出了專利權(quán)用盡的侵權(quán)抗辯，因為Scruggs是在沒有限制條件下購買了Monsanto種子，根據(jù)專利權(quán)用盡原則，有權(quán)以不受限制的方式利用這些種子。法院認為，專利權(quán)用盡或首次銷售用盡是指，在專利權(quán)覆蓋的產(chǎn)品被首次無條件地銷售之后，專利權(quán)人就對這一產(chǎn)品喪失了基于專利權(quán)的控制。但專利權(quán)用盡原則并不適用于本案，基于下列理由：（1）該案中不存在沒有條件限制的首次銷售，因為所有種植戶對種子的利用都是以獲得Monsanto 的許可為條件的；（2）專利權(quán)的首次銷售用盡原則不適用于從未曾銷售的原始種子上長出的新種子。該案中，不存在Monsanto將第二代種子銷售給Scruggs的事實，因此也就沒有所謂的專利權(quán)用盡問題。法院通過該案指出，“一項能夠自體復(fù)制的專利技術(shù)不能給予購買者利用這些復(fù)制技術(shù)的權(quán)利。如果將首次銷售原則應(yīng)用于能夠自體復(fù)制技術(shù)的后代，那么專利權(quán)人的權(quán)利也就隨之摘除了。”

（二）McFarling案：轉(zhuǎn)基因?qū)＠N子的首次銷售不等于授權(quán)生產(chǎn)新種子

McFarling案是經(jīng)美國聯(lián)邦巡回上訴法院審理的涉及與植物有關(guān)的發(fā)明專利侵權(quán)的典型案例，主要涉及Monsanto根據(jù)Roundup Ready?技術(shù)在大豆中應(yīng)用的兩項專利。Monsanto公司要求所有經(jīng)營和種植含有專利技術(shù)的種子的公司和農(nóng)民都必須簽訂技術(shù)許可協(xié)議，要求種植戶種植相關(guān)種子只限一季，不得向轉(zhuǎn)售種子，也不能保存種子。被告McFarling在1998年購買大豆種子并簽訂技術(shù)許可協(xié)議，種植后保存種子用于1999年和2000年再次耕種。Monsanto發(fā)現(xiàn)并起訴，密蘇里州東部地區(qū)法院和聯(lián)邦巡回上訴法院均判決Monsanto勝訴。在該案中，McFarling認為Monsanto濫用了專利權(quán)，將專利的保護范圍延伸到未獲專利保護的第二代大豆種子上，因為第二代大豆種子是“上帝造就的”。聯(lián)邦巡回上訴法院通過該案明確了三點：（1）專利權(quán)用盡原則不能適用于第二代種子，因為其前一代種子根本沒有經(jīng)過許可銷售；（2）種子的購買價格僅僅是相關(guān)種子使用價值的體現(xiàn)；（3）最重要的一點是種子的首次銷售并不意味著授權(quán)生產(chǎn)新的種子。

（三）Bowman案：農(nóng)民留種種植行為不屬于專利權(quán)用盡

聯(lián)邦巡回上訴法院在Scruggs案和McFarling案中，對轉(zhuǎn)基因?qū)＠N子的權(quán)利用盡問題有所涉及，其主要通過附條件理論解釋和適用專利權(quán)用盡原則，即Monsanto對抗農(nóng)達種子的銷售時附有條件的，這些條件阻止了專利權(quán)用盡原則的適用。Bowman案的提起，不但直接將轉(zhuǎn)基因?qū)＠N子權(quán)利用盡問題擺在美國聯(lián)邦最高法院面前，而且將轉(zhuǎn)基因?qū)＠N子的權(quán)利用盡與較為敏感的農(nóng)民留種權(quán)利相關(guān)聯(lián)。該案被認為“既為Monsanto的專利保護勝利史上增加了新的榮耀，也為如何在可復(fù)制技術(shù)領(lǐng)域適用專利權(quán)用盡原則提供了指南”⑨Lauren E. Sprouse and Jeffrey A. Wolfson, Monsanto Rounds Up Big Win For Self-Replicating Tech, www.hayneboone.com.。根據(jù)資料顯示，自1990年以來，Monsanto分別以侵犯轉(zhuǎn)基因種子技術(shù)的專利權(quán)或者違反技術(shù)許可協(xié)議為由，成功起訴了因保留含有Roundup Ready?技術(shù)種子進行再次種植的145名農(nóng)民，包括Bowman在內(nèi)，還有超過100多起訴訟正在進行中，以及更多的訴訟通過庭外和解的方式予以解決⑩Tempe Smith, Going To Seed? Using Monsato as A Case Study to Examine the Patent And Antitrust Implications Of The Sale and Use of Genetically Modified Seed,。一直以來，許多農(nóng)民試圖通過專利法和合同法所確定的一些原則來打破Monsanto對Roundup Ready?技術(shù)種子的壟斷，但是沒有成功。Bowman是這些案件中第一個將專利權(quán)用盡原則作為專利侵權(quán)抗辯理由的農(nóng)民。本案的判決因?qū)r(nóng)民留種權(quán)利的行使、基因技術(shù)和自體復(fù)制技術(shù)專利的運用產(chǎn)生的重大影響，而備受社會各界關(guān)注。

Bowman案的原告Monsanto發(fā)明具有抗草甘膦的Roundup Ready（抗農(nóng)達）大豆并獲得專利保護，與購種農(nóng)民簽訂技術(shù)協(xié)議，規(guī)定購種農(nóng)民只能種植一季，可以消費和出售收獲的大豆，但不能留種用于再次種植。本案被告是印第安納州的一個75歲的農(nóng)民Vernon Bowman，其每年從Monsanto授權(quán)銷售的先鋒種業(yè)購買抗農(nóng)達大豆種子，用于第一期種植，并根據(jù)技術(shù)協(xié)議將其收獲的大豆全部銷售到當?shù)氐墓任锛庸ど獭５?，為了減少晚季（late-season）種植的風險成本，Bowman從當?shù)毓任锛庸ど烫庂徺I用于人和動物消費的“商品大豆”（Commodity seeds）進行種植，通過噴灑草甘膦除草劑，消除雜草和不含有抗草甘膦的大豆，篩選出具有抗農(nóng)達技術(shù)特征的大豆種子，用于第二年的晚季種植。同時，Bowman每年都會再次購買商品大豆補充種子儲備，這樣持續(xù)八年。Monsanto發(fā)現(xiàn)這些行為后，于2007年10月起訴Bowman，指控其種植商品大豆的行為侵犯了孟山都的專利。Bowman提出專利權(quán)用盡作為抗辯，地區(qū)法院駁回抗辯理由，聯(lián)邦巡回上訴法院維持地方法院的判決。2011年12月20日，Bowman向美國聯(lián)邦最高法院請求復(fù)審，聯(lián)邦最高法院于2013年5月13日作出判決，認為專利權(quán)用盡原則不允許農(nóng)民未經(jīng)專利權(quán)人許可，通過種植和收獲的方式生產(chǎn)受專利保護的種子。本案涉及的關(guān)鍵問題是購買了專利種子的農(nóng)民，在未經(jīng)專利權(quán)人許可的情況下，是否可以通過種植和收獲的方式生產(chǎn)種子？法官Kagan， J.在判決中分別就種子專利權(quán)用盡原則的適用、農(nóng)民是否有權(quán)對專利種子進行留種種植、如何判定農(nóng)民對種子的正當使用、種子專利的權(quán)利用盡是否存有例外以及本判決的適用效力等問題進行說明。

1.專利權(quán)用盡原則僅限制專利權(quán)人對特定已售專利產(chǎn)品的控制

對于專利權(quán)用盡原則，美國聯(lián)邦最高法院沒有提出新的解釋理論，仍堅持以合理補償理論與首次銷售理論為基礎(chǔ)，結(jié)合種子的特點，對種子專利的權(quán)利用盡問題進行闡述。判決指出，專利權(quán)用盡原則的基礎(chǔ)在于，專利權(quán)人一旦因?qū)＠a(chǎn)品的銷售獲得了回報，也就實現(xiàn)了專利保護的目的，專利權(quán)人以專利權(quán)為由對已售專利產(chǎn)品實施限制的基礎(chǔ)就不存在了。也就是說，專利產(chǎn)品的首次授權(quán)銷售即終止專利權(quán)人對該專利產(chǎn)品的壟斷（Quanta案①Supreme Court of the United States No. 06-937.），專利產(chǎn)品的購買者或后續(xù)所有人可以其認為恰當?shù)姆绞绞褂没蜾N售該產(chǎn)品的權(quán)利（Univis案②316 U. S. 241,249-150(1942).）。但是，專利權(quán)用盡原則有其特定的適用范圍，即專利權(quán)用盡原則僅在于限制專利權(quán)人對特定已售專利產(chǎn)品的控制，并未限制專利權(quán)人阻止購買者制造新的專利產(chǎn)品權(quán)利。因此，專利產(chǎn)品的購買人不能通過專利產(chǎn)品的購買，獲得構(gòu)造另一個專利產(chǎn)品供自己使用或出售給其他人使用的權(quán)利，也不能獲得重構(gòu)專利產(chǎn)品（reconstruction of a patented machine）的權(quán)利，否則即侵犯專利權(quán)。如果通過專利權(quán)用盡原則賦予大豆種子的購買人或者其他使用人繁殖大豆的權(quán)利，那么在抗農(nóng)達大豆種子第一次銷售后，其他種子公司就可以很快繁殖這些種子用于銷售，農(nóng)民只需購買一次種子就可以進行留種繁殖，那么Monsanto根本無法從種子專利中獲得足夠的利益來補償其對發(fā)明的投入。正如Seth P. Waxman律師所說，“沒有控制大豆專利種子生產(chǎn)繁殖的權(quán)利，Monsanto不會將這一發(fā)明進行商業(yè)化，也不會生產(chǎn)這一被譽為美國最流行農(nóng)業(yè)技術(shù)的抗農(nóng)達種子”③Liptak, Adam (2013-02-19). "Supreme Court Appears to Defend Patent on Soybean". New York Times. Retrieved 2013-05-14.。據(jù)統(tǒng)計，自1996年抗農(nóng)達大豆首次出現(xiàn)開始，目前在美國已有超過90%，將近275，000戶的豆農(nóng)種植抗農(nóng)達大豆。因此，判決認為，Bowman可以轉(zhuǎn)售其從谷物加工商處購買的商品大豆（同時也是專利種子），也可以用來食用或者喂養(yǎng)牲口，作為專利權(quán)人的Monsanto均無權(quán)干涉。但是，如果Bowman將買回家的商品大豆在其認為最好的時節(jié)種植在土地上，噴灑草甘膦消除雜草，收獲比種子更多的大豆，就屬于制造新的專利產(chǎn)品，是對Monsanto發(fā)明專利的復(fù)制，構(gòu)成專利侵權(quán)。

2. 種子專利的保護延及后代種子

在美國，有性繁殖的植物除了可以獲得發(fā)明專利的保護外，還可以獲得根據(jù)《植物品種保護法》（the Plant Variety Protection Act）獲得植物品種保護證書的保護④美國《植物品種保護法》于1970年通過，目前已經(jīng)1980年和1994年兩次修訂，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，農(nóng)民可以對獲得植物品種保護的作物品種進行留種種植，不需要交納品種權(quán)費用。這就是所謂的農(nóng)民留種權(quán)利。。對于獲得植物品種保護證書的植物品種，農(nóng)民可以保留收獲的種子用于自己種植。那么，一旦相關(guān)植物（種子）獲得發(fā)明專利的保護，農(nóng)民是否仍然享有留種種植的權(quán)利呢，或者說種子專利的保護范圍是否延及后代種子呢？聯(lián)邦最高法院認為，植物發(fā)明可以獲得品種保護證書的保護，也可申請發(fā)明專利保護。這兩種法律為植物發(fā)明提供了兩種不同但并不沖突的保護機制：獲得發(fā)明專利比獲得品種保護證書的條件嚴格，但專利提供的保護效力更為強大。但由于專利法與植物品種保護法不同，沒有為規(guī)定農(nóng)民留種種植的權(quán)利，因此只有專利權(quán)人（不是品種證書持有人）有權(quán)禁止農(nóng)民留種種植。

3. 農(nóng)民種植商品大豆不屬于對種子的正當使用

在本案中，Bowman指出，專利權(quán)用盡原則意在阻止專利權(quán)人干涉已售專利產(chǎn)品的使用，農(nóng)民以正常的方式使用大豆的行為（種植大豆）應(yīng)適用專利權(quán)用盡原則，如果允許Monsanto干涉這種使用，就等于為種子專利以及其他自體復(fù)制技術(shù)，在專利權(quán)用盡原則的適用上創(chuàng)造了一種不可允許的例外。法院認為，Bowman正是對“專利權(quán)用盡原則不能延及制造新專利產(chǎn)品的權(quán)利”這一規(guī)則要求史無前例的例外的人。復(fù)制專利產(chǎn)品毫無疑問是一種“對專利的使用”行為，如果對這種專利使用行為適用專利權(quán)用盡原則的話，那么在含有發(fā)明的首個專利產(chǎn)品被首次銷售后，專利的價值將直線下降。按照這樣理解，專利權(quán)的壟斷效力將不是持續(xù)20年，而僅僅只是一次銷售而已。因此，專利權(quán)用盡原則應(yīng)針對特定的已售專利產(chǎn)品，而不能延及專利產(chǎn)品的復(fù)制。這一規(guī)則不會對農(nóng)民正常利用種子的行為構(gòu)成障礙，因為種子公司不會排除農(nóng)民所有的種植行為，如Monsanto在銷售抗農(nóng)達種子時就給予農(nóng)民種植一季的權(quán)利，但Bowman將用作消費的商品大豆用來種植，不屬于對種子的正當利用行為，應(yīng)受限制。

4. 轉(zhuǎn)基因種子專利的權(quán)利用盡沒有例外規(guī)則

Bowman強調(diào)，種子具有能夠“自體復(fù)制”（self-replicate）或“發(fā)芽”（sprout）的特殊性，應(yīng)適用特別的專利權(quán)用盡規(guī)則，在本案中是種植的大豆而不是他本人復(fù)制了Monsanto的發(fā)明。法院認為，Bowman提出的“歸罪于大豆”（blame-the-bean）的抗辯理由不值得接受，在種植大豆的過程中，Bowman不是大豆繁殖行為的消極觀察者，沒有他的種植、管理和收獲，大豆種子無法成功地長成大豆，收獲更多的大豆。實際情況是Bowman本人，而不是大豆種子控制著Monsanto專利發(fā)明的復(fù)制行為。因此，聯(lián)邦最高法院判決Bowman未經(jīng)許可種植Monsanto的專利種子，屬于未經(jīng)專利權(quán)人許可生產(chǎn)專利種子的行為，將剝奪Monsanto根據(jù)專利法應(yīng)當獲得的回報，專利權(quán)用盡原則不能為這種行為提供借口。

（四）自體復(fù)制技術(shù)領(lǐng)域的專利權(quán)利用盡應(yīng)遵循個案判定原則

聯(lián)邦最高法院在Bowman案中確定的專利權(quán)用盡規(guī)則是否對其他具有自體復(fù)制功能的技術(shù)領(lǐng)域也適用呢？法院作了明確的界定，強調(diào)Bowman案的判決僅適用本案的情形，不能延及每個具有自體復(fù)制功能的技術(shù)領(lǐng)域，因為這些技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)變得非常普遍、復(fù)雜和多樣化。比如，有的專利產(chǎn)品的自體復(fù)制處在購買者的控制之外，有的則是使用專利產(chǎn)品過程中必然伴隨的步驟。例如，美國版權(quán)法規(guī)定，如果復(fù)制（備份）行為是利用計算機軟件的必須步驟，那么這一行為不構(gòu)成對計算機軟件著作權(quán)的侵權(quán)。但聯(lián)邦最高法院認為，目前沒有必要就專利權(quán)用盡原則是否或者如何適用于其他自體復(fù)制技術(shù)領(lǐng)域的問題作出說明，就本案而言，Bowman種植由Monsanto擁有專利的大豆種子，屬于制造和銷售新的專利產(chǎn)品（大豆）行為，剝奪了Monsanto根據(jù)專利法所享有的就每一專利產(chǎn)品的銷售獲得回報的權(quán)利。專利權(quán)用盡原則不應(yīng)為此種行為提供掩護。

三、對我國的啟示

盡管在美國的司法實踐中，對于專利權(quán)用盡原則的解釋與適用，在不同的專利政策指引下在適用的松緊程度上會有所不同，甚至聯(lián)邦上訴巡回法院還發(fā)展了附條件銷售理論來解釋專利權(quán)人對專利產(chǎn)品實施售后限制的合理性，但美國聯(lián)邦最高法院關(guān)于專利權(quán)用盡原則的態(tài)度一直是比較明確的，主要以合理補償和首次銷售理論為基礎(chǔ)展開闡述。Bowman案再一次證明，美國聯(lián)邦最高法院關(guān)于專利權(quán)用盡的基本態(tài)度，即專利權(quán)用盡原則只能適用于已經(jīng)出售的實際專利產(chǎn)品，不允許復(fù)制和生產(chǎn)新的專利產(chǎn)品。這一規(guī)則在轉(zhuǎn)基因種子領(lǐng)域同樣適用。美國法院關(guān)于專利權(quán)用盡原則的這些司法實踐，尤其是轉(zhuǎn)基因種子領(lǐng)域如何適用專利權(quán)用盡原則的討論，在對我國相關(guān)法律的完善及其司法實踐，以及未來農(nóng)民留種權(quán)利的保護和對跨國種子公司的管理與規(guī)范具有十分重要的借鑒意義。

（一）對我國轉(zhuǎn)基因?qū)＠N子專利權(quán)用盡判定有借鑒意義

在轉(zhuǎn)基因?qū)＠N子的保護方面，我國和美國同樣面臨如何適用專利權(quán)用盡原則的問題。盡管根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，所有的植物發(fā)明只能申請品種權(quán)保護，不能申請專利保護，但在生物技術(shù)廣泛介入育種領(lǐng)域的今天，育種者可以通過申請基因?qū)＠约坝N方法專利將專利的保護延及植物品種，也就是說，一個通過轉(zhuǎn)基因手段完成的植物新品種，有可能同時獲得品種權(quán)和基因?qū)＠谋Ｗo。這就需要考慮如何在種子領(lǐng)域考慮基因?qū)＠臋?quán)利用盡問題，美國聯(lián)邦最高法院堅持以合理補償和首次銷售理論為基礎(chǔ)界定專利權(quán)的用盡，對“專利產(chǎn)品的使用”與“專利產(chǎn)品的制造與復(fù)制”予以區(qū)分的做法是值得借鑒的。

（二）對解決我國自體復(fù)制技術(shù)專利權(quán)利用盡問題有指導(dǎo)和借鑒意義

美國聯(lián)邦最高法院在Bowman案中指出，專利權(quán)用盡原則無法為Bowman的行為提供抗辯的判決，“僅適用于擺在我們面前的情形，而不是每一個涉及自體復(fù)制的發(fā)明。我們認識到能夠進行自體復(fù)制的發(fā)明在未來將會變得更加盛行、復(fù)雜和多元”⑤Arnold &Porter, Bowman v. Monsanto：Unanimous Narrow Ruling Leaves Open Questions with Respect to Other Self-replicating Technology and the Conditional Sale Doctrine, http://www.arnoldporter.com/resources/documents/ADV513BowmanVsMonsanto.pdf.。也就是說，最高法院在Bowman案中討論的專利權(quán)用盡規(guī)則僅適用于種子領(lǐng)域，并不對所有的具有自體復(fù)制功能的技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)生效力。同時，法院也沒有為那些發(fā)生在購買者控制之外的專利產(chǎn)品的自我復(fù)制，或者使用專利產(chǎn)品必然伴隨發(fā)生的自我復(fù)制行為提供專利權(quán)用盡的適用規(guī)則。雖然各國版權(quán)法基本都將利用計算機軟件過程中必然存在的復(fù)制行為視為版權(quán)保護的例外，但專利法沒有規(guī)定類似的法定豁免，聯(lián)邦最高法院在Bowman案中所透露的看法，使得通過司法實踐為使用專利產(chǎn)品所必須的復(fù)制行為創(chuàng)造豁免提供可能。對于那些具有自體復(fù)制功能的生物技術(shù)，如微生物、細胞系、合成分子等，法院應(yīng)該考慮制定更為詳細的專利權(quán)用盡適用指南，以便為那些消極而不是積極實施復(fù)制專利產(chǎn)品行為的無意識侵權(quán)者提供保護。美國聯(lián)邦最高法院的這些論述對未來中國法院的相關(guān)司法實踐具有重要的參考價值。

（三）對我國未來農(nóng)民留種權(quán)利的保護有重要啟示

根據(jù)我國品種權(quán)保護的相關(guān)規(guī)定，農(nóng)民自繁自用授權(quán)品種的繁殖材料的，可以不經(jīng)品種權(quán)人許可，不向其支付使用費。但如果相關(guān)品種是涉及轉(zhuǎn)基因的，并且相關(guān)基因已經(jīng)獲得專利權(quán)的保護，在此種情況下，農(nóng)民如果對含有基因?qū)＠闹参锲贩N進行留種自用，將有可能侵犯基因?qū)＠麢?quán)。隨著生物技術(shù)在植物育種領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，上述情況將會更加普遍，我國有必要在植物新品種保護的相關(guān)法律法規(guī)中，對涉及專利保護的植物新品種，應(yīng)明確農(nóng)民留種權(quán)利的行使范圍。

（四）對自體復(fù)制技術(shù)的銷售與管理有重要啟示

從Monsanto起訴農(nóng)民留種侵權(quán)的這些案件可以看出，實踐中應(yīng)考慮較為復(fù)雜的使用許可制度對保護具有復(fù)制功能的技術(shù)具有一定的價值。盡管在Bowman案中，美國聯(lián)邦最高法院沒有將Monsanto對專利種子的銷售與使用所賦予的許可限制作為Monsanto勝訴的理由，根據(jù)Kagan法官的說法，在本案中，即使Monsanto與銷售方?jīng)]有明確的許可協(xié)議，也應(yīng)認為在Monsanto和農(nóng)民之間存在一個關(guān)于農(nóng)民只能種植一次種子的默示許可，因此是否存在許可協(xié)議中的限制，對本案的審判結(jié)果沒有影響。但是，如果自體復(fù)制技術(shù)的專利權(quán)人，在銷售和許可技術(shù)時，在許可協(xié)議中作出明確的限制，一方面能夠明確提醒技術(shù)使用者遵守技術(shù)的使用規(guī)則，否則構(gòu)成侵權(quán)，同時也可以在法律對專利權(quán)用盡問題的規(guī)定不夠明確的情況下，為專利權(quán)人提供補充性的保護措施。當然，技術(shù)許可協(xié)議中的這些限制不應(yīng)成為限制競爭的借口。

（五）對跨國種子公司管理和規(guī)制谷物加工商、收獲物有影響

經(jīng)歷Bowman案之后，有學者推測Monsanto將加強對谷物加工商的監(jiān)督，在必要的情況下，有可能會“指控其實施引誘農(nóng)民侵犯抗農(nóng)達種子的專利權(quán)，或者違反許可協(xié)議向明知是侵權(quán)的或持續(xù)侵權(quán)的第三方連續(xù)銷售種子” 。因此，具有復(fù)制功能的專利技術(shù)的買賣雙方應(yīng)不斷創(chuàng)造和探索新的經(jīng)營管理模式，明確技術(shù)許可范圍、約定條款和補償金等內(nèi)容，以免除某些潛在責任。

Patent exhaustion is a fundamental doctrine of patent law， which limits a patentee’s right to interfere unduly the use of the patented articles sold. With the application and development of the self-replicating technology or production such as engineered seeds， it is more difficult to distinguish between the “use ” of patented invention and the “making” of patented invention， and more complicated to apply patent exhaustion principles in this area. This paper reviews the development of patent exhaustion in U.S. judicial precedent，discusses the application of patent exhaustion in genetically engineered seeds， and gets inspiration from these discussion to resolve related problems in China.

patent exhaustion； gene patent； genetically engineered seeds

李菊丹，中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所、中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)中心博士后，中國社會科學院法學所副研究員

宋敏，中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所研究員，中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)中心副主任

本文為國家社科基金青年基金項目“生物技術(shù)背景下我國植物新品種保護對策研究”（項目編號：13CFX087）研究成果和中國博士后基金項目“生物技術(shù)背景下我國農(nóng)民留種權(quán)利保護對策研究”（項目編號：2013M530781）研究成果。