張體銳

一般認為商標侵權(quán)與否，主要是系爭商標是否存在“混淆可能性”或“淡化可能性”。①2006年美國商標淡化修正案將淡化標準由“實際淡化”降低為“淡化可能性”，見本文第三部分“星巴克案”。但亦有學者在分析了美國聯(lián)邦商標淡化法之后指出，商標侵權(quán)指的是“混淆”而非“淡化”，在混淆情形下提起的是侵權(quán)之訴，而在淡化情形下提起的是反淡化之訴，因此商標侵權(quán)行為僅指“混淆可能性”，“淡化可能性”并非商標侵權(quán)行為。②杜穎：《商標淡化理論及其應(yīng)用》，載《法學研究》2007年第6期，第44頁。我們權(quán)且不討論商標侵權(quán)行為是否應(yīng)包含淡化（但是可以肯定的是混淆不包含淡化），值得討論的是“混淆可能性”中的“混淆性近似”③混淆性近似是指，非物理意義和自然狀態(tài)上的商標標識近似，只要引起市場混淆，就是混淆性近似。參見孔祥?。骸渡虡伺c反不正當競爭法原理與判例》，法律出版社2009年版，第240頁。與“淡化可能性”中的“淡化性近似”④淡化性近似是指，客觀上商標標識符號近似且引起相關(guān)公眾主觀上的聯(lián)想，削弱了馳名商標顯著性。是否應(yīng)遵循相同標準？實踐中多數(shù)法院將混淆性近似的認定結(jié)論直接運用到淡化案件中，這種做法忽略了淡化理論與混淆理論的內(nèi)在差異。此外，法院通常要求系爭商標之間必須滿足“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”，才能證成淡化。然而，傳統(tǒng)這種“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的淡化性近似標準本身就是一種具有內(nèi)在缺陷的分析方式。

一、商標法意義上的商標近似

休謨認為，人類的認知活動通過事實判斷和價值判斷完成，且事實和價值是二分的。事實判斷是關(guān)于認知對象“是”或“不是”客觀屬性的認識，價值判斷是關(guān)于認知對象“應(yīng)該”或“不應(yīng)該”的主觀性評價。事實是理性的對象，是一種實然律；價值是情感的對象，是一種應(yīng)然律。同時，休謨認為事實判斷不涉及價值因素，價值判斷與事實狀態(tài)無涉，二者是截然可分的。⑤［英］大衛(wèi)·休謨：《人性論》（下冊），關(guān)文運譯，商務(wù)印書館2005年版，第509～510頁。對于休謨的事實與價值截然二分理論，很多學者提出了質(zhì)疑，認為該理論只是一種理想的判斷模式。例如，富勒認為，事實與價值是相互融合，不可分割的。對本身具有評價意義的對象不可能對其作出純粹的非評價性描述說明，因為對認知對象進行描述性說明的過程實際上就是一種價值判斷過程。⑥楊建軍：《法律事實、規(guī)范與價值》，載《法律方法》第5卷，第98頁。“人對對象的具體的、現(xiàn)實的評價，從來就是與對它的認識交織在一起、密不可分的，它們的分離或?qū)χ姆謩e探討，只是在抽象的思維或純粹的邏輯觀念中才有可能”，⑦孫偉平：《事實與價值》，中國社會科學出版社2000年版，第119頁。這就決定了事實認定中必然離不開相關(guān)評價主體的價值取向，價值判斷也不可能脫離事實判斷而單獨存在，整個判斷過程中主客觀之間是互動的、共融的。任何探究都既有事實預設(shè)，也有價值預設(shè)。⑧任強：《判決如何做出》，載《中國社會科學》2007年第3期，第115～116頁。

具體到商標案件中，關(guān)鍵問題就是判斷系爭商標之間的近似性是否有可能引起相關(guān)公眾對產(chǎn)品來源或關(guān)聯(lián)關(guān)系等產(chǎn)生混淆；或雖未產(chǎn)生混淆但系爭商標之間的近似性引起相關(guān)公眾的聯(lián)想，造成對馳名商標顯著性的損害。前者稱為混淆性近似，后者稱為淡化性近似。那么，這種商標近似性判斷，究竟是事實判斷還是價值判斷？有學者為研究分析的便利，將商標近似區(qū)分為“商標標識近似”與“商標近似”。⑨孔祥?。骸渡虡伺c反不正當競爭法原理與判例》，法律出版社2009年版，第240頁?！吧虡藰俗R近似”表達的是一種自然屬性，近似與否的事實是一種實然的客觀狀態(tài)，主要是指商標的讀音、字形和含義是否近似?！巴ㄟ^觀察等手段獲得的事實材料的加工整合過程，離不開主體的價值評價。”⑩孫偉平：《事實與價值》，中國社會科學出版社2000年版，第113頁。“商標標識近似”作為一種事實判斷，不但受到商標法這一規(guī)范性價值判斷的影響，而且還受到相關(guān)認知主體自身價值判斷的影響。商標法意義上的“商標近似”，是一種法律事實亦是一種社會事實。相關(guān)消費者作為評價主體，對爭議商標進行比對時，必然會受到自己以往經(jīng)驗和認知水平影響。李雨峰教授指出，“商標通過現(xiàn)代技術(shù)控制了消費活動，相應(yīng)地，消費者也忽略了商標的符號暴力日漸依賴品牌。理性的消費者消失了。在此意義上，消費者根本無法客觀地判定系爭商標之間的近似性是否導致了混淆”。[11]李雨峰：《重塑侵害商標權(quán)的認定標準》，載《現(xiàn)代法學》2010年第6期，第47頁。此外，涉訴當事人所提供的有關(guān)混淆性近似或淡化性近似的證據(jù)，往往是對自己有利的證據(jù)。商標近似與否的發(fā)現(xiàn)過程體現(xiàn)了一定的價值判斷。因此，商標法意義上的商標近似是事實判斷與價值判斷的共融過程。

二、傳統(tǒng)淡化性近似認定的困境

我國商標法是否已引入“淡化制度”至今仍未定論，該問題存在肯定說和否定說兩種觀點。[12]李友根：《“淡化理論”在商標案件裁判中的影響分析——對100份馳名商標案件判決書的整理與研究》，載《法商研究》2008年第3期，第135頁。肯定說認為，國家工商行政管理局在1996年出臺的《馳名商標認定和管理暫行規(guī)定》第9條，2001年修訂的《商標法》第13條第2款都明確了淡化的法律地位。[13]楊柳、鄭友德：《從美國Moseley案看商標淡化的界定》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2005年第1期，第62頁。否定說認為，我國根本就沒有淡化制度，大多數(shù)學者認為的淡化其實就是傳統(tǒng)上的混淆。[14]杜穎：《商標淡化理論及其應(yīng)用》，載《法學研究》2007年第6期，第44頁。但是在李友根教授收集的我國各級法院100份馳名商標判決書中，其中有38份在判決中使用了“淡化”字樣，在這38個案例中有30個案例明確使用了淡化理論進行裁判。[15]李友根：《“淡化理論”在商標案件裁判中的影響分析——對100份馳名商標案件判決書的整理與研究》，載《法商研究》2008年第3期，第135頁。因此，我們可以認為事實上我國已經(jīng)引入了淡化理論。鑒于混淆理論已經(jīng)相對成熟，法院在淡化案件中通常會依據(jù)傳統(tǒng)混淆性近似方法評估系爭商標之間的淡化性近似。例如，在“兗礦集團訴淄博萬科公司”案中，原告兗礦集團享有“兗礦煤”注冊商標專用權(quán)，被告萬科公司未經(jīng)許可在其煤球機械上使用“兗礦煤業(yè)”字樣進行銷售。法院審理后認為，“被告在其產(chǎn)品上使用其摹仿的原告“兗礦煤”商標的行為，足以會誤導使用被告產(chǎn)品的相關(guān)公眾，使其在施予一般注意力的情況下，對被告產(chǎn)品的來源產(chǎn)生混淆，誤認為被告的產(chǎn)品系原告生產(chǎn)；或者認為被告使用原告馳名商標的行為得到了原告的許可；或者認為被告與原告之間存在某種特定聯(lián)系。據(jù)此，本院認定被告的行為足可誤導相關(guān)公眾，淡化原告的商標，造成原告商標對相關(guān)公眾吸引力的降低，被告的行為構(gòu)成商標侵權(quán)”。[16]山東省濟寧市中級人民法院民事判決書(2005)濟民四初字第26號。法院明確指出被告商標“淡化”了原告的商標，構(gòu)成商標侵權(quán)。由此可以證明司法實踐中我國已經(jīng)引入了淡化。但是在該案中存在一個奇怪的現(xiàn)象，就是為什么在認定“淡化”時卻采用“對產(chǎn)品來源產(chǎn)生混淆”這種做法？

在國外亦有類似判例。例如在美國“21世紀案”中[17]Century 21 Real Estate LLC v.Century Ins.Group, No.CIV 03-0053-PHX-SMM, 2007 U.S.Dist.LEXIS 9720 (D.Ariz.Feb.9, 2007).，21世紀房地產(chǎn)公司向亞利桑那州法院提起訴訟，控告世紀保險公司對其商標產(chǎn)生淡化。該案訴爭焦點為：被告的“CENTURY SURETY GROUP”商標是否有可能淡化原告的“CENTURY 21 REAL ESTATE”商標。法院審理后認為：系爭商標之間的近似性不足以產(chǎn)生“混淆可能性”，而淡化主張中的商標近似性程度要高于混淆性近似程度，因此更不足以滿足淡化主張中的商標近似性要求。雖然該法院肯定了混淆性近似與淡化性近似的區(qū)別，但是并沒有解釋為何淡化性近似的程度要高于混淆性近似的程度，也沒有解釋，如果原告沒有主張混淆可能性侵權(quán)，那么法院應(yīng)如何判斷淡化中的商標近似性問題。值得肯定的是，亞利桑那州法院承認淡化中的近似性不同于混淆中的近似性。然而，有些法院根本不承認這種內(nèi)在差異，分析判斷時只是簡單地將混淆可能性中的商標近似性認定結(jié)論移植到淡化案件中。[18]Eli Lilly & Co.v.Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456, 469 (7th Cir.2000); Louis Vuitton Malletier v.Burlington Coat Factory Warehouse Corp.,426 F.3d 532, 539 n.5 (2d Cir.2005).或者是，即使承認二者的內(nèi)在差異，但仍禁不住回歸到混淆性近似判斷中。

法院認定淡化可能性時，采用與混淆可能性認定中相同的商標近似性分析方法，該做法忽視了二者的內(nèi)在差異。首先，混淆可能性的核心因素就是判斷系爭商標之間的近似性是否有可能引起相關(guān)公眾對產(chǎn)品來源或關(guān)聯(lián)關(guān)系等產(chǎn)生混淆。然而，在商標淡化語境下，消費者并未對商標來源、贊助關(guān)系或附屬關(guān)系等產(chǎn)生混淆，而是系爭商標之間的近似性引起了公眾意識上的聯(lián)想。正是這種意識上的聯(lián)想，造成了對馳名商標顯著性的損害。在混淆可能性分析中，消費者誤認為系爭商標來自同一生產(chǎn)者或認為二者具有某種關(guān)聯(lián)關(guān)系；相反在淡化中，消費者清楚地知道系爭商標來自不同的生產(chǎn)者，只是對系爭商標產(chǎn)生了損害顯著性的聯(lián)想。淡化就是一個商標被消費者識別成兩個來源。[19]J.Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 24:117 (4th ed.2010).而混淆就是兩個商標被消費者識別成一個來源。[20]杜穎：《商標淡化理論及其應(yīng)用》，載《法學研究》2007年第6期，第48頁。因此用混淆性近似的認定方法來認定淡化性近似是錯誤的。其次，在混淆可能性分析中，商標近似性因素往往是侵權(quán)認定的關(guān)鍵問題，尤其當相關(guān)產(chǎn)品之間具有直接競爭關(guān)系時更為明顯。如果產(chǎn)品完全不相關(guān)，則不存在商標侵權(quán)，因為不可能產(chǎn)生混淆可能性。由此可知，在混淆可能性分析中，系爭商標之間的近似性與相關(guān)產(chǎn)品之間的類似性這兩個因素是相互依存的，在分析判斷時通常會交織在一起。[21]我國有學者進一步提出，雖然商標近似和商品類似判斷從邏輯起點、客觀現(xiàn)實及邏輯結(jié)果看二者既相互獨立又相互影響，但是商標近似判斷應(yīng)首先考慮。參見魏大海：《論商標近似判定對商品類似判定的優(yōu)先性》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2010年第4期，第76頁。從這點來看，混淆可能性分析中的商標近似判斷標準對于淡化案件來說是不充分的，因為在淡化案中并不必然評估相關(guān)產(chǎn)品之間的類似性。[22]Jasmine Abdel-khalik, Is a Rose By Other Image Still a Rose? Disconnecting Dilution's Similarity Test From Traditional Trademark Concepts, 39 U.TOL.L.REV.591, 597(2008).再次，依據(jù)相似性科學原理，任何系統(tǒng)都是由一定相互關(guān)系的要素組成，要素間的相互作用方式是系統(tǒng)的特性之一。系統(tǒng)中每一個組成要素的特性對系統(tǒng)整體特性都有直接的影響。實際上，系統(tǒng)屬性和特征來源于各個要素及其相互關(guān)系。在進行相似特性分析時，應(yīng)注意各個層次上的相互作用關(guān)系的分析，如空間排列關(guān)系、功能發(fā)揮時間順序關(guān)系、信息傳遞關(guān)系等。[23]周美立：《相似性科學》，科學出版社2004年版，第24頁。單純的商標近似性不足以證明混淆可能性或淡化可能性，混淆可能性或淡化可能性的認定需要采用多因素方法進行分析，而“商標近似性”只是其中一個參考因素。除商標近似性因素外，淡化可能性中的剩余因素與混淆可能性的剩余因素并不完全相同。其中混淆可能性需要考慮的因素有：商標近似性；商標強度[24]“商標強度”不等于“商標顯著性”，商標強度是商標的顯著性與知名度的融合。參見文學：《商標使用與商標保護研究》，法律出版社2008年版，第196頁。；商品類似性；實際混淆；被告的主觀意圖；消費者認知水平等。淡化可能性需要考慮的因素有：商標近似性；顯著性；排他性使用程度；消費者知曉程度；涉嫌侵權(quán)人的主觀心態(tài)等要素。因此，不能簡單地將淡化可能性中商標近似性與混淆可能性分析中的商標近似性進行同等對待，系統(tǒng)整體目的與要素內(nèi)容的不同將直接影響最終的評價結(jié)果。綜上所述，混淆性近似認定標準在淡化案中充其量只具有有限的參考價值。

三、淡化性近似認定的新發(fā)展

2006年，美國國會通過了《商標淡化修正案》（簡稱TDRA），取代了1995年通過的《聯(lián)邦商標淡化法》（簡稱FTDA）。TDRA相對FTDA而言，解決了很多重要問題，如將淡化標準由“實際淡化”降低為“淡化可能性”，具有進步意義。但同時也留下諸多懸而未決的問題，其中就包括沒有對“商標近似程度”因素作出明確規(guī)定。麥卡錫教授對此也表示遺憾，認為“美國2006年淡化修正案，對于系爭商標之間的近似性究竟應(yīng)達到何種程度才能產(chǎn)生淡化可能性的關(guān)鍵性問題只字未提。”[25]J.Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24:120 (4th ed.2010).多數(shù)法院都將“商標近似性”作為淡化可能性成立的門檻性條件，認為系爭商標之間必須“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”才能證成淡化可能性。對于這種前淡化修正案時代傳統(tǒng)的“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”高淡化性近似標準能否繼續(xù)適用的問題，美國司法內(nèi)部出現(xiàn)了兩種傾向。一種傾向，法院主張繼續(xù)適用傳統(tǒng)淡化性近似標準，即系爭商標之間必須“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”淡化可能性才能成立；另一種傾向，法院認為低于“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的程度同樣可能構(gòu)成淡化可能性。

（一）星巴克案與李維斯案

第二巡回法院在星巴克案件中首次摒棄了“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的淡化性近似標準。[26]Starbucks Corp.v.Wolfe's Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97, 107 (2d Cir.2009).眾所周知，星巴克公司因咖啡產(chǎn)品而聞名遐邇。涉案黑熊公司是一家同樣銷售咖啡產(chǎn)品的小公司，使用的是CHARBUCKS BLEND商標。星巴克公司依據(jù)聯(lián)邦淡化法向紐約南區(qū)地方法院提起訴訟，控告黑熊公司的商標構(gòu)成對星巴克商標的淡化。涉案商標如圖1。

圖1 星巴克案商標比較

經(jīng)過審理，地方法院駁回了星巴克公司的訴訟請求，因為星巴克公司未能證明“實際淡化”。星巴克公司提起上訴，但是在上訴之前并未獲知國會通過聯(lián)邦淡化修正案的消息，修正案中將“實際淡化”替換為“淡化可能性”要件。因此，該案被發(fā)回地方法院進一步重審。法院再次做出了有利于黑熊公司的判決。該法院遵循了第二巡回法院以往依據(jù)“實質(zhì)近似”標準判定淡化的做法，進而因系爭商標之間缺乏實質(zhì)近似性否定了星巴克公司的淡化主張。在上訴程序中，第二巡回法院改變了以往的態(tài)度，認為地方法院在淡化認定中要求系爭商標之間滿足“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的高商標近似標準做法不恰當。首先，第二巡回法院認為，“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的淡化性近似標準在FTDA中不存在法律依據(jù)（對此第九巡回法院持不同看法，見下文“李維斯案”）。相反，第二巡回法院認為這種高淡化性近似標準屬于先前紐約州淡化法解釋，將一個州的淡化法解釋延伸至聯(lián)邦淡化法中缺乏正當性。接著，第二巡回法院將矛頭指向TDRA，認為TDRA的法律用語迫使法院放棄“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”標準。TDRA第2條規(guī)定，“弱化”緣于某個商標與馳名商標之間具有的近似性引起了相關(guān)消費者的聯(lián)想，這種聯(lián)想損害了馳名商標的顯著性。在具體判斷過程中，法院可以考慮所有相關(guān)因素，包括：（1）商標或企業(yè)名稱與馳名商標之間的近似程度；（2）馳名商標具有的固有顯著性或獲得顯著性的程度；（3）馳名商標所有人對商標從事的實質(zhì)排他性使用程度；（4）相關(guān)公眾對馳名商標的知曉程度；（5）商標或企業(yè)名稱的使用者是否故意在與馳名商標之間創(chuàng)設(shè)一種關(guān)聯(lián)；（6）商標或企業(yè)名稱與馳名商標之間的任何實際關(guān)聯(lián)。在第二巡回法院看來，法律文本中缺乏“相同或幾乎相同”或“實質(zhì)”法律術(shù)語規(guī)定，意味著“實質(zhì)近似”標準應(yīng)該被摒棄。TDRA明確規(guī)定法院應(yīng)衡量“近似程度”，這種規(guī)定意味著并非系爭商標之間必須“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”才能構(gòu)成淡化。因此，第二巡回法院最終放棄了“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的淡化性近似標準，只將“近似程度”作為淡化分析中的一個參考因素加以衡量。

繼第二巡回法院之后，第九巡回法院在“李維斯案”[27]Levi Strauss & Co.v.Abercrombie & Fitch Trading Co., 633 F.3d 1158, 1159 (9th Cir.2011).中亦持相同態(tài)度。李維斯公司自1873年以來，便在其牛仔褲后袋采用雙弧形縫合線設(shè)計，象征牛仔褲經(jīng)久耐穿的特性。[28]據(jù)說李維斯公司為檢驗牛仔褲的質(zhì)量，把一條牛仔褲的褲管分別綁在兩匹馬上，將馬趕向相反的方向。結(jié)果證明牛仔褲經(jīng)得起這樣的拉力和張力，此后李維斯公司用雙弧線設(shè)計象征牛仔褲的結(jié)實程度。李維斯公司對該弧形設(shè)計享有聯(lián)邦注冊商標權(quán)。隨后30年里，李維斯公司95%的收入都是來源于該商標項下的服裝銷售。2006年阿貝克隆比公司開始在其生產(chǎn)的牛仔褲后袋上也使用弧形設(shè)計，其設(shè)計由兩個不太明顯的弧形構(gòu)成，弧線的交接處類似于數(shù)學符號“∞”。在位置上，阿貝克隆比公司的弧形設(shè)計比李維斯公司的更低些。李維斯公司向法院提起訴訟，控告阿貝克隆比對其商標構(gòu)成淡化。涉案商標如圖2。

圖2 李維斯案商標比較

在該案的陪審程序中，陪審團認為系爭商標之間的近似性不滿足“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”標準，并認為阿貝克隆比公司的商標不太可能淡化李維斯商標。經(jīng)過審理，地方法院同意陪審團意見，作出了有利于阿貝克隆比公司的裁決，駁回了李維斯公司的淡化訴訟請求。在上訴程序中，第九巡回法院否定了地方法院判決，認為在法律適用上采用“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的淡化性近似標準存在不妥。在判決理由上，基本上與第二巡回法院一致。唯一不同的是，第九巡回法院在回顧了Thane案[29]Thane Int’l, Inc.v.Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894, 901 (9th Cir.2002).后認為“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的淡化性近似標準在FTDA中有法律依據(jù)，傳統(tǒng)淡化性近似標準受FTDA法律用語、立法史及法律目的支持。FTDA規(guī)定只有在某個商標馳名以后對“其”使用才有可能構(gòu)成淡化，而這種用語意味著必須證明系爭商標之間本質(zhì)上是相同的。[30]FTDA中的法律措辭是“must use a mark or trade name ...after the mark has become famous”，“the”的使用促成了法院使用相同標準的合理性，因為該用詞暗示了淡化主張只涉及相同商標。TDRA中的法律措辭是“commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark”，“a”的使用意味著被控商標不需要與所有者商標相同。

（二）摒棄“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”標準

究竟是否應(yīng)該摒棄“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的傳統(tǒng)淡化性近似標準，首先需要從該標準本身入手，論證其是否合理。一方面，“相同商標”并不必然產(chǎn)生淡化。麥卡錫教授對此作出了很好的解釋：“商標相同并不必然引起淡化的產(chǎn)生。例如，某個公司可能在登山靴上使用福特商標，廣告宣傳該登山靴是由著名的登山者約翰?福特所設(shè)計，在這種情況下，福特牌登山靴的潛在購買者很可能根本不會聯(lián)想到福特汽車。退一步講，即使在消費者的意識中對系爭商標產(chǎn)生了聯(lián)想，該公司也可以以不必然弱化著名福特汽車顯著性的方式繼續(xù)使用該商標。”[31]J.Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24:117 (4th ed.2010).評估淡化是否成立，需要考慮淡化法的立法目的。因此，即使系爭商標相同，但只要未損害馳名商標的顯著性，法律就應(yīng)該容忍這種相同商標的使用行為。另一方面，“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”標準在具體的法律適用中容易引起前后不一致甚至是相互矛盾的司法裁決。傳統(tǒng)“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的淡化近似標準，從本身特性來說，過于狹窄，無法預設(shè)該標準在適用上的一致性。實際上，對于“淡化”這種抽象概念，嚴格的商標近似標準會將淡化置于司法主觀性的危險境地中。例如，美國司法實踐中，一些法院僅因為在后使用商標部分包含或全部包含引證商標，就認定系爭商標之間相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似，如TREK和ORBITREK商標[32]Thane Int’l, Inc.v.Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894, 901 (9th Cir.2002).在該案中，法院認為OrbiTrek商標包含了整個TREK商標，并在文字的中間部位用大寫的方式將“TREK”作為一個獨立的、視覺上可以突出識別的元素，從而認定系爭商標之間“幾乎相同”，進而得出了淡化的結(jié)論。EBAY和PERFUMEBAY商標[33]Perfumebay.com Inc., v.Ebay Inc., 506 F.3d 1165, 1174 (9th Cir.2007).都被認定是“幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”。然而，僅依據(jù)這種“拿來主義”行為就認定系爭商標幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似，進而得出淡化與否的認定結(jié)論是不科學的。因為，法官對“幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”概念本身的界定缺乏準確性與嚴密性。如果商標只依據(jù)“包含”基礎(chǔ)就可以認定為幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似，那么該標準就喪失了其存在意義，因為稍微近似的商標都有可能被認定為幾乎相同。這種錯誤的“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”標準已經(jīng)限制了法院，迫使法院在渴望某個特定結(jié)果時往往圍繞該標準進行牽強的推理，而這些偽善性的推理最終將該標準拉伸為一種似是而非的悖論。[34]Aaron R.Marienthal, Context is Key! : A Case for the Elimination of a Comprehensive Similarity Threshold in Trademark Dilution, 14 Intell.Prop.L.Bull.143, 2009-2010, p143-p163.法院應(yīng)該采用一種更加靈活的認定方法來認定淡化性近似。

其次，值得考慮“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的傳統(tǒng)淡化性近似標準是否能夠全面涵蓋所有淡化情形。事實上，在某些情形下，系爭商標之間的近似程度低于“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”，相關(guān)公眾也可能會立即聯(lián)想到馳名商標，損害馳名商標的顯著性，構(gòu)成淡化。因為，法院在評估淡化可能性時，需要綜合考慮包括商標近似性因素在內(nèi)的所有相關(guān)因素。即使系爭商標之間不符合“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”標準，審查其他剩余因素，仍然可能證成淡化。商標近似因素在整個案件評估過程中應(yīng)起到一定作用，但不應(yīng)是唯一起作用的參考因素。在確定某個商標是否淡化了另一商標顯著性的終極問題上，只審查爭議商標之間的近似性是不夠的，將其作為唯一決定性因素會產(chǎn)生前后不一致的裁決結(jié)果。此外，如果法院將近似性僅僅作為多因素檢測中的一個因素來考量，那么實踐中許多難題將迎刃而解。[35]Jasmine Abdel-Khalik, Is a Rose By Other Image Still a Rose? Disconnecting Dilution's Similarity Test From Traditional Trademark Concepts, 39 U.TOL.L.REV.591, 597(2008).

四、完善我國淡化性近似認定的構(gòu)想

（一）修改《商標法》第13條及相關(guān)司法解釋

實踐中，法院之所以經(jīng)常會用混淆可能性的認定方法來判斷是否具有淡化可能性，是因為《商標法》第13條規(guī)定：“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。”對于何為“誤導公眾”，2009年最高人民法院《關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第9條規(guī)定：“足以使相關(guān)公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬于商標法第十三條第二款規(guī)定的誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害”。

《商標法》中“誤導公眾”及《解釋》中“足以使相關(guān)公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系”的法律用語表明，立法者采用的是用“混淆可能性”來判斷“淡化可能性”的法律思維，忽略了混淆與淡化的內(nèi)在差異。如前文所述“混淆可能性”與“淡化可能性”是兩種不同的法律救濟途徑，“混淆可能性”所禁止的是兩個近似商標共同指向同一個來源，而“淡化可能性”所禁止的是一個商標指向兩個來源。在淡化案中，公眾對系爭商標并沒有產(chǎn)生誤認，只是在二者之間產(chǎn)生了一定的聯(lián)想，而正是這種聯(lián)想有可能減損馳名商標顯著性。建議將《商標法》第13條中“誤導公眾”修改為“引起公眾聯(lián)想”，相應(yīng)地將《解釋》第9條中“足以使相關(guān)公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯(lián)系”修改為“足以引起相關(guān)公眾在被訴商標與馳名商標之間產(chǎn)生相當程度的聯(lián)想”。

（二）淡化性近似應(yīng)然標準

司法實踐中，法院在認定淡化性近似時，通常采用“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的標準，并且認為只有系爭商標首先達到“相同或幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”的程度，才有可能適用淡化理論。該做法值得商榷。首先，該認定標準未注意到“相同商標”并不必然產(chǎn)生淡化可能性的情形。如前所述，即使系爭商標相同，但只要未損害馳名商標的顯著性，法律就應(yīng)該容忍這種相同商標的使用行為。其次，在某種情形下，即使系爭商標之間的近似程度低于“幾乎相同或?qū)嵸|(zhì)近似”，相關(guān)公眾也可能會立即聯(lián)想到馳名商標，進而可能損害馳名商標的顯著性。

此外，要明確“淡化性近似”在商標法中的位階。在馳名商標淡化案件中，應(yīng)采用多因素檢測方法認定“淡化可能性”，“淡化性近似”是認定“淡化可能性”的一個因素，即“淡化性近似”是“淡化可能性”的下位概念。所謂多因素檢測方法是指，淡化可能性的認定應(yīng)在綜合考量系爭商標的近似性、顯著性、排他性使用程度、消費者知曉程度、涉嫌侵權(quán)人的主觀心態(tài)等因素的基礎(chǔ)上得出是否構(gòu)成淡化可能性的結(jié)論。其各要素之間不是孤立的，而是相互聯(lián)系的統(tǒng)一體。在彼此相互證成的基礎(chǔ)上，認定是否具有淡化可能性。如在認定淡化性近似時要考慮系爭商標的顯著性、排他性使用程度、消費者知曉程度、涉嫌侵權(quán)人的主觀心態(tài)等；在認定顯著性時要考慮系爭商標的近似性、排他性使用程度、消費者知曉程度、涉嫌侵權(quán)人的主觀心態(tài)等?？傊越剖钦J定淡化可能性的必要因素，但不是唯一因素，在認定淡化性近似時既要考慮商標標識符號的主、客觀近似程度，又要考慮顯著性、排他性使用程度、消費者知曉程度、涉嫌侵權(quán)人的主觀心態(tài)等因素，在此基礎(chǔ)上作出是否構(gòu)成淡化性近似的結(jié)論。