高國雅

摘 要：“iPad商標(biāo)案”和“勞斯萊斯案”都充分證明了在跨國公司進行的知識產(chǎn)權(quán)交易中盡職調(diào)查的重要性和必要性。在跨國交易中，知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查要在清楚目標(biāo)國家法律制度的前提下進行，確認知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)歸屬狀態(tài)、實際法律狀態(tài)，評估其價值并合理預(yù)測其潛在的責(zé)任風(fēng)險，從而實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的目標(biāo)。

關(guān)鍵詞：跨國公司；跨國交易；知識產(chǎn)權(quán)；盡職調(diào)查

中圖分類號：D923.42 文獻標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2014）05-0245-02

盡職調(diào)查，《布萊克法律詞典》中將其定義為——“通常指個人在其調(diào)查過程中尋找適合的法律要求或接觸義務(wù)時應(yīng)保持合理的謹慎”。知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查是指在對任何知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)進行投資之前，對該知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的狀況進行調(diào)查和確認的一種法律活動。知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查在企業(yè)并購、合資、風(fēng)險資本融資和知識產(chǎn)權(quán)定向收購等領(lǐng)域都是必不可少的一個環(huán)節(jié)。在跨國公司進行的跨國知識產(chǎn)權(quán)交易中，由于各國的法律制度不同，再加上知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利本身的無形性和復(fù)雜性，進行知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查就更必要。

一、知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的重要性

不做盡職調(diào)查或者做一個不周密、不全面、不科學(xué)或者水土不服的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查，都可能會給跨國企業(yè)帶來意想不到的麻煩和巨大的經(jīng)濟損失，這一點在2012年蘋果與深圳唯冠的iPad商標(biāo)爭奪案中已經(jīng)體現(xiàn)得淋漓盡致。蘋果公司在收購iPad商標(biāo)之前并沒有就臺灣唯冠是否獲得深圳唯冠的充分授權(quán)做完備的調(diào)查，也沒有委托精通我國大陸知識產(chǎn)權(quán)法律制度的律師進行盡職調(diào)查，結(jié)果導(dǎo)致大麻煩。

其實，在這場著名的“iPad商標(biāo)案”之前，跨國公司交易中由于知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查方面的疏忽所導(dǎo)致的問題，已經(jīng)引起了眾多學(xué)者的注意，也讓企業(yè)認識到知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的重要性。

再看一個戲劇性的案例——“勞斯萊斯案”。1998年3月，德國大眾汽車以近8億美元的價格擊敗寶馬公司，收購了生產(chǎn)世界著名頂級豪華汽車的英國勞斯萊斯汽車公司。然而，大眾在這起名噪一時的交易中，有一個戲劇性的錯誤：勞斯萊斯的商標(biāo)和名稱屬于英國勞斯萊斯汽車公司的母公司（勞斯萊斯PLC ），而其并不在此次交易范圍中！因此，出現(xiàn)了戲劇性的結(jié)果：大眾汽車買下了“飛翔女神”車標(biāo)和水箱格柵的使用權(quán)，但是沒有辦法制造“勞斯萊斯”牌的汽車。

因為大眾疏于確認部分知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的所有權(quán)，導(dǎo)致雖然支付了高達8億美元的并購金，仍無法在其自制的新型豪華車上使用勞斯萊斯商標(biāo)。大眾董事會主席FerdinandPiech承認，如果在交易達成前他們能夠知道商標(biāo)所有權(quán)的真實情況的話，大眾支付的并購金會遠遠低于最終實際支付的并購金。

以上兩個案件都充分說明了，在跨國公司的知識產(chǎn)權(quán)交易中，盡職調(diào)查是非常重要和必要的，盡管許多企業(yè)都認識到了這一點，但在實際操作中，還是存在疏忽大意。

二、知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的目標(biāo)

知識產(chǎn)權(quán)是一項無形資產(chǎn)，調(diào)查時不能簡單類比有形資產(chǎn)，方方面面都要考慮周全，避免出現(xiàn)花大價錢買空殼的現(xiàn)象。跨國公司進行的跨國知識產(chǎn)權(quán)交易，在盡職調(diào)查之前，首先要關(guān)注交易目標(biāo)國家的法律制度，明確目標(biāo)國家在知識產(chǎn)權(quán)方面的法律規(guī)定以及獲得權(quán)利的程序。這是一個大前提，缺少了這個前提，很可能做出水土不服的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查。

盡職調(diào)查是要確定：知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)是否存在，所有權(quán)屬于誰，擁有人的控制權(quán)有多大，知識產(chǎn)權(quán)的經(jīng)濟價值和戰(zhàn)略價值，侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的潛在責(zé)任。知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的結(jié)果將會直接影響交易的價格，有時可能會導(dǎo)致交易結(jié)構(gòu)的重新評估或改變，有時甚至決定整個跨國交易的成敗。

一個有效、完整的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查至少應(yīng)達到以下4項目標(biāo)。

（一）確認知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)歸屬狀態(tài)

首先，確定知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利主體是進行知識產(chǎn)權(quán)交易的前提。有時表面上看似的權(quán)利主體，并不是真正的權(quán)利主體。“勞斯萊斯案”中，“英國勞斯萊斯汽車公司”并不擁有“勞斯萊斯”的商標(biāo)權(quán)；“iPad商標(biāo)案”中，臺灣唯冠也不是大陸iPad商標(biāo)的權(quán)利人。

其次，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利主體具有復(fù)雜性。申請人、專利權(quán)人、被許可人、共有人、質(zhì)押權(quán)利人等都可能成為知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利主體。不同的權(quán)利主體，在權(quán)利行使內(nèi)容、范圍和期限等方面都有所不同。認清交易對方作為權(quán)利主體的主體類型，可以明確他所擁有的權(quán)利大小，在談判的時候就可以游刃有余，也可以避免花高價買空權(quán)利。

（二）確認知識產(chǎn)權(quán)實際法律狀態(tài)

知識產(chǎn)權(quán)是否有效，對于收購方來說是非常重要的。在確定知識產(chǎn)權(quán)實際法律狀態(tài)上，不同類型的知識產(chǎn)權(quán)要考慮的因素不同，不同國家的法律規(guī)定也不同，但從共性上來說，主要可從以下幾個方面考慮。

1.是否已過保護期限。知識產(chǎn)權(quán)作為一項專有權(quán)，存在一定的保護期限。不同的國家保護期限不同，收購之前，要明確權(quán)利的剩余保護期限，目標(biāo)國家是否可以申請延長保護期等。如果花大價錢收購一項即將到期而且在目標(biāo)國家又沒有續(xù)展延長保護期限的知識產(chǎn)權(quán)，顯然是沒有意義的。

2.是否有撤銷、變更的可能。此種情況多指商標(biāo)權(quán)，在我國，不當(dāng)注冊、惡意注冊以及在使用過程中的不當(dāng)行為都可能導(dǎo)致商標(biāo)的撤銷或變更。

3.是否受到其他協(xié)議的限制。這里主要指是否存在對外許可協(xié)議，被許可協(xié)議、交叉許可協(xié)議。以上這些協(xié)議都會對權(quán)利人的權(quán)利產(chǎn)生一定的限制，拿我國的專利獨占許可來說，如果收購的一項專利已經(jīng)以獨占許可的方式許可給了別的公司，那么收購方即使收購了這項專利，在一定的時間范圍內(nèi)也是不能實施的。收購方若及時了解了這一情況，就可以對收購價格及是否收購做一個全面的考量。

4.是否存在質(zhì)押、司法查封等權(quán)利限制。拿iPad商標(biāo)案來說，深圳唯冠的iPad商標(biāo)已經(jīng)在2010年3月被深圳法院查封，查封期間商標(biāo)不得轉(zhuǎn)讓，所以交易雙方即使事先簽訂了轉(zhuǎn)讓合同也無法完成商標(biāo)權(quán)的轉(zhuǎn)讓。

綜上所述，確認知識產(chǎn)權(quán)的實際法律狀態(tài)是非常重要的，它直接關(guān)系到所交易的知識產(chǎn)權(quán)的質(zhì)量。

（三）知識產(chǎn)權(quán)價值評估

上文所提到的知識產(chǎn)權(quán)的實際法律狀態(tài)是影響知識產(chǎn)權(quán)價值的一個因素。另外，評估交易中的知識產(chǎn)權(quán)，市場因素、技術(shù)因素也是不可忽視的重要因素。最后，還要從企業(yè)的角度來評估知識產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略價值。

市場因素。任何一個企業(yè)都不可能脫離市場而存在，在市場上獲得更大的收益是企業(yè)追求的目標(biāo)，因此市場因素對知識產(chǎn)權(quán)價值有著重要的影響。現(xiàn)在和將來的市場情況都不可忽視，在關(guān)注類似知識產(chǎn)權(quán)的市場價格和交易情況的同時，更要立足現(xiàn)在放眼長遠，關(guān)注此項知識產(chǎn)權(quán)涉及的市場廣度和開發(fā)情況，在未來是否還有較大的市場空間。

技術(shù)因素。關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)中技術(shù)的先進性和獨創(chuàng)性，降低專利技術(shù)被無效的風(fēng)險，同時先進的技術(shù)在未來可能帶給企業(yè)巨大的收益。但先進性和實用性也要根據(jù)企業(yè)自身的情況達到一個好的平衡，如果在企業(yè)可以預(yù)期的范圍內(nèi)一項技術(shù)都不會帶來可觀經(jīng)濟收益的話，那么對企業(yè)來說，這項技術(shù)的實用性就不強，它的價值就是低的。此外，還要考慮此項技術(shù)出現(xiàn)替代技術(shù)的可能性，如果容易出現(xiàn)的話，那么在評估時就要適當(dāng)降低其價值。

最后，從企業(yè)的戰(zhàn)略角度來評估。知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略價值取決于其是否能很好地適合業(yè)務(wù)目標(biāo)和其是否能夠有效地實施。即一項知識產(chǎn)權(quán)一定要適合企業(yè)的發(fā)展，能夠為企業(yè)創(chuàng)造價值。

（四）預(yù)測潛在的責(zé)任風(fēng)險

預(yù)測潛在的責(zé)任風(fēng)險，是知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的一個重要目標(biāo)。這里要談的是訴訟風(fēng)險。任何一個企業(yè)都不希望訴訟纏身，但有時一個疏忽就可能為今后埋下隱患，例如，收購一個權(quán)屬不明確的專利或者被爭議的商標(biāo)，收購的專利技術(shù)很容易被別人模仿，這些都可能為今后埋下訴訟隱患。

此外，在預(yù)測訴訟風(fēng)險時，可以考察目標(biāo)公司是否存在侵害他人知識產(chǎn)權(quán)的情形。避免在不知情的情況下，突然之間成為知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)方。為此，在進行知識產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查時，也必須要審查目標(biāo)公司與他人是否有知識產(chǎn)權(quán)的訴訟或者糾紛，或其他可能存在的侵害他人知識產(chǎn)權(quán)的情形。在了解相關(guān)情況后，再評估已有的訴訟對知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利的影響，以及潛在糾紛的可能結(jié)果等。如果目標(biāo)企業(yè)有侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的情形，就需要權(quán)衡交易目的和侵權(quán)后果的輕重。

結(jié)語

以上，從知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的重要性和一個成功的盡職調(diào)查所要實現(xiàn)的目標(biāo)這兩個大方面談了跨國公司知識產(chǎn)權(quán)交易中的盡職調(diào)查問題。當(dāng)然，企業(yè)要做知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查，還是要委托精通此項業(yè)務(wù)的律師事務(wù)所。經(jīng)驗豐富的律師都會制定一套嚴密的程序，本文對盡職調(diào)查的程序就不再展開，僅想通過分析知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的重要性和目標(biāo)，為企業(yè)樹立一個宏觀的印象，使企業(yè)認識到在涉及知識產(chǎn)權(quán)交易時，尤其是跨國交易時，盡職調(diào)查的必要性。

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[責(zé)任編輯 柯 黎]