楊小青

摘 要：涉外定牌加工行為違反了中國《商標(biāo)法》及《商標(biāo)法實施條例》之規(guī)定，在中國現(xiàn)有法律框架下應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為侵權(quán)，否則將會與《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》等的規(guī)定沖突，影響中國現(xiàn)行的司法秩序。而且，從長遠(yuǎn)利益看，中國應(yīng)當(dāng)繼續(xù)奉行嚴(yán)格的商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)主義原則，制裁這些惡意的規(guī)避法律的行為，維護(hù)世界正常的競爭秩序，挽回商標(biāo)權(quán)人潛在的利益損失。

關(guān)鍵詞：定牌加工；商標(biāo)侵權(quán)；侵權(quán)認(rèn)定

中圖分類號：D92 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2014）03-0294-02

定牌加工，其英文縮寫為（Original Equipment Manufacture）譯為“原始設(shè)備廠商”，亦稱“貼牌”、“定牌生產(chǎn)”、“代工生產(chǎn)”、“三來加工”。定牌加工有廣義和狹義之分[1]。本文所指的定牌加工，是國際貿(mào)易的定牌加工（又稱為OEM，俗稱“ 貼牌”）是加工貿(mào)易的一種形式，它是指在來料加工和來樣加工業(yè)務(wù)中，由境外委托方提供商標(biāo)（一般是已注冊的商標(biāo)），經(jīng)境內(nèi)企業(yè)加工或裝配后，再貼上境外委托方提供的商標(biāo)或品牌返銷國外的經(jīng)營活動（該委托方在中國國內(nèi)沒有該注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人）[2]。隨著經(jīng)濟全球化、貿(mào)易自由化的發(fā)展，中國許多制造企業(yè)選擇為大型跨國公司進(jìn)行貼牌生產(chǎn)。定牌加工在推動中國經(jīng)濟發(fā)展的同時，也常常使加工企業(yè)陷入商標(biāo)侵權(quán)的泥潭。一方面是由于定牌加工企業(yè)缺乏知識產(chǎn)權(quán)法律意識；另一方面對于中國企業(yè)接受為國外商標(biāo)權(quán)人的委托加工生產(chǎn)產(chǎn)品，貼附委托方的商標(biāo)，并將產(chǎn)品銷往國外，如果國外商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)與國內(nèi)注冊商標(biāo)相同或者近似且使用于相同或者類似商品上時，委托方、加工方的行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，知識產(chǎn)權(quán)界存在較大爭議。深圳中院審理的“耐克商標(biāo)案”為此類案件之典型。在司法實踐和行政執(zhí)在司法實踐和行政執(zhí)法中，做法不一。前些年法院偏向于均把此類案件作為商標(biāo)侵權(quán)處理，近幾年法院偏向于認(rèn)為此類案件不侵權(quán)。筆者在此談幾點個人看法，僅供理論研究和實務(wù)操作之參考。

一、定牌加工屬于《中華人民共和國商標(biāo)法》（以下簡稱《商標(biāo)法》）第52條和《中華人民共和國商標(biāo)法實施條例》（以下簡稱《商標(biāo)法實施條例》）第50條規(guī)定的行為，均應(yīng)判定為商標(biāo)侵權(quán)

目前認(rèn)為涉外定牌加工行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的主要理由是：（1）貼牌行為不是商標(biāo)法意義上的使用行為；（2）定牌加工的商品全部銷售到國外，不進(jìn)入中國市場，不會給商標(biāo)權(quán)人造成損害。

筆者對此持有異議。事實上，中國奉行的是商標(biāo)權(quán)的嚴(yán)格保護(hù)主義，中國商標(biāo)法規(guī)對商標(biāo)侵權(quán)行為的各種情形都有明確規(guī)定，依據(jù)這些規(guī)定涉外定牌加工的加工方是侵權(quán)的，那些認(rèn)為涉外定牌加工行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的理由都是站不住腳的。

（一）定牌加工中的貼牌行為屬于商標(biāo)法意義上的使用行為

有觀點認(rèn)為，定牌加工的性質(zhì)屬于合同法中加工承攬，加工方按照定作方的要求將商標(biāo)貼附于產(chǎn)品上，并將產(chǎn)品全部出口交付給定作方，只是一種國際間的勞務(wù)輸出，加工方的貼牌行為不是真正商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為[3]。因此，該定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

中國《商標(biāo)法》第52條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)：（1）未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的；（2）銷售侵犯注冊商標(biāo)專權(quán)的商品的……”。由此可以看出，商標(biāo)的“使用”與“銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品”是兩種并列的商標(biāo)侵權(quán)行為，如果將這里的“使用”僅狹義地理解為“銷售”的話，那么《商標(biāo)法》第52條第（1）項的規(guī)定就毫無意義了。此其一。其二，《商標(biāo)法實施條例》第3 條也對“商標(biāo)的使用”做出專門規(guī)定：“商標(biāo)法和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中?！北娝苤?，將商標(biāo)直接用于商品、商品包裝或者容器的主要是產(chǎn)品的生產(chǎn)者和加工者而非銷售。故被委托方即加工方的加工貼牌行為也屬于商標(biāo)使用行為。

另外，《中華人民共和國合同法》第7 條規(guī)定，“當(dāng)事人訂立、履行合同，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，尊重社會公德，不得擾亂社會經(jīng)濟秩序，損害社會公共利益”。這一條款表明任何人在訂立、履行合同時，均有義務(wù)對合同的合法性進(jìn)行審查，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。鑒于涉外定牌加工合同中涉及國內(nèi)注冊商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)的問題，加工方有義務(wù)依法對定作方所提供的境外商標(biāo)的合法性進(jìn)行審查。若加工方未盡審查義務(wù)，加工侵犯國內(nèi)注冊商標(biāo)專用權(quán)的商品的，仍然應(yīng)當(dāng)承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任。加工方不可能因為是“加工承攬關(guān)系”而免責(zé)。

（二）是否給商標(biāo)權(quán)利人造成直接損害不是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為的必要條件

這是認(rèn)為加工方不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)觀點所持的最大理由，認(rèn)為涉外定牌商品均出口到境外，未在國內(nèi)銷售，不會給中國商標(biāo)權(quán)人造成損害，故不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

筆者認(rèn)為，知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)理論有別于傳統(tǒng)民事侵權(quán)理論，并不以有損害事實發(fā)生為構(gòu)成要件。一般的民事侵權(quán)行為主要由四個法律要件構(gòu)成：一是要有損害事實存在；二是行為人實施了違法行為；三是該違法行為與損害事實之間存在因果關(guān)系；四是行為人主觀上有過錯。而根據(jù)《商標(biāo)法》第52條第（1）項之規(guī)定，商標(biāo)侵權(quán)行為并不強調(diào)必須有直接損害事實的存在，而重在“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可”這一要件。因此，行為人實施侵權(quán)行為即使沒有給商標(biāo)注冊人造成直接損害，也要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

最高人民法院在商標(biāo)侵權(quán)民事責(zé)任承擔(dān)問題上明確指出：請求保護(hù)的注冊商標(biāo)未實際投入商業(yè)使用的，確定民事責(zé)任時可將責(zé)令停止侵權(quán)行為作為主要方式，在確定賠償責(zé)任時可以酌情考慮未實際使用的事實，除為維權(quán)而支出的合理費用外，如果確無實際損失和其他損害，一般不根據(jù)被控侵權(quán)人的獲利確定賠償；注冊人或者受讓人并無實際使用意圖，僅將注冊商標(biāo)作為索賠工具的，可以不予賠償[4]。筆者認(rèn)為，最高人民法院的規(guī)定是符合適度保護(hù)原則的，是否發(fā)生實際損失不應(yīng)作為是否判斷侵犯商標(biāo)專用權(quán)的構(gòu)成要件。

二、如果涉外定牌加工行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，將于中國現(xiàn)行的其他相關(guān)規(guī)定沖突，影響法律的權(quán)威和統(tǒng)一

中國《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》（以下簡稱《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》）等的規(guī)定，如在海關(guān)實施出口知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施時，并不要求審查是否會導(dǎo)致消費者混淆、誤認(rèn)等要件。中國《商標(biāo)法》第52 條第（1）項的規(guī)定中并無混淆才構(gòu)成侵權(quán)的明文規(guī)定，是否構(gòu)成商標(biāo)權(quán)侵權(quán)的判定只能嚴(yán)格適用法律，不應(yīng)超越法律規(guī)定，而且混淆的判斷是具有主觀性的。如果在侵權(quán)判斷中引入混淆標(biāo)準(zhǔn)將會導(dǎo)致目前行政查處的大多商標(biāo)侵權(quán)假冒案件不能成立，會對市場秩序造成破壞[5]。

三、從長遠(yuǎn)利益看，涉外定牌加工應(yīng)當(dāng)界定為侵權(quán)，否則會損害商標(biāo)權(quán)人潛在的市場利益，影響全球的市場競爭秩序

當(dāng)今世界是開放的世界，國際貿(mào)易交往頻繁，一國的商品通過制造、買賣等交易行為，并通過進(jìn)出口而在不同國家之間流通。由于商品是知識產(chǎn)權(quán)的載體，于是商標(biāo)權(quán)保護(hù)的地域性受到?jīng)_擊，權(quán)利沖突的發(fā)生成為客觀現(xiàn)實。

商標(biāo)權(quán)作為一種知識產(chǎn)權(quán)，其損失往往處于一種不可估計的進(jìn)行時狀態(tài)，根據(jù)TRIPS 協(xié)議第五十條要求，成員國當(dāng)局應(yīng)該禁止這種“即發(fā)侵權(quán)”，也就是把侵權(quán)產(chǎn)品制止在進(jìn)入流通渠道之前，而不是之后。中國作為世貿(mào)組織的成員國亦應(yīng)遵守該規(guī)定。1999 年北京曾出現(xiàn)過這樣一個案例。一個非商標(biāo)權(quán)人的庫房里存放了上百個帶有商標(biāo)權(quán)人商標(biāo)瓶貼的酒瓶且商標(biāo)標(biāo)識是真的，不是非法印制的，商標(biāo)權(quán)人很清楚該存放人不可能制造出正牌的酒，下一步肯定是裝上假酒出售。但由于存放者還沒有裝，沒有出售，亦即沒有對權(quán)利人造成“實際損害”，其“侵權(quán)”似乎沒有發(fā)生，這就是所謂的即發(fā)侵權(quán)。況且，是否造成事實損害也并不是法律學(xué)者一家之言可以斷定的，應(yīng)當(dāng)留待產(chǎn)業(yè)界的經(jīng)濟學(xué)者們研究，或者用法經(jīng)濟學(xué)的視角來分析。有人認(rèn)為，外商的貼牌競爭行為，有可能抬高同類商品的定牌加工費用，從而增加國內(nèi)注冊商標(biāo)專用權(quán)人的生產(chǎn)成本，客觀上會隱含地造成不應(yīng)有的損失[6]。

筆者也贊同上述觀點，雖然可以用不正當(dāng)競爭法進(jìn)行規(guī)制，但在實踐中卻加重了中國商標(biāo)權(quán)人的舉證責(zé)任，變相地?fù)p害了中國商標(biāo)權(quán)人的利益，故仍應(yīng)按照《商標(biāo)法》進(jìn)行保護(hù)。

四、結(jié)語

涉外定牌加工行為違反了中國《商標(biāo)法》及《商標(biāo)法實施條例》之規(guī)定，中國現(xiàn)有法律框架下應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為侵權(quán)，否則將會與《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》等的規(guī)定沖突，影響中國現(xiàn)行的司法秩序。而且，從長遠(yuǎn)利益看，中國應(yīng)當(dāng)繼續(xù)奉行嚴(yán)格的商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)主義原則，制裁這些惡意的規(guī)避法律的行為，維護(hù)世界正常的競爭秩序，挽回商標(biāo)權(quán)人潛在的利益損失。

法律從來都是多種法益相互制衡的結(jié)果，對于我們來說要分清主次、分清輕重。要保護(hù)中國的外來加工企業(yè)，促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展，提高民族經(jīng)濟發(fā)展水平有很多途徑，其中最重要一條途徑就是鼓勵發(fā)明創(chuàng)新，擁有自己的核心技術(shù)，不再做“世界工廠”，而要站在利益鏈的最高端，這也必將是中國企業(yè)未來走向全球的基礎(chǔ)。故此，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)人的利益是我們國家的重要任務(wù)。萬萬不可為眼前利益，就“法外開恩”。

參考文獻(xiàn)：

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[2] 李輝.企業(yè)防范定牌加工的商標(biāo)侵權(quán)問題研究[J].經(jīng)濟與管理，2007，（1）.

[3] 馮曉青.商標(biāo)侵權(quán)專題判解與學(xué)理研究[M].北京：中國大百科全書出版社，2010：67.

[4] 最高人民法院《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》第7條規(guī)定.

[5] 魏小毛.商標(biāo)侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)解讀[N].中國知識產(chǎn)權(quán)報，2005-10-02.

[6] 祝建軍.涉外定牌加工中的商標(biāo)侵權(quán)[J].人民司法，2008，（2）.[責(zé)任編輯 魏 杰]