高雪蓮

隨著全球經(jīng)濟一體化和知識經(jīng)濟的發(fā)展，世界范圍內(nèi)的專利申請量不斷增加。據(jù)世界知識產(chǎn)權組織的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國、美國、歐洲、日本、韓國專利局已接收了占世界80%以上的專利申請。研究主流國家的專利制度對于中國企業(yè)實施“產(chǎn)品未動，專利先行”的競爭策略極為重要。

縱觀世界知識產(chǎn)權保護歷史，美國一直占據(jù)著舉足輕重的地位。隨著中美經(jīng)貿(mào)合作的不斷深化，中國申請人和公司越來越多地在美國尋求知識產(chǎn)權保護。為此，時時了解并掌握尋求美國專利保護的注意事項就顯得尤為必要。2011年9月16日，美國總統(tǒng)奧巴馬簽署的《美國發(fā)明法案》，對美國專利法進行了重大修改，深遠地影響著美國專利實踐。本文將從立足于中國申請人的利益，從多角度分析PCT途徑下尋求美國專利保護的策略。

向美國申請專利有三種途徑：①直接向美國申請專利（需要在中國專利局預先做保密審查，保密審查通過后，即可直接向美國申請專利）；②通過巴黎公約向美國申請專利（在優(yōu)先權日起12個月之內(nèi)）；③通過PCT（專利合作條約）向美國申請專利（自優(yōu)先權日起30個月內(nèi)）。

根據(jù)美國專利法規(guī)定，美國專利包括發(fā)明（Utility Patent）、外觀設計 （Design Patent）和植物新品種 （Plant Patent）三種類型，而沒有實用新型。因此，中國的申請人如果以本國的實用新型為優(yōu)先權申請美國專利，通常需要轉(zhuǎn)為發(fā)明專利，這就需要申請人對于本國的實用新型專利的專利性提出更高的要求。

一、美國專利申請制度變化

美國于1790年建立專利制度，是世界上實行專利制度較早的國家之一，現(xiàn)行的專利法是1952年7月19日頒布的，從1953年1月1日開始實施。至今一直采用“先發(fā)明制”。2011年9月16日美國改法以后，“先發(fā)明制”將改為“先申請制”，并于18個月后，即2013年3月16日開始實施。在實際操作中，如果兩個發(fā)明人創(chuàng)造了同一發(fā)明并且該發(fā)明沒有被公開，兩人分別提交了包含該發(fā)明的權利要求和說明書的申請，則在先提交專利申請的發(fā)明人獲得該發(fā)明的專利權。因此，盡早提交專利申請將變得比改法前更為重要。為了得到更早的專利申請日，發(fā)明人可以考慮盡快提交一份臨時申請，并在臨時申請遞交后一年內(nèi)提交正式申請。

“先申請制”對已授權的專利或在2013年3月16日之前提交的專利申請沒有影響。

二、通過PCT途徑申請美國專利的方式

在絕大多數(shù)國家，通過PCT途徑申請該國專利，僅可通過一種方式實現(xiàn)，即PCT國際階段延伸至國家階段。但在美國，通過PCT途徑申請專利，可通過兩種方式實現(xiàn)：①通過35USC 371（簡稱371條）規(guī)定進入美國國家階段；②通過35USC 111（a）（簡稱111條）規(guī)定進入美國國家階段。其主要區(qū)別如下：

通過371條方式進入美國國家階段申請，為常規(guī)的PCT申請國際階段延伸至美國國家階段。與其他大部分國家的規(guī)定相同，進入美國國家階段時需提交PCT國際公布文本的準確譯文，但可按照PCT條約第28條、第41條進行修改，其修改不得超出原PCT國際申請公布的范圍。提交申請時需要同時提交所涉修改未增加新內(nèi)容的聲明。

但如果選擇111條方式進入，簡單概括為：申請人放棄原PCT國際申請，在美國提出“繼續(xù)申請”或“部分繼續(xù)申請”，申請人不必提交原PCT國際申請公布文本的準確譯文，可對原申請文件進行修改或增加新內(nèi)容，修改或增加的內(nèi)容可超出原PCT國際申請公布的范圍。這在一定程度上，一方面可彌補原 PCT國際申請撰寫的不足，另一方面可將對于申請主題改進的部分寫入申請文件，更高效地保護申請人的權利。在實際操作中，申請人也多選擇利用111條方式申請美國專利。

因兩種方式對申請文件的修改范圍不同，可能導致111方式下提交的美國專利申請的翻譯費和國內(nèi)外律師費等相關費用的增加。

通過371方式提交的美國專利申請如在PCT國際階段要求了優(yōu)先權，且優(yōu)先權證明文件已提交至PCT國際局，則在美國階段無需申請人再次提交優(yōu)先權證明文件。而通過111方式提交的美國專利申請，由于申請方式不同導致的申請性質(zhì)不同，申請人需要在優(yōu)先權申請國辦理優(yōu)先權文件并及時提交至美國專利商標局。從費用考慮，辦理并提交優(yōu)先權文件的費用與美國專利申請費相比可謂微乎其微。

三、申請費用減免及利用申請人為“小實體”和“微小實體”的費用減免政策

2011年9月6日簽署生效的新法規(guī)定，自2011年11月15日起以電子方式提交美國專利申請可獲得400美元的費用減免。申請人可在向國外律師委托申請時尤其注意該變化。

當前美國專利法規(guī)定，當申請人屬于以下情形之一的屬于小實體，可享受包括申請費、檢索費、審查費等大多數(shù)規(guī)費在內(nèi)50%的費用減免。

①自然人；②小型企業(yè)（人數(shù)少于500）；③大學，科研機構(gòu)等非營利性機構(gòu)。

中國的申請人如果符合上述條件之一，即可以通過聲明的方式獲得費用減免的權利，以便減輕申請費用的負擔。

2011年9月16日修改的專利法規(guī)定，“微小實體”可獲得大多數(shù)規(guī)費75%的費用減免。情況包括：①小企業(yè)，僅有不多于4件美國非臨時專利申請的；②年收入不超過上一年度中等家庭收入水平3倍的；③州立高等教育公共機構(gòu)。

四、信息披露程序（Information Disclosure Statement，簡稱IDS）

據(jù)相關法律與實踐，美國專利商標局在處理專利申請時，要求專利申請人負有對該專利涉及的所有在先技術的告知義務。在此，在先技術包括任何載有與此專利所涉及的近似設備的出版物及任何刊印有與該專利實際共用同一技術特征的發(fā)明的出版物。任何早于該專利申請日一年以上出版的此類刊物都必須被列為在先技術向美國專利商標局呈上。此外，在先技術還包括任何早于該專利申請日一年以上的，由專利發(fā)明人在該國以銷售為目的的，對該專利及相應技術的公開使用及揭示，以及早于該專利申請日一年以上的，由他人在該國對該專利所含技術的使用。對此在先技術的告知，照片與相應手冊的提交，為最可取之舉。因此，申請人就以上信息需向美國專利商標局提交有關所申請專利在先技術的文件及證明。如果在先技術的提交不完備，將極有可能導致專利申請的無效。簡單來說，就是專利申請人及相關人員（包括發(fā)明人、受讓人、代理人等）有與發(fā)明的可專利性相關的技術資料（包括專利和文獻數(shù)據(jù)、檢索報告、審查意見等）要告知美國專利商標局。

作為中國的申請人，如果其在中國的申請案做了檢索或者收到了中國專利局的審查意見，則有義務將該文件及時提交美國商標專利局。針對這項程序，中國的申請人往往會有一些顧慮，擔心所提供的信息對于美國專利申請案構(gòu)成不利的影響，甚至會可能作為審查員駁回申請的依據(jù)。針對該問題，首先，從美國的專利制度考慮，此類專利性相關的技術資料是必須提供的，否則，將可能面臨專利的有效性被質(zhì)疑，專利可能會被視為無法執(zhí)行，美國代理可能因此喪失在美國專利商標局繼續(xù)代理工作的權利，在訴訟期間將會增加大量的成本，或是得到的是一項較弱的專利。其次，申請人在提供相關資料時，申請人有依照規(guī)定將與專利性相關的資料披露給美國，但聲明并不承認該資料是公知技術，這樣，審查員就不能直接以該披露的信息作為核駁的依據(jù)。

五、答復美國申請審查意見的特殊程序—建議性審查意見（Advisory Action）和繼續(xù)審查請求（RCE）

實質(zhì)審查階段，美國申請審查意見的答復期限一般為三個月。對于最后一次審查意見，即Final，申請人可選擇在審查意見發(fā)文日起兩個月內(nèi)提交答復意見。如在兩個月內(nèi)答復，美國專利商標局收到后如認為答復意見不能克服審查意見中指明的全部缺陷，一般情況下會在所指的審查意見發(fā)文日起三個月內(nèi)下發(fā)建議性審查意見（Advisory Action）。在該意見中，執(zhí)事審查員會根據(jù)申請人的答復內(nèi)容進一步出具審查意見。申請人可在考慮執(zhí)事審查員的意見后進一步進行答復。如申請人選在在Final審查意見發(fā)文日起三個月內(nèi)答復，則基本不會收到建議性審查意見（Advisory Action）。在這個意義上講，申請人喪失了一次針對申請授權的可能性與審查員進行對話的機會。需要指出的是，在答復Final審查意見時，如申請人在修改或答復意見指出的缺陷時對申請文件增加了新內(nèi)容或進行了實質(zhì)修改，則需要在答復審查意見時提出繼續(xù)審查請求（RCE）并繳納相應的費用（規(guī)費：930美元，小實體減半），否則，審查員認為新增或?qū)嵸|(zhì)修改的部分需要重新進行檢索或?qū)彶?，增加了其工作?nèi)容，將不予“enter”。

需要指出的是，在美國專利審查過程中，可多次利用RCE程序。當Final審查意見下發(fā)后，如申請人認為有必要，可反復提出RCE請求。因多次提出RCE的價格不菲，申請人可根據(jù)其預算酌情利用RCE的優(yōu)勢。

六、專利審查高速公路—PPH

隨著全球?qū)＠暾埩康募ぴ?，申請人在多個國家或地區(qū)申請專利的情況逐漸增加。同一專利申請在多個國家被檢索、審查無疑會增加各國專利局的負擔，延長申請審查時間。為適應形勢的發(fā)展，各主要國家專利局紛紛試行專利審查高速公路（PPH）。簡言之，就是同一發(fā)明在首次申請受理局獲得的檢索和審查結(jié)果可被利用于后續(xù)申請受理局，實現(xiàn)各國專利局之間的工作共享。中美兩國自2011年12月1日至2012年11月30日試行PPH項目。美國發(fā)明專利申請審查積壓比較嚴重，且有逐年增長的趨勢，同時在中國和美國申請專利（含在國知局提交PCT國際申請并延伸至美國國家階段的情況）的申請人可借PPH的東風。參與中美PPH項目有以下優(yōu)勢：

使其美國專利申請得到優(yōu)先審查，加速申請進程。

在申請滿足一定的條件時，美國專利商標局承認中國國家知識產(chǎn)權局的檢索和審查結(jié)果，使得申請人答復美國官方意見的次數(shù)減少，大大降低了申請成本。

提高了美國專利申請審查結(jié)果的可預見性，增強申請人決策的導向性。

【結(jié)語】

在全球經(jīng)濟一體化的背景下，世界范圍內(nèi)的商品流通日益增強。從世界范圍來看，專利申請審查和保護制度存在較強的區(qū)域性特征，且美國專利制度的區(qū)域性特征尤其明顯。作為世界知識產(chǎn)權領域的龍頭國家，美國的知識產(chǎn)權保護起著舉足輕重的作用。鑒于此，了解美國專利制度，并掌握其關鍵點為自身服務，對于中國申請人來講意義重大。

參考文獻：

1.“United States Code Title 35-Patents”（美國法典第三十五編專利）

2.“Title 37-Code of Federal Regulations—Patent Rules”（美國法典第三十七編專利）

3.“Manual of Patent Examining Procedure （MPEP）”（美國專利審查程序手冊）