文 / 周波 / 北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭

注冊商標(biāo)專用權(quán)的獨(dú)立性與商譽(yù)的延續(xù)性

文 / 周波 / 北京市高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭

注冊商標(biāo)專用權(quán)能否在不同的注冊商標(biāo)之間延續(xù)，是商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政訴訟中經(jīng)常遇到的一個(gè)問題，從現(xiàn)有的生效判決來看，法院內(nèi)部對這個(gè)問題似乎也有不同的認(rèn)識。但實(shí)際上，只要仔細(xì)分析這些裁判結(jié)果截然相反的判決，找出不同案件產(chǎn)生不同裁判結(jié)果的原因，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，人民法院在注冊商標(biāo)專用權(quán)能否延續(xù)的問題上，做法是一貫的、統(tǒng)一的。

一、《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定

《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定是討論注冊商標(biāo)專用權(quán)能否延續(xù)的大前提，故在對該問題展開論述之前，有必要明確一下《商標(biāo)法》的具體規(guī)定。

《商標(biāo)法》第二十一條規(guī)定：“注冊商標(biāo)需要在同一類的其他商品上使用的，應(yīng)當(dāng)另行提出注冊申請。”第二十二條規(guī)定：“注冊商標(biāo)需要改變其標(biāo)志的，應(yīng)當(dāng)重新提出注冊申請。”第三十八條第一款規(guī)定：“注冊商標(biāo)有效期滿，需要繼續(xù)使用的，應(yīng)當(dāng)在期滿前6個(gè)月內(nèi)申請續(xù)展注冊；在此期間未能提出申請的，可以給予6個(gè)月的寬展期。寬展期滿仍未提出申請的，注銷其注冊商標(biāo)?！钡谖迨粭l規(guī)定：“注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。”

二、司法實(shí)踐中出現(xiàn)的兩種不同表述

從文字的表述上看，司法實(shí)踐對于注冊商標(biāo)專用權(quán)能否延續(xù)的問題，確實(shí)不盡相同，以下兩個(gè)新近生效的二審判決就充分體現(xiàn)出了這一現(xiàn)象。

（一）“彩虹”商標(biāo)爭議案

在原告永記造漆工業(yè)股份有限公司（簡稱永記造漆公司）訴被告國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(huì)（簡稱商標(biāo)評審委員會(huì)）、第三人南通雄鷹涂料有限公司（簡稱南通雄鷹公司）第1740936號“彩虹RAINBOW及圖”商標(biāo)（見圖1）爭議行政糾紛一案（簡稱“彩虹案”）中，永記造漆公司于2001年1月19日提出爭議商標(biāo)的注冊申請，并于2002年4月7日獲準(zhǔn)注冊，核定使用在第2類“油漆、防火漆、油漆稀釋劑、刷墻粉、瓷釉（漆）、底漆、耐火漆、耐火涂層、防火涂料、彩色鋼板涂料”商品上。引證商標(biāo)即170496號“彩虹牌CAIHONGPAI及圖”商標(biāo)（見圖2）于1982年6月16日申請注冊，并于1983年3月1日獲準(zhǔn)注冊，核定使用在第2類“聚醋酸乙烯乳膠漆涂料”商品上，經(jīng)續(xù)展其注冊商標(biāo)專用權(quán)期限至2013年2月28日，并經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給南通雄鷹公司。但在此之前，第131415號“彩虹牌 油漆caihongpai YOUQI及圖”商標(biāo)（見圖3）于1979年10月31日獲準(zhǔn)注冊，核定使用在第2類“油漆”商品上，該商標(biāo)后經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給永記造漆公司，其注冊商標(biāo)專用權(quán)期限經(jīng)續(xù)展至2003年2月28日。2006年12月12日，第131415號商標(biāo)因?qū)Ｓ脵?quán)期滿未申請續(xù)展而被商標(biāo)局依法注銷。

在該案中，二審法院明確指出：不同的注冊商標(biāo)其專用權(quán)是相互獨(dú)立的，不存在注冊商標(biāo)專用權(quán)之間的承繼和延續(xù)問題。雖然永記造漆公司曾經(jīng)享有第131415號商標(biāo)的專用權(quán)，但該商標(biāo)與本案爭議商標(biāo)為不同的注冊商標(biāo)，因而永記造漆公司針對第131415號商標(biāo)與本案爭議商標(biāo)所享有的專用權(quán)各自獨(dú)立，二者之間不存在注冊商標(biāo)專用權(quán)的延續(xù)問題。最終，二審法院認(rèn)為爭議商標(biāo)與該案引證商標(biāo)構(gòu)成使用在相同或者類似商品上的近似商標(biāo)，因而判決維持了一審判決和商標(biāo)評審委員會(huì)關(guān)于撤銷爭議商標(biāo)注冊的裁定1. 參見北京市高級人民法院（2011）高行終字第82號行政判決書。。

圖1

圖3

（二）“潔柔”商標(biāo)爭議案

在原告屈炯森訴被告商標(biāo)評審委員會(huì)、第三人中順潔柔紙業(yè)股份有限公司第3112825號“潔柔”商標(biāo)（見圖4）爭議行政糾紛一案（簡稱“潔柔案”）中，爭議商標(biāo)于2002年3月13日申請注冊，并于2004年2月7日獲準(zhǔn)注冊，核定使用在第5類“衛(wèi)生巾、空氣清新劑、蚊香、牙科光潔劑、醫(yī)用棉、醫(yī)藥制劑、傷風(fēng)油、隱形眼鏡清洗液”商品上。作為引證商標(biāo)的第1228577號“潔柔JIEROU及圖”商標(biāo)（見圖5）和第1244448號“潔柔JIEROU及圖”商標(biāo)（見圖6）均核定使用在第16類“衛(wèi)生紙、紙巾、紙手帕（用紙或纖維制成）、嬰兒紙餐巾、紙桌布、紙質(zhì)洗臉巾、紙墊、桌上紙杯墊、啤酒杯墊”商品上，其申請注冊日分別為1997年7月14日和1997年7月7日，核準(zhǔn)注冊日分別為1998年12月7日和1999年2月7日。但在此之前，第734525號“潔柔JieRou及圖”商標(biāo)（見圖7）于1993年9月27日申請注冊，并于1995年3月14日獲準(zhǔn)注冊，核定使用商品為衛(wèi)生巾，原注冊人為屈炯森。該商標(biāo)于2005年3月13日因到期未續(xù)展已由商標(biāo)局注銷。2002年8月，《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》對商品分類作出調(diào)整，衛(wèi)生巾商品與紙巾商品被劃定為類似商品。

在該案中，二審法院認(rèn)為，屈炯森擁有的第734525號“潔柔JieRou及圖”商標(biāo)核定使用的商品為衛(wèi)生巾，屈炯森在該商標(biāo)有效期間，保留了原商標(biāo)的主要部分即“潔柔”文字部分，加以改動(dòng)之后，在同類商品上重新申請了爭議商標(biāo)，爭議商標(biāo)核定使用的商品也包括衛(wèi)生巾，屈炯森主觀上沒有放棄“潔柔”商標(biāo)的意圖，可以視為是對第734525號商標(biāo)權(quán)利的延續(xù)。最終，二審法院判決撤銷了一審判決和商標(biāo)評審委員會(huì)的裁定，對爭議商標(biāo)的注冊予以維持2. 參見北京市高級人民法院（2011）高行終字第395號行政判決書。。

圖4

圖5

圖7

三、產(chǎn)生不同裁判結(jié)果的事實(shí)差異

對于同一問題，同一法院為什么會(huì)做出這種看似矛盾的裁判呢？結(jié)合“彩虹案”和“潔柔案”兩個(gè)案件各自的事實(shí)進(jìn)行一下實(shí)證的分析，就不難發(fā)現(xiàn)法院在這兩個(gè)案件中的裁判尺度和所貫徹的思想是完全一致的。

（一）系爭商標(biāo)的實(shí)際使用情況不同

在“彩虹案”中，無論是向商標(biāo)評審委員會(huì)提交的證據(jù)，還是在訴訟過程中向法院提交的補(bǔ)充證據(jù)，爭議商標(biāo)的注冊人永記造漆公司均未能提交爭議商標(biāo)或含有“彩虹”文字的商標(biāo)在中國大陸地區(qū)在核定使用商品上的使用證據(jù)。

在“潔柔案”中，爭議商標(biāo)的注冊人屈炯森在商標(biāo)評審階段和訴訟階段，均提交了大量的爭議商標(biāo)在核定使用商品上的使用證據(jù)，能夠證明爭議商標(biāo)在中國大陸地區(qū)的長期一貫的使用情況。

（二）指定使用的商品是否構(gòu)成類似商品情況不同

在“彩虹案”中，永記造漆公司注冊的在先的第131415號“彩虹牌 油漆caihongpai YOUQ I及圖”商標(biāo)核定使用在第2類“油漆”商品上，引證商標(biāo)第170496號“彩虹牌CAIHONGPAI及圖”商標(biāo)核定使用在第2類“聚醋酸乙烯乳膠漆涂料”商品上，爭議商標(biāo)第1740936號“彩虹RAINBOW及圖”商標(biāo)核定使用在第2類“油漆、防火漆、油漆稀釋劑、刷墻粉、瓷釉（漆）、底漆、耐火漆、耐火涂層、防火涂料、彩色鋼板涂料”商品上。即在先注冊的商標(biāo)、爭議商標(biāo)、引證商標(biāo)所核定使用的商品均為相同或者類似商品。

在“潔柔案”中，根據(jù)在先注冊的第734525號“潔柔JieRou及圖”商標(biāo)及爭議商標(biāo)在申請注冊時(shí)適用的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》，衛(wèi)生巾商品與衛(wèi)生紙、紙巾等商品未劃分為類似商品；只是在爭議商標(biāo)核準(zhǔn)注冊之時(shí)，《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》對于衛(wèi)生巾商品與紙巾等商品類別的劃分已經(jīng)發(fā)生了變化，衛(wèi)生巾商品與紙巾等商品才被認(rèn)定為類似商品。

四、商譽(yù)的延續(xù)性及其對商標(biāo)的意義

在對“彩虹案”和“潔柔案”的兩種不同裁判結(jié)果加以評述前，我們不妨看一下先前的原告武漢市榮寶齋訴被告商標(biāo)評審委員會(huì)、第三人榮寶齋第1745724號“榮寶齋及圖形”商標(biāo)爭議行政糾紛案（簡稱“榮寶齋”商標(biāo)爭議案）3. 參見北京市高級人民法院（2007）高行終字第296號行政判決書。。二審法院在該案中的相關(guān)論述，對于注冊商標(biāo)專用權(quán)能否延續(xù)問題的討論，有很大的啟發(fā)意義。

（一）“榮寶齋”商標(biāo)爭議案的基本情況

在“榮寶齋”商標(biāo)爭議案中，第三人榮寶齋前身松竹齋始創(chuàng)于清康熙十一年（1672年），1894年松竹齋開設(shè)了榮寶齋作為聯(lián)號。1900年松竹齋歇業(yè)，榮寶齋繼受其全部業(yè)務(wù)。隨著業(yè)務(wù)的開拓發(fā)展，榮寶齋成為享譽(yù)海內(nèi)外的，集書畫裝裱、出版、文物收集業(yè)務(wù)于一體的中華老字號。1991年9月20日，榮寶齋經(jīng)核準(zhǔn)注冊了第565836號“榮寶齋”商標(biāo)（見圖8），核定使用在第16類“宣紙、明信片、便箋、便箋薄、印刷品、信封、臨摹用字帖、印刷出版物、象框、墨錠、硯、印泥、毛筆”商品上，該注冊商標(biāo)的有效期至2001年9月19日。該商標(biāo)專用權(quán)已因有效期屆滿未續(xù)展而失效。2001年4月26日，榮寶齋又在與第565836號商標(biāo)核定使用商品相同或者類似的商品上提出三個(gè)“榮寶齋”商標(biāo)注冊申請，并于2002年9月7日被核準(zhǔn)，注冊證號分別是第1925398號（見圖9）、第1925396號（見圖10）和第1925382號（見圖11）。

圖8

圖9

圖10

圖11

2000年11月20日，原告武漢市榮寶齋提出爭議商標(biāo)第1745724號“榮寶齋及圖”商標(biāo)（見圖12）的注冊申請，并于2002年4月14日被核準(zhǔn)注冊，核定使用在第16類“印刷紙（包括攪拌至、新聞紙、書刊用紙、證券紙、凹版紙、凸版紙），銅版紙，木紋紙”商品上。

圖12

2005年3月30日，榮寶齋以爭議商標(biāo)的注冊違反《商標(biāo)法》第十三條第二款和第三十一條的規(guī)定為由，提出對對爭議商標(biāo)的撤銷申請。

二審法院認(rèn)為，榮寶齋自其創(chuàng)立至今百余年來，經(jīng)過對“榮寶齋”文字的長期使用，已經(jīng)使其在書畫裝裱、出版、文物收藏等領(lǐng)域擁有較高的知名度，也使得“榮寶齋”在相關(guān)公眾中廣為知曉。自1991年9月20日在第16類商品上注冊第565836號“榮寶齋”商標(biāo)以來，榮寶齋百余年來所建立的商譽(yù)已經(jīng)體現(xiàn)在該注冊商標(biāo)上，雖然該注冊商標(biāo)到期未續(xù)展已喪失注冊商標(biāo)專用權(quán)，但由于榮寶齋在該商標(biāo)到期前又在相同的商品上重新申請了與此相同或者近似的三個(gè)引證商標(biāo)，可以認(rèn)為三個(gè)引證商標(biāo)繼續(xù)承載“榮寶齋”文字背后的巨大商譽(yù)。因此對商標(biāo)評審委員會(huì)第3466號裁定和原審判決關(guān)于引證商標(biāo)為馳名商標(biāo)的認(rèn)定，并無不當(dāng)。在此基礎(chǔ)上，爭議商標(biāo)在第16類銅版紙等商品上的注冊屬于在非類似商品上摹仿榮寶齋馳名商標(biāo)文字，容易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為兩者之間存在特定聯(lián)系，從而可能損害榮寶齋利益的行為。因此，二審法院最終判決維持了商標(biāo)評審委員會(huì)的裁定和一審判決，對爭議商標(biāo)的注冊予以撤銷。

（二）“榮寶齋”商標(biāo)爭議案的啟發(fā)

“榮寶齋”商標(biāo)爭議案的審理并沒有單純地局限于商標(biāo)本身，相反，二審法院是從商標(biāo)本身所承載的商譽(yù)入手，分析了借助于商標(biāo)而得以傳承的商譽(yù)，并根據(jù)引證商標(biāo)所承載的巨大商譽(yù)，認(rèn)定晚于該案爭議商標(biāo)申請注冊日而申請注冊的引證商標(biāo)為馳名商標(biāo)，進(jìn)而作出爭議商標(biāo)應(yīng)予撤銷的裁判。這種審理的思路在提示我們，商譽(yù)是具有延續(xù)性的，而且，商標(biāo)和商譽(yù)是相互獨(dú)立的，不同的注冊商標(biāo)專用權(quán)是相互獨(dú)立的，但其所承載的商譽(yù)則完全有可能是相同的或者是具有承繼關(guān)系的，因此，必須將注冊商標(biāo)專用權(quán)與商譽(yù)區(qū)別開來，作為不同的客體分別加以對待。

這種區(qū)分的意義在于，商譽(yù)是否附加于商標(biāo)之上，直接決定了該商標(biāo)是否具有知名度以及具有何種知名度。對于不同的商標(biāo)而言，如果其所承載的商譽(yù)是相同的或者是具有承繼關(guān)系的，則在后的商標(biāo)便完全有可能因?yàn)樵谙壬虡?biāo)或商譽(yù)的存在而在較短的時(shí)間內(nèi)具有了較高的知名度。而知名度對于商標(biāo)而言，其重要性則是不言而喻的，它不僅決定了某一商標(biāo)是否能夠被認(rèn)定為馳名商標(biāo)4.《商標(biāo)法》第十四條規(guī)定：“認(rèn)定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)考慮下列因素：（一）相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉程度；……”。，甚至在涉及《商標(biāo)法》第二十八條的商標(biāo)近似性判斷5.《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》（法發(fā)[2010]12號）第16條規(guī)定：“人民法院認(rèn)定商標(biāo)是否近似，既要考慮商標(biāo)標(biāo)志構(gòu)成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關(guān)商標(biāo)的顯著性和知名度、所使用商品的關(guān)聯(lián)程度等因素，以是否容易導(dǎo)致混淆作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。”時(shí)都會(huì)產(chǎn)生十分重要的影響。

五、不同裁判結(jié)果背后的相同裁判標(biāo)準(zhǔn)

在從“榮寶齋”商標(biāo)爭議案中得到啟發(fā)之后，再回過頭來看前面提及的兩個(gè)案子?！安屎纭鄙虡?biāo)爭議案和“潔柔”商標(biāo)爭議案，不僅裁判結(jié)果截然相反，一個(gè)維持了爭議商標(biāo)的注冊，一個(gè)撤銷了爭議商標(biāo)的注冊；而且在注冊商標(biāo)專用權(quán)能否延續(xù)問題上的表態(tài)也完全不同，前者否認(rèn)了注冊商標(biāo)專用權(quán)之間的承繼和延續(xù)可能性，后者則認(rèn)為注冊商標(biāo)專用權(quán)在不同商標(biāo)之間是可以延續(xù)的，因此，這是兩個(gè)十分具有代表性的案件。但是否因此就可以認(rèn)為這兩個(gè)案件是相互矛盾的，其所反映出的裁判標(biāo)準(zhǔn)也是彼此沖突的呢？答案絕對是否定的，其實(shí)，在這不同的裁判結(jié)果背后，法院所掌握的裁判尺度是完全一致的，兩個(gè)案件所適用的裁判標(biāo)準(zhǔn)時(shí)完全相同的。

如同前文已經(jīng)列舉的產(chǎn)生不同裁判結(jié)果的事實(shí)差異所揭示的那樣，“彩虹”案和“潔柔”案之所以會(huì)產(chǎn)生不同的裁判結(jié)果，除了考慮爭議商標(biāo)所指定使用的商品與引證商標(biāo)所指定使用的商品，在爭議商標(biāo)申請注冊時(shí)是否構(gòu)成相同或類似商品的差異外，最重要的一個(gè)原因，在于因使用情況不同而導(dǎo)致兩案中爭議商標(biāo)各自所承載的商譽(yù)情況不同。在“彩虹”案中，爭議商標(biāo)并未在中國大陸地區(qū)有實(shí)際的商業(yè)使用行為，因而也就不可能有商譽(yù)的累積；而在“潔柔”案中，相關(guān)證據(jù)足以證明爭議商標(biāo)在中國大陸地區(qū)得到了長期、一貫的商業(yè)使用，這種使用行為就使商譽(yù)得以累積，進(jìn)而使不同商標(biāo)所承載的商譽(yù)之間有了承繼或延續(xù)的可能性?！安屎纭卑敢驙幾h商標(biāo)與在先商標(biāo)之間缺乏商譽(yù)的承繼可能性，最終撤銷了爭議商標(biāo)的注冊；“潔柔”案則因爭議商標(biāo)與在先商標(biāo)之間商譽(yù)承繼、延續(xù)因素的存在，而最終維持了爭議商標(biāo)的注冊。其實(shí)，在談到關(guān)聯(lián)商標(biāo)之間的傳導(dǎo)效應(yīng)時(shí)，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭孔祥俊庭長也曾指出，“馳名商標(biāo)與其他商標(biāo)結(jié)合起來使用時(shí)，可以根據(jù)案件具體情況考慮其相互之間的知名度傳導(dǎo)效應(yīng)。當(dāng)然，此時(shí)仍應(yīng)當(dāng)以使用和實(shí)際知名度為基礎(chǔ)，不能簡單地以傳導(dǎo)替代實(shí)際使用等情況?！薄?】而孔庭長文中所稱的知名度，與本文所強(qiáng)調(diào)的商譽(yù)完全可以作相同的理解。

因此，“彩虹”案與“潔柔”案所遵循的裁判標(biāo)準(zhǔn)是完全一致的，即要考慮在不同的商標(biāo)之間是否存在商譽(yù)的承繼與延續(xù)。說到底，就是要遵循《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》所總結(jié)出的一項(xiàng)基本的司法原則，即：對于使用時(shí)間較長、已建立較高市場聲譽(yù)和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握商標(biāo)法有關(guān)保護(hù)在先商業(yè)標(biāo)志權(quán)益與維護(hù)市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標(biāo)志區(qū)別開來的市場實(shí)際，注重維護(hù)已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序6. 參見《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》（法發(fā)[2010]12號）第1條的相關(guān)規(guī)定。。

當(dāng)然，在文字表述上，筆者認(rèn)為“彩虹”案的表達(dá)方式更為可取。一方面，注冊商標(biāo)專用權(quán)的取得是基于注冊行為而產(chǎn)生的，當(dāng)事人單純的主觀意圖并不能直接決定注冊商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)生；另一方面，在不同的注冊商標(biāo)之間直接認(rèn)定商標(biāo)權(quán)利的延續(xù)，容易混淆注冊商標(biāo)專用權(quán)與其所可能承載的商譽(yù)的關(guān)系，使人只見結(jié)果而不見原因，在不對案件事實(shí)加以分析的情況下，容易產(chǎn)生不同案件之間裁判標(biāo)準(zhǔn)相互矛盾的假象。因此，本文所要強(qiáng)調(diào)的正是不同的注冊商標(biāo)之間，商標(biāo)專用權(quán)獨(dú)立的絕對性和其所承載的商譽(yù)延續(xù)的可能性，理解了這種絕對性與可能性的并存，便能夠發(fā)現(xiàn)案件不同裁判結(jié)果中所適用的相同的裁判標(biāo)準(zhǔn)了。

【1】孔祥俊. 馳名商標(biāo)司法保護(hù)的回顧與展望【J】. 人民司法, 2013(1):57.