□文/邢素軍

（天津商業(yè)大學法學院 天津）

專利戰(zhàn)略的實施，失效專利的開發(fā)利用問題逐漸引起人們的關(guān)注。我們通過百度搜索，可以發(fā)現(xiàn)對失效專利有著不少的褒揚之語，如：“失效專利是一座有待開發(fā)的金山”、“失效專利的開發(fā)利用是免費的午餐”、“失效專利可以任人無償?shù)氖褂谩钡鹊取Ｕб豢催@些表述，會讓人們覺得失效專利的利用是個沒有成本、沒有風險，可以讓企業(yè)輕松贏得市場的捷徑。其實，失效專利的開發(fā)利用不是如此的簡單。失效專利中相當大的一部分是由于技術(shù)發(fā)展和技術(shù)更新而落后和被淘汰的技術(shù)。這樣的技術(shù)顯然是無市場價值的。其實，即便是有效的專利技術(shù)都不見得有市場價值，更何況是失效專利。而且，大量專利只是為防御或迷惑競爭對手而研發(fā)設(shè)計的，本身不能直接創(chuàng)造商業(yè)價值。這些因素會導致市場風險的產(chǎn)生。本文所要指出的是，開發(fā)失效專利除市場風險外，還可能遭遇侵權(quán)糾紛，即存在法律風險。

一、法律風險存在的原因

所謂失效專利是不再享有專利權(quán)專利技術(shù)。既然失效專利并不享有專利權(quán)，為什么使用失效專利還可能引來侵權(quán)糾紛呢？

首先，這與專利的審查制度有關(guān)。我國的專利包括發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計。在審查過程中，對發(fā)明專利申請的審查既要進行初步審查也要進行實質(zhì)審查，而對實用新型和外觀設(shè)計只進行以形式審查為主的初步審查。就實用新型專利的審查而言，無需經(jīng)過新穎性檢索，沒有發(fā)現(xiàn)明顯的實質(zhì)性缺陷就可授權(quán)。這就很可能出現(xiàn)某個實用新型專利與某個在先的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠Ｗo的范圍是一致的。當該實用新型一旦成為失效專利時，在先的專利或?qū)嵱眯滦涂赡苌刑幱诒Ｗo期內(nèi)，使用該失效專利自然就會造成對失效專利之外的專利的侵權(quán)。

其次，這與不同專利之間的技術(shù)關(guān)聯(lián)性相關(guān)。一項專利技術(shù)往往不是孤立的存在，很多情況下，此專利會與彼專利存在著交叉的關(guān)系。例如，有的失效專利是在他人專利的基礎(chǔ)上改進而來的從屬專利，并且這種改進不是針對原有專利技術(shù)特征的舍棄，而是在原有專利的基礎(chǔ)上添加了一些新的技術(shù)特征，這些專利的實施有賴于原有專利的實施，一旦實施了這類失效專利，如果原來的基礎(chǔ)專利仍屬于有效專利，就必然會侵犯基礎(chǔ)專利的專利權(quán)。再如，有的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又可申請發(fā)明專利，我國專利法第九條規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)?！倍@被放棄的實用新型專利權(quán)貌似失效專利，實為一個有效專利的“復制品”。對它的隨意使用無疑構(gòu)成侵權(quán)。

再次，專利被宣告無效后所形成的失效專利也可能存在侵權(quán)風險。請求宣告專利權(quán)無效一般發(fā)生在專利侵權(quán)訴訟過程中，特別是專利權(quán)人告他人侵權(quán)之后不久。如果該專利被宣告無效，說明該專利權(quán)的授予是錯誤的。利用這樣的失效專利時引發(fā)侵權(quán)糾紛的可能性較大，需要特別注意。如果宣告無效的理由是發(fā)明創(chuàng)造本身的缺陷所致，利用這樣的專利要非常小心。如果宣告無效的理由是發(fā)明創(chuàng)造本身的缺陷所致，這樣的專利一般不可利用。但只是由于申請文件在撰寫上的失誤，如：權(quán)利要求書沒有以說明書為依據(jù)、對申請文件的修改超出了原說明書和權(quán)利要求書的范圍等，對這樣失效專利的利用一般不會存在侵權(quán)風險。

當然，要判斷一項失效專利是否存有風險不是一目了然的事，需要具體問題具體分析。專利權(quán)本質(zhì)上是種禁止權(quán)，正像一些有效專利的實施都不能保證一定不會和他人的專利發(fā)生沖突，更何況失效專利的開發(fā)利用難免會招來侵權(quán)糾紛。

二、防范和規(guī)避法律風險的措施

（一）認真檢索專利文獻。和失效專利打交道首先是和專利文獻打交道。對失效專利正確的選擇是專利開發(fā)利用取得成功的基礎(chǔ)和前提。只有通過細致、全面的檢索才能確定失效專利的法律狀態(tài)，避免侵權(quán)情形的產(chǎn)生。在檢索失效專利時可采用“三步檢索法”：第一，檢索該失效專利的發(fā)明人和申請人，以發(fā)現(xiàn)和繞開同一申請人布下的專利陷阱；第二，檢索該失效專利的完整名稱或者相近名稱，以避免失效專利原來保護的內(nèi)容與其他的專利有相同或者部分相同的情況出現(xiàn)；第三，檢索該失效專利所涉及的技術(shù)及技術(shù)領(lǐng)域，以便更加準確地辨別專利保護內(nèi)容的狀況。在進行了這三步檢索后，必要時可以與其發(fā)明人或者申請人進行聯(lián)系、確認，以便對此失效專利的相關(guān)技術(shù)有進一步了解。

（二）建立企業(yè)專題專利數(shù)據(jù)庫。企業(yè)要在充分利用政府提供的專利信息公共服務平臺和專利信息中介服務機構(gòu)提供的專利信息服務的基礎(chǔ)上，建立企業(yè)的專題專利數(shù)據(jù)庫。企業(yè)專題專利數(shù)據(jù)庫是根據(jù)企業(yè)技術(shù)發(fā)展包括對失效專利的開發(fā)利用的特殊需要而建立的，不僅可以將本領(lǐng)域的有效與失效專利信息收集齊全，而且可以方便及時地更新信息和進行戰(zhàn)略分析；可以針對企業(yè)技術(shù)發(fā)展需要，對重要的競爭對手設(shè)置公司或?qū)＠麢?quán)人代碼，對重要的術(shù)語設(shè)置中英文或多國語言同義詞等專門化的信息檢索手段。這些特點是一般因特網(wǎng)和其他未經(jīng)加工的專利數(shù)據(jù)庫所無法達到的。這也為防范失效專利利用的法律風險設(shè)置了一道屏障。

（三）針對失效專利產(chǎn)生的原因進行風險規(guī)避。我國失效專利產(chǎn)生的原因可以歸納出如下六種情形：一是因?qū)＠麢?quán)限期滿而自然失效的；二是因未繳納年費雖期限未滿而失效的；三是因被宣告無效而失效的；四是公開后的發(fā)明專利申請因撤回而失效的；五是公開后的發(fā)明專利申請因視為撤回而失效的；六是公開后的發(fā)明專利申請因駁回而失效的。由不同原因產(chǎn)生的失效專利，法律風險存在的概率大不相同。如，利用因?qū)＠麢?quán)限期滿而成為失效專利的技術(shù)所存在的法律風險遠遠小于因被宣告無效而失效的專利。這是由于一項專利技術(shù)在法定的期限內(nèi)一直有效，不僅說明該專利有一定的市場價值，而且在法律上表現(xiàn)出相當?shù)姆€(wěn)定性。

最后，還應指出，失效專利的開發(fā)利用，不能只由法律人員或技術(shù)人員來做，要由既懂法律又懂技術(shù)的復合型人才來做才行。目前，國家知識產(chǎn)權(quán)局正在大力實施知識產(chǎn)權(quán)人才戰(zhàn)略，各地的知識產(chǎn)權(quán)管理部門時常開辦有關(guān)專利業(yè)務的各種培訓，企業(yè)要善于利用這些有利條件，通過實施人才戰(zhàn)略，大力培養(yǎng)和啟用開發(fā)利用失效專利所需的專業(yè)人才。

[1]熊文聰.知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款熱的“冷”思考——基于“展業(yè)通”樣本的實證研究[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2010.10.

[2]齊維軒.論情報專項服務中失效專利的雷區(qū)規(guī)避問題[J].情報雜志，2001.2.