趙萬福

摘要本文在概述商標(biāo)合理使用制度的基礎(chǔ)上,分析了國內(nèi)外與其相關(guān)的立法現(xiàn)狀,明確了我國應(yīng)確立商標(biāo)合理使用制度,加強對商標(biāo)濫用制裁,限制商標(biāo)人的權(quán)利,維護他人正當(dāng)合理使用注冊商標(biāo)的利益的觀點。

關(guān)鍵詞商標(biāo)合理使用構(gòu)成要件判斷標(biāo)準(zhǔn)

中圖分類號:D923.4文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1009-0592(2009)01-038-02

一、引言

商標(biāo)是用于識別商品和證明商品來源的標(biāo)志豍。商標(biāo)法賦予商標(biāo)權(quán)人積極使用商標(biāo)的權(quán)利,同時又賦予其排除他人妨害其商標(biāo)權(quán)的權(quán)利,但是這種排他權(quán)利并非漫無邊際的,其排除妨害的范圍應(yīng)該僅限于禁止他人將商品用于標(biāo)識商品來源的作用上,而不能禁止其他方面的使用。這就是對商標(biāo)專用權(quán)的限制,即商標(biāo)的合理使用。合理使用制度作為知識產(chǎn)權(quán)制度的重要組成部分在各國著作權(quán)法、專利法及相關(guān)的國際條約中早有反映,但有關(guān)商標(biāo)的合理使用,直到近年來才逐漸受到國際社會的重視?！杜c貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(以下簡稱TRIPS協(xié)議)第17條對商標(biāo)權(quán)的限制作了原則性規(guī)定,美國商標(biāo)法、日本商標(biāo)法、南美洲的《卡塔赫那協(xié)定》及《歐共體商標(biāo)條例》均有類似的規(guī)定。盡管我國新《商標(biāo)法實施條例》對商標(biāo)的合理使用也有所涉及,但未免過于原則,可操作性不強,系統(tǒng)的商標(biāo)合理使用制度也還沒有健全起來,我國商標(biāo)法修訂時必須借鑒國際法和外國法中的成功經(jīng)驗,對商標(biāo)合理使用模式和具體判斷標(biāo)準(zhǔn)做出明確界定。

二、商標(biāo)合理使用制度概述

(一)商標(biāo)合理使用的概念及其構(gòu)成要件

合理使用是國際上的通用術(shù)語,我國著作權(quán)法對此作了明文規(guī)定。我國商標(biāo)法領(lǐng)域內(nèi)尚未使用這個概念,但許多國家已經(jīng)使用該概念描述商標(biāo)法中的權(quán)利限制現(xiàn)象。一般來講,商標(biāo)的合理使用有廣義、狹義之分。廣義的商標(biāo)合理使用是指未經(jīng)允許,基于正當(dāng)目的使用權(quán)利人的商標(biāo)的合法的事實行為。該行為不視為侵權(quán)。豎而人們平常所提到的商標(biāo)的合理使用主要是商業(yè)性使用,也就是狹義的商標(biāo)合理使用,是指在顧及商標(biāo)所有人及第三人合法利益的情況下,將他人的注冊商標(biāo)在自己的商品或服務(wù)上善意地作敘述性的使用。豏這在外國法上又被稱為“侵權(quán)的例外”,即在某些情況下他人正當(dāng)使用與商標(biāo)權(quán)人的注冊商標(biāo)相同或相似的標(biāo)記不視為對商標(biāo)權(quán)的侵犯。豐

商標(biāo)合理使用的構(gòu)成要件有:(1)使用出于善意;(2)不是作為商標(biāo)使用;(3)使用只是為了說明或者描述自己的商品或者服務(wù);只要被控侵權(quán)的行為同時具備以上三個要件即屬于商標(biāo)的合理使用,不具有可歸責(zé)性。豑具體而言:

1.主觀要件——出于善意。使用人主觀上應(yīng)當(dāng)是善意的,即這種使用是出于正常需要,而非為不正當(dāng)競爭之目的。這里所謂的“善意”指:不知他人已注冊某商標(biāo);或者雖明知他人已注冊商標(biāo),但未以惡意方式使用。

2.行為要件——不是作為商標(biāo)使用。“不是作為商標(biāo)使用”一般指的是一種商業(yè)上通常使用的方法,在主觀上無作為商標(biāo)使用的意圖,而客觀上一般公眾也不認為是商標(biāo)。

3.客觀要件——不會造成混淆。從客觀上看,這種使用不會造成混淆或誤認,不妨害商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)專用權(quán)。至于在具體的事件中,對合理使用的判斷,針對兩個方面的情況應(yīng)當(dāng)分別由當(dāng)事人舉證和公眾影響來認定,尤其是是否造成混淆或誤認,實踐中相關(guān)公眾的態(tài)度應(yīng)當(dāng)作為重要的判斷依據(jù)。

(二)合理使用的方式

就使用方式而言,商標(biāo)的合理使用一般包括商業(yè)性使用和非商業(yè)性使用,美國的商標(biāo)合理使用是比較成熟的,其對商標(biāo)的商業(yè)性合理使用主要包括商品或服務(wù)的敘述性合理使用和被提及的合理使用兩種。

1.商業(yè)性使用。商標(biāo)的商業(yè)性合理使用包括敘述性合理使用和被提及的合理使用(兩種。前者是由美國《蘭哈姆法》明確規(guī)定的,后者則是通過判例確認的。美國蘭哈姆法(LANHAM ACT)第33條豒明確規(guī)定:“將并非作為商標(biāo),而是對有關(guān)當(dāng)事人自己的商業(yè)上的個人名稱的使用,或?qū)εc該當(dāng)事人的產(chǎn)地有合法利益關(guān)系的任何人的個人名稱的使用,或?qū)υ摦?dāng)事人的商品或服務(wù),或其地理產(chǎn)地有敘述性的名詞或圖形的使用,作為合理使用;當(dāng)然這種使用必須是只用于敘述該當(dāng)事人的商品或服務(wù)的正當(dāng)?shù)?、誠實地使用”。據(jù)此,可以推論出合理使用的三個標(biāo)準(zhǔn):(1)使用不是基于商標(biāo)性質(zhì)的使用;(2)使用是基于誠實信用、公平基礎(chǔ)上的使用;(3)使用僅僅是對一種商品或服務(wù)的描述。美國蘭哈姆商標(biāo)法規(guī)定的這種商標(biāo)的合理使用屬于敘述性合理使用。這種合理使用要求非商標(biāo)所有權(quán)人在詞匯的第一含義(基本含義)上作敘述性使用,這種使用不會導(dǎo)致消費者對商品或服務(wù)來源的誤認或混淆。CD Solutions,Inc.v.Tooker案豓就是商標(biāo)敘述性合理使用的一典型案件。美國在實踐中,通過判例還認可了另一種形式的合理使用,即被提及的合理使用豔。它適用于這樣一種情形,即只有運用某個商標(biāo)才對某一特定事物或服務(wù)作出合理的使用。這種合理使用也要求滿足三個條件:1、如果不使用某商標(biāo),那么特定的產(chǎn)品或服務(wù)就無法被描述;2、使用該商標(biāo)對特定產(chǎn)品或服務(wù)作出的是合理的、必須的;3、使用該商標(biāo)不得使消費者誤認為該使用由商標(biāo)持有人發(fā)起或是得到商標(biāo)持有人的支持。豖這一形式的合理使用,最初是在New Kids on the Block v.News America Publishing,Inc.一案豗中確立的。

2.非商業(yè)性使用。在非商業(yè)性使用領(lǐng)域仍然存在著商標(biāo)的合理使用問題。主要包括以下三種情況:(1)滑稽模仿與言論自由(Parody and free-speech)?；７率且砸环N幽默的形式對社會進行評論或?qū)ξ膶W(xué)進行批評。(2)新聞報道及新聞評論。美國反淡化法規(guī)定,任何形式的新聞報道和評論都不得視為淡化。只要是實事求是的新聞報道或評論,即使是對某個商標(biāo)的批評或指責(zé),商標(biāo)所有人也不能以聲譽受損起訴新聞記者。即商標(biāo)法在任何時候不應(yīng)該被用作妨礙言論自由的工具。(3)字典中使用。通常,在字典中使用商標(biāo)并不會造成侵權(quán),但如果不加任何說明就將他人商標(biāo)收入詞條并使讀者誤以為該商標(biāo)已不受保護,可以作為通用名稱使用,則不在合理使用之列。

(三)合理使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)

在具體規(guī)則上,判定是否構(gòu)成商標(biāo)的合理使用,應(yīng)基于如下標(biāo)準(zhǔn):第一,以除使用與他人商標(biāo)相同或近似的文字、圖形外,是否還加注了其他說明性文字以表明它的“說明性質(zhì)”為判斷標(biāo)準(zhǔn);第二,以被告所使用的文字圖形是否作為商標(biāo)來使用,或者該文字或圖形是否足以標(biāo)識、區(qū)別商品來源作為判斷標(biāo)準(zhǔn);第三,以使用該說明性文字時是否刻意強調(diào)該文字的顯著性作為判斷標(biāo)準(zhǔn);第四,以是否同時標(biāo)有自己的商標(biāo)作為判斷標(biāo)準(zhǔn);第五,以商業(yè)慣例和行業(yè)協(xié)會的意見作為判斷標(biāo)準(zhǔn);第六,以原告是否可能因被告的使用而利潤下降、聲譽受損作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。豙需要注意的是,上述六項標(biāo)準(zhǔn)并非是互相排斥的,在大多數(shù)情況下,我們必須厘清各項客觀事實的界限,綜合利用上述各項標(biāo)準(zhǔn),才能做出相對正確的判斷。

三、國內(nèi)外有關(guān)商標(biāo)合理使用制度的立法現(xiàn)狀

關(guān)于商標(biāo)合理使用問題,近年來一些國際條約和不少國家商標(biāo)法中都作出了明確規(guī)定。如TRIPS協(xié)議第17條規(guī)定:成員可規(guī)定商標(biāo)權(quán)的有限例外,諸如對說明性詞匯的合理使用之類,只要這種例外顧及了商標(biāo)權(quán)人及第三方的合法利益。美國《蘭哈姆法》第33條對敘述性合理使用制度進行了規(guī)定,并在New kids on the block v. News America Publishing,Inc.的判例中確立了被提及的合理使用制度?！稓W共體商標(biāo)條例》第12條也規(guī)定共同體商標(biāo)所有人無權(quán)制止第三方在貿(mào)易中使用。德國《商標(biāo)法》規(guī)定只要不與善良風(fēng)俗相沖突,商標(biāo)或商業(yè)標(biāo)志所有人應(yīng)無權(quán)禁止第三方在商業(yè)活動中使用。此外,法、日、意等國的《商標(biāo)法》也都對商標(biāo)的合理使用制度做了詳細的規(guī)定。

(一)國內(nèi)的立法現(xiàn)狀

我國《商標(biāo)法》中不曾對商標(biāo)的合理使用制度進行明確規(guī)定,沒有對商標(biāo)專用權(quán)進行特別限制的條款,僅由國家工商行政管理(總)局于1999 年在《關(guān)于商標(biāo)行政執(zhí)法中若干問題的意見》中對此作了簡單的規(guī)定:“下列使用與注冊商標(biāo)相同或近似的文字、圖形的行為,不屬于商標(biāo)侵權(quán)行為:(1)善意地使用自己的名稱或地址;(2)善意地說明商品或服務(wù)的特征或?qū)傩?尤其是說明商品或服務(wù)的質(zhì)量、用途、地理來源、種類、價值及提供日期?！痹?001 年《商標(biāo)法》第二次修改以前,《商標(biāo)法》并沒有對商標(biāo)的合理使用作出規(guī)定,在行政執(zhí)法和司法審判中,常常出現(xiàn)難以把握的情形。為了解決在行政執(zhí)法中的這一難題,2002年9月頒布了《商標(biāo)法實施條例》,其中第49條的規(guī)定明確了商標(biāo)合理使用制度:“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點,或者含有地名,注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正常使用”。2004 年北京市高級人民法院首次以司法意見的形式發(fā)布了《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》,其中第十九條規(guī)定:商標(biāo)合理使用應(yīng)當(dāng)具備以下構(gòu)成要件: (1) 使用出于善意; (2) 不是作為商標(biāo)使用; (3) 使用只是為了說明或者描述自己的商品或者服務(wù); (4) 使用不會造成相關(guān)公眾的混淆、誤認。北京市高級人民法院的司法建議比較客觀地反映了商標(biāo)合理使用制度的特點。從我國目前的規(guī)定來看,在立法技術(shù)上線條粗獷,欠缺明細,可操作性不強。導(dǎo)致了我國各級司法、行政部門在實中遇到的不少有關(guān)商標(biāo)合理使用方面的案例很難界定。

(二)國外立法現(xiàn)狀

《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(簡稱TRIPS協(xié)議) 第17條對商標(biāo)權(quán)的限制作了原則性規(guī)定:“成員可規(guī)定商標(biāo)權(quán)的有限例外,諸如對說明性詞匯的合理使用之類,只要這種例外顧及了商標(biāo)權(quán)人及第三方的合法利益。”美國《蘭哈姆商標(biāo)法》(LANHAMACT) 第三十三條明確規(guī)定:“將并非作為商標(biāo),而是對有關(guān)當(dāng)事人在自己的商業(yè)上的個人名稱的使用,或?qū)εc該當(dāng)事人有合法利益關(guān)系的任何人的個人名稱的使用,或?qū)υ摦?dāng)事人的商品或服務(wù),或其地理產(chǎn)地有敘述性的名詞或圖形的使用,作為合理使用;當(dāng)然這種使用必須是只用于敘述該當(dāng)事人的商品或服務(wù)的正當(dāng)?shù)?、誠實地使用”。豜《德國商標(biāo)法》第23 條規(guī)定,只要不與善良風(fēng)俗相沖突,商標(biāo)或商業(yè)標(biāo)識所有人應(yīng)無權(quán)禁止第三方在商業(yè)活動中使用: (1) 其名稱或地址;(2) 與該商標(biāo)或商業(yè)標(biāo)識相同或近似,但與商品或服務(wù)的特征或?qū)傩?尤其是與其種類、質(zhì)量、用途、價值、地理來源或商品的生產(chǎn)日期或服務(wù)提供有關(guān)的標(biāo)志; (3) 必須用該商標(biāo)或商業(yè)標(biāo)志表示一個產(chǎn)品或服務(wù)的用途,尤其是作為附件或配件。《歐共體協(xié)調(diào)成員國商標(biāo)立法一號指令》第6 條規(guī)定:商標(biāo)賦予其所有人的權(quán)利不得用來禁止第三人在商業(yè)中:使用其姓名和地址;使用有關(guān)商品或服務(wù)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、用途、價值、地理來源,或商品的生產(chǎn)年代或服務(wù)的提供年代,或商品或服務(wù)的其他特征的指示。豝可見,各國將“合理使用”作為商標(biāo)權(quán)限制的首要內(nèi)容,關(guān)鍵在于它是解決實踐中絕大部分商標(biāo)權(quán)與其他公眾合法權(quán)利之沖突乃至商標(biāo)權(quán)與社會公共利益之沖突的有效途徑。

四、結(jié)語

綜上所述,商標(biāo)合理使用制度的建立有利于防止濫用商標(biāo)權(quán)而限制他人正當(dāng)使用的不正當(dāng)競爭行為;有利于解決權(quán)利沖突的問題,通過劃定適宜的界限使權(quán)利人采取更適當(dāng)?shù)姆绞奖Ｗo自己的商標(biāo)權(quán),使用者自覺將自己的使用限制在合理的范圍,進而減少糾紛,避免訟累。近年來,許多國家都在修訂商標(biāo)法的過程中將商標(biāo)合理使用的規(guī)定納入其中,可以說這已經(jīng)成為一個潮流。盡管《商標(biāo)法實施條例》對商標(biāo)的合理使用有所涉及,但未免過于原則,語焉不詳,而且相關(guān)的制度也還沒有健全起來,不能不說是個缺陷。為了“避免知識產(chǎn)權(quán)成為知識創(chuàng)新的障礙”,豞希望我國立法盡快建立商標(biāo)合理使用的相關(guān)制度,并在適當(dāng)?shù)臅r機將商標(biāo)的合理使用寫進《商標(biāo)法》。