周 麗 趙新飛

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，北京 102200

《專利法》隸屬于知識產(chǎn)權(quán)法律體系，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，因?qū)＠l(fā)的糾紛數(shù)量愈來愈多。穩(wěn)定的專利權(quán)有利于維護社會穩(wěn)定，激發(fā)社會創(chuàng)新活力。在發(fā)明專利的創(chuàng)造性審查中，采用對比文件與公知常識結(jié)合來評價創(chuàng)造性是常用的方式，但是現(xiàn)行我國《專利法》《專利法實施細則》《專利審查指南》以及相關(guān)司法解釋中對公知常識的內(nèi)涵和外延并未給出清晰、詳盡的界定［1］。在專利依據(jù)《專利法》審查的過程中，其舉證規(guī)則應(yīng)與《民事訴訟法》中相關(guān)規(guī)定相適應(yīng)，但《專利法》中所涉及的公知常識證據(jù)，與民事訴訟中所采用的證據(jù)也不完全相同。因此，在專利的審查實踐中，關(guān)于公知常識證據(jù)的舉證方式和時機等方面尚存在較大爭議，本文對上述問題進行了分析和交流。

一、公知常識的認定

公知常識的認定與創(chuàng)造性的判斷息息相關(guān)［2］，通常采用三步法評述發(fā)明申請創(chuàng)造性時，確定基于區(qū)別特征實際解決的技術(shù)問題后，若區(qū)別特征為公知常識，且現(xiàn)有技術(shù)給出了采用公知常識所述的技術(shù)手段能夠解決上述技術(shù)問題，則該技術(shù)方案具有顯而易見性，不符合《專利法》第二十二條三款規(guī)定的創(chuàng)造性。因此，公知常識認定的準確性和確鑿性，可影響授權(quán)案件的客觀公正。結(jié)合《專利審查指南》［3］中的規(guī)定：審查員在審查意見通知書中引用的公知常識應(yīng)當是確鑿的?？芍诠ＷR認定時，應(yīng)避免出現(xiàn)割裂技術(shù)特征或割裂技術(shù)手段的關(guān)聯(lián)性，片面認定公知常識的情況，應(yīng)站位所屬領(lǐng)域技術(shù)人員，深刻理解發(fā)明申請和現(xiàn)有技術(shù)，善于運用法律思維，對技術(shù)方案整體把握，以聯(lián)系的、嚴謹?shù)乃季S方式，準確認定公知常識。

二、公知常識證據(jù)舉證方式的選擇

《民事訴訟法》對于證據(jù)舉證的基本規(guī)則為“當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責(zé)任提供證據(jù)加以證明”，即“誰主張，誰舉證”，沒有證據(jù)或證據(jù)不足以證明當事人的主張的，由負有舉證責(zé)任的當事人承擔(dān)不利后果。證據(jù)形式包括書證、物證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。但同時，最高人民法院司法解釋中規(guī)定了六種免證事實，無需提供證據(jù)，其中包括眾所周知的事實、自然規(guī)律和定律、推定的事實、法院生效裁判所認定的事實、仲裁機關(guān)生效仲裁裁決所認定的事實、公證機關(guān)公證文書所認定的事實。

在專利實質(zhì)審查和復(fù)審階段，通過專利審查員與申請人之間，以審查意見通知書和審查意見答復(fù)的方式交流，就發(fā)明的創(chuàng)造性取得一致性意見，確保專利審查結(jié)論的正確性，既不損害申請人的權(quán)益，也維護了社會公眾的利益。在審查實踐中，一種觀點認為，《專利法》中規(guī)定的公知常識，即最高人民法院司法解釋中規(guī)定的六種免證事實之一，因此在審查員審查過程中，對于其認定的公知常識無需提供書證等具體證據(jù)。一種觀點認為，由于專利審查員知識儲備、專業(yè)技能、對創(chuàng)造性判斷的認知可能存在差異，以致常常會導(dǎo)致公知常識的判定和處理存在分歧和偏差，進而導(dǎo)致公知常識的判定存在主觀性和不確定性，在不提供具體證據(jù)的情況下，可能導(dǎo)致錯誤的審查結(jié)論，最終影響審查案件的走向，有違《專利法》的立法宗旨。

《專利審查指南》中規(guī)定：如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。由此可知，對于《專利法》中所認定的公知常識，不是必須提供對應(yīng)的公知常識證據(jù)，即公知常識具體證據(jù)只是證明公知常識的一種方式，但不是唯一方式，也可通過說明理由的方式予以證明。公知常識證據(jù)僅用于增加公知常識的確鑿性，也就是說，公知常識不是公知常識證據(jù)的待證事實，公知常識證據(jù)欲證明的公知常識，在缺乏該證據(jù)的情況下，仍屬于客觀成立的事實。

關(guān)于公知常識證據(jù)的證據(jù)形式是否僅局限于書證，一直存在爭議。隨著我國對知識產(chǎn)權(quán)全鏈條保護的加強，專利法律體系的逐步完善，對于公知常識的舉證渠道在進一步拓寬，對于公知常識證據(jù)形式的內(nèi)涵也會逐漸豐富，可以預(yù)期，今后在《專利法》證據(jù)舉證種類上會逐步向民事訴訟證據(jù)種類看齊，審查員對于公知常識證據(jù)舉證的難度也會進一步減小。因此，《專利法》中公知常識證據(jù)的舉證方式，需要專利審查員根據(jù)法律相關(guān)規(guī)定，結(jié)合創(chuàng)造性的評述，客觀分析公知常識是否需要書面或其他證據(jù)形式舉證。對于申請原始申請文件中明確記載了其解決的技術(shù)問題、效果或作用的區(qū)別技術(shù)特征，通常認為其屬于申請人認定的發(fā)明構(gòu)思的關(guān)鍵技術(shù)手段，當審查員認定為公知常識時，應(yīng)進行具體證據(jù)的舉證。反之，對于原始申請文件中并未記載其解決的技術(shù)問題、效果、作用或參數(shù)選擇原因的區(qū)別特征，即不直接體現(xiàn)發(fā)明構(gòu)思的區(qū)別技術(shù)特征，審查員作為本領(lǐng)域技術(shù)人員認定其為公知常識，可通過說理的方式使得申請人信服。

此外，對于舉證或說理的評述的形式，雖然《專利審查指南》中采用“或”的方式表達“說理”和“舉證”之間的關(guān)系，但是說理和舉證的關(guān)系并非相互獨立的，這不意味著，審查員在已經(jīng)舉證的情況下就不必說理。筆者認為指南中采用“或”是兼顧程序節(jié)約原則的一種體現(xiàn)，只要能證明公知常識認定的“確鑿性”即可，而說理和舉證的關(guān)系應(yīng)當是相輔相成、互相配合的，舉證的方式能增加確定性，說理的方式可以使邏輯更加清晰，容易接受。對于較復(fù)雜的區(qū)別技術(shù)特征，只進行說理評述會顯得單薄，而單純進行舉證時容易出現(xiàn)證據(jù)不全或者技術(shù)特征零亂的情況，此時需要采用舉證和說理互相配合進行評述。無論舉證方式還是說明理由的方式都是確保技術(shù)特征認定確鑿性的手段，因為二者的目的相同，因此在需要的時候配合使用，能夠使公知常識的確鑿性更加有說服力。

三、公知常識證據(jù)舉證時機的選擇

關(guān)于公知常識證據(jù)的舉證時機，審查員在審查實踐中常規(guī)處理方式是，首先認定公知常識，在申請人對其認定的公知常識提出異議之后，審查員進行說理或舉證。

案例一（專利申請?zhí)枺?01610181359.2）請求保護一種九圈螺旋水道新能源汽車水冷電機機殼的鑄造工藝，其權(quán)利要求限定了：該鑄造工藝采用熱芯盒覆膜砂制芯制作九圈螺旋水道芯，砂子采用高溫焙燒砂。審查員于第一次審查意見通知書中認定“砂子采用高溫?zé)荷啊睘楸绢I(lǐng)域公知常識。申請人意見回復(fù)中強調(diào)：本申請的創(chuàng)新點為砂子采用高溫?zé)荷?，請審查員舉證其為何是公知常識。審查員此時進行補充檢索，于第二次審查意見通知書中舉證公知常識教科書文件，指出教科書文件中披露了解決重新確定的技術(shù)問題的上述技術(shù)手段并進行充分說理，二通后申請人對此未提出異議。

該案例中，一通審查員認定區(qū)別特征為公知常識，未提供證據(jù)。在申請人提出異議的情況下，審查員及時履行舉證責(zé)任。對于審查員基于《專利審查指南》規(guī)定所采取的上述常規(guī)處理方式無可厚非，但筆者認為，這種處理方式可能會不合理地延長專利審查周期。

案例二（申請?zhí)枺篊N201210554440.2）公開一種壓氣機蝸殼的制造方法，權(quán)利要求K中限定了一種應(yīng)用激光數(shù)控技術(shù)直接燒結(jié)代替砂芯的塑料材質(zhì)的壓氣機蝸殼的形狀，再通過常規(guī)熔模鑄造方法完成壓氣機蝸殼的澆注成型的制造方法，審查員于第一次審查意見通知書中認定，該權(quán)利要求1與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征，一為快速制造方法適用于壓氣機的蝸殼，在建模過程中需考慮鑄造收縮率，將模型按比例分別放大，二為三維建模時根據(jù)其結(jié)構(gòu)將模型從中間進行一分為二的剖切，澆注前再將兩半模殼組合固定形成模具，審查員認定上述區(qū)別特征均為本領(lǐng)域公知常識，且對區(qū)別特征一進行公知常識的說理后，以附件形式提供了網(wǎng)絡(luò)文獻證據(jù)，百度文庫中一篇技術(shù)介紹類文獻“SLS（選擇性激光燒結(jié)）”，結(jié)合該證據(jù)對模型放大比例及其原理予以說理。申請人在收到第一次審查意見通知書以及公知常識文件后，放棄答復(fù)通知書。

上述案例中，審查員在第一次審查意見通知書中，在申請人未提出任何異議前即對認定的公知常識進行舉證，承擔(dān)了舉證責(zé)任。雖看似與《專利審查指南》規(guī)定所采取的常規(guī)處理不符，但在審查過程中通過提高證據(jù)意識，主動使用確鑿的證據(jù)，使得申請人更加信服。因此，若審查員能夠?qū)ι暾埲丝赡芴岢龅纳婕肮ＷR的異議方向進行預(yù)判，在第一次審查意見通知書中即充分提供涉及公知常識的相關(guān)證據(jù)和/或基于客觀事實進行充分說理，可增強引用公知常識的確鑿性，既可以增加審查意見說服力，也能夠提升專利案件結(jié)論的正確性，極大地縮短授權(quán)或者駁回周期，實現(xiàn)專利的及時保護，從源頭保證授權(quán)專利的質(zhì)量，減少后續(xù)專利訴訟糾紛。同時，專利審查行為也是國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局行使行政權(quán)力的行為，不管是在專利的審查實踐還是審判實踐中，證據(jù)意識的增強是必要的。通過主動提供書證的方式，可充分體現(xiàn)行政主體落實和履行行政法規(guī)定的高效便民、公平公正的行政法基本原則，兼顧維護申請人利益以及社會公眾利益。

此外，在專利審查實踐中，若發(fā)明的原始申請文件中并未記載某一技術(shù)特征的選擇原因、實驗數(shù)據(jù)、選擇的效果，或者記載的選擇原因和技術(shù)效果與對比文件中實質(zhì)相同，也就是說申請人在原始申請文件中認為其發(fā)明構(gòu)思的關(guān)鍵不在于此，審查員對此認定公知常識可以暫不舉證。因為，假使要求審查員對于申請文件中所有沒有說明選擇原因、選擇效果的技術(shù)特征，都必須在認定為公知常識后予以舉證，會大大增加審查員的工作量，降低行政效率，浪費行政資源。筆者認為，申請人對審查員認定的公知常識存在異議，主張該技術(shù)特征并非公知常識，但又不能提供證據(jù)證明該技術(shù)特征的選擇原因和預(yù)料不到的技術(shù)效果，則申請人的異議主張不成立。即對于申請人于原始申請文件中未記載選擇原因、實驗數(shù)據(jù)和能夠帶來的技術(shù)效果的技術(shù)特征，申請人異議主張其并非公知常識，應(yīng)提交相關(guān)證據(jù)，否則該主張無法得到支持，應(yīng)承擔(dān)一定的不利后果。

根據(jù)原始申請文件中所記載的發(fā)明點、相關(guān)實驗數(shù)據(jù)以及技術(shù)效果，來確定申請人提出異議主張時對于證據(jù)的舉證責(zé)任，具有其可行性和合理性，其原因在于，申請人作為其發(fā)明創(chuàng)造的本領(lǐng)域技術(shù)人員，更了解其發(fā)明的核心構(gòu)思和創(chuàng)新點，具有公知常識的舉證能力；也有助于申請人準確把握其發(fā)明實質(zhì)，促進專利申請撰寫質(zhì)量的提高，增強申請人與審查員之間的溝通，提高行政效率，這與民訴法的證據(jù)規(guī)則中“誰主張，誰舉證”是相適應(yīng)的。

四、結(jié)論

在《專利法》的審查實踐中，以事實為依據(jù)、以法律為準繩的原則貫穿始終，對于公知常識的準確認定是創(chuàng)造性評述結(jié)論正確的必要前提，隨著專利法律體系的逐步完善，公知常識的舉證渠道將進一步擴展。雖然具體證據(jù)并非必要條件，但在申請人針對與發(fā)明構(gòu)思或創(chuàng)新點有關(guān)的技術(shù)特征提出異議時，審查員應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任。申請人提出異議，但原始申請文件中并未記載存在異議的技術(shù)特征的作用和效果時，申請人舉證支撐其自身觀點更有利于案件審查，且對于其異議主張，申請人無法提供相關(guān)證據(jù)時，應(yīng)承擔(dān)一定的不利后果。在專利實審、復(fù)審審查過程中，審查員若能夠?qū)ι暾埲丝赡芴岢龅纳婕肮ＷR的異議方向進行預(yù)判，在申請人提出異議前提供書證等具體證據(jù)，可增強公知常識認定的確鑿性，縮短審查周期，提高行政機關(guān)的公信力。當審查員無法預(yù)判申請人異議方向和修改方向時，教科書、技術(shù)詞典等工具書記載的技術(shù)內(nèi)容不是證明公知常識的唯一方式，對于申請人無異議或自認的事實，暫不舉證，有利于節(jié)約審查效能，提高行政效率。合理對公知常識進行舉證，明晰舉證時機和舉證方式，不僅有利于限制公知常識的濫用，維護專利權(quán)的穩(wěn)定，更有利于公正合理保護公共利益和激勵創(chuàng)新。