賀育武

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貫標

專利轉(zhuǎn)讓

專利代理合同

為了引導(dǎo)企業(yè)加強知識產(chǎn)權(quán)管理，提高知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護和管理水平，提高企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理的整體水平，2013年2月7日，《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會批準，并正式頒布，標準號為GB/T 29490-2013，正式實施日期為2013年3月1日。該規(guī)范提供了一套科學(xué)、實用的知識產(chǎn)權(quán)管理工作指南，對指導(dǎo)和幫助企業(yè)建立高效合理的知識產(chǎn)權(quán)管理體系具有十分重要的作用和意義。

案例分析一

在一次審核中，A公司于2018年受讓了13項授權(quán)的知識產(chǎn)權(quán)，包括發(fā)明和實用新型專利。由北京某認證機構(gòu)在審核時開具的不符合項記載如下受審核方2018年進行了13件專利轉(zhuǎn)讓的活動，提供不出轉(zhuǎn)讓前的調(diào)查和評估記錄。不符合標準7.3.1 b知識產(chǎn)權(quán)實施、許可或轉(zhuǎn)讓前，應(yīng)分別制定調(diào)查方案并進行評估的規(guī)定?！弊罱K，筆者只能按照不符合項的要求進行整改，但筆者認為，該認證機構(gòu)開具的此不符合項缺乏依據(jù)。

但GB/T 29490-2013作為我國首部知識產(chǎn)權(quán)規(guī)范類國家推薦性管理標準，從業(yè)人員對該標準的理解也各有不同。筆者將結(jié)合此前從事知識產(chǎn)權(quán)貫標輔導(dǎo)工作中親身經(jīng)歷的一些問題（主要涉及《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》7.3.lb以及7.5b的相關(guān)要求），對相關(guān)問題進行探討。

筆者認為，A公司由于是受讓知識產(chǎn)權(quán)，因此其是知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利繼受主體，而非進行了知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利轉(zhuǎn)讓。合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓是指合同權(quán)利人一方將其合同的權(quán)利全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三人享有的行為。其中，合同權(quán)利人稱為讓與人，第三人稱為受讓人。專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓雖然相比于一般的合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓具有一定的特殊性，需要在國家專利管理部門進行備案，并以備案為權(quán)利轉(zhuǎn)讓生效要件，但對已經(jīng)完成了備案手續(xù)或履行完畢的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同而言，其完全可以視為一般的合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓。

GB/T 29490-2013第7.3.lb條款并未要求標準實施主體在受讓相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)前，也進行相應(yīng)的調(diào)查或者制定評估方案。當然，筆者同意單從純粹的受讓法律關(guān)系上來看，如果受讓的權(quán)利存在債權(quán)糾紛等權(quán)利瑕疵，受讓人也會有一定的法律風險，但此類風險完全可以由《民法》《合同法》等調(diào)整實現(xiàn)。這類權(quán)利瑕疵可能包括：合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓與債務(wù)人有利害關(guān)系，例如在合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓后，債務(wù)人于未接受轉(zhuǎn)讓通知前向原債權(quán)人所為的履行，如果不發(fā)生清償?shù)男Я?，債?wù)人便應(yīng)負違約責任，對債務(wù)人不公平。有鑒于此，我國《合同法》規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應(yīng)當通知債務(wù)人;未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對債務(wù)人不發(fā)生效力，并且該通知不得撤銷，除非受讓人同意。

除此之外，專利權(quán)受讓前的法律狀態(tài)、是否有許可備案的記錄、是否存在抵押權(quán)、專利權(quán)由誰享有等問題，均會對合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生影響。只有專利權(quán)人，才有權(quán)處分其專利轉(zhuǎn)讓、專利許可等事宜，所以在進行專利權(quán)轉(zhuǎn)讓時，買方必須調(diào)查相關(guān)專利是不是由賣方享有。如果賣方是個人的話，買方還有必要確認相關(guān)專利是否屬于非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，防止發(fā)明人將職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請為個人的非職務(wù)專利，從而可能造成未來的權(quán)屬爭議。對于從賣方受讓而來的專利，買方不能只看其專利轉(zhuǎn)讓合同，還要查明相關(guān)專利轉(zhuǎn)讓是否已經(jīng)過國家知識產(chǎn)權(quán)局的登記，否則賣方仍不是合適的專利權(quán)人，即還沒有真正成為專利的所有人。

專利是否發(fā)放過對外許可，對買方利益也有極大的影響。如果專利權(quán)人已經(jīng)對外發(fā)放了獨占許可或排他許可，并已備案可以對抗第三人時，買方就不能再接受專利權(quán)人的任何形式的許可，否則買方即使付款后也不能使用該專利，只能去追究專利權(quán)人的違約責任。

另外，專利是否對外發(fā)放過許可等，也會影響最終的專利受讓價格。這是因為在原專利權(quán)人對外發(fā)放過許可后，如果買方受讓取得該專利權(quán)，那么將會受到前手專利許可的極大限制。在前手獨占許可的限制之下，買方將無法實施該專利;在前手排他許可的限制之下，買方盡管可以自己使用，但無法再次對外開展許可業(yè)務(wù)，這顯然會導(dǎo)致專利權(quán)受讓人在行使專利權(quán)時受到極大限制。

專利如果已經(jīng)被質(zhì)押，也會大大增加受讓人買下該專利的風險。一旦原專利權(quán)人無法清償債務(wù)，債權(quán)人將有權(quán)以該專利折價或者以拍賣、變賣該專利的價款優(yōu)先受償，且根據(jù)《擔保法》第八十條的規(guī)定，專利權(quán)出質(zhì)后，出質(zhì)人（專利權(quán)人）不得轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用，除非經(jīng)出質(zhì)人與質(zhì)權(quán)人協(xié)商同意的，才可以轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用。

此外，受讓主體還應(yīng)該注意專利權(quán)是否存在共有人、何時到期，以及是否存在改進技術(shù)等諸多方面的風險，本文對此不再贅述。

案例分析二

B公司在接受知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證審核時，由北京某認證機構(gòu)在審核時開具的不符合項記載如下：“查見受審核方于**時間與**代理所簽定的《**專利申請代理合同》，未約定知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的內(nèi)容。以上事實不符合標準條款7.5b的規(guī)定，對檢索與分析、預(yù)警、申請、訴訟、侵權(quán)調(diào)查與鑒定、管理咨詢等知識產(chǎn)權(quán)對外委外業(yè)務(wù)應(yīng)簽訂書面合同，并約定知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、保密等內(nèi)容?！弊罱K，筆者只能根據(jù)該審核意見進行整改，在與代理所簽訂的專利申請代理合同中增加知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬為被代理人（申請人）的補充條款，以符合標準的要求，但筆者對該標準條款的規(guī)定和標準相關(guān)審核準則是否合理，則持有不同的意見。

我國《民法總則》第一百六十二條規(guī)定：代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以被代理人名義實施的民事法律行為，對被代理人發(fā)生效力。即，代理是一種歸屬規(guī)范，其通過代理人獨立實施法律行為，將效果直接或間接歸屬于被代理人承擔。在專利委托代理合同中，代理所基于專利申請人提供的技術(shù)交底文件，將其按照專利申請?zhí)囟ǖ母袷揭?，轉(zhuǎn)化成法律文件。根據(jù)我國《民法總則》對于代理的規(guī)定，專利代理所及其代理人在代理權(quán)限內(nèi)所產(chǎn)生的一切法律效果均歸屬于被代理人（即申請人），也就是說即使申請人在代理合同中未約定知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬內(nèi)容，其最終的法律效力也歸屬于被代理人，自然專利權(quán)也歸屬于被代理人。

《民法總則》第一百七十一條規(guī)定：行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后，仍然實施代理行為，未經(jīng)被代理人追認的，對被代理人不發(fā)生效力。而我國《合同法》第四十八條規(guī)定：“行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立的合同，未經(jīng)被代理人追認，對被代理人不發(fā)生效力，由行為人承擔責任。相對人可以催告被代理人在一個月內(nèi)予以追認。被代理人未作表示的，視為拒絕追認。合同被追認之前，善意相對人有撤銷的權(quán)利。撤銷應(yīng)當以通知的方式作出?！币簿褪钦f，代理人無權(quán)代理所發(fā)生的法律效力，需要被代理人追認后才發(fā)生效力，代理所及其代理人違規(guī)變更專利權(quán)權(quán)屬的，其最終權(quán)利歸屬仍需獲得原申請人的同意。如此，在專利委托代理合同中，無論是否對專利權(quán)屬進行約定，其都依然歸屬于被代理人（即申請人）。

而對于被代理人在中途撤回未公開的專利申請文本，而后被第三人惡意申請的情況，可以參照“申俊訴被告王雅蘋著作權(quán)侵權(quán)糾紛民事判決書”，明確其著作權(quán)歸屬于被代理人。根據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》第五條第（一）項規(guī)定，該法不適用于其他具有立法、行政、司法性質(zhì)的文件。因此，具有行政性質(zhì)的文件，不受《著作權(quán)法》保護。具有行政性質(zhì)的文件，一般是指由行政機關(guān)做出、由行政機關(guān)公布并由行政機關(guān)承擔相應(yīng)后果的文件。專利說明書作為專利申請文獻，經(jīng)過專利行政機關(guān)審查，并由專利行政機關(guān)以公告的形式予以公開，具有行政性質(zhì)。但是，向?qū)＠姓C關(guān)提交，但因未繳費而被視為撤回，從而尚未成為授權(quán)公告的官方文件，也未進入專利行政機關(guān)以公告形式公開的階段，不屬于具有行政性質(zhì)的文件，可以受到《著作權(quán)法》的保護。

此外，我國《專利代理人職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律規(guī)范》規(guī)定，專利代理人在從事專利代理業(yè)務(wù)期間和脫離專利代理業(yè)務(wù)工作后的一年內(nèi)，不得申請專利。也就是說，如果接受委托的專利代理人超出代理權(quán)限、違反保密義務(wù)，導(dǎo)致沒有執(zhí)業(yè)資格的第三人竊取申請文本成為不正當?shù)纳暾埲藭r，被代理人完全可以根據(jù)《民法總則》第一百七十一條的規(guī)定，拒絕對該代理行為產(chǎn)生的效力進行追認，如此，最終的專利申請權(quán)將仍然歸屬于被代理人。因此，筆者認為，在企業(yè)與專利代理所簽訂的專利申請代理合同中是否有對知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的約定，都不會動搖被代理人的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬。因而GB/T 29409-2013《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》中7.51b條款中對專利代理合同中約定知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的要求，似乎并無必要。

結(jié)論

市場主體在受讓知識產(chǎn)權(quán)前，雖然《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》第7.3.lb條款規(guī)定“知識產(chǎn)權(quán)實施、許可或轉(zhuǎn)讓前，應(yīng)分別制定調(diào)查方案，并進行評估”，并沒有要求在知識產(chǎn)權(quán)受讓前也進行相關(guān)的調(diào)查評估，但是市場主體在受讓知識產(chǎn)權(quán)前，仍然應(yīng)該從受讓前專利權(quán)的法律狀態(tài)、是否有許可備案的記錄、是否存在抵押權(quán)、專利權(quán)由誰享有等諸多方面進行評估，以保證專利權(quán)受讓時己方的合理利益。對于《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》第7.5b條款的內(nèi)容，無論代理機構(gòu)是否與被代理人在代理合同中約定知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬，均不會對代理人的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬權(quán)利產(chǎn)生影響。