朱寶華

淺談發(fā)明構(gòu)思在化合物制備方法創(chuàng)造性審查中的運(yùn)用

朱寶華?

本文針對(duì)化合物制備方法的特點(diǎn)，結(jié)合一個(gè)具體案例分析如何運(yùn)用發(fā)明構(gòu)思進(jìn)行創(chuàng)造性審查，并與機(jī)械運(yùn)用“三步法”的審查結(jié)果進(jìn)行比較，闡述如何立足發(fā)明構(gòu)思，正確運(yùn)用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性審查。

創(chuàng)造性 發(fā)明構(gòu)思 三步法

一、創(chuàng)造性審查的一般原則和方法

《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章中規(guī)定的創(chuàng)造性審查原則指出，審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步。在評(píng)價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個(gè)整體看待。創(chuàng)造性審查要站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，運(yùn)用現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)造性分析說(shuō)理。創(chuàng)造性審查最重要的是我們是否在掌握了現(xiàn)有技術(shù)和正確理解發(fā)明的基礎(chǔ)上，能夠正確運(yùn)用現(xiàn)有技術(shù)還原發(fā)明形成過程并進(jìn)行分析說(shuō)理，讓申請(qǐng)人接受我們對(duì)創(chuàng)造性審查意見和結(jié)論。

“三步法”審查創(chuàng)造性包括首先要確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)。然后確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。最后判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）。

二、目前創(chuàng)造性審查中存在的問題

根據(jù)多年的審查實(shí)踐，筆者總結(jié)目前在創(chuàng)造性審查中通常存在以下問題。

（1）創(chuàng)造性評(píng)判意識(shí)不強(qiáng)，有時(shí)仍然用事實(shí)認(rèn)定條款《專利法》26條3款和26條4款代替創(chuàng)造性審查，沒有堅(jiān)持以三性評(píng)判為主線的審查。

（2）檢索時(shí)沒有考慮整體發(fā)明構(gòu)思，僅按照技術(shù)特征檢索，導(dǎo)致最接近對(duì)比文件選擇有誤。

（3）沒有站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)整體狀況了解不夠，導(dǎo)致還原發(fā)明能力不足。

（4）沒有真正讀懂本申請(qǐng)和對(duì)比文件，不能準(zhǔn)確把握發(fā)明實(shí)質(zhì)和智慧貢獻(xiàn)。

（5）權(quán)利要求的解讀能力不足，有時(shí)候?qū)⒄f(shuō)明書的內(nèi)容加到權(quán)利要求中加以考慮。

（6）機(jī)械僵化地使用三步法，只注重技術(shù)特征對(duì)比，忽略發(fā)明構(gòu)思的對(duì)比。

（7）沒有真正回到發(fā)明原點(diǎn)進(jìn)行評(píng)判，常常犯事后諸葛專屬。

（8）對(duì)現(xiàn)有技術(shù)是否存在啟示的認(rèn)定有誤，濫用公知常識(shí)和常規(guī)技術(shù)手段。

三、運(yùn)用發(fā)明構(gòu)思的審查方法

為了解決上述問題，更加客觀準(zhǔn)確地評(píng)判創(chuàng)造性，本文提出運(yùn)用發(fā)明構(gòu)思進(jìn)行創(chuàng)造性評(píng)判的方法。運(yùn)用發(fā)明構(gòu)思的審查方法是對(duì)“三步法”的進(jìn)一步完善，不是與“三步法”相孤立，而是將發(fā)明構(gòu)思融入到“三步法”中，準(zhǔn)確認(rèn)定該申請(qǐng)及對(duì)比文件的技術(shù)事實(shí)，避免機(jī)械地運(yùn)用三步法。該方法包括確定發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域，了解現(xiàn)有技術(shù)存在的問題以及該發(fā)明所要解決的技術(shù)問題、解決該問題采用的手段以及產(chǎn)生的效果，如果現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)有了類似的解決問題的方法，而且技術(shù)效果也差不多，那么這個(gè)方法可能不具備創(chuàng)造性。如果解決方法相差很大，而且確有技術(shù)效果，可能就有創(chuàng)造性。

正確把握發(fā)明構(gòu)思需要從申請(qǐng)文件中準(zhǔn)確理解以下三個(gè)方面：一是了解發(fā)明是怎么想的？即找出發(fā)明要解決的技術(shù)問題。二是了解發(fā)明是怎么做的？即發(fā)明為了解決該技術(shù)問題所采用的技術(shù)手段。三是看發(fā)明做得如何？即通過說(shuō)明書的記載確定產(chǎn)生的技術(shù)效果如何。在授權(quán)時(shí)要有三問：一問申請(qǐng)人想要什么——原始權(quán)利要求；二問審查員給了什么——授權(quán)權(quán)利要求；三問審查員為什么給——與現(xiàn)有技術(shù)相比該申請(qǐng)作出了什么樣的智慧貢獻(xiàn)，與權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否匹配？

四、化合物制備方法的主要特點(diǎn)

化合物制備方法的申請(qǐng)大部分集中在工藝的細(xì)小改進(jìn)上，具有步驟多、流程長(zhǎng)、技術(shù)特征多的特點(diǎn)，不好檢索。通常現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)較多，有的公開了同一產(chǎn)品的相同制備方法但沒有公開具體的操作流程，有的公開了具體的流程但可能原料和產(chǎn)品不同，或者各個(gè)步驟或其類似步驟分散在多篇現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)中等。另外由于區(qū)別技術(shù)特征多，在審查實(shí)踐中難以選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)，難以確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。使得這類案件有時(shí)用“三步法”很難準(zhǔn)確評(píng)判創(chuàng)造性，可以采用發(fā)明構(gòu)思法進(jìn)行評(píng)判。

在有機(jī)化工領(lǐng)域，記載了催化劑、原料上位概念的方法類權(quán)利要求是常見的一類權(quán)利要求。通過審查員對(duì)創(chuàng)造性的評(píng)判或者申請(qǐng)人對(duì)有關(guān)創(chuàng)造性的意見陳述，這類權(quán)利要求的創(chuàng)造性常常能夠獲得認(rèn)可。但是，由于權(quán)利要求中記載的催化劑、原料等特征的定義范圍較寬，而說(shuō)明書中卻提供了少量真正有效果的實(shí)施例，對(duì)于這樣的申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)以部分方案有效果不足以使得整個(gè)權(quán)利要求都具備創(chuàng)造性為由，讓申請(qǐng)人將權(quán)利要求加以進(jìn)一步限定，解決以前用支持條款評(píng)述的問題，使得審查意見更具有說(shuō)服力。

五、結(jié)合案例如何運(yùn)用發(fā)明構(gòu)思審查創(chuàng)造性

【案例】一種催化合成乙二醇的方法

（一）申請(qǐng)概況

1.現(xiàn)有技術(shù)及存在的問題：乙二醇（EG）是一種重要的石油化工基礎(chǔ)原料。目前國(guó)內(nèi)外大型乙二醇生產(chǎn)都采用直接水合法亦稱加壓水合法的工藝路線：環(huán)氧乙烷和水，缺點(diǎn)：生產(chǎn)工藝流程長(zhǎng)、設(shè)備多、能耗高，直接影響乙二醇的生產(chǎn)成本。以合成氣為原料直接合成乙二醇、甲醛縮合合成乙二醇以及甲醛羰基化合成乙二醇都有較多文獻(xiàn)報(bào)道，但以甲醛、一氧化碳和氫氣為原料一步合成乙二醇相對(duì)研究較少。

2.該申請(qǐng)發(fā)明目的：提供一條經(jīng)濟(jì)合理，以三聚甲醛為原料合成乙二醇的清潔生產(chǎn)工藝路線。

3.權(quán)利要求書：

權(quán)利要求1：一種催化合成乙二醇的方法，其特征在于該方法以三聚甲醛，一氧化碳和氫氣為原料，以離子型銠金屬有機(jī)化合物為催化劑，以離子液體為溶劑，在反應(yīng)溫度70～200℃，反應(yīng)壓力為2～10MPa，反應(yīng)時(shí)間4～24h的條件下進(jìn)行；其中所述的離子型銠金屬有機(jī)化合物催化劑分子式如下（略）：其中雙齒配體可以是（雙二苯基磷乙烷）或（雙二苯基胂乙烷）；其中的Rh為金屬銠。

權(quán)利要求2：引用權(quán)1，限定所述的離子型金屬銠有機(jī)催化劑采用以下方法制備（略）。

權(quán)利要求3：引用權(quán)1，限定所述的溶劑離子液體為1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽并寫明其制備方法（略）。

4.技術(shù)效果：反應(yīng)產(chǎn)物分離簡(jiǎn)單，催化劑可重復(fù)使用，乙二醇收率57%左右，選擇性70%左右。

（二）機(jī)械運(yùn)用三步法評(píng)判創(chuàng)造性的過程

審查員以三聚甲醛、甲醛、合成氣、一氧化碳、氫氣、乙二醇和銠為關(guān)鍵詞以及相關(guān)分類號(hào)檢索到2篇對(duì)比文件：對(duì)比文件1：US4405821“制備乙縮醛和/或乙二醇的方法”；對(duì)比文件2：中文期刊“非石油路線合成乙二醇方法評(píng)述 ”。

審查員將該申請(qǐng)與對(duì)比文件的技術(shù)特征進(jìn)行對(duì)比見表1。

表1 該申請(qǐng)與對(duì)比文件的技術(shù)特征對(duì)比表

審查員在“第一次審查意見通知書”中指出對(duì)比文件1公開了一種乙二醇的方法，并具體公開了以下的技術(shù)特征“將甲醛、一氧化碳和氫氣在含銠催化劑存在下反應(yīng)生成乙縮醛，然后氫化制得乙二醇”（參見對(duì)比文件1的權(quán)利要求21）；該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1的區(qū)別在于：該發(fā)明原料為三聚甲醛，對(duì)比文件的原料為甲醛，另外銠催化劑的配體和反應(yīng)溶劑的不同，這些區(qū)別特征中，特征“原料為三聚甲醛”已被對(duì)比文件2公開（參見對(duì)比文件2的第36頁(yè)1.2.1甲醛氫甲?；ú糠郑?，且所起的作用相同，都是用于反應(yīng)原料，也就是說(shuō)對(duì)比文件2給出了將上述技術(shù)特征用于該對(duì)比文件1以解決其技術(shù)問題的啟示。另外，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)不同的反應(yīng)原料和條件將選擇不同配套的銠催化劑和反應(yīng)溶劑。由此可知，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對(duì)比文件2，得出該權(quán)利要求的技術(shù)方案，對(duì)本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是顯而易見的，因此該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，因而不具備創(chuàng)造性。

申請(qǐng)人答復(fù)“第一次審查意見通知書”時(shí)，不同意審查員觀點(diǎn)，認(rèn)為對(duì)比文件1和2的催化劑與該申請(qǐng)不同，解決的技術(shù)問題也不同，強(qiáng)調(diào)該申請(qǐng)使用特定的催化劑和反應(yīng)溶劑，實(shí)現(xiàn)反應(yīng)與分離同時(shí)進(jìn)行。

審查員繼續(xù)發(fā)出“第二次審查意見通知書”，指出不支持問題。認(rèn)為權(quán)利要求1中“離子液體”范圍太大，而說(shuō)明書實(shí)施例中均采用的是1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽（其中烷基為乙基、丙基和正丁基）。

申請(qǐng)人答復(fù)“第二次審查意見通知書”時(shí)指出，將權(quán)利要求3的內(nèi)容并入到權(quán)利要求1中。即限定“離子液體為1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽”。

審查員予以授權(quán)。

（三）正確運(yùn)用發(fā)明構(gòu)思的審查思路

從上述（二）的評(píng)判過程，可以看出審查員機(jī)械地運(yùn)用“三步法”，沒有準(zhǔn)確把握該申請(qǐng)和對(duì)比文件的事實(shí)，只進(jìn)行技術(shù)特征的對(duì)比，沒有分析各技術(shù)特征所起的作用，從而不能真正地把握本申請(qǐng)的發(fā)明實(shí)質(zhì)和技術(shù)貢獻(xiàn)，導(dǎo)致創(chuàng)造性評(píng)判不準(zhǔn)確。那么如何正確運(yùn)用發(fā)明構(gòu)思來(lái)評(píng)判創(chuàng)造性？具體包括以下幾個(gè)步驟：

1.認(rèn)真閱讀發(fā)明，提煉發(fā)明構(gòu)思

該發(fā)明解決的技術(shù)問題是提供一種簡(jiǎn)潔、經(jīng)濟(jì)、高效催化合成乙二醇的方法；所采用的技術(shù)手段是以三聚甲醛，一氧化碳和氫氣為原料，以離子型銠金屬有機(jī)化合物為催化劑，以離子液體為反應(yīng)介質(zhì)；產(chǎn)生的技術(shù)效果：實(shí)施例部分以1-乙基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽，1-丙基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽和1-正丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽為離子液體溶劑，以權(quán)利要求1中的特定銠為催化劑進(jìn)行反應(yīng)，乙二醇選擇性70%左右，收率57%左右。

2.準(zhǔn)確把握發(fā)明實(shí)質(zhì)和智慧貢獻(xiàn)

（1）以特定的離子液體為反應(yīng)介質(zhì)，這樣可以使特定的離子型催化劑有效的分散在反應(yīng)介質(zhì)中，從而提高其催化效率；

（2）由于一氧化碳和氫氣在離子液體中的溶解性能遠(yuǎn)高于在普通溶劑中的溶解性，因此有利于使反應(yīng)條件更溫和；

（3）由于產(chǎn)物乙二醇在高溫下溶于離子液體，而在室溫下完全不溶于離子液體，這就使產(chǎn)物的分離變得簡(jiǎn)單；

（4）反應(yīng)結(jié)束后離子型銠金屬有機(jī)化合物催化劑仍在離子液體中，因此不需分離即可重復(fù)使用，使得原本復(fù)雜的催化劑分離與循環(huán)使用問題得到有效解決。

3.進(jìn)一步了解對(duì)比文件的發(fā)明構(gòu)思

對(duì)比文件1：US4405821，涉及的技術(shù)領(lǐng)域是制備乙縮醛和/或乙二醇的方法；要解決的技術(shù)問題：提高乙縮醛的收率；所采用的技術(shù)手段：將甲醛、一氧化碳和氫氣在含銠催化劑存在下反應(yīng)生成乙縮醛，然后氫化制得乙二醇，改進(jìn)之處在于第一步反應(yīng)中加入氧化膦，銠催化劑為常用的銠催化劑，與該發(fā)明不同；產(chǎn)生的技術(shù)效果：提高了乙縮醛的收率和甲醛的轉(zhuǎn)化率。

對(duì)比文件2：中文期刊綜述，僅公開了以三聚甲醛為原料，以銠配合物為催化劑進(jìn)行甲醛氫甲?；ê铣梢叶?，沒有具體公開反應(yīng)條件，催化劑與本申請(qǐng)不同。

4.發(fā)明構(gòu)思對(duì)比見表2

表2 該申請(qǐng)與對(duì)比文件的發(fā)明構(gòu)思對(duì)比表

從上面的發(fā)明構(gòu)思對(duì)比可以看出，對(duì)比文件1與該申請(qǐng)解決的技術(shù)問題、所采用的技術(shù)手段和達(dá)到的技術(shù)效果均不相同，因此可以初步判斷本申請(qǐng)具備創(chuàng)造性。

5.判斷擬授權(quán)的范圍與技術(shù)貢獻(xiàn)是否相匹配

（1）權(quán)利要求1要求保護(hù)的 “離子液體為溶劑”的全部技術(shù)方案是否均具備創(chuàng)造性？

（2）說(shuō)明書中僅提到“離子液體為1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽（其中烷基是乙基、丙基或正丁基） ”，其他離子液體是否也能實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的效果？

經(jīng)審查，說(shuō)明書實(shí)施例中均采用的是1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽（其中烷基為乙基、丙基和正丁基），本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說(shuō)明書記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法確定其他離子液體也能實(shí)現(xiàn)該發(fā)明的效果，因此權(quán)利要求1要求保護(hù)的 “離子液體為溶劑”的技術(shù)方案不都具備創(chuàng)造性。申請(qǐng)人如果修改，將權(quán)利要求3的內(nèi)容并入到權(quán)利要求1中，即限定“離子液體為1-烷基-3-甲基咪唑六氟磷酸鹽”，本申請(qǐng)即可授權(quán)。

（四）該案給出的啟示

評(píng)述創(chuàng)造性需要把握發(fā)明實(shí)質(zhì)，不能簡(jiǎn)單對(duì)比技術(shù)特征的不同，對(duì)于區(qū)別特征（不同的催化劑和溶劑）所起的作用應(yīng)當(dāng)加以分析。要對(duì)整個(gè)權(quán)利要求的保護(hù)范圍審查是否都具有創(chuàng)造性。

六、總 結(jié)

基于以上分析和探討，筆者認(rèn)為立足發(fā)明構(gòu)思，正確運(yùn)用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性審查應(yīng)遵循以下原則。

（一）立足發(fā)明構(gòu)思，正確運(yùn)用“三步法”

1.“最接近現(xiàn)有技術(shù)”的選取

最接近的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)依據(jù)發(fā)明構(gòu)思進(jìn)行選擇，不能以公開技術(shù)特征的多少來(lái)衡量。僅從技術(shù)領(lǐng)域或技術(shù)特征出發(fā)，可能造成“最接近現(xiàn)有技術(shù)”的選取不當(dāng)，還要結(jié)合發(fā)明所要解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果來(lái)選取相同或相近發(fā)明構(gòu)思的現(xiàn)有技術(shù)。

2.區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定

不能僅僅從區(qū)別特征的作用來(lái)確定實(shí)際解決的技術(shù)問題，要將區(qū)別特征放在發(fā)明的整體中看待，不能脫離了發(fā)明構(gòu)思來(lái)確定解決的技術(shù)問題。不能僅進(jìn)行技術(shù)特征的對(duì)比，而忽視了發(fā)明構(gòu)思的對(duì)比。要全面考慮特征之間的聯(lián)系，不能孤立地看待各個(gè)技術(shù)特征。

3.創(chuàng)造性的判斷

要還原發(fā)明來(lái)源的思維過程，回到發(fā)明原點(diǎn)進(jìn)行整體評(píng)判。避免特征的割裂，重視技術(shù)方案和技術(shù)效果的整體性，全面客觀地考量發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)所在。發(fā)明構(gòu)思與“三步法”的有機(jī)結(jié)合，無(wú)論是否采用“三步法”的方式評(píng)述都應(yīng)該緊緊把握發(fā)明構(gòu)思。

（二）運(yùn)用發(fā)明構(gòu)思評(píng)判創(chuàng)造性的思路

（1）確定本申請(qǐng)的權(quán)利要求保護(hù)范圍。

（2）認(rèn)真閱讀說(shuō)明書，分析該申請(qǐng)要解決的技術(shù)問題，解決該技術(shù)問題采用的技術(shù)手段和實(shí)際取得的技術(shù)效果，準(zhǔn)確把握發(fā)明實(shí)質(zhì)和智慧貢獻(xiàn)，提煉出該申請(qǐng)的發(fā)明構(gòu)思。

（3）在檢索中運(yùn)用發(fā)明構(gòu)思，選好最接近的對(duì)比文件。

（4）讀懂對(duì)比文件要解決的技術(shù)問題，解決該技術(shù)問題采用的技術(shù)手段和技術(shù)效果，提煉出對(duì)比文件的發(fā)明構(gòu)思。

（5）比較該申請(qǐng)和對(duì)比文件的發(fā)明構(gòu)思是否相同，初步判斷創(chuàng)造性。

（6）依據(jù)說(shuō)明書實(shí)際公開的內(nèi)容，確定權(quán)利要求保護(hù)的所有技術(shù)方案是否都能達(dá)到所述的技術(shù)效果以及整個(gè)權(quán)利要求是否都具備創(chuàng)造性。

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局化學(xué)發(fā)明審查部。