高 偉

技術(shù)效果在主張創(chuàng)造性時的作用
——利用技術(shù)效果對公知變化認(rèn)定與存在結(jié)合啟示認(rèn)定的反駁

高 偉?

在答復(fù)有關(guān)創(chuàng)造性的審查意見時，當(dāng)審查員作出“區(qū)別技術(shù)特征屬于公知變化”之類的認(rèn)定，或者當(dāng)區(qū)別技術(shù)特征被對比文件公開，審查員作出“有結(jié)合啟示”的認(rèn)定時，可以著眼于從闡述技術(shù)效果出發(fā)來進(jìn)行反駁，主張發(fā)明的創(chuàng)造性。

技術(shù)效果 公知變化 有結(jié)合啟示

一、引 言

對創(chuàng)造性的判斷是通過將發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術(shù)的對比來進(jìn)行的，那么首先對發(fā)明創(chuàng)造的透徹理解是第一重要的。技術(shù)效果是發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案所具備的屬性，對應(yīng)著發(fā)明創(chuàng)造的目的和所解決的技術(shù)問題，為了理解發(fā)明創(chuàng)造，對技術(shù)效果的把握是不可或缺的。對于申請人或者專利代理人而言，在答復(fù)關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見時，熟練地利用技術(shù)效果的作用，對說服審查員而言是意義非凡的。

下面結(jié)合具體的專利代理實務(wù)經(jīng)驗對技術(shù)效果的兩個作用進(jìn)行說明。

二、作用1：利用技術(shù)效果對“公知變化”類認(rèn)定的反駁

對于“區(qū)別技術(shù)特征屬于利用公知的變化進(jìn)行的改型”之類的公知常識認(rèn)定，作為申請人或者專利代理人常常是感到很難答復(fù)的。如果僅以“沒有證據(jù)證明區(qū)別技術(shù)特征屬于公知變化、公知常識”這樣的論述方式答復(fù)審查意見，對說服審查員而言往往收效甚微。

筆者以為，作出這樣的認(rèn)定較多時候是因為審查員對發(fā)明的理解不夠完全，對發(fā)明的創(chuàng)造性估計偏低。此時，可以著重于闡述該發(fā)明的實質(zhì)內(nèi)容，使審查員透徹地理解該發(fā)明，認(rèn)可該發(fā)明的方案是有用的。如果達(dá)到這一目，那么申請人的主張獲得認(rèn)可就會比較容易。而由于技術(shù)效果與技術(shù)問題對應(yīng)，所以為了闡述發(fā)明的實質(zhì)內(nèi)容對技術(shù)效果的說明是非常重要的。

下面結(jié)合兩個具體的案例來進(jìn)行詳細(xì)的說明。

【案例1】對象物判定，由“橫向比例判斷”的方式是否容易想到“縱向比例判斷”的方式？

1.案情簡介

該案（CN102099842B）的權(quán)利要求1如下：

1．一種車輛周邊監(jiān)視裝置，……

動物判斷機構(gòu)，其根據(jù)……由所述第2對象物區(qū)域提取機構(gòu)提取出的所述第2對象物區(qū)域的縱向?qū)挾认鄬τ谟伤龅?對象物區(qū)域提取機構(gòu)提取出的所述第1對象物區(qū)域的縱向?qū)挾鹊目v向?qū)挾戎仁欠裨谕ǔ５乃哪_動物所具有的軀干部相對于腿部的高度之比的范圍內(nèi)，來判斷所述第1對象物區(qū)域與所述第2對象物區(qū)域是否與指定四腳動物相當(dāng)。

審查意見認(rèn)為：對比文件1（US2008/0130954A1）中是根據(jù)橫向上尺寸比例來判斷對象物種類的方式，而該發(fā)明中是根據(jù)縱向上的尺寸比例來進(jìn)行判斷的方式。然而，由“橫向比例判斷”到“縱向比例判斷”對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是公知變化，因而該發(fā)明是顯而易見的。

2.答復(fù)策略

在對比文件1中，在第2對象物區(qū)域（動物的腿部）的橫向總寬度大于第1對象物區(qū)域（軀干部）的橫向?qū)挾鹊?/2時，判定對象物為動物。然而，這種判斷方式有可能錯誤地將汽車（前后車輪的前后總寬度大于車身的前后寬度的1/2）判定為動物。

與此相對，在該發(fā)明中，由于是根據(jù)縱向?qū)挾龋ǜ叨瘸叽纾┲葋磉M(jìn)行判斷的，因而不會將汽車判定為動物。即該發(fā)明的判斷方式獲得了對比文件1所不具有的技術(shù)效果，不能認(rèn)為是可由對比文件1出發(fā)所容易想到的公知改型。

3.案例分析與小結(jié)

將該發(fā)明與對比文件1比較，如果僅從技術(shù)特征上來看，好像該發(fā)明與對比文件1的區(qū)別僅僅是“橫向比例判斷”與“縱向比例判斷”，然而實質(zhì)上，對比文件1中采用“橫向比例判斷”的方式的原因在于，考慮到了四腳動物與道路標(biāo)識存在區(qū)別（四腳動物腿部的前后總寬度大于軀干部的前后寬度的1/2，而道路標(biāo)識不具有這樣的特征）；而該發(fā)明中是考慮到四腳動物與車輛等的區(qū)別，為避免將車輛誤判為四腳動物，因而采用了“縱向比例判斷”的判斷方式。

所以二者的出發(fā)點以及達(dá)成的技術(shù)效果都是不同的，因而在答復(fù)審查意見時，申請人方面以該發(fā)明的判斷方式具有“不會將汽車等判斷為指定四腳動物，判斷精度較高”的技術(shù)效果為切入點，闡述該發(fā)明的實質(zhì)內(nèi)容，厘清該發(fā)明和對比文件1所解決的技術(shù)問題、相應(yīng)技術(shù)方案的技術(shù)效果的不同，來反駁審查員的認(rèn)定，能夠容易地獲得審查員的認(rèn)可。

在創(chuàng)造性的判斷中，對此發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行時，如果區(qū)別特征比較簡單，特別是在類似于該案中“橫向比例判斷”與“縱向比例判斷”這種不同的情況下，如果沒有效果的話，是最容易被得出“顯而易見”結(jié)論的。此時一定要深入的分析，使審查員完全理解技術(shù)方案的實質(zhì)內(nèi)容（包括該發(fā)明的實質(zhì)內(nèi)容以及對比文件的實質(zhì)內(nèi)容），如此才是最有效的意見陳述。

【案例2】由“嵌合在外”是否容易想到“嵌合在內(nèi)”？

1.案情簡介

該案（CN102814787B）獲得授權(quán)的權(quán)利要求1是在原始權(quán)利要求1的基礎(chǔ)上增加了限定技術(shù)特征得到的，其內(nèi)容較多，囿于篇幅，在此省略了對其的記載。

審查意見認(rèn)為：該發(fā)明與對比文件（US2007/0209814A1）的區(qū)別僅是工具保持架（153）嵌合在撞栓保持架（147）內(nèi)側(cè)還是外側(cè)的不同，這種不同屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員能力范疇內(nèi)的公知變化。

2.答復(fù)策略

在對比文件中，如圖1所示，工具保持架153嵌套在撞栓保持架139的外側(cè)，因而，工具保持架153需要形成得較大，成本較高，造成了更換成本的升高。

圖1 【案例2】對比文件的附圖

而在該發(fā)明中，如圖2所示，工具保持架153嵌合在撞栓保持架147的筒孔內(nèi)，因而，能夠?qū)⒐ぞ弑３旨?53制得較小所以其制造成本較低，那么更換成本也較低。即該發(fā)明的方式獲得了對比文件所不具有的技術(shù)效果，不能認(rèn)為是可由對比文件的方式容易想到的公知改型。

圖2 【案例2】發(fā)明的附圖

3.案例分析與小結(jié)

在該發(fā)明中，工具保持架153是用于安裝進(jìn)行沖擊動作的工具頭119的，由于頻繁的沖擊作業(yè)，容易造成工具保持架153對工具頭119進(jìn)行扭矩傳遞的部位產(chǎn)生磨損，從而使得工具保持架153有更換的必要，在此特定的背景下，該發(fā)明采用“工具保持架153嵌合在撞栓保持架147內(nèi)”的結(jié)構(gòu)使得工具保持架153的尺寸較小進(jìn)而獲得了“降低更換成本”的技術(shù)效果。

在主要的發(fā)明點因為創(chuàng)造性的原因難以獲得授權(quán)，通常即是原始獨立權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性時，從屬權(quán)利要求的內(nèi)容或者從說明書中選出加入獨立權(quán)利要求中的內(nèi)容的非顯而易見性就很容易被輕視。此時一定要以客觀的角度據(jù)理力爭，消除審查員對該發(fā)明的主觀不利影響，以期獲得對該發(fā)明的授權(quán)。

另外，對于使用“技術(shù)效果”之所以能夠反駁“公知變化”認(rèn)定的原因，筆者是這樣認(rèn)為的：在上述兩個案例以及筆者經(jīng)歷的其他類似案例（有興趣的讀者可以在國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站上搜索授權(quán)公告號為 CN101801614B、CN103814153B、CN102570641B、CN102237747B的案件的審查過程文件）的審查意見通知書中，審查員按照“三步法”來進(jìn)行創(chuàng)造性評價，但是在“確定區(qū)別技術(shù)特征”的步驟之后，審查員要么是省略了“確定發(fā)明所要解決的技術(shù)問題”的步驟，要么是將“發(fā)明所要解決的技術(shù)問題”確定為“僅僅是提供一種替代方案”。由此推斷，審查員實際上并未清楚地認(rèn)識到其所評判的發(fā)明相對于對比文件所解決的技術(shù)問題、所具有的技術(shù)效果，因而，通過闡明該發(fā)明的技術(shù)效果，可以指出審查意見中的推理錯誤，使審查員重新理解該發(fā)明，最終說服審查員。

三、作用2：對“有結(jié)合啟示”的認(rèn)定的反駁

在審查過程中，有時發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征會被其他對比文件所公開，此時的審查意見通常是“對比文件給出了通過結(jié)合而得到該發(fā)明的技術(shù)啟示”。此時，利用技術(shù)效果的不同來主張對比文件并未給出“結(jié)合啟示”是一個有效的答復(fù)策略。下面試舉兩個案例進(jìn)行說明。

【案例3】冰箱門抽屜背板，現(xiàn)有結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)用發(fā)明的創(chuàng)造性

1.案情簡介

該案（CN102287992B）獲得授權(quán)的權(quán)利要求1如下：

1．一種冰箱門，包括冰箱門體（1），其特征在于，所述冰箱門體（1）上設(shè)有貫通門體的開口，在所述開口內(nèi)設(shè)置有抽屜（2），……所述背板（2c）的高度低于所述左側(cè)板（2b）以及右側(cè)板（2b），以便于在打開冰箱門體（1）時從里側(cè)向所述抽屜（2）中裝入或取出食品。

審查意見認(rèn)為：權(quán)利要求1與對比文件1（CN201476456U）的區(qū)別特征在于，“背板（2c）的高度低于左側(cè)板（2b）以及右側(cè)板（2b）”，然而，這一技術(shù)特征被對比文件2（CN102042739A）所公開，因而可由對比文件1與2的組合容易地得到該發(fā)明。

2.答復(fù)策略

在該發(fā)明中，參見圖3、圖4，抽屜2是安裝在貫通冰箱門體1的開口中的，在打開冰箱門體1時，用戶面對著抽屜2的背板2c，能夠方便地經(jīng)由較低的背板2c的上方來存、取物品。

圖3 【案例3】發(fā)明的附圖（一）

圖4 【案例3】發(fā)明的附圖（二）

而在對比文件2中，如圖5所示，其中涉及的抽屜6不存在該發(fā)明中那樣“冰箱門體打開時抽屜背板面對用戶”的使用狀態(tài)，所以其作用效果不同于該發(fā)明。因而，對比文件2中不存在通過結(jié)合以得出該發(fā)明的技術(shù)啟示。

圖5 【案例3】對比文件2的附圖

3.案例分析與小結(jié)

在該案中，如果僅僅看抽屜本身的結(jié)構(gòu)，對比文件2與該發(fā)明是相同的。然而，二者的安裝狀態(tài)以及使用情況卻是不同的，即該發(fā)明中的抽屜是安裝在貫通門體的開口中的（安裝狀態(tài)），在門體轉(zhuǎn)動打開時，操作者面對著抽屜的背板（使用情況）；而對比文件2中的抽屜就是安裝在冰箱箱體中的冰箱門（安裝狀態(tài)），其動作僅僅是抽拉滑動，不存在操作者面對抽屜背板的情況（使用情況），因而二者具有不同的技術(shù)效果。申請人方面以此為出發(fā)點來反駁審查員作出的“有結(jié)合啟示”的認(rèn)定，指出其創(chuàng)造性判斷過程中的必要環(huán)節(jié)存在漏洞，最終獲得了審查員的認(rèn)可。

在許多案件中，如果對比文件的技術(shù)領(lǐng)域或者使用狀態(tài)等不同于該發(fā)明，那么審查員作出的“作用相同”的認(rèn)定很有可能是不正確的。這是因為關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)中是否給出相應(yīng)的技術(shù)啟示，《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)中有如下規(guī)定：“所述區(qū)別技術(shù)特征為另一份對比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段，該技術(shù)手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別技術(shù)特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同?！庇纱丝芍?，“作用相同”是指區(qū)別技術(shù)特征在該發(fā)明中的作用與在對比文件中的作用的相同，而并非指在該發(fā)明中的作用與該區(qū)別技術(shù)特征所能夠產(chǎn)生的作用的相同，對這一點要特別予以注意。

【案例4】常見配置轉(zhuǎn)用于特定情況所形成的發(fā)明的創(chuàng)造性

1.案情簡介

該發(fā)明（CN101778702B）涉及的是一種燃?xì)馐酱蛉牍ぞ咧械拈_關(guān)配置方式，審查意見認(rèn)為：對比文件1（US2006/0185630）中公開了燃?xì)馐酱蛉牍ぞ叩娘L(fēng)扇開關(guān)，其與該發(fā)明的區(qū)別僅僅是開關(guān)的配置方式不同，然而，該區(qū)別被對比文件2（CN2526963Y）、對比文件4（CN85100409A）、對比文件5（CN2333583Y）所公開，因而可以由這些對比文件的結(jié)合容易地得到該發(fā)明。

2.答復(fù)策略

（1）針對對比文件2

在該發(fā)明中，參見圖6，由于風(fēng)扇開關(guān)15的動作按鈕15b的移動方向與接觸桿9的移動方向相交叉，因而，接觸桿9受到?jīng)_擊時不會正面直接撞擊開關(guān)的動作按鈕15b，避免了風(fēng)扇開關(guān)15受撞擊而損壞。

圖6 【案例4】發(fā)明的附圖

而對比文件2（參見圖7）涉及的是配置在建筑物消火栓箱中的火災(zāi)報警按鈕，因而推桿6上不會受到工作沖擊，所以與推桿6配合的開關(guān)4的設(shè)置方式起到的作用不是避免沖擊損壞，因而，對比文件2中不存在結(jié)合對比文件1中以得到該發(fā)明的技術(shù)啟示。

圖7 【案例4】對比文件2的附圖

（2）針對對比文件4

參見圖8，在對比文件4中，頂桿14一碰到行程限位開關(guān)15，離心輥磨機的電源就被切斷，停止工作，即頂桿14不會沖擊限位開關(guān)15，因而限位開關(guān)15的配置方式?jīng)]有防止遭受沖擊損壞的作用。故而，對比文件4中不存在得到該發(fā)明的技術(shù)啟示。

圖8 【案例4】對比文件4的附圖

（3）針對對比文件5

參見圖9，對比文件5中的驅(qū)動齒條5的動作受控于齒輪7的驅(qū)動力，無論開關(guān)2K1、2K2、2K3怎么配置，驅(qū)動齒條5的行程動作都不會對開關(guān)產(chǎn)生沖擊，所以3個開關(guān)的配置方式不具有緩解沖擊的作用效果，因此對比文件5中不存在得出該發(fā)明的技術(shù)啟示。

圖9 【案例4】對比文件5的附圖

3.案例分析與小結(jié)

該案的發(fā)明涉及的是一種燃?xì)馐酱蛉牍ぞ撸ㄡ敇專?，其中的接觸桿9不但與風(fēng)扇開關(guān)15的動作按鈕15b接觸還與被打入材料W接觸，因而在進(jìn)行打入作業(yè)時接觸桿9會受到來自的被打入材料W的反作用力（沖擊），且會將該沖擊傳遞給風(fēng)扇開關(guān)15的動作按鈕15b。在這樣特定的背景下，采用本發(fā)明的結(jié)構(gòu)，即，風(fēng)扇開關(guān)15的動作按鈕15b的移動方向與接觸桿9的移動方向相交叉，而不是使雙方的移動方向一致，因而，即使接觸桿9受到?jīng)_擊而發(fā)生移動，但是它不會正面直接撞擊開關(guān)的動作按鈕15b，避免了風(fēng)扇開關(guān)15受撞擊而損壞。

對比文件2涉及的是火災(zāi)報警按鈕，對比文件4涉及的是離心輥磨機，對比文件5涉及的是汽車離合器自動控制裝置，它們的技術(shù)領(lǐng)域不同于該發(fā)明，所公開的開關(guān)的使用環(huán)境并非該發(fā)明那樣的特定環(huán)境，所產(chǎn)生的技術(shù)效果、作用也不同于該發(fā)明，故而這些對比文件都沒有給出通過結(jié)合以得到該發(fā)明的啟示。

另外，在該發(fā)明中，“開關(guān)的按鈕的移動方向與使該按鈕動作的部件的移動方向相交叉”這樣的開關(guān)配置方式可以說是比較多見的，筆者推測審查員正是有這樣的認(rèn)識或者經(jīng)驗所以才不斷地進(jìn)行檢索提出多份新的對比文件。然而，申請人方面從技術(shù)效果出發(fā)，論述對比文件中公開的開關(guān)配置方式所起的作用都不同于該發(fā)明，因而不存在通過結(jié)合以得到該發(fā)明的啟示。通過這樣的答復(fù)策略，最終獲得了該發(fā)明的授權(quán)。

四、結(jié) 語

上述這些案例的共通點在于，所涉及的發(fā)明都屬于改進(jìn)型發(fā)明，且發(fā)明點的結(jié)構(gòu)相對比較簡單，也就是與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征比較簡單，因而容易被認(rèn)為是顯而易見的發(fā)明，常常收到“區(qū)別技術(shù)特征屬于公知變化”或者“對比文件給出了通過結(jié)合以得到該發(fā)明”之類的審查意見。對于這樣的審查意見的答復(fù)，由于區(qū)別技術(shù)特征本身是簡單的，以此為中心點來進(jìn)行意見陳述的話難以獲得期望的效果；因而，可以著眼于從闡述技術(shù)效果出發(fā)來闡述發(fā)明的本質(zhì)，解明其與現(xiàn)有技術(shù)的不同。根據(jù)上述案例的實務(wù)經(jīng)驗，這是一條行之有效的意見陳述之路。

北京華夏正合知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所。