孫韜敏 張華晶

基于典型案例分析的網(wǎng)絡(luò)廣告專利申請審查策略

孫韜敏*張華晶*

網(wǎng)絡(luò)廣告專利申請兼具商業(yè)方法與計算機程序兩者的特點，其中的典型案例作為分析對象，體現(xiàn)出應(yīng)根據(jù)具體案情靈活擇取客體條款、“三性”條款與事實認定條款。在專利審查實踐中，審查員應(yīng)基于具體案情制定合適的審查策略，以確定出合理、準確的權(quán)利要求保護范圍。

網(wǎng)絡(luò)廣告 商業(yè)方法 計算機程序 審查策略

一、引 言

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，許多運營商已不滿足傳統(tǒng)的圖文式廣告投放方式，更希望在用戶的娛樂方式中增加投放廣告的機會，即用戶在娛樂互動中不知不覺地接受各種廣告。事實證明，這種方式能根據(jù)用戶特點有針對性地實施廣告投放，相比其他廣告投放方式更能發(fā)揮其商業(yè)效應(yīng)。

而上述網(wǎng)絡(luò)廣告領(lǐng)域的專利申請融合了按照商業(yè)實施等方面的管理方法及制度（以下簡稱“商業(yè)方法”），帶有人為制定的廣告推廣策略。按照傳統(tǒng)理論，商業(yè)方法是經(jīng)商、交易、做生意的策略，不屬于專利法意義上的發(fā)明創(chuàng)造的范疇，各國一致地認為商業(yè)方法不能被授予專利權(quán)。①尹新天． 中國專利法詳解［M］． 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011．而網(wǎng)絡(luò)廣告領(lǐng)域的專利申請方案通常是以計算機程序來實現(xiàn)的。以計算機程序來實現(xiàn)的商業(yè)方法能否被授予專利權(quán)，一直以來頗有爭議。

美國著名的State Street Bank案曾掀起美國國內(nèi)申請商業(yè)方法專利的熱潮。該案的判決指出，專利申請權(quán)利要求所要求保護的發(fā)明作為一個整體具有實際用途，能夠產(chǎn)生“有用的、具體的和現(xiàn)實可見的”結(jié)果，就應(yīng)當能夠被授予專利權(quán)。但隨后由Bilski案確立的“機器或轉(zhuǎn)換”標準在一定程度上限制了抽象的商業(yè)方法專利，特別是未能與特定的計算機或裝置相聯(lián)系的商業(yè)方法專利，而Bilski再審案使得美國重新回到了State Street Bank案之前的無標準狀態(tài)。只能說目前商業(yè)方法在美國不會因美國專利法被排除，在滿足一定條件下可以獲得專利權(quán)。歐洲專利局采用嚴格的技術(shù)性標準，其評判標準分為兩步：第一步先判斷申請是否被《歐洲專利公約》第52條第（2）款排除，第二步再根據(jù)歐洲專利局審查指南的規(guī)定，判斷申請是否具有一定的技術(shù)構(gòu)思和創(chuàng)造性，如果同時符合上述兩步要求則可以給予專利保護。日本特許廳則采用了開放的技術(shù)標準，不僅保護利用計算機實施且具備技術(shù)特征的商業(yè)方法專利，同時還保護部分利用計算機實施但不具備技術(shù)特征的商業(yè)方法專利。②楊穎． 主要國家商業(yè)方法可專利性的比較分析［J］． 電信網(wǎng)技術(shù)，2017（01）：8-11．③方舟之． 商業(yè)方法專利審查標準研究［D］． 湘潭：湘潭大學，2013．2017年4月1日起施行的新修改的《專利審查指南》（2010版）（以下簡稱《指南》）第二部分第一章第4.2節(jié)增加了如下內(nèi)容：涉及商業(yè)模式的權(quán)利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則不應(yīng)當依據(jù)《專利法》第25條排除其獲得專利權(quán)的可能性。由此可見，為促進新形勢下知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)、滿足創(chuàng)新主體對商業(yè)模式等新業(yè)態(tài)創(chuàng)新成果的專利保護需求，我國希望對商業(yè)模式創(chuàng)新中的技術(shù)方案給予積極鼓勵和恰當保護。

如上所述，網(wǎng)絡(luò)廣告領(lǐng)域的專利申請兼具商業(yè)方法與計算機程序兩種特質(zhì)，在實際審查操作中，如何排除不可授權(quán)的權(quán)利要求，如何給予可授權(quán)的權(quán)利要求合理、準確的保護范圍，要根據(jù)具體案情，制定合適的審查策略。

二、典型案例的審查策略

（一）客體審查

《專利法》第2條第2款（以下簡稱“A2.2”）規(guī)定：發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案。

《專利法》第25條（以下簡稱“A25”）第1款第（2）項規(guī)定，對智力活動的規(guī)則和方法不授予專利權(quán)。

同時，《指南》第二部分第一章第4.2節(jié)指出：“如果一項權(quán)利要求僅僅涉及智力活動的規(guī)則和方法，則不應(yīng)當被授予專利權(quán)……如果一項權(quán)利要求在對其進行限定的全部內(nèi)容中既包含智力活動的規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則該權(quán)利要求就整體而言并不是一種智力活動的規(guī)則和方法，不應(yīng)當依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性。【例如】涉及商業(yè)模式的權(quán)利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則不應(yīng)當依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性?！?/p>

客體審查先于實用性、新穎性、創(chuàng)造性（以下簡稱“三性”）審查，其目的是排除《專利法》明確規(guī)定的不授予專利權(quán)的主題。如果專利申請不屬于可授權(quán)的客體，而審查員跨越客體審查，直接通過“三性”審查給出不可授權(quán)的結(jié)論，那么客體條款（A2.2、A25）就形同虛設(shè)。申請人應(yīng)當被告知不可授權(quán)的所有原因，這是法律指導(dǎo)性功能的要求。

【案例1】

一種廣告宣傳的方法，網(wǎng)絡(luò)游戲玩家在達到預(yù)定等級后，可獲得預(yù)定品牌的虛擬道具。

說明書內(nèi)容簡短，其核心在于“玩家初次登錄游戲系統(tǒng)時，僅可以獲得普通的虛擬道具；在其達到預(yù)定等級后，可獲得如××牌可樂、××牌汽車、××牌服裝等帶有品牌標識的虛擬道具；其中，使用待宣傳廣告對應(yīng)品牌的虛擬道具后，玩家將獲得比使用普通虛擬道具更多的經(jīng)驗值、體力值或虛擬財富；由此，在用戶參與的網(wǎng)絡(luò)游戲中添加廣告信息，提高社會效益，同時增加網(wǎng)絡(luò)游戲供應(yīng)者的廣告收益”。

網(wǎng)絡(luò)廣告領(lǐng)域?qū)＠暾埖奶攸c是其方案的實現(xiàn)依賴于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和計算機程序，因此這類方案不屬于智力活動的規(guī)則和方法，不能以A25排除其獲得專利權(quán)的可能性。但上述案例中權(quán)利要求請求保護的方案明顯不符合A2.2規(guī)定的技術(shù)方案，且申請人不可能通過修改專利申請文件來克服方案存在的上述問題，因此這類案件可以直接適用A2.2直至駁回，而不需再進行檢索和“三性”審查。

審查員采用A2.2時應(yīng)從“技術(shù)三要素”出發(fā)，即指出方案要解決的不是技術(shù)問題，沒有采用技術(shù)手段，也未獲得技術(shù)效果。例如：該方案所要解決的問題是在網(wǎng)絡(luò)游戲中對產(chǎn)品進行廣告宣傳，這不屬于專利法意義上的技術(shù)問題；該方案采用的手段僅僅是其人為規(guī)定的玩家獲得虛擬道具的方法，而不是遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段；該方案在保證網(wǎng)絡(luò)游戲單純的游戲娛樂功能的同時，添加了廣告信息的功能，提高了社會效益，同時增加網(wǎng)絡(luò)游戲供應(yīng)者的廣告收益，吸引更多玩游戲者，這些都是在網(wǎng)絡(luò)游戲中進行廣告宣傳所帶來的商業(yè)效果，而不是技術(shù)效果。由此，該權(quán)利要求不構(gòu)成技術(shù)方案，不符合A2.2的規(guī)定。

（二）“三性”審查

《專利法》第22條第2款（以下簡稱“A22.2”）規(guī)定：新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

《專利法》第22條第3款（以下簡稱“A22.3”）規(guī)定：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。

《專利法》第22條第4款規(guī)定：實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。

網(wǎng)絡(luò)廣告領(lǐng)域?qū)＠暾堃蕾嚲W(wǎng)絡(luò)設(shè)備和計算機程序而實施的特點決定了其方案一定具備實用性，因此“三性”審查的重點是方案的新穎性和創(chuàng)造性。

【案例2】

一種向網(wǎng)絡(luò)用戶推送廣告的方法，其特征在于：將一個或多個目標品牌標識符與一個或多個具有預(yù)定義吸引力值的已知品牌標識符相比較；基于所述比較將預(yù)定義吸引力值分配給所述一個或多個目標品牌標識符；向用戶推送吸引力值最高的目標品牌標識符的廣告。

從權(quán)利要求字面來看，該方案要解決的問題是向用戶推送感興趣的廣告，不是專利法意義上的技術(shù)問題；其采用的手段是人為規(guī)定的根據(jù)吸引力值判斷用戶感興趣的品牌廣告，不是遵循自然規(guī)律的技術(shù)手段；該方案能夠取得用戶對廣告的高度關(guān)注，不是技術(shù)效果。但說明書中的具體實施方式對該方案作了詳細的介紹，其中目標品牌標識符是經(jīng)過對接收的圖像進行分析而獲得的，預(yù)定義吸引力值可以周期性地根據(jù)用戶對品牌的使用頻率而更新，向用戶推送廣告的方式可以是根據(jù)用戶終端當前運行的應(yīng)用程序，向其發(fā)送應(yīng)用程序可處理的圖文信息、音視頻信息，也可以是向網(wǎng)絡(luò)游戲用戶分配帶有目標品牌標識符的虛擬道具等。因此，審查員可以預(yù)見到申請人根據(jù)說明書的記載修改權(quán)利要求后，能夠克服方案不符合A2.2規(guī)定的問題。如果在“第一次審查意見通知書”中，審查員發(fā)出權(quán)利要求不符合A2.2規(guī)定的審查意見，那么申請人修改權(quán)利要求后，就有可能造成審查員在“第二次審查意見通知書”才作出首次檢索和“三性”審查，這顯然沒有合理地節(jié)約審查程序。對于申請人來說，答復(fù)“第二次審查意見通知書”的期限只有2個月，而答復(fù)“第一次審查意見通知書”的期限是4個月，申請人更希望在答復(fù)第一次審查意見通知書的時間期限內(nèi)更加充分地考慮“三性”審查意見。

在實際審查操作中，審查員應(yīng)當具體案情具體分析，對于申請人為了尋求過大的保護范圍而將權(quán)利要求撰寫成非技術(shù)方案的情況，審查員應(yīng)當根據(jù)說明書記載的技術(shù)方案進行檢索和“三性”審查。這種特殊情況下的案件總體分為以下兩類：

（1）經(jīng)檢索可獲得評述新穎性、創(chuàng)造性的對比文件：此類案件如不具有授權(quán)前景，可適用A22.2或A22.3直至駁回；反之，此類案件具有授權(quán)前景，應(yīng)視申請人的修改情況調(diào)整審查策略、靈活運用法條，一般可參考【案例3】的審查過程。

（2）經(jīng)檢索沒有用于評述新穎性、創(chuàng)造性的對比文件：此類具有授權(quán)前景的案件可以考慮先適用A2.2，克服客體問題后具有獲取專利權(quán)的可能，再適用其他法條以規(guī)范專利申請文件。

綜上，為了節(jié)約審查程序、提高審查效率，可預(yù)見修改后能夠克服客體問題的情況下，建議審查員在發(fā)出“第一次審查意見通知書”時就堅持以“三性”審查為主。

【案例3】

一種向游戲客戶端推送廣告的方法，其特征在于，包括以下步驟：記錄游戲中可用的各個廣告位的特征信息；記錄可供顯示的各項廣告內(nèi)容的屬性信息；判斷所述游戲客戶端是否訪問到廣告位，若訪問到，就讀取所訪問的廣告位的特征信息；根據(jù)所述廣告內(nèi)容的屬性信息與所讀取的特征信息，選出與所訪問的廣告位匹配的廣告內(nèi)容；將所選出的廣告內(nèi)容推送到所訪問的廣告位進行顯示。

該類案例代表了較常見的網(wǎng)絡(luò)廣告領(lǐng)域?qū)＠暾?，其?quán)利要求與說明書記載的技術(shù)方案一致，符合A2.2的關(guān)于技術(shù)方案的規(guī)定，審查員可針對權(quán)利要求進行檢索和“三性”審查。

在實際審查過程中，審查員通過檢索獲得最接近的現(xiàn)有技術(shù)作為對比文件，以權(quán)利要求相對于對比文件不具備新穎性、創(chuàng)造性的審查意見發(fā)出通知書。經(jīng)申請人對權(quán)利要求進行多次修改后，權(quán)利要求體現(xiàn)出其申請的發(fā)明點，且請求保護的技術(shù)方案具備了授權(quán)條件，審查員發(fā)出“授予發(fā)明專利權(quán)通知書”。對此類案例，審查員須堅持“三性”審查，善意引導(dǎo)申請人作出區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的修改，體現(xiàn)積極鼓勵、恰當保護的立法本意。

3. 事實認定條款與“三性”條款的取舍

《專利法》第26條第4款（以下簡稱“A26.4”）是涉及事實認定的條款，其規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。

由于未對說明書技術(shù)方案進行適當概括，網(wǎng)絡(luò)廣告領(lǐng)域的專利申請中經(jīng)常出現(xiàn)冗長的或含有程序細節(jié)的權(quán)利要求。

【案例4】

一種基于游戲的廣告推送方法，其特征在于，包括以下步驟：（1）廣告主支付廣告費用，在廣告管理平臺制作、存儲和管理廣告；（2）開啟用戶終端，運行游戲程序，同時向廣告管理平臺發(fā)送包含當前游戲信息的觸發(fā)信號；（3）廣告管理平臺根據(jù)接收到的游戲信息，選擇相應(yīng)的廣告嵌入當前游戲中；（4）用戶進行游戲通關(guān)過程中，消耗虛擬財富，此時用戶可以選擇是否點擊步驟（3）中嵌入的廣告；如果是，跳轉(zhuǎn)到步驟（5），反之，則跳轉(zhuǎn)到步驟（6）；（5）游戲暫停，顯示點擊位置的廣告，增加用戶一定數(shù)額的虛擬財富，并且該增加值與觀看時間成正比；（6）游戲繼續(xù)。

在這一類案件的審查中，容易出現(xiàn)事實認定條款（涉及A26.4）與“三性”條款（涉及A22.2、A22.3）如何取舍的問題。應(yīng)當注意的是，事實認定與事實認定條款的適用不同，事實認定先于“三性”審查，其屬于“三性”審查的基礎(chǔ)，而事實認定條款的適用一般不優(yōu)先于“三性”審查。如上案例所示的冗長或含有程序細節(jié)的網(wǎng)絡(luò)廣告領(lǐng)域的權(quán)利要求即使存在事實缺陷（涉及A26.4），一般也不會影響基于目前的事實進行檢索和“三性”審查，審查員應(yīng)當優(yōu)先適用“三性”條款，以確保實質(zhì)審查審實質(zhì)，審查結(jié)論客觀準確。此外，對于此類細節(jié)較多的網(wǎng)絡(luò)廣告專利申請，現(xiàn)有技術(shù)也經(jīng)常存在于網(wǎng)頁證據(jù)等非專利資源中。只有在事實缺陷的存在使得無法進行“三性”審查（如權(quán)利要求撰寫得無法清楚地解讀要求保護的發(fā)明），或者依據(jù)目前所認定的事實無法進行有意義的“三性”審查（如權(quán)利要求概括的內(nèi)容與說明書實際公開的內(nèi)容完全不同）的情況下才優(yōu)先適用A26.4，待缺陷克服后再進行檢索和“三性”審查。

三、總 結(jié)

網(wǎng)絡(luò)廣告領(lǐng)域的專利申請逐年增多，其領(lǐng)域自身決定了相關(guān)申請包括商業(yè)方法和計算機程序兩種特質(zhì)。本文從客體審查、“三性”審查以及事實認定條款與“三性”條款如何取舍的三個方面對典型案件進行具體分析，提出根據(jù)具體案情實施不同審查策略、適用不同法條的建議，對該領(lǐng)域申請專利的提出和撰寫具有參考意義，期望有助于今后此類案件的審查工作。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心。