徐 薇

司法判例對專利申請文件撰寫的啟示

徐 薇?

近些年的國內外司法判例表明，專利申請文件的撰寫不僅要求以最大化保護范圍為目標的權利要求布局，說明書的撰寫質量也越來越多地影響專利權的確權和權利要求的解釋。本文通過對中美兩個典型司法判例的分析，總結了專利申請文件撰寫，特別是說明書撰寫實務中需要注意的最新司法動向，希望引起業(yè)內同行的討論，共同提升國內專利申請文件的撰寫質量。

功能限定 充分公開 支持性 書面描述 能夠實現(xiàn)

一、引 言

高質量的專利申請文件不僅是專利授權和確權的基礎，也關系到專利權在侵權訴訟中能否得以有效實施。近年來，專利確權和侵權訴訟的多個典型判例表明行政和司法系統(tǒng)對專利申請文件的撰寫質量要求越來越高。美國聯(lián)邦巡回上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit， CAFC）的法官 Giles S. Rich 曾經(jīng)說過，專利是權利要求的游戲。①劉慶輝. 專利權利要求的“最寬合理解釋”：美國法的經(jīng)驗及借鑒意義［J］. 中國專利與商標，2017（1）：36-47.

長期以來，專利代理人撰寫專利申請文件的主要精力都集中在以獲得更大保護范圍為目標的權利要求撰寫和布局上。但是，近些年國內外更多判例表明在專利權的確權和保護范圍解釋等問題上，說明書的撰寫質量往往起到關鍵作用。這些判例表明現(xiàn)在專利申請文件撰寫的重點已經(jīng)從單純追求更大的權利要求保護范圍，逐漸過渡到說明書和權利要求之間的配合以及說明書對權利要求保護范圍的支持和解釋作用上，這些最新司法實踐對前端專利申請文件的撰寫提出了更高要求。眾所周知，說明書是權利要求的載體，也是解釋權利要求的最佳字典。因此，無論在實質審查程序，還是在專利確權和侵權訴訟程序中，說明書作為權利要求解釋中最重要的內部證據(jù)，往往決定了權利要求的解釋結果。因此，有必要梳理這些司法判例對專利申請文件撰寫的指引意義。本文將結合近些年國內外若干典型判例，嘗試從中發(fā)掘對專利申請文件撰寫的啟示，以更好地提升國內專利申請文件的撰寫質量。

二、Williamson 訴 Citrix Online， LLC 案 ②

Williamson訴 Citrix Online， LLC 案（ 以 下 簡 稱“williamson案”）是近年來美國關于功能限定（means plus function）最重要的判例。在此判例之前，CAFC在判斷裝置類技術特征是否屬于美國專利法112（f）所規(guī)定的功能限定特征時，對于不包含“means”字樣的裝置類技術特征，則強推定（strong presumption）其不屬于美國專利法112（f）所規(guī)定的功能限定特征，③35 U.S.C. 112（f）： An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure， material， or acts in support thereof， and such claim shall be construed to cover the corresponding structure， material， or acts described in the specification and equivalents thereof.（組合權利要求中的特征可以被表示為用于執(zhí)行特定功能的裝置或步驟而不記載支持該功能的結構、材料或動作，這樣的權利要求應該被解釋為涵蓋說明書中記載的對應結構、材料或動作及其等同方式。）并且這種強推定是不容易被推翻的。④Lighting World， Inc. v. Birchwood Lighting， Inc.， 382 F.3d 1354， 1358 （Fed. Cir. 2004）.在Williamson案中，CAFC歷經(jīng)合議審理和全席審理之后，放棄了之前在 Lighting World， Inc.訴 Birchwood Lighting， Inc案中所確立的標準，⑤Williamson v. Citrix Online， LLC， No.13-1130 （Fed. Cir. June 16， 2015）.而回歸到更多從發(fā)明實質和技術貢獻上判斷一個裝置類技術特征是否屬于功能限定特征的標準。CAFC采用的新標準是，雖然對于不包含“means”字樣的技術特征可推定為不屬于美國專利法112（f）所規(guī)定的功能限定特征，但是如果權利要求一個裝置特征在整體上沒有記載“足夠清楚”的結構，則該特征仍然會觸發(fā)美國專利法112（f），即被認定為屬于功能限定特征。

基于新的認定標準，CAFC認定Williamson專利（No. 6155840）的權利要求8中“分布式學習控制模塊”技術特征屬于美國專利法112（f）規(guī)定的功能限定特征：

a distributed learning control module for receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module. （分布式學習模塊，其用于接收在呈現(xiàn)器以及觀眾計算機系統(tǒng)之間傳送的通信，以及用于將該通信轉發(fā)到所意圖的接收計算機系統(tǒng)，以及用于協(xié)調流式傳輸數(shù)據(jù)模塊的操作。）

進而，CAFC按照美國專利法112（f）的規(guī)定，到說明書中找對應該功能限定特征的結構特征以確定權利要求8的保護范圍。在審查了專利說明書后，CAFC 認為說明書中沒有披露對應于“協(xié)調”功能的結構，即說明書中沒有充分公開執(zhí)行該“協(xié)調”功能的算法，進而認定該權利要求不符合美國專利法112（b）關于權利要求清楚性的規(guī)定。美國專利法實踐認為，在技術貢獻是算法改進的軟件發(fā)明中，美國專利法112（f）功能限定要求中的結構應該對應于實現(xiàn)相應功能的算法，而不一定必須對應于硬件結構的改進。需要指出的是，對于這一點，中美司法裁判的思路存在一定差異。在諾基亞訴上海華勤一案中，上海市高級人民法院在終審判決⑥上海市高級人民法院（2013）滬高民三（知）終字第96號。中根據(jù)《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第4條⑦《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第4條規(guī)定：“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。”的規(guī)定，認為諾基亞的專利說明書和附圖中對方法步驟的具體描述不能構成對裝置權利要求的具體實施方式，從而以權利要求的保護范圍不能確定為由認定侵權不成立。隨著《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號）第8條關于功能限定特征認定和解釋標準的細化，以及國家知識產(chǎn)權局最近對《專利審查指南》（2010版）進行修改⑧參見http：//www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201703/t20170306_1308646.html，2017年3月27日訪問。，專利審查中放寬了軟硬結合的權利要求撰寫方式，而算法作為軟件裝置權利要求的結構這一觀點，將在專利審查和司法審判中獲得更大范圍的認同。在Williamson案中，雖然CAFC沒有正面給出“足夠清楚”的算法結構的認定標準，但是認為說明書和附圖中簡單的示意性流程圖不能認為是公開了足夠清楚的算法結構。另外，CAFC也認為本領域普通技術人員（比如，Williamson提出的專家證言）事后的證詞也不能彌補說明書中缺失的結構性特征。

值得一提的是，一般在美國撰寫裝置權利要求時，申請人會采用“存儲器和處理器”（Memory plus Processor）的撰寫形式，以避免被認為是功能限定技術特征。但是，2013年3月在Ex parte HARRI LAKKALA 上 訴 案 中（Appeal：2011-001526）， 美國專利審判與上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）并沒有認可“處理器”公開了足夠的結構，認為：“processor conf i gured with the program to control at the user device creation of metadata…and control collection of content data…”（“處理器，其被配置有在用戶設備處控制元數(shù)據(jù)的創(chuàng)建 以及控制內容數(shù)據(jù)的收集的程序 ”）這個技術特征屬于功能限定技術特征，并且說明書沒有公開對應的算法結構，進而認定該專利申請不符合可授權條件?？梢?，為了提高軟件專利的授權質量，相比于美國司法系統(tǒng)，PTAB對于功能限定特征采取了更嚴格的審查標準。

回到Williamson案，可以發(fā)現(xiàn)該案給我們的啟示是，如果一個軟件裝置類發(fā)明相對于現(xiàn)有技術作出的技術貢獻僅僅體現(xiàn)在方法步驟上，則這個技術特征很可能在審查和訴訟中被認為是功能限定特征。并且，美國現(xiàn)在的審判標準也是從單純的字面術語判斷標準，演化到對發(fā)明技術貢獻實質的把握。這對于消除當今軟件技術的“專利叢林”和濫訴弊端，提升計算機通信類專利的質量有積極意義。值得一提的是，目前較為流行的觀點是，如果權利要求的技術特征被認定為功能限定特征，則會嚴重限縮權利要求的保護范圍。其實，這種觀點存在一定的片面性。誠然，對于功能限定特征，需要回歸到說明書來進行解釋和還原其對應的結構，但是功能限定特征究竟可以獲得多大的保護范圍，在根本上取決于專利說明書的撰寫質量。根據(jù)美國專利法112（f），功能限定特征的保護范圍由說明書中記載的對應該功能的結構及其等同方式來確定。目前的司法實踐中，功能和結構之間似乎難以找到明確客觀的判斷標準，這也涉及本領域普通技術人員的能力認定問題，具有一定的主觀性。因此，對于功能限定特征，要想獲得理想的保護范圍，要求撰寫者在從屬權利要求中對獨立權利要求的上位功能進行逐層分解和細化，同時對應地在說明書中對不同層次的功能分解進行多層次描述。例如，可以在說明書中記載更多的功能實現(xiàn)方式，并且盡量多記載不同原理的實現(xiàn)方式以獲得更大的保護范圍。

總之，對于軟件發(fā)明專利，為了避免功能限定特征的保護范圍被嚴重限縮，以及權利要求保護范圍無法確定、不清楚等問題，要求撰寫者在體現(xiàn)發(fā)明貢獻的功能性特征的功能分解和說明書層次化支撐上承擔更多的公開責任，這也是專利法“以公開換保護”這一基本原理的體現(xiàn)。

三、“小i機器人”發(fā)明專利無效行政案⑨

“小i機器人”發(fā)明專利無效行政案（以下簡稱“小i機器人案”），是近些年來國內關于專利申請文件，特別是說明書撰寫質量的一個標志性案件，體現(xiàn)了國內提升專利撰寫質量的司法導向。在該案中，一審和二審的分歧主要在于“游戲服務器”這個技術特征是否公開充分，以及《專利法》第26條第3款關于充分公開與第26條第4款支持之間的關系。具體地，一審判決認為，本領域技術人員根據(jù)其普通技術知識可以明確游戲服務器主要涉及提供服務的內容，對于所接收到的命令語句是否涉及游戲功能除了需要命令形式的區(qū)分外，還需要對用戶命令進行語言分析。本領域技術人員根據(jù)其普通技術知識能夠清楚地知道在語言分析后將與游戲相關的內容發(fā)送給游戲服務器。而二審法院認為，判斷說明書是否充分公開的依據(jù)在于本領域技術人員根據(jù)說明書的記載能夠確定的內容，即說明書記載的信息量應當足夠充分，或者至少應當提供足夠明確的指引，以促使本領域技術人員據(jù)此獲知相關的現(xiàn)有技術來具體實現(xiàn)該專利的技術方案。二審法院認為，原一審判決認為只要本領域技術人員可以實現(xiàn)的內容就屬于公開充分，而不考慮這些內容是否已經(jīng)在說明書中被教導、記載或指引，這顯然不符合《專利法》第26條第3款的立法本意?？梢?，北京市高級人民法院在該案中采用的觀點是《專利法》第26條第3款關于說明書充分公開和《專利法》第26條第4款關于本領域技術人員能夠實現(xiàn)（即支持性）應該是兩個不同的判斷標準。

值得注意的是，我國《專利法》關于說明書法定要求的第26條第3款和第4款，類似《歐洲專利公約》第83條和第84條，而《歐洲專利公約》第84條關于支持并不是歐洲專利的異議理由，這也說明歐洲專利局在實質審查中并未嚴格區(qū)分說明書公開不充分與不支持。⑩李越，溫麗萍.中美歐與專利公開有關的法定要求的比較與借鑒［J］.中國發(fā)明與專利，2013（2）：82-87.目前，國內的專利實質審查程序中似乎也未明確區(qū)分這兩個法條的適用標準。特別對于通信計算機類發(fā)明申請，在實質審查中，國家知識產(chǎn)權局很少會以說明書公開不充分來駁回。然而，北京市高級人民法院在小i機器人一案中，將說明書充分公開標準與說明書支持標準進行區(qū)分，這在一定程度上賦予申請人更多的公開義務，并且在北京市高級人民法院的終審判決中似乎隱含地認為只有申請人完成了充分公開的義務之后，才有判斷權利要求對于本領域普通技術人員而言是否可以得到說明書支持的空間。值得一提的是，對于說明書充分公開和支持性二者關系的這個問題，可以參考美國專利法112（a）關于書面描述（written description requirement）和能夠實現(xiàn)（enablement requirement）的法定要求。美國專利法實踐認為，書面描述和能夠實現(xiàn)是兩個不同的獨立標準，具體而言，書面描述主要側重于通過明確記載向公眾證明申請人在申請時是否已經(jīng)擁有了（in possession）該發(fā)明，而能夠實現(xiàn)則是側重于判斷本領域普通技術人員在閱讀了說明書之后是否需要過度試驗（undue experiment）才能實現(xiàn)該發(fā)明。美國專利法實踐認為，在判斷說明書是否滿足書面描述要求時，尚不能借助本領域普通技術人員的有限次試驗和常規(guī)邏輯推理能力來彌補說明書書面描述的缺陷。所以，可以發(fā)現(xiàn)美國專利法在賦予了申請人更多的公開義務，以向公眾宣示申請人確實在申請日就已經(jīng)占有了該發(fā)明，而不是僅僅提出一個發(fā)明任務而借助本領域普通技術人員對現(xiàn)有技術的掌握和基本邏輯分析能力來彌補說明書公開不充分的缺陷。

通過小i機器人案，可以發(fā)現(xiàn)我國不同審級對說明書充分公開采取不同的認定標準，北京市高級人民法院采用了比說明書支持性更嚴格的判斷標準，賦予申請人更多的公開義務，這對提升專利說明書的撰寫質量有一定的引導意義。困擾專利實務界人士的是，說明書究竟要公開到什么程度才能滿足充分公開的法定要求，這一問題在美國的司法實踐中也存在相當多的爭議，國內也有待進一步的司法判例予以明確和細化。但是，小i機器人案給申請人的教導卻是明確的，即申請人在撰寫說明書時，應針對體現(xiàn)發(fā)明技術貢獻的技術特征，盡量多記載其具體實現(xiàn)方式，特別要注意以“具體示例+原理描述”的撰寫方式來描述方法步驟特征之間的邏輯關系以及裝置模塊特征之間的連接關系和信號流向，更好地向公眾宣示申請人在申請日就已經(jīng)完全擁有了該發(fā)明，以滿足司法程序中趨于嚴苛的充分公開要求。特別地，完善的說明書公開對于審查程序中對權利要求的二次概括式修改以及后續(xù)可能的分案申請也具有重要意義。

四、結 語

目前的司法實踐表明，高質量的專利申請文件撰寫不僅要求專利代理人做好權利要求的布局，說明書的撰寫質量也起到越來越突出的作用。一方面，說明書作為權利要求解釋中最重要的內部證據(jù)，直接影響權利要求保護范圍的確定；另一方面，說明書充分公開以及說明書對權利要求的支持等法定要求也對說明書的公開層次和公開程度提出了更高要求。本文通過對近期中美兩個重要判例的分析，期待能夠引起國內同行的思考和討論。

中國專利代理（香港）有限公司。

②Williamson v. Citrix Online， LLC， No.13-1130 （Fed. Cir. June 16， 2015）.

⑨ 北京市高級人民法院（2014）北高行（知）終字第2935 號。