周胡斌 張憲鋒 戴 磊

《專利審查指南》修改解讀

周胡斌?張憲鋒?戴 磊?

本文針對此次《專利審查指南》（2010版）修改的商業(yè)模式審查、涉及計算機(jī)程序發(fā)明的權(quán)利要求撰寫方式、申請日后補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)的審查規(guī)則、無效宣告程序中專利權(quán)人的修改方式、公眾可查閱復(fù)制專利文件的范圍、因財產(chǎn)保全中止審查程序的期限等問題，從修改背景談起，詳細(xì)解釋了修改方案，對一些熱點問題的本質(zhì)內(nèi)涵和國內(nèi)外規(guī)定進(jìn)行了深入探討，也進(jìn)一步闡述了《專利審查指南》（2010版）修改帶來的影響。

商業(yè)模式 計算機(jī)程序 實驗數(shù)據(jù) 無效宣告程序 查閱復(fù)制

2017年2月，國家知識產(chǎn)權(quán)局局長申長雨簽署發(fā)布第74號局令，《國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于修改〈專利審查指南〉的決定》自2017年4月1日起施行。此次修改主要涉及：對商業(yè)模式創(chuàng)新中的技術(shù)方案給予積極鼓勵和恰當(dāng)保護(hù)、明確對涉及計算機(jī)程序發(fā)明允許的多種撰寫方式、明確申請日之后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)的審查規(guī)則、適度放開無效宣告程序中專利文件的修改方式、擴(kuò)大公眾可以查閱和復(fù)制專利文件的范圍等。這些修改內(nèi)容解決了近年來業(yè)界非常關(guān)心的問題，引起了廣泛關(guān)注和巨大社會反響。筆者親歷了《專利審查指南》（2010版）（以下簡稱《指南》）整個研究和修改過程，嘗試從修改的背景出發(fā)，解讀修改方案，說明對于爭議問題的研究和思考，希望幫助讀者對《指南》修改方案形成更為全面清晰的認(rèn)識。

一、涉及《指南》第二部分第一章有關(guān)商業(yè)模式的修改

（一）修改背景

目前，信息、通信、網(wǎng)絡(luò)等新技術(shù)發(fā)展給經(jīng)濟(jì)社會帶來了深刻變革，從而引發(fā)了創(chuàng)新模式的改變——從傳統(tǒng)的以技術(shù)發(fā)展為導(dǎo)向的科技創(chuàng)新活動轉(zhuǎn)向以用戶體驗為中心，以共同創(chuàng)新、開放創(chuàng)新為特點的用戶參與的創(chuàng)新模式，經(jīng)濟(jì)增長從技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新兩個維度獲得動力，我國創(chuàng)新主體對于涉及商業(yè)模式創(chuàng)新的保護(hù)存在比較強(qiáng)烈的需求。

（二） 修改方案及其說明

此次修改在《指南》第二部分第一章第4.2節(jié)第（2）項之后新增一段，內(nèi)容如下：“【例如】涉及商業(yè)模式的權(quán)利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則不應(yīng)當(dāng)依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性?！蓖ㄟ^上述修改，希望向社會公眾進(jìn)一步明確：利用計算機(jī)和/或網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)的，涉及商業(yè)內(nèi)容的發(fā)明專利申請，如果其權(quán)利要求含有技術(shù)特征，不認(rèn)為其屬于《專利法》第25條第1款第（2）項所述的“智力活動的規(guī)則和方法”，而予以排除。

但是，排除適用《專利法》第25條并不意味著同時排除《專利法》第2條第2款的適用?！秾＠ā返?條第2款規(guī)定了發(fā)明是對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案，即發(fā)明應(yīng)是一種技術(shù)方案?！秾＠ā返?條第2款和第25條從正反兩個方面界定了專利保護(hù)的客體。對于涉及商業(yè)內(nèi)容的專利申請，即使其不屬于《專利法》第25條第1款第（2）項排除的純粹智力活動的規(guī)則和方法的范疇，如果不是采用技術(shù)手段解決技術(shù)問題，以獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果的方案，亦不屬于可專利保護(hù)的客體。

（三）修改方案的影響

商業(yè)領(lǐng)域通常被認(rèn)為是非技術(shù)領(lǐng)域，縱觀各國相關(guān)法律規(guī)定和保護(hù)情況，可以看到，純粹的商業(yè)方法均不被認(rèn)為是專利保護(hù)的客體。

在當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展模式下，互聯(lián)網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)社會各個領(lǐng)域深度融合，技術(shù)領(lǐng)域與非技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)性特征與非技術(shù)性特征的界限開始變得模糊，很多傳統(tǒng)上認(rèn)為涉及商業(yè)領(lǐng)域的案件已不宜從保護(hù)客體上直接排除其獲得專利權(quán)的可能性，而應(yīng)繼續(xù)審查，判斷其對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)是否足以獲得專利保護(hù)的對價交換。

對于涉及商業(yè)方法的專利申請的審查標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，需要將有關(guān)客體與“三性”的法律條款統(tǒng)籌考慮。由于時間的關(guān)系，此次修改并未具體涉及創(chuàng)造性審查內(nèi)容，在未來《指南》的修改工作中，還需要進(jìn)一步深入研究和論證。

二、關(guān)于涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請審查的若干規(guī)定

（一）修改背景

1.《指南》的規(guī)定和解釋

《指南》第二部分第九章第5.2節(jié)對涉及計算機(jī)程序發(fā)明專利申請的權(quán)利要求書的撰寫和解釋作了具體規(guī)定，涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請的權(quán)利要求可以寫成一種方法權(quán)利要求，也可以寫成一種產(chǎn)品（裝置）權(quán)利要求。并且，對于應(yīng)如何撰寫方法和裝置權(quán)利要求進(jìn)行了進(jìn)一步說明，對于全部以計算機(jī)流程為依據(jù)的裝置類權(quán)利要求，《指南》規(guī)定應(yīng)按照與該計算機(jī)程序流程的各個步驟或者該方法權(quán)利要求中的各個步驟完全對應(yīng)一致的方式撰寫，即寫成所謂的“功能模塊構(gòu)架”類權(quán)利要求，并且規(guī)定：“由這樣一組功能模塊限定的裝置權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)理解為主要通過說明書記載的計算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)該解決方案的功能模塊構(gòu)架，而不應(yīng)當(dāng)理解為主要通過硬件方式實現(xiàn)該解決方案的實體裝置?！?/p>

因計算機(jī)程序發(fā)明涉及時序特征，之前往往被認(rèn)為是方法發(fā)明。在1993版《審查指南》實施之前，涉及計算機(jī)程序的發(fā)明只能以方法權(quán)利要求的形式提出專利申請。但是，對于方法專利，一般只有使用專利方法才構(gòu)成侵權(quán)，權(quán)利人無法追究計算機(jī)程序的復(fù)制者或銷售者的侵權(quán)責(zé)任，而計算機(jī)程序的直接使用者往往是普通消費(fèi)者，非商業(yè)目的的私人使用也不構(gòu)成侵權(quán)。隨著計算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展，方法權(quán)利要求在專利保護(hù)上的局限性日益凸顯，訴訟對象的難以確定導(dǎo)致基于計算程序的發(fā)明創(chuàng)造得不到有效的保護(hù)。

法律需要不斷調(diào)整以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展的需要。1993版《審查指南》開始允許涉及計算機(jī)程序發(fā)明撰寫成裝置權(quán)利要求。2006版《審查指南》具體提出了上述“功能模塊構(gòu)架”的裝置權(quán)利要求， 同時增加了對于涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請中包含有硬件結(jié)構(gòu)改變的專利申請說明書的撰寫要求，《專利審查指南》（2010版）對有關(guān)規(guī)定未作任何修訂。

《指南》設(shè)定“功能模塊構(gòu)架”權(quán)利要求，一方面希望通過這類 “裝置”權(quán)利要求賦予計算機(jī)程序發(fā)明以產(chǎn)品的保護(hù)效力；另一方面，對這類權(quán)利要求的撰寫形式作了嚴(yán)格的規(guī)定，希望使得審批者和社會公眾能夠輕易地識別出這類權(quán)利要求，并在此基礎(chǔ)上適用《指南》中對此類裝置權(quán)利要求的保護(hù)范圍所做的、不同于一般權(quán)利要求的狹義解釋。在既往的審查實踐中，方法權(quán)利要求以及與之一一對應(yīng)的裝置權(quán)利要求是成對出現(xiàn)的。

2.引發(fā)的討論和爭議

時代在進(jìn)步，技術(shù)在發(fā)展，這些年來，《指南》的有關(guān)規(guī)定在專利的申請、授權(quán)、確權(quán)和保護(hù)方面引發(fā)一些爭議。

（1）“完全對應(yīng)一致”含義不清，給撰寫和審查造成一定困惑

由于《指南》規(guī)定的“功能模塊構(gòu)架”的裝置，僅是在專利申請階段為了滿足撰寫形式要求而“組裝”的虛擬產(chǎn)品，在實際軟件開發(fā)階段并沒有這樣的概念。模塊構(gòu)架并非客觀存在的物理實體裝置或裝置單元，且功能模塊的拆分與合并比較隨意，無客觀劃分標(biāo)準(zhǔn)，這必然給申請人撰寫專利申請文件帶來諸多不確定性。

在審查實踐中，對于何為“完全一一對應(yīng)”的理解也存在分歧。有觀點認(rèn)為裝置權(quán)利要求中的各功能模塊與方法權(quán)利要求中的各步驟必須在文字上絕對、嚴(yán)格地對應(yīng)一致才能被認(rèn)為是“完全一一對應(yīng)”（嚴(yán)格符合《指南》示例），進(jìn)而認(rèn)為是功能模塊構(gòu)架的裝置權(quán)利要求；也有觀點認(rèn)為不應(yīng)如此機(jī)械，實質(zhì)上“一一對應(yīng)”即可。這些不一致的理解給審查員檢索現(xiàn)有技術(shù)、評判權(quán)利要求是否得到說明書支持等可能帶來困惑和執(zhí)行不一致。

（2） “功能模塊構(gòu)架”權(quán)利要求的保護(hù)范圍的理解和解釋不一致

自2006版《審查指南》設(shè)定“功能模塊構(gòu)架”權(quán)利要求的撰寫方式以來，對此類權(quán)利要求的保護(hù)范圍的理解一直存在爭議，主要包括：（1）“功能模塊構(gòu)架”裝置權(quán)利要求具體指向的產(chǎn)品類型是什么，是軟件、硬件，還是軟件與硬件的結(jié)合？（2）裝置（產(chǎn)品）權(quán)利要求中包含計算機(jī)流程步驟特征時，步驟特征部分與裝置之間有何關(guān)系？是否對權(quán)利要求的保護(hù)范圍有限定作用？（3）由于“功能模塊構(gòu)架”權(quán)利要求的表現(xiàn)形式上往往會出現(xiàn)“用于 的裝置”或“被配置為 ”這樣的措辭，對其“功能模塊構(gòu)架”權(quán)利要求的表現(xiàn)形式易與一般功能性限定混淆，導(dǎo)致權(quán)利要求的保護(hù)范圍更加難以確定。

（3）“功能模塊構(gòu)架”權(quán)利要求在司法保護(hù)方面存在爭議

在司法實踐中，可以看到上述“功能模塊構(gòu)架”權(quán)利要求范圍的不同解釋。近期頗受關(guān)注的諾基亞公司訴上海華勤侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案可以看到上海第一中級人民法院和上海市高級人民法院對于有關(guān)特征是按照一般功能性特征認(rèn)定和解釋的。

涉案權(quán)利要求7涉及：“如權(quán)利要求6所述的終端設(shè)備，其特征在于：所述終端設(shè)備被配置為 用于輸入消息的消息編輯器 ”

上海市第一中級人民法院和上海市高級人民法院均認(rèn)為：由于涉案專利權(quán)利要求7包含功能性技術(shù)特征，且結(jié)合涉案專利說明書及附圖仍然不能確定權(quán)利要求7的保護(hù)范圍，不應(yīng)判定被告構(gòu)成侵權(quán)?？梢?，法院將“被配置為 ”解釋為限定裝置的功能性特征，并結(jié)合涉案專利說明書及附圖來尋找裝置本身“被配置為”的具體實施方式和相對于對現(xiàn)有裝置的技術(shù)貢獻(xiàn)，以確定權(quán)利要求的范圍。這與《指南》對功能模塊構(gòu)架權(quán)利要求的解釋是不同的，《指南》規(guī)定功能模塊構(gòu)架的裝置權(quán)利要求不應(yīng)當(dāng)理解為“主要通過硬件方式實現(xiàn)該解決方案的實體裝置”。

（4）無法滿足創(chuàng)新主體的保護(hù)需求

與其他國家相比，對于涉及計算機(jī)程序發(fā)明，我國《指南》允許的權(quán)利要求撰寫方式，形式要求更加嚴(yán)格且與其他國家常見的權(quán)利要求表征形式不盡相同，這使得我國申請人難以有效利用優(yōu)先權(quán)制度，授權(quán)后的權(quán)利要求后也可能因不符合產(chǎn)品的實際形態(tài)，導(dǎo)致侵權(quán)認(rèn)定時出現(xiàn)困難。

（二）修改方案和說明

主要從以下幾個方面進(jìn)行了修改。

1.明確“計算機(jī)程序本身”的含義，允許“介質(zhì)+計算機(jī)程序流程”的權(quán)利要求表達(dá)方式

此次修改在《指南》第二部分第九章第2節(jié)第（1）項中的兩處增加了“本身”兩個字，進(jìn)一步明確了“計算機(jī)程序本身”不同于“涉及計算機(jī)程序的發(fā)明”，實質(zhì)上限縮了計算機(jī)程序本身的外延，允許“介質(zhì)+計算機(jī)程序流程”的權(quán)利要求的表達(dá)方式。

對于何為 “計算機(jī)程序本身”，在《指南》第二部分第九章第1節(jié)“引言”部分中有明確規(guī)定，該定義與《計算機(jī)軟件保護(hù)條例》中對“計算機(jī)程序”的定義基本相同。

對于“全部以計算機(jī)程序流程為依據(jù)”的技術(shù)方案，可以寫成：“一種計算機(jī)可讀存儲介質(zhì)，其上存儲有計算機(jī)程序（指令），其特征在于，該程序（指令）被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)以下步驟 ”；或“一種計算機(jī)可讀存儲介質(zhì)，其上存儲有計算機(jī)程序（指令），其特征在于，該程序（指令）被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)權(quán)利要求X所述方法的步驟”。

2.明確裝置權(quán)利要求的組成部分可以包括程序（軟硬混合）

將《指南》第二部分第九章第5.2節(jié)第1段第3句中的“并詳細(xì)描述該計算機(jī)程序的各項功能是由哪些組成部分完成以及如何完成這些功能”修改為“所述組成部分不僅可以包括硬件，還可以包括程序”。

在計算機(jī)領(lǐng)域，軟件和硬件經(jīng)常是兩個協(xié)同工作的部分。通過修改，明確裝置權(quán)利要求的組成部分可以包括程序流程特征，允許申請人直接描述其對軟件的改進(jìn)，而不將此程序流程特征理解為限定硬件裝置的方法或功能。

3.將“功能模塊”修改為“程序模塊”

將《指南》第二部分第九章5.2節(jié)第2段中的所有“功能模塊”修改為“程序模塊”，目的是更好地反映技術(shù)本質(zhì)，避免功能模塊構(gòu)架的方式與“功能性限定”相混淆。

4.刪除《指南》第二部分第九章第3節(jié)第（3）項中的“例9”

原例9對現(xiàn)行審查實踐已無指導(dǎo)意義，其更適合用創(chuàng)造性條款進(jìn)行審查。

（三）修改的影響和相關(guān)思考

此次修改，允許申請人以回歸發(fā)明的實際形態(tài)、更能體現(xiàn)此類發(fā)明的發(fā)明構(gòu)思和實質(zhì)性貢獻(xiàn)的方式撰寫專利申請文件，豐富了允許的權(quán)利要求的撰寫類型，適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展現(xiàn)狀的要求，加強(qiáng)了涉及計算機(jī)程序發(fā)明的專利保護(hù)力度。在修改過程中，引發(fā)了對以下諸多問題的思考。

1.裝置權(quán)利要求中的“程序流程特征”

本領(lǐng)域常見的包括程序流程特征的裝置權(quán)利要求，往往是通用計算機(jī)設(shè)備執(zhí)行具體程序流程步驟，其應(yīng)當(dāng)理解為“執(zhí)行所述具體流程步驟的裝置”。這里的程序流程特征被認(rèn)為是裝置權(quán)利要求的組成部分，對權(quán)利要求的保護(hù)范圍起到限定作用，程序流程特征的限定作用或其對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)并不取決于該程序流程特征對硬件裝置的結(jié)構(gòu)本身有無影響。

這是因為，涉及計算機(jī)程序的發(fā)明與一般產(chǎn)品發(fā)明實質(zhì)是不同的。通常，當(dāng)結(jié)構(gòu)特征不足以充分定義產(chǎn)品權(quán)利要求時，允許借助制備方法或功能（用途）特征進(jìn)行限定，此時，發(fā)明的實質(zhì)仍然是產(chǎn)品本身，方法或功能（用途）限定只是借以限定權(quán)利要求的替代方式（替代結(jié)構(gòu)特征），在確定產(chǎn)品權(quán)利要求的范圍時，當(dāng)然要看其對要求保護(hù)的產(chǎn)品產(chǎn)生什么影響。但對于涉及計算機(jī)程序的發(fā)明而言，軟件和硬件是協(xié)同工作的兩個部分，發(fā)明的實質(zhì)可以完全是軟件（流程步驟特征），流程步驟特征被認(rèn)為是裝置（產(chǎn)品）權(quán)利要求的組成部分，硬件只是執(zhí)行程序流程的通用設(shè)備，要獲得專利保護(hù)并不意味著必須應(yīng)對硬件裝置作出什么改進(jìn)。

雖然解釋的邏輯不盡相同，其他國家對于包括計算機(jī)流程步驟特征的權(quán)利要求的解釋也是類似的。美國專利審查指南規(guī)定，當(dāng)涉及計算機(jī)程序的發(fā)明通過功能來表述時（功能是通過計算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)），通常將其理解為執(zhí)行特定程序的產(chǎn)品（裝置）。

歐洲專利局審查指南規(guī)定，（與已知產(chǎn)品的新醫(yī)藥用途發(fā)明類似）在數(shù)據(jù)處理／計算機(jī)程序領(lǐng)域，如果裝置特征是“裝置+功能”（means-plus-function）類型（“裝置，用于 ），該特征將被理解為該裝置專用于（adapted to）實施相關(guān)步驟／功能，而不能理解為一般意義上的該裝置適合于（suitable for）實施相關(guān)步驟／功能。因此，相對于那些通用數(shù)據(jù)處理裝置或執(zhí)行不同流程步驟理的裝置具有新穎性 。

日本2002年修改的專利法在第2條第3款中明確：計算機(jī)程序?qū)儆诋a(chǎn)品發(fā)明。日本專利審查指南進(jìn)一步規(guī)定，程序、系統(tǒng)和可讀介質(zhì)權(quán)利要求等均屬于產(chǎn)品權(quán)利要求。應(yīng)當(dāng)按照一般產(chǎn)品權(quán)利要求的解釋原則進(jìn)行理解。

因此，對于此類裝置權(quán)利要求，無論理解為“實現(xiàn)特定功能的裝置”或者“專用于”實現(xiàn)所述方法的裝置，流程步驟的特征對于權(quán)利要求的保護(hù)范圍均是起到限定作用的，在審查中也應(yīng)基于同樣的理解去進(jìn)行檢索現(xiàn)有技術(shù)和審查“三性”。

2.裝置權(quán)利要求中的程序流程特征與功能性特征

對于功能模塊構(gòu)架的裝置權(quán)利要求或者“軟硬結(jié)合”的裝置權(quán)利要求中的流程步驟特征，如前所述，不應(yīng)理解為限定硬件裝置的功能或方法，而與一般功能性限定混淆。當(dāng)然，除非有特別的要求，在撰寫方面，也應(yīng)當(dāng)盡量避免可能誤引發(fā)功能性限定審查意見的標(biāo)識語， 如“能夠（用于） ”。

對于功能性特征，如果沒有特別規(guī)定，一般是參照其字面含義的“最大合理解釋”來確定權(quán)利要求范圍。

美國作為首個允許用功能（效果）表述技術(shù)特征的國家，其功能性權(quán)利要求的認(rèn)定、審查與解釋自成一套邏輯體系。在法律層面，美國專利法第112條第6款明確規(guī)定，對功能性限定權(quán)利要求的解釋不同于對一般的功能性特征的“最大合理范圍”的理解，應(yīng)解釋為包括說明書公開相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料和行為或其等同物；其次，為觸發(fā)美國專利法第112條第6款（而非一般意義上的第112條第1款），申請人申請時應(yīng)采用特別的標(biāo)識語（裝置/步驟+功能）。在審查過程中，如果有疑問，申請人與審查員可以就其是否“意圖”適用專利法第112條第6款（或第112條第1款）或者說適用權(quán)利要求功能性特征的特殊解釋原則充分溝通并達(dá)成一致認(rèn)識；共識一旦達(dá)成，在專利侵權(quán)中根據(jù)實施例及其等同方式確定功能性限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

歐洲專利局專利審查指南的規(guī)定與我國類似，對權(quán)利要求的表征不限于結(jié)構(gòu)性特征，功能性特征也是允許的（被認(rèn)為是上位概括）。除另有規(guī)定外，功能性限定一般按照功能性特征的字面含義理解，審查中嚴(yán)格審查權(quán)利要求是否得到說明書支持，如果根據(jù)專利申請文件記載的內(nèi)容所述功能僅能以特定方式實現(xiàn)，而功能性限定使其涵蓋了其他實現(xiàn)方式或者所有實現(xiàn)方式，審查員應(yīng)提出權(quán)利要求不支持的質(zhì)疑；在專利侵權(quán)中根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員（不需要創(chuàng)造性能力）能夠想到的實施方式加以解釋。

如果對于裝置權(quán)利要求中的程序流程特征是否屬于功能性特征存在疑義，應(yīng)當(dāng)通過審查過程使得申請人的理解和審查員的理解達(dá)成一致，以免對后續(xù)程序造成不必要的困擾。

3.計算機(jī)程序產(chǎn)品的權(quán)利要求

一般而言，計算機(jī)程序產(chǎn)品權(quán)利要求有以下幾種常見表現(xiàn)類型：

A：一種計算機(jī)程序，當(dāng)其在計算機(jī)上運(yùn)行時令計算機(jī)實現(xiàn)功能A、功能B、功能C、 （計算機(jī)程序權(quán)利要求）；

B：“一種存儲有計算機(jī)程序的計算機(jī)可讀存儲介質(zhì)，其中所述計算機(jī)程序使計算機(jī)執(zhí)行步驟A、步驟B、步驟C、 ”（計算機(jī)可讀介質(zhì)權(quán)利要求）；

C：“一種計算機(jī)程序產(chǎn)品，包括計算機(jī)程序指令，其中所述計算機(jī)程序指令使計算機(jī)實現(xiàn)功能A、功能B、功能C、 ”（程序產(chǎn)品權(quán)利要求）；

D：“一種制造物，包括存儲有計算機(jī)程序的計算機(jī)可讀介質(zhì)，所述程序被運(yùn)行用于執(zhí)行步驟A、步驟B、步驟C、 ”（制造物權(quán)利要求）（更常見于美國專利申請①根據(jù)美國專利法第101條規(guī)定，屬于可享專利的發(fā)明四種客體（方法、機(jī)器、制造物和組合物）之一。）；

E：“一種數(shù)據(jù)流，用于表示下列計算機(jī)程序產(chǎn)品，所述計算機(jī)程序產(chǎn)品包括：程序代碼段1，用于 ；程序代碼段2，用于 ”（信號權(quán)利要求）。

各國允許的撰寫形式不盡相同，比如，美國審查實踐中允許B、C、D類型權(quán)利要求，歐洲審查實踐中允許A、B、C、E類型權(quán)利要求，不允許D類型權(quán)利要求， 日本審查實踐中允許A、B類型權(quán)利要求，但根據(jù)日本專利審查指南的規(guī)定，當(dāng)主題名稱是“一種程序”（A類型）時，應(yīng)撰寫成“一種使計算機(jī)執(zhí)行××功能的計算機(jī)程序”，理由是因計算機(jī)程序本身不能實現(xiàn)其功能，因此必須寫入裝置“計算機(jī)”。

此次《指南》修改，通過允許“介質(zhì)+計算機(jī)程序流程”的撰寫方式，已經(jīng)能夠?qū)Α俺绦虍a(chǎn)品”形成比較有效的保護(hù)。而作為“計算機(jī)程序產(chǎn)品”的主題名稱的含義的理解，各方認(rèn)識尚未達(dá)成共識，其可以理解為程序本身、記錄程序的介質(zhì)、運(yùn)行此程序的電子設(shè)備等，由此可能導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚。

三、關(guān)于涉及化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請審查的若干規(guī)定

此次修改，澄清了《指南》第二部分第十章有關(guān)“不予考慮”申請日之后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)的誤解，同時明確了對補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)審查的一般原則。

（一）修改背景

2006版《審查指南》修改時，在第二部分第十章第3.4節(jié)“關(guān)于實施例”部分加入了“判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為準(zhǔn)，申請日之后補(bǔ)交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮”。其中“不予考慮”的措辭有時會被誤解為審查員可以直接忽略或不予審查后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，這與上述規(guī)定的本意不符，也不符合審查的實際情況。因此，有必要通過修改《指南》進(jìn)一步澄清認(rèn)識，并且明確對于后補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)的審查原則。

（二）修改方案及其說明

1.刪除“申請日之后補(bǔ)交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮”，增加“對于申請日之后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”。

在審查過程中，在面對審查員質(zhì)疑創(chuàng)造性或公開不充分等審查意見時，申請人經(jīng)常會提供補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)來證明申請確實具有說明書聲稱的技術(shù)效果，或者證明申請相比現(xiàn)有技術(shù)具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步。

申請人提交補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)也是在履行自身的舉證責(zé)任，有助于審查員正確認(rèn)定申請事實，作出客觀公正審查決定。應(yīng)當(dāng)保障申請人舉證的正當(dāng)權(quán)利，并不因?qū)嶒灁?shù)據(jù)是在申請日后提交的，就否定其證據(jù)資格。因此，此次《指南》修改，明確了“對于申請日之后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”。

2.加入“補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”。

通過《指南》修改，明確了補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)的審查原則。

對于何為能夠從專利申請公開的內(nèi)容中“得到”，需注意考慮以下幾個方面：

首先，從審查的角度來說，要求“補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”，是先申請制的本質(zhì)要求。在后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，不是原始申請記載的內(nèi)容，其必須與原始申請記載的內(nèi)容之間存在內(nèi)在聯(lián)系，聯(lián)系的橋梁就是技術(shù)效果。申請人補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)的目的通常就是證明發(fā)明具有說明書所述的技術(shù)效果或者相對現(xiàn)有技術(shù)更優(yōu)異的效果。

其次，是否能夠“得到”的判斷應(yīng)以原始申請文件公開的事實為依據(jù)進(jìn)行。補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)所證明的事實，不能超出原始申請文件公開的范圍。補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)只能是對原始申請文件公開事實，即技術(shù)效果的驗證和補(bǔ)充證明，而不能證明一個新的事實。

最后，是否能夠“得到”的判斷應(yīng)當(dāng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員進(jìn)行，其結(jié)論并不取決于在原始申請文件對該技術(shù)效果是否有文字記載或記載形式本身。審查員應(yīng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，綜合考慮現(xiàn)有技術(shù)情況、專利申請文件記載的內(nèi)容等，認(rèn)定專利申請文件公開的事實，判斷技術(shù)效果是否公開。而申請事實一旦認(rèn)定，將成為后續(xù)“三性”評判以及權(quán)利范圍審查的事實基礎(chǔ)。

需要說明的是，固然能夠“得到”的判斷不取決于對于技術(shù)效果的文字記載或記載形式本身，但是，申請人在原始申請文件中完整描述技術(shù)方案，清楚地說明和/或證明技術(shù)效果，包括記載實驗方法、實驗樣品或?qū)嶒灲Y(jié)果等，對審查員認(rèn)定所述技術(shù)效果是否公開是非常有意義的。因為在原始申請文件中記載的這些內(nèi)容是審查員判斷技術(shù)效果是否公開的重要依據(jù)（之一），特別是在本領(lǐng)域技術(shù)人員無法根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)預(yù)測所稱技術(shù)效果或用途的情況下。

其他國的規(guī)定和做法也是類似的。美國要求補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)在原始申請文件中有“依據(jù)”。在歐洲，補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)所要證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)隱含在原申請中或至少與原始申請中公開的效果有關(guān)。對于醫(yī)藥用途發(fā)明，歐洲專利局技術(shù)申訴委員會T609/02決定更具體指出，雖然授予專利并不需要化合物能夠治病的絕對證據(jù)，如臨床實驗或至少動物實驗的證據(jù)，但是，僅僅指出化合物X可以用于治療疾病Y也并不意味著用途充分公開了，至少，專利申請中應(yīng)當(dāng)說明化合物可以治療疾病的適宜性（suitability），包括提供一些信息如實驗數(shù)據(jù)，以證明化合物對疾病的發(fā)生發(fā)展（機(jī)理）具有直接作用或影響，這種作用或影響可以是通過現(xiàn)有技術(shù)已知的，也可以是通過該申請內(nèi)容證明的。

3.《指南》第二部分第十章章節(jié)優(yōu)化

《指南》修改同時對規(guī)定的行文邏輯進(jìn)行精細(xì)梳理，將原屬于第3.4節(jié)的有關(guān)補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)的內(nèi)容移至新設(shè)的第3.5節(jié)。

（三）有關(guān)問題

申請人提交實驗數(shù)據(jù)通常是為了證明某種技術(shù)效果，這種技術(shù)效果的認(rèn)定可能與多個法律條款的適用有關(guān)，例如申請人可以以此證明說明書的充分公開，或用于證明權(quán)利要求的技術(shù)方案取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果等。但是，不論審查員在審查過程中具體適用哪個條款，審查所秉持的原則是一貫的，補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)所證明的事實，必須是原始申請文件公開的，或者說是所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的事實，這是先申請制的內(nèi)在要求。

《指南》修改的具體位置雖然是在《指南》第二部分第十章有關(guān)化學(xué)發(fā)明的充分公開部分，但是，可以看到這里闡明的是補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)作為證據(jù)與原始申請文件公開的事實之間的關(guān)系問題，是基于先申請制本質(zhì)要求的問題。因此，一般原則上，也適用其他技術(shù)領(lǐng)域的類似問題。當(dāng)然，不同領(lǐng)域有不同的特點，需要根據(jù)個案情況具體問題具體分析。

四、涉及無效宣告請求的審查

本次修改主要是適度放開無效宣告程序中專利文件的修改方式，并相應(yīng)調(diào)整了無效請求人增加無效宣告理由和補(bǔ)充證據(jù)的規(guī)定。

（一）修改背景

考慮到授權(quán)文件權(quán)利要求書的公示作用和公眾信賴?yán)?，無效宣告程序中專利權(quán)人的修改方式歷來是需要規(guī)范的基本問題之一。

2001版《審查指南》中明確了專利文件具體修改方式：修改權(quán)利要求書的具體方式一般是指權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除。這一規(guī)定規(guī)范了雙方當(dāng)事人之間，以及公眾與專利權(quán)人之間的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系，又有利于規(guī)范審查程序。

權(quán)利要求修改方式非常嚴(yán)格，而修改方式的限制可能會導(dǎo)致專利權(quán)人無法作出相應(yīng)合理的修改而面臨專利權(quán)被宣告無效的風(fēng)險。實踐中專利權(quán)人呼吁應(yīng)當(dāng)放寬專利文件修改的方式，特別是我國很多申請人撰寫專利文件的能力相對不高，這方面的問題更加突出，而這樣不利于保護(hù)真正的發(fā)明創(chuàng)造，會大大挫傷國內(nèi)申請人的創(chuàng)新積極性。

（二）修改方案及其說明

本次修改主要包括以下兩方面的內(nèi)容。

1.適度放開專利文件的修改方式

將《指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)第1段修改為：“在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯誤的修正?！辈⑦M(jìn)一步進(jìn)行了定義：“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍?！?/p>

由此，此次修改通過將“權(quán)利要求的合并”擴(kuò)大至權(quán)利要求特征的補(bǔ)入，并增加了“明顯錯誤的修正”作為第四種修改方式，客觀上是對原來嚴(yán)格的修改方式的放寬。

在《指南》第四部分第三章4.2節(jié)和4.6.3節(jié)中將合并方式修改的權(quán)利要求修改為刪除以外的方式修改權(quán)利要求，是一種適應(yīng)性修改。

2.調(diào)整請求人增加無效宣告理由和補(bǔ)充證據(jù)的規(guī)定

當(dāng)專利權(quán)人的修改方式放寬后，對無效請求人的一些規(guī)定也要作出相應(yīng)調(diào)整。

第4.2節(jié)第（2）項中明確，無效請求人在提出無效請求之日起一個月后，針對專利權(quán)人的修改內(nèi)容增加無效理由時，一般是會被專利復(fù)審委員會考慮的。這具有一定的合理性，因為專利權(quán)人進(jìn)行了修改，無效請求人相應(yīng)地可以增加無效理由。但是，此次修改強(qiáng)調(diào)了“針對修改內(nèi)容”，也就是說不允許請求人增加一些與此次專利權(quán)人的修改無關(guān)的理由。

在此次修改中，雖然允許請求人相應(yīng)增加無效理由，但是不能補(bǔ)充證據(jù)，具體體現(xiàn)在直接刪除了第四部分第三章4.3.1節(jié)中的“以合并方式修改的權(quán)利要求”，而沒有修改成“刪除以外方式修改的權(quán)利要求”，其理由是考慮到請求人在提出無效請求時已經(jīng)對權(quán)利要求書中的全部技術(shù)特征進(jìn)行了充分考慮，而此次修改雖然放寬了專利權(quán)人的修改方式，但仍只是權(quán)利要求書技術(shù)特征的組合，并不允許出現(xiàn)權(quán)利要求之外的技術(shù)特征，因此原有的證據(jù)一般已經(jīng)足夠。并且，如果允許申請人再次補(bǔ)充證據(jù)，將會導(dǎo)致無效宣告程序的不合理延長。當(dāng)然，無效宣告請求人可以調(diào)整證據(jù)組合方式，可以補(bǔ)充公知常識性證據(jù)。

（三）修改的影響

在《指南》修改草案征求意見過程中，對于是否應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人將說明書特征補(bǔ)入權(quán)利要求書確實聽到兩方面的意見。有代表認(rèn)為，應(yīng)再進(jìn)一步放開修改方式，允許根據(jù)說明書和附圖修改權(quán)利要求書，其理由主要是美國的司法判例和歐洲異議程序均允許如此，并且這樣修改并不超出原授權(quán)文本的范圍而不會損害權(quán)利要求的公示性。但另外有一些代表卻提出了反對意見，認(rèn)為通過引入說明書中的內(nèi)容可能導(dǎo)致該專利權(quán)無法被宣告無效，使得權(quán)利人始終處于不敗之地，權(quán)利人通過修改所形成的技術(shù)特征組合方案可能是無效宣告申請人或他人在此之前未考慮到的，允許此類修改會造成審查程序的浪費(fèi)。

綜合考慮有關(guān)意見，《指南》進(jìn)行了如上的所述的修改。對此，各方反響還是非常積極的，認(rèn)為這是響應(yīng)了業(yè)界需求的巨大進(jìn)步，有利于提升專利質(zhì)量，促進(jìn)專利的使用和運(yùn)營。

五、專利申請文檔的查閱復(fù)制

（一）修改背景

國家知識產(chǎn)權(quán)局一直致力于審查信息的公開透明，依法、及時公開專利審查過程信息。目前已經(jīng)在國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)上設(shè)置了“國家知識產(chǎn)權(quán)局綜合服務(wù)平臺”，通過此平臺可以滿足申請人、專利權(quán)人、專利代理機(jī)構(gòu)、社會公眾對專利申請審查信息的查詢需求。

與我國《指南》第五部分第四章第5.1節(jié)和第5.2節(jié)規(guī)定的內(nèi)容類似，美、歐、日、韓也在法律層面從“應(yīng)予公開”和“應(yīng)予保密”對專利文件的查閱復(fù)制作了規(guī)定。比如日本專利法第186條規(guī)定，任何人都可向特許廳長官請求出具與專利相關(guān)有關(guān)的證明、文件的副本或者摘抄本，查閱或者摘抄文件；但是，關(guān)于下述五類文件，特許廳長官認(rèn)為有必要保密時，不在此限：例如未公開或公告的專利申請文件或者與專利申請審查有關(guān)的文件、商業(yè)秘密、有損個人名譽(yù)等。韓國專利法第216條規(guī)定，任何人可以請求韓國知識產(chǎn)權(quán)局局長或者知識產(chǎn)權(quán)審判院院長提供專利或者審判的證書，文件的核準(zhǔn)副本或者摘錄，或者請求查閱或者復(fù)制專利登記簿或者其他文件，但如果涉及沒有被公布或者沒有對公眾開放的專利申請，或者涉及違反公共秩序或者道德的內(nèi)容，韓國知識產(chǎn)權(quán)局局長或者知識產(chǎn)權(quán)審判院院長不能同意查閱。

但是，相比其他國家，我國可以查閱復(fù)制的專利文件范圍相對有限，調(diào)研中也聽到公眾要求放開對檢索報告、優(yōu)先權(quán)文件的查閱復(fù)制的限制的強(qiáng)烈呼吁。

（二）修改方案及其說明

1. 對于已經(jīng)公布但尚未公告授予專利權(quán)的發(fā)明專利申請案卷，擴(kuò)大查閱復(fù)制范圍

（1）可以查閱和復(fù)制的時間范圍擴(kuò)大到實質(zhì)審查程序。刪除了《指南》第五部分第四章第5.2節(jié)第（2）項中“直到公布日為止”的規(guī)定，從而查閱復(fù)制不再限于公布日之前，也就是說本項中實質(zhì)審查程序中的文件也可以囊括。

（2）可以查閱和復(fù)制在實質(zhì)審查程序中向申請人發(fā)出的通知書、檢索報告和決定書。在《指南》修改前，在實質(zhì)審查階段尚未結(jié)束以及最終駁回、或撤回的情況下，公眾均無法獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的實質(zhì)審查程序的審查意見通知書、決定書和檢索報告。而此次修改則進(jìn)一步放開了，以增加審查過程的公開透明，接受公眾監(jiān)督。

2. 對于已經(jīng)公告授予專利權(quán)的專利申請案卷，也擴(kuò)大查閱復(fù)制范圍

此次修改加入了三處可以查閱復(fù)制的內(nèi)容：一是優(yōu)先權(quán)文件；二是檢索報告；三是申請人或者有關(guān)當(dāng)事人對通知書的答復(fù)意見正文之外（包括修改說明和修改文件）的內(nèi)容。

需要說明的是，在《指南》修改征求意見期間，有反饋意見認(rèn)為，現(xiàn)實中存在需要查閱優(yōu)先權(quán)的合理需求不能滿足的情況，如無效宣告請求人需要核實授權(quán)專利的優(yōu)先權(quán)是否成立來確定無效宣告的理由和證據(jù)，但是卻無法自行查閱獲得優(yōu)先權(quán)文件。進(jìn)一步研究其他國家優(yōu)先權(quán)文件允許查閱復(fù)制的情況發(fā)現(xiàn)：通過歐洲專利局網(wǎng)站上可查到歐洲專利和歐洲國家優(yōu)先權(quán)文件；如果申請是通過PCT途徑提出，可通過世界知識產(chǎn)權(quán)組織網(wǎng)站查到該案優(yōu)先權(quán)文件，包括美國臨時申請文件。此外，如果向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出查閱申請并付費(fèi)可能會查到一些網(wǎng)站上查不到的審查文件包括優(yōu)先權(quán)文件，如日本公眾可以因訴訟、政府機(jī)關(guān)要求等事由向日本特許廳長官申請出具一些證明文件。經(jīng)綜合考慮，在最終正式發(fā)布的《指南》修改決定中在可查閱復(fù)制的范圍增加了優(yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容。

檢索報告是國家知識產(chǎn)權(quán)局作出有關(guān)審查結(jié)論的基礎(chǔ)資料之一，此次修改《指南》也進(jìn)行了公開，以便于審查過程和結(jié)論接受監(jiān)督。

3.刪除《指南》第五部分第四章第5.2節(jié)第（5）項

修改前《指南》第五部分第四章第5.2節(jié)第（5）項規(guī)定“除上述內(nèi)容之外，其他文件不得查閱或者復(fù)制”。這種表述方式過于絕對，隨著未來的發(fā)展，也許可能進(jìn)一步放開更多的文件，屆時這種表述方式就會成為障礙。并且第五部分第四章第5.1節(jié)已經(jīng)規(guī)定了查閱和復(fù)制的原則，因此該表述已無必要，進(jìn)行了刪除。

六、因協(xié)助執(zhí)行財產(chǎn)保全而中止的期限

（一）修改背景

根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第87條的規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局作為有義務(wù)協(xié)助調(diào)查、執(zhí)行的單位，在接到人民法院作出的民事裁定書和協(xié)助執(zhí)行通知書后，應(yīng)當(dāng)中止被保全的專利申請權(quán)或者專利權(quán)的有關(guān)程序。

根據(jù)2013年修改后的《民事訴訟法》第114條的規(guī)定，有義務(wù)協(xié)助調(diào)查、執(zhí)行的單位接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后，拒不協(xié)助查詢、扣押、凍結(jié)、劃撥、變價財產(chǎn)的，人民法院除責(zé)令其履行協(xié)助義務(wù)外，并可以予以罰款。根據(jù)《民事訴訟法》第242條的規(guī)定，人民法院有權(quán)根據(jù)不同情形扣押、凍結(jié)、劃撥、變價被執(zhí)行人的財產(chǎn)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》（法釋〔2015〕5號）第487條第1款對財產(chǎn)保全的期限也進(jìn)行了規(guī)定：“人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過一年，查封、扣押動產(chǎn)的期限不得超過兩年，查封不動產(chǎn)、凍結(jié)其他財產(chǎn)權(quán)的期限不得超過三年。”

基于以上新修訂法律和發(fā)布的司法解釋，本次《指南》修改進(jìn)行了適應(yīng)性修改。

（二）修改方案及其說明

基于上述理由，本次修改主要是梳理了《指南》中因協(xié)助執(zhí)行財產(chǎn)保全而中止的期限的有關(guān)規(guī)定，對第五部分第七章第7.4.2節(jié)、第7.4.3節(jié)和第7.5.2節(jié)的內(nèi)容進(jìn)行了統(tǒng)一調(diào)整。

其中，刪除第五部分第七章第7.4.2節(jié)中 “中止期限一般為六個月。自收到民事裁定書之日起滿六個月的，該中止程序結(jié)束”“中止程序續(xù)展六個月”以及“對于同一法院對同一案件在執(zhí)行程序中作出的保全裁定，專利局中止的期限不超過十二月，在審判程序中作出的保全裁定，專利局中止的期限可以適當(dāng)延長”的規(guī)定，明確專利局應(yīng)當(dāng)按照民事裁定書及協(xié)助執(zhí)行通知書寫明的財產(chǎn)保全期限中止有關(guān)程序。

刪除第五部分第七章第7.4.3節(jié)中“或者應(yīng)人民法院要求協(xié)助執(zhí)行財產(chǎn)保全的中止”的規(guī)定。新的第五部分第七章第7.4.3節(jié)表述為：“對涉及無效宣告程序中的專利，應(yīng)權(quán)屬糾紛當(dāng)事人請求的中止，中止期限均不超過一年，中止期限屆滿專利局將自行恢復(fù)有關(guān)程序。”也就是說，在無效宣告程序中，應(yīng)人民法院要求協(xié)助執(zhí)行財產(chǎn)保全的中止，不再設(shè)定中止期限均不超過一年的限制。

將《指南》第五部分第七章第7.5.2節(jié)中的“中止期限為六個月”修改為“中止期限為民事裁定書及協(xié)助執(zhí)行通知書寫明的財產(chǎn)保全期限”。此處修改的理由與第五部分第七章第7.4.2節(jié)一致，是適應(yīng)性修改，表明在輪候保全中也同樣適用上述規(guī)定。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局審查業(yè)務(wù)管理部。