于艷淼

一、問題提出

在我國專利申請中，母案要求了優(yōu)先權(quán)的分案申請是否需要在提出分案時再次提交優(yōu)先權(quán)聲明？如未在分案提出時聲明是否可以請求權(quán)利恢復(fù)？恢復(fù)權(quán)利的期限是多長？這一系列問題常常困擾著申請人、代理人及專利審查員。在我國現(xiàn)行的專利法律法規(guī)和規(guī)章中，對母案要求了優(yōu)先權(quán)的分案申請的優(yōu)先權(quán)聲明時機(jī)及其權(quán)利恢復(fù)期限的規(guī)定非常模糊，業(yè)界人士對此也莫衷一是。本文結(jié)合有關(guān)法律法規(guī)，對該問題進(jìn)行簡要梳理。

二、概念梳理

（一）優(yōu)先權(quán)

優(yōu)先權(quán)原則源自“巴黎公約”，其目的是為方便成員國國民就其發(fā)明創(chuàng)造在本國提出專利申請后，在其他成員國申請獲得專利權(quán)。所謂“優(yōu)先權(quán)”是指申請人在一個成員國首次提出申請后，在一定期限內(nèi)就相同主題在其它成員國提出申請的，其在后申請?jiān)谀承┓矫姹灰暈槭窃谑状紊暾埖纳暾埲仗岢龅?。①專利制度之所以確立優(yōu)先權(quán)原則，是因?yàn)榻^大多數(shù)國家的專利法都采用先申請?jiān)瓌t。根據(jù)該原則，對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，只對最先提出專利申請的人授予專利權(quán)。

我國《專利法》第29條對優(yōu)先權(quán)及時限有明確規(guī)定②，無論是外國優(yōu)先權(quán)還是本國優(yōu)先權(quán)，在后申請都能以其首次申請的申請日作為優(yōu)先權(quán)日。

（二）分案申請

專利法第31條對專利申請做了單一性規(guī)定，對于不符合單一性要求的專利申請，《專利法實(shí)施細(xì)則》（“以下簡稱“細(xì)則”）第42條規(guī)定：一件專利申請包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請人可以在本細(xì)則第54條第1款規(guī)定的期限屆滿前，向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請。也就是說，基于不符合單一性要求的一項(xiàng)專利申請，申請人可以主動或者依據(jù)審查員的審查意見提出分案申請，以克服單一性缺陷。

細(xì)則第43條第1款規(guī)定：分案申請，可以保留原申請日，享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日。③該規(guī)定主要是考慮合案提出專利申請時申請人實(shí)際上已經(jīng)向國家知識產(chǎn)權(quán)局披露了多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，并表達(dá)了希望就這些發(fā)明創(chuàng)造均獲得專利保護(hù)的意愿，分案申請可以保留原申請日，原申請享有優(yōu)先權(quán)的，分案申請還可以保留優(yōu)先權(quán)日，這樣就保障了專利申請人的正當(dāng)利益。④

（三）權(quán)利恢復(fù)

我國專利制度中（細(xì)則第6條）對于因各種原因?qū)е聶?quán)利喪失給出了救濟(jì)制度，即在一定條件和手續(xù)下，允許申請權(quán)利恢復(fù)⑤，當(dāng)申請人由于個人原因?qū)е聶?quán)利喪失的，一般情況下會有兩個月恢復(fù)期，通常情況下，審查員的各類視為未提出的通知書（下文簡稱“視未通知”）均有兩個月的恢復(fù)期。而對于優(yōu)先權(quán)的恢復(fù)問題，《專利審查指南》（“以下簡稱指南”）的第一部分第一章中規(guī)定：視為未要求優(yōu)先權(quán)并屬于下列情形之一的，申請人可以根據(jù)細(xì)則第6條的規(guī)定請求恢復(fù)：……（4）分案申請的原申請要求了優(yōu)先權(quán)。⑥即，優(yōu)先權(quán)視未后，申請人可以補(bǔ)救，只需在規(guī)定期限內(nèi)克服缺陷并提出恢復(fù)請求，而母案要求了優(yōu)先權(quán)的分案申請也在權(quán)利恢復(fù)的允許范圍內(nèi)。

（四）關(guān)于期限

在專利申請過程中，有很多期限，民事行為法指出附期限行為是指當(dāng)事人在法律行為中設(shè)定一定的期限，并將期限的到來作為民事法律行為效力的發(fā)生或消滅的依據(jù)⑦。在我國專利制度中期限分為：1、法定期限，專利法及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的各種期限；2、指定期限，審查員在根據(jù)專利法及其細(xì)則作出的各種通知中，規(guī)定申請人（或?qū)＠麢?quán)人）、其他當(dāng)事人作出答復(fù)或者進(jìn)行某種行為的期限，指定期限一般為兩個月。⑧ 指定期限是由國家知識產(chǎn)權(quán)局規(guī)章明確規(guī)定的，具有法律效力，之所以做出此類規(guī)定是為了更好的界定法律行為的效力，規(guī)范專利申請和審查流程，更好的保護(hù)創(chuàng)新主體和公眾的合法權(quán)益。

三、政策模糊點(diǎn)及目前做法

（一）分案申請的優(yōu)先權(quán)是否需要再次聲明

根據(jù)細(xì)則第43條規(guī)定⑨，很多申請人、甚至代理人都會認(rèn)為基于已經(jīng)享有優(yōu)先權(quán)的母案提出的分案，應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于自動享有母案的優(yōu)先權(quán)日，即該分案申請不需再另做優(yōu)先權(quán)聲明。

但是實(shí)際并非如此，因?yàn)槲覈鴮＠ǖ?0條規(guī)定：申請人要求優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在申請的時候提出書面聲明，未提出書面聲明或的，視為未要求優(yōu)先權(quán)。即如分案提出時未聲明，根據(jù)專利法將視為未要求優(yōu)先權(quán)。審查員據(jù)此審查合法合理（因?yàn)椴⒉皇撬蟹职干暾埗急厝幌碛心赴傅膬?yōu)先權(quán)）。以上兩種理解似乎都有依據(jù)，因此分案申請的優(yōu)先權(quán)是否需要聲明在法規(guī)和法理理解上存在一定分歧。

（二）分案申請的優(yōu)先權(quán)是否可以恢復(fù)

雖然在專利法和細(xì)則中對這個問題并沒有做具體規(guī)定，但在指南中明確規(guī)定分案申請的原申請要求了優(yōu)先權(quán)的情況下視為未要求優(yōu)先權(quán)可以恢復(fù)⑩。

但本條規(guī)定的后面卻還有一句：“除以上情形外，其他原因造成被視為未要求優(yōu)先權(quán)的，不予恢復(fù)。例如，由于提出專利申請時未在請求書中提出聲明而視為未要求優(yōu)先權(quán)的，不予恢復(fù)要求優(yōu)先權(quán)的權(quán)利?！边@一補(bǔ)充說明反而讓很多人產(chǎn)生了疑惑。

（三）分案申請的優(yōu)先權(quán)恢復(fù)有無期限

在優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的問題中，其規(guī)定的前三種情況的恢復(fù)期為2個月，因?yàn)檫@三種情況會有審查員發(fā)出建立2個月恢復(fù)期的“優(yōu)先權(quán)視為未要求通知書”，但對于第四種情況，也就是我們所要研究的問題是沒有期限限制的，因?yàn)槿绻暾埲藳]有在分案申請的同時填寫優(yōu)先權(quán)聲明，審查員將無法發(fā)出視未通知，也就是如果申請人后來想要彌補(bǔ)，根據(jù)目前的規(guī)定是可以提出恢復(fù)請求，并且一般會審核通過的——這又是一個盲點(diǎn)和不規(guī)范之處。

（四）目前審查工作實(shí)踐中的一般做法

針對以上幾個問題，目前的審查工作實(shí)踐中的一般做法是：1、實(shí)審過程中，審查員一般認(rèn)為分案申請應(yīng)當(dāng)同時聲明優(yōu)先權(quán)，如不聲明則視為未要求，則實(shí)質(zhì)審查按照母案申請日檢索；2、初審過程中，當(dāng)初審審查員發(fā)現(xiàn)一份分案申請的母案要求了優(yōu)先權(quán)，但其未在分案申請的請求書中填寫優(yōu)先權(quán)聲明時，一般通過電話或便函，提醒申請人，建議其提交該分案不要求優(yōu)先權(quán)的意見陳述或者權(quán)利恢復(fù)手續(xù)；3、因?yàn)闆]有明文規(guī)定，根據(jù)立法宗旨和指南規(guī)定，如提恢復(fù)請求，將予以恢復(fù)優(yōu)先權(quán)。

四、對策建議

為了進(jìn)一步規(guī)范專利審查和申請流程，更好的保護(hù)創(chuàng)新主體和公眾的合法權(quán)益，本文認(rèn)為，對分案申請的優(yōu)先權(quán)恢復(fù)問題，我國專利制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步完善：

（一）從制度角度，明確分案申請的優(yōu)先權(quán)應(yīng)當(dāng)再次聲明

因?yàn)閷Ψ职干暾埵欠裥枰俅翁峤粌?yōu)先權(quán)聲明的理解存在歧義，根據(jù)專利法第31條的規(guī)定“申請人要求優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在申請的時候提出書面聲明?！苯ㄗh在專利審查指南中對分案申請的優(yōu)先權(quán)需要再次聲明做明確規(guī)定，即在初步審查部分，明確母案要求了優(yōu)先權(quán)的分案申請需要提交優(yōu)先權(quán)聲明，如未在分案申請的請求書中提出優(yōu)先權(quán)聲明，則審查員需要發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書，且建立兩個月的恢復(fù)期；在實(shí)質(zhì)審查部分，進(jìn)一步明確一份分案申請，要求了母案優(yōu)先權(quán)的按照優(yōu)先權(quán)日檢索，未要求優(yōu)先權(quán)的，按照母案申請日檢索。

（二）從操作角度，優(yōu)化專利審查與申請系統(tǒng)

在制度完善的基礎(chǔ)上，從規(guī)范操作角度，應(yīng)當(dāng)對所研究的此類分案申請的審查流程和期限做具體規(guī)定和系統(tǒng)修改。首先，對于現(xiàn)有的審查系統(tǒng)，分案申請的優(yōu)先權(quán)審查項(xiàng)應(yīng)當(dāng)作出相應(yīng)調(diào)整或修改，對母案享有優(yōu)先權(quán)的分案申請自動建立優(yōu)先權(quán)審查項(xiàng)，以便于審查員對該項(xiàng)發(fā)出各類通知書。其次，在專利申請平臺端可做的調(diào)整有：遞交分案申請時系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠自動關(guān)聯(lián)母案的優(yōu)先權(quán)信息，并根據(jù)母案優(yōu)先權(quán)要求情況提示申請人分案申請是否要求優(yōu)先權(quán)，是否需要修改請求書等，如果母案要求了優(yōu)先權(quán)，分案不需要要求，則直接進(jìn)入某一信息確認(rèn)界面等等。（作者單位：國家知識產(chǎn)權(quán)局）

注釋：

① 尹新天.中國專利法詳解[M].北京.知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012：283.

② 國家知識產(chǎn)權(quán)局.《中華人民共和國專利法》[M]. 2010.

③ 國家知識產(chǎn)權(quán)局.《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》[M]. 2010.

④ 尹新天.中國專利法詳解[M].北京.知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012：303-304.

⑤ 國家知識產(chǎn)權(quán)局.《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》[M]. 2010.

⑥ 國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：第一部分第一章6.2.5.

⑦ 董安生.民事法律行為[M].北京：中國人民大學(xué)出版社，2002：300.

⑧ 國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：第五部分第七章.

⑨ 國家知識產(chǎn)權(quán)局.《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》[M]. 2010：“依照本細(xì)則第四十二條規(guī)定提出的分案申請，可以保留原申請日，享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日，但是不得超出原申請記載的范圍。

⑩ 國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：第一部分第一章6.2.5.