陸晴

摘要：方法專利拆分實施是由數(shù)行為人分擔(dān)實施方法專利步驟的行為，該行為態(tài)樣因理論難點在法律適用上存在爭議。美國司法界針對這一行為態(tài)樣提出控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)，以客觀上是否存在一行為人對于其他行為人有指揮或控制行為為主要判斷標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)基于專利法基本原則，對方法專利拆分實施行為實際上不是共同侵權(quán)而是直接侵權(quán)這一定性恰當(dāng)，對我國處理方法專利拆分實施侵權(quán)認(rèn)定有很強(qiáng)的借鑒意義。引入控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)將能進(jìn)一步厘清專利直接侵權(quán)與共同侵權(quán)的界限，嚴(yán)格遵守全面覆蓋原則避免不當(dāng)擴(kuò)張專利權(quán)范圍，實現(xiàn)專利權(quán)人與一般公眾的利益均衡。

關(guān)鍵詞：方法專利；拆分實施；直接侵權(quán)；控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)

方法專利拆分實施侵權(quán)，即國外學(xué)界所稱共同侵權(quán)（Joint infringement）或拆分侵權(quán)（Divided infringement）。①該概念指兩個以上行為人分別實施方法專利的一部分步驟，在全面覆蓋原則之下，并沒有任何一人的行為構(gòu)成專利直接侵權(quán)，然而卻發(fā)生數(shù)行為人行為整體包含全部專利步驟的事實。因科技創(chuàng)新發(fā)展，此類糾紛在美國日益增加，而美國法上的方法專利直接侵權(quán)之成立限于單一主體實施了訴爭方法專利的全部步驟，對此類糾紛的處理產(chǎn)生了許多爭議。然而，此類問題并非單純存在于美國專利法中，目前我國司法實務(wù)中將方法專利拆分實施案件定性為共同侵權(quán)案件，適用民法上的共同侵權(quán)規(guī)則，這一做法看似合理，實際上也存在著較嚴(yán)重的缺陷。

為應(yīng)對此種困境，美國司法界在經(jīng)過多年研究之后于BMC案②確立了針對方法專利拆分實施侵權(quán)判定的控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)（direction or control），即在方法專利拆分實施案件中，存在一方指揮或者控制了整個過程，其中每一步驟皆應(yīng)可歸因于控制方，因此，控制方構(gòu)成實質(zhì)上的直接侵權(quán)，由控制方承擔(dān)責(zé)任?？刂苹蛑笓]標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)勢在于，該標(biāo)準(zhǔn)基于專利法的整體構(gòu)架，適用時不會與既有專利侵權(quán)判定原則發(fā)生沖突。當(dāng)然，從專利權(quán)人的角度來看，控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)對于專利權(quán)的保護(hù)是較為有限的，因為該標(biāo)準(zhǔn)明確排除了獨立合作（arms-length cooperation）的可歸責(zé)性。但筆者認(rèn)為這種有限的保護(hù)實際上正是處理方法專利拆分實施行為應(yīng)有的態(tài)度，蓋因?qū)＠◣в袊曳ㄒ嫔剩魏螌＠ㄉ系母膭佣家⒅貙＠麢?quán)人和社會公眾之間的利益均衡。相較于過于寬松的共同侵權(quán)理論，引入控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)處理方法專利拆分實施的侵權(quán)認(rèn)定將是現(xiàn)階段較為妥帖的做法。

一、我國以共同侵權(quán)理論處理方法專利拆分實施行為的現(xiàn)狀

我國司法實務(wù)中處理方法專利拆分實施一般適用《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第8至10條關(guān)于共同侵權(quán)的規(guī)定，最高人民法院發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第十二條，最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（公開征求意見稿）（以下簡稱《解釋二》意見稿）第二十五條，北京市高級人民法院制定并下發(fā)的《專利侵權(quán)判定指南》（以下簡稱《指南》）第105至109條關(guān)于共同侵權(quán)的規(guī)定。按照以上條文可將專利共同侵權(quán)行為態(tài)樣分為三類：模式一，間接侵權(quán)人與直接侵權(quán)人構(gòu)成共同侵權(quán)；模式二，兩個或兩個以上各自構(gòu)成直接侵權(quán)的行為人構(gòu)成共同侵權(quán)；模式三，數(shù)行為人共同構(gòu)成直接侵權(quán)。按照條文規(guī)定，方法專利拆分實施屬于模式三，構(gòu)成直接侵權(quán)同時也構(gòu)成共同侵權(quán)。

模式一即間接侵權(quán)人與直接侵權(quán)人構(gòu)成共同侵權(quán)的情形，主要涉及的條文是《侵權(quán)責(zé)任法》第9條③、《指南》第106條④、108條⑤、109條⑥和《解釋二》意見稿第二十五條⑦。專利侵權(quán)不存在未遂，同時法條并沒有規(guī)定專利共同侵權(quán)的未遂情形，因此可以推出共同侵權(quán)成立需要以直接侵權(quán)存在為基礎(chǔ)。構(gòu)成要件方面《指南》和《解釋二》意見稿并不統(tǒng)一，《指南》并不對間接侵權(quán)的構(gòu)成要求任何主觀要件，而《解釋二》意見稿要求間接侵權(quán)人主觀上需要有“明知”。

模式二即數(shù)個各自構(gòu)成直接侵權(quán)的行為人間構(gòu)成共同侵權(quán)情形，主要涉及的條文是《解釋》第十二條⑧、《指南》第105條⑨和107條⑩。以上條文中所述“分工合作”指的是數(shù)個行為人分工一方制造專利產(chǎn)品一方銷售所制造的專利產(chǎn)品的情形，“相互分工協(xié)作”指協(xié)作任何一方主體都各自成立專利直接侵權(quán)的情形。構(gòu)成要件方面，此種模式的共同侵權(quán)不要求主觀要件，只要客觀上構(gòu)成分工合作即可。

模式三即數(shù)行為人共同構(gòu)成直接侵的情形，主要涉及的條文是《侵權(quán)責(zé)任法》第8條B11和《指南》第105條。以上條文可適用于處理方法專利拆分實施。構(gòu)成要件方面，條文并未要求數(shù)行為之間需要有主觀共同，只要數(shù)行為人的行為整體上構(gòu)成全面覆蓋他人專利即可，實際效果與美國的參與結(jié)合行為理論類同。參與結(jié)合行為理論認(rèn)為，當(dāng)專利侵權(quán)的結(jié)果源自于超過一個以上行為人或者主體之行為的參與及結(jié)合，那么所有行為人為共同侵權(quán)人，共同負(fù)擔(dān)專利侵權(quán)責(zé)任。B12該理論在美國所受的批評主要是太過寬松，導(dǎo)致專利保護(hù)范圍的無序擴(kuò)張，以《指南》第105條處理方法專利拆分實施行為，也會產(chǎn)生同樣的后果。

從整體上看，我國的專利侵權(quán)條文體系中并未明確直接侵權(quán)與共同侵權(quán)的界限，這就造成兩種制度多層面上的競合，為方法專利拆分實施行為具體適用法律制造了困難。Linn 法官認(rèn)為美國專利法間接侵權(quán)規(guī)則從共同侵權(quán)理論發(fā)展而來，將責(zé)任擴(kuò)張到了數(shù)行為人非獨立侵害專利的情形，可指出同條直接侵權(quán)規(guī)則應(yīng)被排除在共同侵權(quán)責(zé)任范圍外B13。也就是說，美國專利法將直接侵權(quán)和共同侵權(quán)作為兩類互不兼容的專利侵權(quán)態(tài)樣處理，專利直接侵權(quán)是嚴(yán)格責(zé)任，不要求主觀要件，間接侵權(quán)有主觀認(rèn)識要求，因為間接侵權(quán)是從共同侵權(quán)理論中發(fā)展出來的。而我國專利法中并沒有將直接侵權(quán)和共同侵權(quán)做如此壁壘分明的區(qū)分，以至于很多情況下它們相互雜糅一處，更使行為構(gòu)成要件混亂不堪。

二、控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)的合理性分析

控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定在專利方法拆分實施案件中，存在一方指揮或者控制了整個過程，其中每一步皆可歸因于控制方，控制方構(gòu)成實質(zhì)上的直接侵權(quán)，由控制方承擔(dān)責(zé)任；若不構(gòu)成控制或指揮，則直接侵權(quán)不成立。BMC案中法院認(rèn)為代理關(guān)系可以滿足控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)，僅有獨立合作將不會使任何人負(fù)擔(dān)直接侵權(quán)責(zé)任。之后Muniauction案和Akamai案進(jìn)一步澄清了控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)，Muniauction案中法院認(rèn)為被告介紹他的用戶完成了一個或數(shù)個專利步驟無需承擔(dān)直接侵權(quán)責(zé)任B14；Akamai案強(qiáng)調(diào)被告與行為人間存在強(qiáng)制履行的義務(wù)也可滿足標(biāo)準(zhǔn)。B15控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)提出了較為明確的方法專利拆分實施侵權(quán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，其合理性體現(xiàn)在如下幾個方面：

（一）控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)符合單一主體原則

單一主體原則是由美國判例法確定的，要求專利侵權(quán)客觀上顯示有一個被告實施了專利發(fā)明的每一個要素。B16單一主體原則并未作為一項成文規(guī)則載入專利法，但是其約束力不容忽視，因為它實際上是專利直接侵權(quán)條文的文中之意。因?qū)＠苯忧謾?quán)的嚴(yán)格責(zé)任本質(zhì)，才會將其責(zé)任限制在實施全部權(quán)利要求步驟之人，單一主體原則與直接侵權(quán)條文的目的一樣，乃是為了保護(hù)未實施全部專利要素之行為人不需要負(fù)擔(dān)直接侵權(quán)責(zé)任。處理方法專利拆分實施問題時，面臨的第一個法律適用難點就是，多主體參與的專利實施行為是否會因單一主體原則而無法予以規(guī)制?？刂苹蛑笓]標(biāo)準(zhǔn)很好地解決了這一難題，因為在該標(biāo)準(zhǔn)之下實際上只有一個侵權(quán)人，其他行為人只是侵權(quán)人操縱的木偶，地位等同于工具，不會被視為侵權(quán)人。

（二）控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)對方法專利拆分實施行為的定性恰當(dāng)

控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)為，方法專利拆分實施實質(zhì)上并不是共同侵權(quán)，而是直接侵權(quán)。在方法專利拆分實施情形下，因為任一行為人的行為皆未構(gòu)成直接侵權(quán)，若要以數(shù)行為人行為整體對其歸責(zé)，則不得不考慮對數(shù)行為人行為整體的定性，是否會擴(kuò)張訴爭專利的專利權(quán)保護(hù)范圍。Akamai案（en bance）B17在美國聯(lián)邦巡回上訴法院和美國聯(lián)邦最高法院之間的爭論深入探討了這一議題。上訴法院認(rèn)為在行為人間為等價的關(guān)系或無代理關(guān)系，任何一行為人并未實施該方法專利之所有步驟時，無直接侵權(quán)責(zé)任存在，此時應(yīng)當(dāng)援引專利法271條（b）項引誘侵權(quán)的相關(guān)規(guī)定處理，并進(jìn)一步指出引誘侵權(quán)的基礎(chǔ)直接侵權(quán)不限于271條（a）項的內(nèi)容，完成了實施訴爭專利所必要的行為即可視為引誘侵權(quán)的歸責(zé)基礎(chǔ)。

上訴法院這一顛覆性的嘗試并未生效多久，就被最高法院在之后對Akamai案的判決中推翻。最高法院在針對Akamai案的判決中指出，上訴法院所做的271條（b）項的解釋是錯誤的，最高法院認(rèn)為上訴法院誤解了方法專利的侵權(quán)方式，提出如果一個被告支付他人報酬，指使其完成一個含有12個步驟的專利方法其中的一個步驟，而沒人完成剩下的步驟，但是這一個步驟可以被看成是這個方法中最重要的步驟時如何處理？在這個案件中，被告將沒有任何抗辯理由來避免承擔(dān)在上訴法院解釋之下的引誘責(zé)任，這等于是許可將引誘責(zé)任用于沒有全面實施方法專利所有步驟的行為人。

最高法院對上訴法院判決的反駁重申了BMC案的觀點，再次強(qiáng)調(diào)方法專利拆分實施行為實質(zhì)上不是共同侵權(quán)，因此如果以共同侵權(quán)理論來解決這一問題，必然會引發(fā)一系列制度沖突。控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)或許并不完美，但它抓到了方法專利拆分實施行為的核心，對于該行為態(tài)樣的定性是妥當(dāng)?shù)模虼艘灿懈鼜?qiáng)的合理性和更大的發(fā)展空間。

三、我國當(dāng)于方法專利拆分實施的侵權(quán)認(rèn)定中引入控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)

如上文所述，控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)是目前處理方法專利拆分實施最為妥適的標(biāo)準(zhǔn)，我國當(dāng)將之引入專利法。其一因單一主體原則實際上是專利侵權(quán)嚴(yán)格責(zé)任所包含之要求；其二在于我國司法解釋已經(jīng)確定共同侵權(quán)應(yīng)當(dāng)基于直接侵權(quán)之存在。因此，我國應(yīng)當(dāng)引入控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)處理方法專利拆分實施的侵權(quán)認(rèn)定。

在具體的制度改進(jìn)上，首先，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定共同侵權(quán)的行為態(tài)樣與構(gòu)成要件，不再將方法專利拆分作為共同侵權(quán)處理。因為專利直接侵權(quán)的嚴(yán)格責(zé)任本質(zhì)，實際上不可由法律以外的法律文件予以擴(kuò)大，應(yīng)當(dāng)刪除《專利侵權(quán)判定指南》第105條中數(shù)行為人共同構(gòu)成直接侵權(quán)的規(guī)定。其次，在專利法或司法解釋中規(guī)定處理方法專利拆分實施的控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)當(dāng)增加規(guī)定：“兩人以上參與實施一項方法專利，但無任何一行為人實施了該方法的所有步驟，其中存在具有控制地位的行為人以代理關(guān)系、契約約定或其他方式為其他行為人設(shè)定義務(wù)，將該方法專利之部分步驟由一個或數(shù)個其他行為人實施的情形，該具有控制地位的行為人負(fù)專利法十一條規(guī)定的侵權(quán)責(zé)任?！?/p>

最后，控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)還需進(jìn)一步發(fā)展。目前控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)的問題在于標(biāo)準(zhǔn)的邊界還不十分確定，可以明確達(dá)到代理關(guān)系或強(qiáng)制性合同義務(wù)可滿足標(biāo)準(zhǔn)，同時獨立合作不滿足標(biāo)準(zhǔn)。但是在這兩條界限之間還存在尚未厘清的灰色區(qū)域，因此參與審理Akamai案的Newman法官提出以代位侵權(quán)理論取代代理理論，以認(rèn)定被告達(dá)到控制或指揮的程度。代位侵權(quán)理論和代理理論的區(qū)別在于代位侵權(quán)理論在適用上被告與其他行為人的關(guān)系相較代理理論而言寬松，認(rèn)定程度不需要這么緊密，被告將比較容易負(fù)擔(dān)責(zé)任。無論如何，控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)還有大量的細(xì)節(jié)問題值得討論，對于該標(biāo)準(zhǔn)在我國的適用前景，也還需要學(xué)界和司法界更加深入的探討。（作者單位：浙江師范大學(xué)法政學(xué)院）

參考文獻(xiàn)：

[1]BMC Resources， Inc.， v. Paymentech， L.P.， 498 F.3d 1373， 1378-79 （Fed. Cir. 2007）.

[2]Muniauction， Inc. v. Thomson Corp.， 532 F.3d 1318 （Fed. Cir. 2008）.

[3]Akamai Techs.， Inc. v. Limelight Networks， Inc.， No. 2009-1372， 2010 WL 5151337 （Fed.Cir. Dec. 20， 2010）.

[4]Akamai v. Limelight&McKesson v. Epic（Fed. Cir. 2012） （en banc）.

[5]LimelightI Networks， inc.v.Akamai Technologies， inc. et a1.No. 12-786.（2014）

注解：

①此處的Joint infringement譯為共同侵權(quán)，但是與一般所稱民法上的共同侵權(quán)（Joint tort）不同，為避免混淆，筆者采用Divided infringement這一概念，譯為拆分侵權(quán)。

②BMC Resources， Inc.， v. Paymentech， L.P.， 498 F.3d 1373， 1378-79 （Fed. Cir. 2007）.

③《侵權(quán)責(zé)任法》第9條規(guī)定，教唆、幫助他人實施侵權(quán)行為的，應(yīng)當(dāng)與行為人承擔(dān)連帶責(zé)任。

④《指南》第106條規(guī)定，教唆、幫助他人實施專利法第十一條規(guī)定的行為的，與實施人為共同侵權(quán)人。

⑤《指南》第108條規(guī)定，提供、出售或者進(jìn)口專門用于實施他人產(chǎn)品專利的材料、專用設(shè)備或者零部件的，或者提供、出售或者進(jìn)口專門用于實施他人方法專利的材料、器件或者專用設(shè)備的，上述行為人與實施人構(gòu)成共同侵權(quán)。

⑥《指南》第109條規(guī)定，為他人實施專利法第十一條規(guī)定的行為提供場所、倉儲、運輸?shù)缺憷麠l件的，與實施人構(gòu)成共同侵權(quán)。

⑦《解釋二》意見稿第二十五條規(guī)定，明知有關(guān)產(chǎn)品系專門用于實施發(fā)明創(chuàng)造的原材料、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權(quán)人許可，將該產(chǎn)品提供給無權(quán)實施該專利的人或者依法不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的人實施，權(quán)利人主張該提供者的行為屬于侵權(quán)責(zé)任法第九條規(guī)定的幫助侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持。明知有關(guān)產(chǎn)品、方法可以用于實施發(fā)明創(chuàng)造，未經(jīng)專利權(quán)人許可，通過提供圖紙、傳授技術(shù)方案等方式積極誘導(dǎo)無權(quán)實施該專利的人或者依法不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的人實施，權(quán)利人主張該誘導(dǎo)者的行為屬于侵權(quán)責(zé)任法第九條規(guī)定的教唆侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持。

⑧《解釋》第十二條規(guī)定，將侵犯發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第十一條規(guī)定的使用行為；銷售該另一產(chǎn)品的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為。…… 對于前兩款規(guī)定的情形，被訴侵權(quán)人之間存在分工合作的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為共同侵權(quán)。

⑨《指南》第105條規(guī)定，兩人以上共同實施專利法第十一條規(guī)定的行為，或者兩人以上相互分工協(xié)作，共同實施專利法第十一條規(guī)定的行為的，構(gòu)成共同侵權(quán)。

⑩第107條，將侵犯專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品并出售的，如果被訴侵權(quán)人存在分工合作，構(gòu)成共同侵權(quán)。

B11《侵權(quán)責(zé)任法》第8條規(guī)定，二人以上共同實施侵權(quán)行為，造成他人損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

B12Metal Film Co. v. Metlon Corp.316 F. Supp. 96， 110-11 （S.D.N.Y. 1970）.

B13Akamai v. Limelight&McKesson v. Epic（Fed. Cir. 2012） （en banc）.

B14Muniauction， Inc. v. Thomson Corp.， 532 F.3d 1318 （Fed. Cir. 2008）.

B15Akamai Techs.， Inc. v. Limelight Networks， Inc.， No. 2009-1372， 2010 WL 5151337 （Fed.Cir. Dec. 20， 2010）.

B16Mark A. Lemley et al.， Divided Infringement Claims， 33 AIPLA Q.J. 255，256（2005）.

B17Akamai v. Limelight&McKesson v. Epic（Fed. Cir. 2012） （en banc）