石必勝

在司法實踐中，包含圖形用戶界面（GraphicUser Interface，GUI）的外觀設(shè)計是否應(yīng)當(dāng)授權(quán)，涉及到很多問題，例如，在法律和行政法規(guī)關(guān)于外觀設(shè)計專利權(quán)授權(quán)客體沒有變化的情況下，國家知識產(chǎn)權(quán)局第68號對外觀設(shè)計專利權(quán)授權(quán)客體進行較大調(diào)整是否合適？第68號令實施之前提出專利申請的包含圖形用戶界面的外觀設(shè)計是否應(yīng)當(dāng)獲得授權(quán)？如果包含圖形用戶界面的外觀設(shè)計應(yīng)當(dāng)獲得授權(quán)，如何確定授權(quán)條件？專利申請人是否應(yīng)當(dāng)在照片或圖片中明確哪些屬于圖形用戶界面？筆者在審理（2014）高行（知）終字第2815號“便攜式顯示設(shè)備（帶圖形用戶界面）”的外觀設(shè)計專利申請駁回復(fù)審行政糾紛案中，就遇到了上述問題。限于篇幅，本文只討論其中一個問題，即包含圖形用戶界面的外觀設(shè)計專利申請文件中是否必須指明哪些部分是通電圖案。

一、簡要案情及爭議焦點

201 O年7月26日，蘋果公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出名稱為“便攜式顯示設(shè)備（帶圖形用戶界面）”的外觀設(shè)計專利申請（簡稱本申請）。本申請的申請?zhí)枮?01030255255.5，優(yōu)先權(quán)日為2010年1月27日。2011年6月16日，國家知識產(chǎn)權(quán)局原審查部門駁回了本申請，理由是：本申請視圖表達的內(nèi)容包含產(chǎn)品通電后顯示的圖案，屬于不授予外觀設(shè)計專利權(quán)的情形，不符合2006年修正的《專利法》第二條第四款的規(guī)定。蘋果公司對上述駁回決定不服向?qū)＠麖?fù)審委員會提出復(fù)審請求。

2013年5月2日，專利復(fù)審委員會作出第49596號復(fù)審請求審查決定，認為：《專利審查指南》第一部分第三章第7.4小節(jié)中規(guī)定：“產(chǎn)品通電后顯示的圖案，例如電子表盤顯示的圖案，手機顯示屏上顯示的圖案、軟件界面等”屬于不授予外觀設(shè)計專利權(quán)的情形。本申請涉及一種帶有圖形用戶界面的便攜式顯示設(shè)備，根據(jù)本申請的外觀設(shè)計圖片可知，其主視圖包含有圖形用戶界面的若干圖標(biāo)設(shè)計，上述圖標(biāo)需要在通電后才能顯示，這樣的申請屬于我國《專利審查指南》規(guī)定的“產(chǎn)品通電后顯示的圖案，例如電子表盤顯示的圖案，手機顯示屏上顯示的圖案、軟件界面等”不授予外觀設(shè)計專利權(quán)的情形，因此本申請不符合《專利法》第二條第四款的規(guī)定。因此，專利復(fù)審委員會決定：維持國家知識產(chǎn)權(quán)局對本申請的駁回決定。

蘋果公司不服第49596號提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院認為，根據(jù)《專利法》第二條第四款的規(guī)定，包括圖形用戶界面的產(chǎn)品外觀設(shè)計能夠成為我國外觀設(shè)計專利權(quán)的客體，專利復(fù)審委員會應(yīng)結(jié)合相關(guān)授權(quán)要件重新進行審查，因此，判決撤銷第49596號決定，判令專利復(fù)審委員會就本申請重新作出復(fù)審請求審查決定。

專利復(fù)審委員會不服原審判決，向北京市高級人民法院提出上訴，請求撤銷原審判決，維持第49596號決定，其主要上訴理由是本申請不符合《專利審查指南》第一部分第三章第7.4小節(jié)的規(guī)定，不應(yīng)獲得外觀設(shè)計專利授權(quán)。二審程序中的主要爭議焦點有：在國家知識產(chǎn)權(quán)局第68號令施行之前，包含圖形用戶界面的產(chǎn)品的外觀設(shè)計是否可以獲得外觀設(shè)計專利授權(quán)，換言之，在國家知識產(chǎn)權(quán)局第68號令施行之前，包含圖形用戶界面的產(chǎn)品的外觀設(shè)計是否屬于《專利法》第二條第四款規(guī)定的外觀設(shè)計專利授權(quán)客體。

二、明確通電圖案的難題

既然雙方爭議的焦點在于包含圖形用戶界面的外觀設(shè)計是否屬于外觀設(shè)計專利授權(quán)客體，那么從邏輯上就需要明確一個基本事實前提，即本申請中哪些部分是通電后才能顯示的圖案，哪些部分是產(chǎn)品硬件的形狀？但是，從本申請的圖片來看，不能確定哪些部分是通電后才能顯示的圖案，哪些部分是硬件的形狀。

本申請簡要說明沒有給出此問題的答案。本申請簡要說明載明：“產(chǎn)品名稱為便攜式顯示設(shè)備（帶圖形用戶界面），其可用于顯示信息（例如書本），也可用作媒體裝置或通訊工具等，分類號為14 01、14 02、14 05；設(shè)計要點在于產(chǎn)品的形狀和圖案”。簡要說明中沒有指明哪些部分是通電以后才能顯示的圖案。

雙方當(dāng)事人也沒有給出此問題的答案。雖然在二審訴訟程序中蘋果公司和專利復(fù)審委員會對于本申請中哪些部分是通電后才能顯示的圖案沒有爭議，但在審查程序、復(fù)審程序和一審訴訟程序中，雙方并沒有逐一明確本申請圖片中的哪些部分是硬件，哪些部分是通電后才能顯示的圖案。筆者在庭審過程中詢問，本申請的圖片中哪些部分是通電后才能顯示的圖案？蘋果公司和專利復(fù)審委員會都答復(fù)稱，一般消費者都能夠知曉哪些部分是通電后才能顯示的圖案。這樣的觀點存在以下問題；第一，如果申請日前的一般消費者能夠清楚地知道本申請中哪些部分是通電圖案，哪些部分是硬件，這樣的外觀設(shè)計是否還有新穎性和創(chuàng)造性？第二，在二審?fù)徶校P者指著本申請中設(shè)計1主視圖下方中間的圓圈問當(dāng)事人這是通電圖案還是硬件的形狀，當(dāng)事人均聲稱這不是通電圖案，但是，在圖片和簡要說明都沒有明確限定的情況下，憑借什么能夠這樣武斷地認為那個圓圈不是通電圖案而是硬件形狀？第三，雖然專利復(fù)審委員會和蘋果公司在訴訟程序中對哪些部分是通電后才能顯示的圖案沒有爭議，但外觀設(shè)計專利權(quán)具有公示性，即使國家知識產(chǎn)權(quán)局和專利申請人知道哪些部分是通電后才能顯示的圖案，相關(guān)公眾如何清楚地知道圖片或照片中的哪些部分是通電后才能顯示的圖案。

上述問題的根本原因在于《專利審查指南》存在缺陷。第68號令對《專利審查指南》的修改有兩個地方可能與通電圖案的確定有關(guān)。第68號令在《專利審查指南》第一部分第三章第4.2節(jié)第三段之后新增一段，內(nèi)容如下：“就包括圖形用戶界面的產(chǎn)品外觀設(shè)計而言，應(yīng)當(dāng)提交整體產(chǎn)品外觀設(shè)計視圖。圖形用戶界面為動態(tài)圖案的，申請人應(yīng)當(dāng)至少提交一個狀態(tài)的上述整體產(chǎn)品外觀設(shè)計視圖，對其余狀態(tài)可僅提交關(guān)鍵幀的視圖，所提交的視圖應(yīng)當(dāng)能唯一確定動態(tài)圖案中動畫的變化趨勢?！钡?8號令在《專利審查指南》第一部分第三章第4.5節(jié)第三段第（6）項之后新增一項，內(nèi)容如下：“（7）對于包括圖形用戶界面的產(chǎn)品外觀設(shè)計專利申請，必要時說明圖形用戶界面的用途、圖形用戶界面在產(chǎn)品中的區(qū)域、人機交互方式以及變化狀態(tài)等。”由此可見，按照《專利審查指南》的規(guī)定，專利申請人雖然應(yīng)當(dāng)提交能夠確定動態(tài)圖案變化趨勢的視圖，也可以說明圖形用戶界面的區(qū)域，但不是必須明確指出哪些部分屬于通電后才能顯示的圖形用戶界面，這就導(dǎo)致包含圖形用戶界面的外觀設(shè)計申請文件中沒有可以據(jù)此明確確定通電圖案的信息。

三、明確通電圖案的必要性

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條第二款規(guī)定，產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位，通常對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響。《專利審查指南》第四部分第五章第5.2.5.2節(jié)規(guī)定，對于變化狀態(tài)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)以其使用狀態(tài)所示的外觀設(shè)計作為與對比設(shè)計進行比較的對象，其判斷結(jié)論取決于對產(chǎn)品各種使用狀態(tài)的外觀設(shè)計的綜合考慮。上述規(guī)定均表明，產(chǎn)品使用時所具有的狀態(tài)也是相關(guān)外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛中應(yīng)當(dāng)予以考察的重要方面。通電圖案作為電子產(chǎn)品使用狀態(tài)的一個方面，對于確定外觀設(shè)計專利權(quán)保護范圍具有重要影響。

對于與本申請情況相似的包含了圖形用戶界面的產(chǎn)品外觀設(shè)計申請而言，在確定其外觀設(shè)計的具體內(nèi)容時，不僅應(yīng)當(dāng)考慮非通電狀態(tài)下的產(chǎn)品整體外觀設(shè)計，還應(yīng)當(dāng)考慮通電圖案，因為通電后才能顯示的圖形用戶界面對整體外觀設(shè)計有重要影響。國家知識產(chǎn)權(quán)局第68號令在《專利審查指南》第四部分第五章第6.1節(jié)第二段第（4）項之后新增一項，內(nèi)容如下“（5）對于包括圖形用戶界面的產(chǎn)品外觀設(shè)計，如果涉案專利其余部分的設(shè)計為慣常設(shè)計，其圖形用戶界面對整體視覺效果更具有顯著的影響”。這表明，產(chǎn)品通電后所顯示的富有設(shè)計美感的圖形用戶界面，在同類產(chǎn)品非通電狀態(tài)下整體外觀相同或相近的情況下，往往能夠成為吸引消費者并影響其購買決策的重要因素，成為區(qū)分相關(guān)產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計的重要部分。《專利法》第五十九條第二款規(guī)定：“外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn)，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計?！睘榱吮阌跍?zhǔn)確確定此類外觀設(shè)計的具體內(nèi)容和保護范圍，專利申請人應(yīng)當(dāng)在圖片或照片中，或者在簡要說明中，通過恰當(dāng)?shù)姆绞街该鲌D片或照片中的哪些部分屬于通電后才能顯示的圖形用戶界面。四、明確通電圖案的辦法

即使在第68號令修改《專利審查指南》之后，《專利審查指南》仍然沒有規(guī)定如何確定外觀設(shè)計中的哪些部分是通電后才能顯示的圖案。因此，無論在第68號令施行之前還是之后，包含有圖形用戶界面的外觀設(shè)計專利申請人都沒有專門指出圖片或照片中的哪些部分是通電后才能顯示的圖案，這就造成了包含圖形用戶界面的外觀設(shè)計的具體內(nèi)容和保護范圍實際上無法準(zhǔn)確地確定。無論是對于在第68號令施行前就提出外觀設(shè)計專利申請的申請人而言，還是對于依據(jù)第68號令已經(jīng)獲得外觀設(shè)計專利授權(quán)的專利權(quán)人而言，后果都有可能很嚴(yán)重。一個連外觀設(shè)計具體內(nèi)容都說不清楚的外觀設(shè)計專利或外觀設(shè)計專利申請，怎么讓人保護？為了解決這個問題，應(yīng)當(dāng)修改《專利審查指南》，規(guī)定外觀設(shè)計專利申請人必須在圖片或照片中，或者在簡要說明中，通過恰當(dāng)?shù)姆绞街该鲌D片或照片中的哪些部分屬于通電后才能顯示的圖案，否則，以外觀設(shè)計不清楚為由不予授權(quán)。

在（2014）高行（知）終字第281 5號“便攜式顯示設(shè)備（帶圖形用戶界面）”的外觀設(shè)計專利申請駁回復(fù)審行政糾紛案中，北京市高級人民法院認識到了指明通電圖案的重要性，在判決中表示：“所有包含有通電后才能顯示的圖案的外觀設(shè)計要獲得外觀設(shè)計專利授權(quán)，應(yīng)當(dāng)以恰當(dāng)?shù)姆绞矫鞔_指出哪些部分是通電后才能顯示的圖案。本申請在這個方面存在問題，專利復(fù)審委員會在重新進行審查時應(yīng)當(dāng)注意此問題?！?/p>

五、小結(jié)

“便攜式顯示設(shè)備（帶圖形用戶界面）”外觀設(shè)計專利申請駁回復(fù)審行政糾紛案引發(fā)我們思考如何準(zhǔn)確確定包含有圖形用戶界面的外觀設(shè)計中的通電圖案這個非常重要的問題，但按照現(xiàn)在對外觀設(shè)計專利申請文件的要求，這個問題有可能得不到準(zhǔn)確答案。第68號令允許對部分圖形用戶界面的外觀設(shè)計授權(quán)外觀設(shè)計專利權(quán)，但卻沒有要求專利申請人必須明確指明圖片或照片中的哪些部分是通電圖案，這是有缺陷的。為了避免不能準(zhǔn)確確定此類外觀設(shè)計的具體內(nèi)容和保護范圍，《專利審查指南》應(yīng)當(dāng)進行修改，規(guī)定專利申請人必須在圖片或照片中，或者在簡要說明中，通過恰當(dāng)?shù)姆绞街该鲌D片或照片中的哪些部分屬于通電后才能顯示的圖案，否則，包含圖形用戶界面的外觀設(shè)計在授權(quán)之后，在確定其具體內(nèi)容和保護范圍時，將會面臨更多的問題。