米開拉·莫迪亞羅

在2014年出臺(tái)的兩個(gè)重要決定中，歐洲專利局的上訴委員會(huì)對(duì)“重復(fù)專利申請(qǐng)”問題作出了裁定。

在這兩個(gè)案例中，申請(qǐng)人都提交了歐洲專利申請(qǐng)以及基于原申請(qǐng)的分案申請(qǐng)。原申請(qǐng)中“瑞士型權(quán)利要求”獲得授權(quán)，其權(quán)利要求具體為“使用活性成分X制備用于治療疾病Y的藥物”。在2007年歐洲專利公約2000版（EPC2000）生效前，此類將已知活性成分用作新用途的權(quán)利要求是可以使用的。但是，其分案申請(qǐng)卻因使用“以方法界定產(chǎn)品”的權(quán)利要求引發(fā)上訴。分案申請(qǐng)的權(quán)利要求為“用于治療疾病Y的活性成分X”，EPC2000改革后允許使用此類權(quán)利要求。

考慮到母申請(qǐng)和分案申請(qǐng)中的活性成分X和疾病Y均相同，歐專局上訴委員會(huì)的兩個(gè)決定所針對(duì)的問題在于上述情況中是否存在“重復(fù)申請(qǐng)”情形。在這兩個(gè)案例中，歐專局審查部門均駁回了分案申請(qǐng)，認(rèn)為其構(gòu)成了被禁止的“重復(fù)申請(qǐng)”情形。

這兩個(gè)決定首先指出，歐專局?jǐn)U大上訴委員會(huì)的一項(xiàng)決定中已經(jīng)就相關(guān)問題達(dá)成統(tǒng)意見，即雖然歐洲專利條約中沒有任何條款明確禁止重復(fù)授權(quán)，但禁止重復(fù)授權(quán)這原則仍然是顯而易見的，因?yàn)樵讷@得相關(guān)權(quán)利要求的授權(quán)后，對(duì)同一事項(xiàng)的再次授權(quán)不會(huì)給申請(qǐng)人帶來任何法律利益。

因此在這種情況下，上訴委員會(huì)認(rèn)為必須確認(rèn)母申請(qǐng)與分案申請(qǐng)的申請(qǐng)主題是否真的相同。

基于上述考慮，上訴委員會(huì)得出結(jié)論：瑞士型權(quán)利要求“使用活性成分X制造用于治療疾病Y的藥物”應(yīng)被視為實(shí)現(xiàn)特定用途的制備方法，而EPC2000所允許的“用于治療疾病Y的活性成分X”應(yīng)被視為限定特殊用途的產(chǎn)品。因此，上訴委員會(huì)認(rèn)為這兩類權(quán)利要求的范疇并不相同，對(duì)這兩類權(quán)利要求授予的保護(hù)也不相同。此外，上訴委員會(huì)認(rèn)為雖然這兩類權(quán)利要求指向的化合物和治療用途均相同，母申請(qǐng)中的瑞士型權(quán)利要求還包括制備藥物的特性，而分案申請(qǐng)的權(quán)利要求并不涉及這點(diǎn)。

鑒于此，上訴委員會(huì)認(rèn)為分案申請(qǐng)中的權(quán)利要求不同于母申請(qǐng)，因此在上述案例中不存在“重復(fù)申請(qǐng)”的情況。事實(shí)上，上訴委員會(huì)還論證說，并沒有顯著的客觀理由可以否認(rèn)申請(qǐng)人能夠通過EPC2000申請(qǐng)獲得合法權(quán)益，也不能否認(rèn)其能獲得不同于瑞士型權(quán)利要求（盡管有部分重疊）的法律保護(hù)。

上訴委員會(huì)在上述案件中的裁定能否獲得各成員國法院的認(rèn)同？是否會(huì)對(duì)歐專局審查部門審查EPC2000相關(guān)權(quán)利要求帶來影響？這也是我們關(guān)心的問題。

翻譯：李鈺