河野英仁

概要

在中國(guó)，實(shí)用新型專利申請(qǐng)的數(shù)量很多，基于實(shí)用新型專利權(quán)而引起的侵權(quán)訴訟也有許多。

中國(guó)企業(yè)在日本申請(qǐng)實(shí)用新型專利的時(shí)候，如果以與在中國(guó)申請(qǐng)相同的思考方法申請(qǐng)，有可能會(huì)出乎意料地失敗。

本文就有關(guān)中國(guó)企業(yè)在日本申請(qǐng)實(shí)用新型專利時(shí)的注意點(diǎn)進(jìn)行解說(shuō)。

權(quán)利行使時(shí)的注意點(diǎn)

不需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查、保護(hù)對(duì)象僅限于物品的形狀、構(gòu)造、或其組合的方面上（方法、化合物、軟件除外）是與中國(guó)相同的，但是在向?qū)Ψ桨l(fā)送律師函、及向法院提起專利侵權(quán)訴訟的時(shí)候，實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書的出具被規(guī)定為義務(wù)的方面上兩國(guó)是有差異的。

（1）實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書

在實(shí)用新型法第29條第2款中如下規(guī)定：

“實(shí)用新型權(quán)人或?qū)Ｓ脤?shí)施人，在專利侵權(quán)中，除非已就其注冊(cè)的實(shí)用新型發(fā)出警告，否則對(duì)于侵害人等，不能行使其權(quán)利?！?/p>

由于以無(wú)審查賦予權(quán)利的，所以權(quán)利人有義務(wù)在確認(rèn)實(shí)用新型專利的有效性之后發(fā)送律師函、或提起訴訟。

實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)的請(qǐng)求是向?qū)＠稚暾?qǐng)的。實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書任何人都能請(qǐng)求。因此，有可能被判斷為侵害權(quán)利的第三人也能請(qǐng)求。

申請(qǐng)后，通常2-3個(gè)月內(nèi)，能夠得到審查結(jié)果。實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書與通常的審查意見(jiàn)通知書（拒絕理由通知）一樣地記載引用文獻(xiàn)、新穎性的有無(wú)、創(chuàng)造性的有無(wú)事項(xiàng)。

對(duì)于實(shí)用新型評(píng)價(jià)書的內(nèi)容不能提出不服。

（2）權(quán)利無(wú)效時(shí)的損失賠償

實(shí)用新型法第29條第3款如下規(guī)定：

實(shí)用新型權(quán)人或?qū)Ｓ脤?shí)施人對(duì)侵權(quán)人行使其權(quán)利、或發(fā)出其警告的，當(dāng)實(shí)用新型的注冊(cè)為無(wú)效的審查決定被確定的時(shí)候，專利權(quán)人因行使了其權(quán)利、或發(fā)出了其警告，則承擔(dān)給予對(duì)方造成損失的賠償責(zé)任。但是，若基于實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)書的實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)行使其權(quán)利、或發(fā)出其警告時(shí)，且在其他方面相當(dāng)?shù)刈⒁庑惺蛊錂?quán)利、或發(fā)出其警告的，不限于此。

因此，即使得到肯定內(nèi)容的評(píng)價(jià)書，自己對(duì)專利再進(jìn)行檢索等是非常有必要的。民事訴訟后，實(shí)用新型專利因無(wú)效宣告請(qǐng)求而被變成無(wú)效的時(shí)候，實(shí)用新型專利權(quán)人承擔(dān)因訴訟給被告帶來(lái)?yè)p失的賠償責(zé)任。

預(yù)先得到有效的實(shí)用新型專利評(píng)價(jià)書，并且自己再預(yù)先進(jìn)行專利檢索，沒(méi)有過(guò)失的話，就沒(méi)有承擔(dān)損失賠償?shù)呢?zé)任。

發(fā)明申請(qǐng)的變更

與中國(guó)不同，在日本實(shí)用新型專利申請(qǐng)能變更為發(fā)明專利申請(qǐng)。實(shí)用新型專利申請(qǐng)后3年以內(nèi)，能變更為發(fā)明專利申請(qǐng)。另外，第三人申請(qǐng)了實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)的，即使是被宣告申請(qǐng)無(wú)效的，在一定的期限內(nèi)也能變更為發(fā)明專利申請(qǐng)。

還有，實(shí)用新型專利權(quán)人自己申請(qǐng)了實(shí)用新型技術(shù)評(píng)價(jià)的，不能進(jìn)行變更申請(qǐng)。

如以上所述的實(shí)用新型專利由于在權(quán)利行使時(shí)存在許多制約問(wèn)題，若想放心地行使權(quán)利得到更長(zhǎng)的存續(xù)期限的話，期限中能變更為發(fā)明專利。這種情況下，對(duì)于發(fā)明專利申請(qǐng)則變?yōu)樾枰M(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。

存續(xù)期限

發(fā)明專利的存續(xù)期限為自申請(qǐng)日起20年，實(shí)用新型專利的存續(xù)期限為自申請(qǐng)日起10年。

翻譯：王瑾