侯冬悅 王大深

[摘 要]用來抗辯的公知技術(shù)，應(yīng)當(dāng)既包括“自由公知技術(shù)”，也包括“已有公知技術(shù)”，可仿照專利實質(zhì)審查過程，將被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法形成一個權(quán)利要求，與已有技術(shù)進行比較，被控侵權(quán)人是否提出專利權(quán)無效請求，要遵循當(dāng)事人意思自治。

[關(guān)鍵詞]公知技術(shù)；抗辯；專利權(quán)

公知技術(shù)也稱現(xiàn)有技術(shù)或已有技術(shù)。在專利侵權(quán)訴訟中，被告利用公知技術(shù)進行抗辯，已經(jīng)成為一項世界大多數(shù)國家均接受的原則。在我國，公知技術(shù)抗辯經(jīng)歷了從不接受到有條件地接受的過程。

一、公知技術(shù)的內(nèi)涵

對于公知技術(shù)的含義，有不同的理解。一種觀點認為公知技術(shù)應(yīng)僅限于“進入公有領(lǐng)域的自由技術(shù)”，①該技術(shù)必須是在專利申請日或優(yōu)先權(quán)日前已經(jīng)公知公用，成為可以自由使用的公知技術(shù)。在專利申請日前尚處保密或尚未公知公用的已有技術(shù)，不能作為已有公知技術(shù)抗辯的依據(jù)。而在某項專利申請之前他人也有相同或?qū)嵸|(zhì)上相同的另一項在先專利申請，此時只能視為已有公知技術(shù)，但卻不是自由使用公知技術(shù)，不能作為抗辯的依據(jù)。另外一種觀點認為，不必以是否成為“自由公用”作為條件限制。

筆者認為用來抗辯的已知技術(shù)，應(yīng)當(dāng)既包括“自由公知技術(shù)”，也包括“已有公知技術(shù)”。首先，從理論上講，已經(jīng)進入公有領(lǐng)域、任何人均可以無償使用的自由公知技術(shù)，被控侵權(quán)人當(dāng)然可以用來對抗侵權(quán)指控；處于專有狀態(tài)的他人專利技術(shù)，雖然侵害專有權(quán)人的權(quán)利，仍然不妨礙被控侵權(quán)人用之來對抗本案專利權(quán)人，因為本案專利權(quán)人對該專有技術(shù)并無任何權(quán)利可言。“對于已有技術(shù)抗辯中所引用的已有技術(shù)不必附加太苛刻的限制是符合專利法的立法原理的。專利法保護專利權(quán)人的壟斷權(quán)應(yīng)當(dāng)主要限于‘這一個的技術(shù)方案，這就意味著專利權(quán)人不能簡單地將他人的在先技術(shù)作為‘這一個方案的內(nèi)容。從這個意義上講，公知公用的技術(shù)既然屬于公眾，自然不能作為專利權(quán)中的禁止權(quán)行使的對象。但是沒有公用、已經(jīng)公知的技術(shù)不能從專利技術(shù)的禁止權(quán)范圍中排除，對于被控侵權(quán)的行為人而言也是不公平的?！逼浯?，在專利法中已經(jīng)明確采用了“已有技術(shù)”的表述。②對已有公知技術(shù)本身沒有限定條件，沒有對不屬于“自由公知技術(shù)”范疇的那部分“已有公知技術(shù)”作出不符合已有公知技術(shù)的條件限定，就應(yīng)視為包括在已有公知技術(shù)抗辯的范疇內(nèi)，否則對認定被控侵權(quán)人的已有公知技術(shù)抗辯的條件太苛刻。

對于被控侵權(quán)人可以用于抗辯的公知技術(shù)數(shù)量，也有不同的看法。有觀點認為引用的公知技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)具有單一性，這樣就可以防止被控侵權(quán)人將兩份或多份相關(guān)的已有技術(shù)進行簡單的組合、拼湊以證明公知技術(shù)的存在，而且一個以上的公知技術(shù)的組合很有可能是新的未知技術(shù)，這些顯然已超出司法審查的范圍。另外一種觀點認為該技術(shù)相對于一項技術(shù)的創(chuàng)造性而言，既可以是與涉案專利技術(shù)完全相同或等同的技術(shù)，也可以是相關(guān)的已有公知技術(shù)的簡單組合，或者是已有公知技術(shù)加上本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)知識的簡單組合而成的技術(shù)。至于是一個或兩個以上的已有公知技術(shù)的直接組合，還是已有公知技術(shù)加上一個或兩個以上簡單的技術(shù)組合，并不影響最終是否構(gòu)成等同的認定，只要掌握在是沒有經(jīng)過創(chuàng)造性勞動且屬于顯而易見的簡單組合即可直接認定，沒有必要對此附加限制條件。實際上，法院對已有公知技術(shù)抗辯中被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)是否等同的司法審查而言，判定是否等同不是體現(xiàn)在技術(shù)方案組合的數(shù)量上，而是把握是否經(jīng)過創(chuàng)造性勞動且是否顯而易見的簡單組合。

二、被控侵權(quán)物與公知技術(shù)的比較

目前，在我國的理論界和司法實踐中，對此問題大都無例外地陷入了一個誤區(qū)，即要求就已有公知技術(shù)分別與涉案專利技術(shù)和被控侵權(quán)技術(shù)逐一進行比較或三者之間的混合比較，以確定已有公知技術(shù)在專利技術(shù)和被控侵權(quán)技術(shù)兩者之間到底與誰更相似，最后確定是否構(gòu)成侵權(quán)。該理論及判斷方法從我國專利法實施至今一直沿用，其可行性并沒有引起足夠的重視。它實際上是舶來品，并不符合我國的專利侵權(quán)審查的實際，其實質(zhì)是把專利復(fù)審委關(guān)于已有公知技術(shù)抗辯的無效行政審查與法院關(guān)于已有公知技術(shù)抗辯的司法審查合而為一。雖然它在以美國為代表的西方國家專利侵權(quán)等同判定審查中被普遍采用，但是這些國家與我國實行專利行政部門與法院并行審查的執(zhí)法機制存在很大的差異。在這些國家中，對專利的審查權(quán)如美國由聯(lián)邦巡回上訴法院統(tǒng)一行使。這些國家的法院不僅審查是否構(gòu)成侵權(quán)，而且在同一個案件中直接對涉案專利是否有效進行裁判。因此，它們的法院審查內(nèi)容不僅要涉及已有公知技術(shù)與被控侵權(quán)技術(shù)是否等同的關(guān)系，也要涉及已有公知技術(shù)與涉案專利技術(shù)之間是否等同的關(guān)系，最終作出專利有效與否以及被控侵權(quán)人侵權(quán)與否的判定。但是該理論及判斷方法并不符合我國國情，因為我國實行的專利授權(quán)與無效爭議由專利行政部門管理，而專利侵權(quán)由法院司法審查并行的管理制度。我國法院對已有公知技術(shù)抗辯的司法審查不直接審查涉案專利技術(shù)與已有公知技術(shù)是否相同或等同的問題，也無權(quán)直接判定專利是否有效。

雖然如此，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在Wilson Sporting Goods Co. 訴 David Geoffrey & Assocs.一案中提出的，如今廣為適用的“假想權(quán)利要求”（hypothetical claim）的檢測辦法為我們進行被控侵權(quán)物與公知技術(shù)比較提供很好的借鑒。按照“假想權(quán)利要求”的檢測辦法，如果專利權(quán)人指控等同侵權(quán)，他可被要求草擬一項字義上涵蓋了被控侵權(quán)物的“假想權(quán)利要求”，并證明該“假想權(quán)利要求”相對于引述的先有技術(shù)仍然具有專利性。這樣，被控侵權(quán)人就可以依賴公知技術(shù)來對抗“假想權(quán)利要求”的專利性，進而限制等同原則的適用和抗辯專利侵權(quán)的存在。按照這一解釋方法，當(dāng)權(quán)利要求的保護范圍按等同原則被解釋為包含了其字義范圍之外的等同內(nèi)容時，還需要判斷這一擴展內(nèi)容是否會導(dǎo)致專利性問題并因此不應(yīng)當(dāng)被保護。這一解釋方法能夠合理地限制等同物的范圍的擴展，使得等同物盡可能地實質(zhì)上等同于權(quán)利要求的字義內(nèi)容，而又區(qū)別于公知技術(shù)。 按照“假想權(quán)利要求”檢測方法，開拓性發(fā)明專利權(quán)利要求顯然會具有較寬范圍的等同物，而對于組合發(fā)明、選擇發(fā)明、轉(zhuǎn)用發(fā)明和用途發(fā)明等，可以享有的等同物范圍自然會較窄。

在以公知技術(shù)進行侵權(quán)抗辯時，被比較對象是被控侵權(quán)物，這時，可以把被控侵權(quán)物假想為一份專利申請文件，如果一項技術(shù)方案記載的公知技術(shù)公開了被控侵權(quán)物的技術(shù)方案，則該被控侵權(quán)物相對于所述公知技術(shù)而言缺乏新穎性，即該被控侵權(quán)物與所述公知技術(shù)相同，因此可以得出不侵權(quán)的結(jié)論。同理，如果該被控侵權(quán)物的技術(shù)方案被該領(lǐng)域普通技術(shù)人員認為是已有技術(shù)的顯而易見的簡單組合，則該被控侵權(quán)物相對于所述公知技術(shù)而言缺乏創(chuàng)造性。“當(dāng)被告提出自由已有技術(shù)抗辯時，可以仿照專利實質(zhì)審查的過程，將被控侵權(quán)的產(chǎn)品或方法歸納成一個技術(shù)方案，形成一個權(quán)利要求，與已有技術(shù)進行比較，如果比較的結(jié)果是被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法具有專利性，則應(yīng)當(dāng)認定侵權(quán)，如果不具有專利性，就不構(gòu)成侵權(quán)。”對于被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)相比，如果屬于實質(zhì)性的不同，則被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)不構(gòu)成等同，被控侵權(quán)人已有公知技術(shù)抗辯不成立；如果不是屬于實質(zhì)性的不同，而是相關(guān)的已有公知技術(shù)的簡單組合，或者是已有公知技術(shù)加上本領(lǐng)域普通技術(shù)人員沒有經(jīng)過創(chuàng)造性勞動的專業(yè)技術(shù)知識的簡單組合而成的技術(shù)，則被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)之間構(gòu)成等同，被控侵權(quán)人的已有公知技術(shù)抗辯成立。

三、公知技術(shù)抗辯原則應(yīng)優(yōu)先適用

在專利侵權(quán)訴訟中，如果被告提出了公知技術(shù)抗辯，則優(yōu)先進行公知技術(shù)抗辯，即公知技術(shù)抗辯優(yōu)先適用。法院不必強求被控侵權(quán)人申請專利復(fù)審程序，而應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理并徑直作出判決。是否又向?qū)＠麖?fù)審委員會提出宣告專利權(quán)無效的請求，完全憑當(dāng)事人的意思自治，人民法院無權(quán)干涉。并且，人民法院都應(yīng)該對公知技術(shù)抗辯的主張予以審查。

首先，法院在進行等同判定時，主要是在被控侵權(quán)技術(shù)與已有公眾技術(shù)之間進行對比。如果被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)相近似構(gòu)成等同，則已有公知技術(shù)抗辯已經(jīng)成立，法院并不會再去審查與涉案專利技術(shù)是否近似構(gòu)成等同的問題，即使被控侵權(quán)技術(shù)與涉案專利技術(shù)近似落入涉案專利技術(shù)的保護范圍也在所不問?！按藭r，無需再對原告的權(quán)利要求進行解釋和侵權(quán)的分析比較，因為無論怎樣解釋權(quán)利要求，都不能把被控侵權(quán)人使用的已有公知技術(shù)變成原告的專利技術(shù)?！币驗榇藭r的對比已經(jīng)沒有任何實際意義了。需要說明的是，法院在確定被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)特征具體的對比范圍時，會以專利權(quán)人指控被控侵權(quán)人侵犯的專利技術(shù)保護范圍為確定被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)之間對比范圍的參照因素。因為被控侵權(quán)人已有公知技術(shù)抗辯的內(nèi)容本身必須就被控侵權(quán)的具體技術(shù)方案，是來源于已有公知技術(shù)而不是涉案專利技術(shù)逐項作出說明，最終證明被控侵權(quán)技術(shù)是等同于已有公知技術(shù)。需要特別強調(diào)的是，該對比仍然是在被控侵權(quán)技術(shù)與已有公知技術(shù)之間展開的，涉案專利僅是對比時確定對比范圍的一個參照因素，而不是被控侵權(quán)技術(shù)與涉案專利技術(shù)兩者的直接對比。因此，法院應(yīng)當(dāng)僅就已有公知技術(shù)與被控侵權(quán)技術(shù)進行對比判定，沒有必要單獨對已有公知技術(shù)與涉案專利技術(shù)對比，或者進行三者的混合對比。

其次，法官在民事訴訟的專利侵權(quán)訴訟訟中，作為法官必須回答“yes or no”，因為法官不得拒絕裁判案件。根據(jù)《專利法》第五十六條的規(guī)定，將被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）與專利權(quán)利要求書相比較，是給出侵權(quán)與否結(jié)論的一種常見形式，但不能認為這是唯一的形式。一旦被告選擇公知技術(shù)抗辯，法官就面臨著兩組關(guān)系的比較：第一組關(guān)系是被控侵權(quán)物與專利權(quán)利要求的比較；第二組關(guān)系是被控侵權(quán)物與公知技術(shù)的比較；第一組關(guān)系是法院行使司法審判權(quán)的常見形式，沒有人會提出異議。而上述第二組關(guān)系的比較，它以公知技術(shù)為參照物，要確定的是被告的被控侵權(quán)物是否落入公知技術(shù)的范圍內(nèi)，如果落入，則不構(gòu)成侵權(quán)。只不過第一種比較方式是從正面去判斷是否侵權(quán)，而第二種比較方式是從反面去判斷是否侵權(quán)，因此不論采取上述哪一種方式，都使得法官可以回答“yes or no”，從而作出判決。但是，為什么要限制在進行第一種比較方式之后，得出等同侵權(quán)的情況下，才可以再進行第二種方式的比較呢？如果通過第二組關(guān)系的比較，確定了被告的被控侵權(quán)物落入公知技術(shù)的范圍內(nèi)，不構(gòu)成侵權(quán)，那么先前所進行的第一種比較豈不成了無用功？這樣做無疑是舍近求遠，既浪費了司法資源，又增加了當(dāng)事人的訴訟成本。將被控侵權(quán)物與公知技術(shù)相比較，并不屬于專利復(fù)審委員會的專管范圍，法院進行比較并沒有違反職權(quán)分離主義，當(dāng)可自由裁量。被告進行抗辯是其正常的訴訟權(quán)利，沒有理由對此設(shè)置限制。綜上，只要被告提出了公知技術(shù)抗辯，就應(yīng)該首先進行上述第二組關(guān)系的比較，即被控侵權(quán)物與公知技術(shù)的比較，一旦被告公知技術(shù)抗辯成立，則無須進行上述第一組關(guān)系的比較。只有在公知技術(shù)抗辯不成立的情況下，才進行上述第一組關(guān)系的比較。

再次，被控侵權(quán)人為了免受長期訟累之苦，一般不愿意啟動專利無效審查程序，而直接向法院提出證據(jù)證明自己所使用的技術(shù)屬于申請日前的公知技術(shù)來為自己辯護。第一，由于實用新型實行的是形式審查制，因而使得許多并不具備新穎性或創(chuàng)造性的已有公知技術(shù)被授予專利，據(jù)專利復(fù)審委員會的統(tǒng)計，有50%左右的實用新型被宣告無效，還有相當(dāng)比例的被宣告部分無效。③即便是實質(zhì)審查的發(fā)明，要求審查員在浩如煙海的中外專利文獻和其他出版物中來比較申請技術(shù)的新穎性，也幾乎是不可能的，不當(dāng)授予的情形因之在所難免，因此，以專利權(quán)均為合法有效作為審理專利侵權(quán)糾紛的前提是不現(xiàn)實的。 第二，被控侵權(quán)人以公知技術(shù)抗辯目的在于證明自己并未侵權(quán)，至于專利是否有效與其并無直接利害關(guān)系，只要他已提供證據(jù)證實使用的是公知技術(shù)，法院應(yīng)當(dāng)支持其訴請。否則，就會不必要地加大被控侵權(quán)人的訴訟成本，

顯然有悖公平。況且，公知技術(shù)抗辯就是要將現(xiàn)有技術(shù)從專利權(quán)保護的范圍中排除出去，使專利保護范圍不能擴大到申請日前的已有公知技術(shù)。第三，最高法院的有關(guān)司法解釋也折射出這種精神，規(guī)定如果“被告提供的證據(jù)足以證明其使用的技術(shù)已經(jīng)公知的”，法院可以不中止訴訟。“不論神電公司技術(shù)與王川專利是否相同，在神電公司提出公知公用技術(shù)抗辯事由的情況下，只有在將神電公司技術(shù)與公知公用技術(shù)對比（即本文所述的第二組關(guān)系的比較）得出否定性結(jié)論以后，才能將神電公司技術(shù)與王川專利進行異同比較（即本文所述的第一組關(guān)系的比較）”。④這就表明，公知技術(shù)抗辯優(yōu)先適用，只有在公知技術(shù)抗辯得出否定性結(jié)論以后，才按照常規(guī)進行被控侵權(quán)物與專利權(quán)利要求的比較。否則法院就無需等待無效審查的結(jié)果，而可以直接認定被控侵權(quán)物沒有落入專利權(quán)的保護范圍，判決侵權(quán)不成立。

[注釋]

①參見楊志敏《專利侵權(quán)訴訟中“公知技術(shù)抗辯”適用之探討》，載《專利法研究》國家知識產(chǎn)權(quán)局專利法研究所2002年版，第75頁。

②《專利法實施細則》第30條 “指專利申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、在國內(nèi)公開使用過或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)”。

③參見張玲《專利法理論與實務(wù)研究》，天津人民出版社2002年版，第269頁。

④最高人民法院民事審判第三庭在《關(guān)于王川與合肥繼初貿(mào)易有限責(zé)任公司等專利侵權(quán)糾紛案的函》。

[作者簡介]侯冬悅，濟南市衛(wèi)生科技交流服務(wù)中心；王大深，中國聯(lián)通山東省分公司。