文 / 劉立春 / 華中科技大學(xué)管理學(xué)院

論先用權(quán)中“必要準(zhǔn)備”成立的標(biāo)準(zhǔn)

文 / 劉立春 / 華中科技大學(xué)管理學(xué)院

作為判定專利技術(shù)先用權(quán)成立要件之一的“必要準(zhǔn)備”，其成立的條件一直存在著爭議，焦點(diǎn)在于“必要準(zhǔn)備”成立是否需要全部完成技術(shù)準(zhǔn)備和生產(chǎn)準(zhǔn)備。為此，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第15條第二款對(duì)此進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。然而該款在邏輯上卻存在著漏洞，導(dǎo)致在實(shí)務(wù)中容易引起先用權(quán)的濫用。在此，從 “必要準(zhǔn)備”成立的條件與“必要準(zhǔn)備”之間的邏輯關(guān)系進(jìn)行討論，并提出對(duì)第15條第二款修改的建議。

先用權(quán)；必要準(zhǔn)備；技術(shù)準(zhǔn)備；生產(chǎn)準(zhǔn)備

最高人民法院于2009年12月21日通過了《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），相對(duì)于2001年發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》，更加明確了“專利審判標(biāo)準(zhǔn)”?！督忉尅分饕顷U明專利審判實(shí)踐中“專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)”，為司法機(jī)關(guān)在專利審判案件中判定專利侵權(quán)提供了參考。

但《解釋》中仍有些規(guī)定不盡如人意，筆者僅就《解釋》中涉及專利技術(shù)先用權(quán)的“必要準(zhǔn)備”成立的判定標(biāo)準(zhǔn)，即第15條第二款“有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第六十九條第（二）項(xiàng)規(guī)定的已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備：（一）已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件；（二）已經(jīng)制造或者購買實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設(shè)備或者原材料”，提出一些看法。

一、先用權(quán)成立的要件

在實(shí)行專利“先申請(qǐng)”制度的國家中，大多設(shè)定先用權(quán)制度來平衡技術(shù)先用人與對(duì)技術(shù)申請(qǐng)專利的先申請(qǐng)人之間的利益關(guān)系，目的是“維護(hù)公眾的合法權(quán)益”【1】和“保護(hù)相同發(fā)明中沒有申請(qǐng)專利的發(fā)明人的最低利益”【2】。我國實(shí)行的是專利先申請(qǐng)制度，先用權(quán)源于我國《專利法》第69條第（二）項(xiàng)的規(guī)定：“在專利申請(qǐng)日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的不視為侵權(quán)行為”。據(jù)此，結(jié)合《解釋》第15條，可以概括出先用權(quán)的成立必須同時(shí)滿足“四要件”，即時(shí)間要件、技術(shù)來源要件、原有范圍要件和使用性要件。

（一）時(shí)間要件

根據(jù)《專利法》第69條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，先用權(quán)成立的時(shí)間要件為專利權(quán)人提交專利申請(qǐng)日之前。以專利申請(qǐng)日作為判定先用權(quán)成立的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)在學(xué)術(shù)界是沒有異議的，在此不做討論。

（二）技術(shù)來源要件

根據(jù)《解釋》第15條第一款“被訴侵權(quán)人以非法獲得的技術(shù)或者設(shè)計(jì)主張先用權(quán)抗辯的，人民法院不予支持”，可以理解為先用人使用的技術(shù)不能是通過非法途徑獲得的。而第四款首先對(duì)先用人做了除外規(guī)定，即“先用權(quán)人在專利申請(qǐng)日后將其已經(jīng)實(shí)施或作好實(shí)施必要準(zhǔn)備的技術(shù)或設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)讓或者許可他人實(shí)施，被訴侵權(quán)人主張?jiān)搶?shí)施行為屬于在原有范圍內(nèi)繼續(xù)實(shí)施的，人民法院不予支持”，然后又再次做了“該技術(shù)或設(shè)計(jì)與原有企業(yè)一并轉(zhuǎn)讓或者承繼的除外”的規(guī)定。至此可以確定在合法的途徑下，除所用技術(shù)或設(shè)計(jì)與原有企業(yè)一并轉(zhuǎn)讓或者承繼之外，受讓或被許可使用先用技術(shù)的主體不能以先用權(quán)抗辯專利權(quán)。

根據(jù)《解釋》第15條第二款的規(guī)定，“技術(shù)準(zhǔn)備”和實(shí)施技術(shù)的“生產(chǎn)準(zhǔn)備”不需要同時(shí)具備，只需滿足其中之一即可判定“必要準(zhǔn)備”成立。”

（三）原有范圍要件

在《解釋》出臺(tái)以前，國內(nèi)外學(xué)者認(rèn)為，“原有范圍”適用量化標(biāo)準(zhǔn)——先用人必須在專利申請(qǐng)日前的已有的生產(chǎn)規(guī)模內(nèi)實(shí)施先用技術(shù)——是有違先用權(quán)制度的，應(yīng)轉(zhuǎn)為適用“產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域”標(biāo)準(zhǔn)。如國內(nèi)有學(xué)者認(rèn)為，在專利申請(qǐng)日前，只要先用人在技術(shù)所屬的“產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域”準(zhǔn)備實(shí)施或已經(jīng)實(shí)施該技術(shù)，那么即使在專利申請(qǐng)日后其擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模也不屬于超出原有范圍【3】。日本學(xué)者紋谷暢男認(rèn)為“先用權(quán)的效力范圍應(yīng)以已實(shí)施或者準(zhǔn)備實(shí)施的發(fā)明范圍和先用權(quán)人的實(shí)施使用的目的范圍為限。”他認(rèn)為所謂的“產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域”應(yīng)以企業(yè)章程規(guī)定的目的為準(zhǔn)，或者根據(jù)顧客是否相同來考慮，例如燒堿生產(chǎn)事業(yè)的先使用權(quán)不能及于煉鐵事業(yè)。只要事業(yè)相同，先用權(quán)人可以擴(kuò)大設(shè)備【4】。德國聯(lián)邦最高法院法官烏爾曼博士認(rèn)為，德國《專利法》對(duì)先用權(quán)的行使并沒有量的限制，法律允許先用權(quán)人在申請(qǐng)日后明顯地?cái)U(kuò)大行使先用權(quán)的力度【5】。

但是，《解釋》第15條第三款“專利法第六十九條第（二）項(xiàng)規(guī)定的原有范圍，包括專利申請(qǐng)日前已有的生產(chǎn)規(guī)模以及利用已有的生產(chǎn)設(shè)備或者根據(jù)已有的生產(chǎn)準(zhǔn)備可以達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)?！眳s肯定了“原有范圍”適用量化標(biāo)準(zhǔn)，司法機(jī)關(guān)作此規(guī)定可能是出于鼓勵(lì)技術(shù)盡早公開和避免先用人過分?jǐn)U張?jiān)猩a(chǎn)規(guī)模會(huì)損害專利權(quán)人的利益進(jìn)而影響創(chuàng)新積極性的考慮。

（四）使用性要件

該要件包括“已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法”和“已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備”兩部分，符合其中之一即可判定使用性要件成立。對(duì)前者成立的標(biāo)準(zhǔn)，《解釋》沒有涉及，在實(shí)踐中也沒有太多爭議，本文主要對(duì)“必要準(zhǔn)備”要件展開討論?！秾＠ā吩诘?9條第（二）項(xiàng)對(duì)“必要準(zhǔn)備”進(jìn)行了規(guī)定，但該項(xiàng)卻沒有對(duì)其成立的條件進(jìn)行細(xì)化，導(dǎo)致了在相關(guān)的專利案件審判中沒有統(tǒng)一的判定標(biāo)準(zhǔn)。為此，最高人民法院在出臺(tái)的《解釋》第15條第二款中對(duì)“必要準(zhǔn)備”成立的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了專門的規(guī)定，然而結(jié)合以往學(xué)術(shù)界對(duì)“必要準(zhǔn)備”成立的標(biāo)準(zhǔn)判定，該款規(guī)定存在著一定的爭議。

二、對(duì) “必要準(zhǔn)備”成立標(biāo)準(zhǔn)的判定的現(xiàn)狀

（一）司法機(jī)關(guān)對(duì)“必要準(zhǔn)備”成立標(biāo)準(zhǔn)的判定

根據(jù)《解釋》第15條第二款的規(guī)定，“技術(shù)準(zhǔn)備”和實(shí)施技術(shù)的“生產(chǎn)準(zhǔn)備”不需要同時(shí)具備，只需滿足其中之一即可判定“必要準(zhǔn)備”成立。由此可見，《解釋》沒有采取兩要件說或三要件說，即在判定“必要條件”時(shí)適用“技術(shù)準(zhǔn)備”和“生產(chǎn)準(zhǔn)備”同時(shí)具備的觀點(diǎn)，而是選擇了“準(zhǔn)兩要件”說，即兩要件在“形式上”只需滿足其中之一即可判定“必要準(zhǔn)備”成立。

另外，北京市高級(jí)人民法院2001年9月出臺(tái)的關(guān)于《專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）》（以下簡稱《意見》）第96條規(guī)定“必要準(zhǔn)備，是指已經(jīng)完成了產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和工藝文件，已準(zhǔn)備好專用設(shè)備和模具，或者完成了樣品試制等項(xiàng)準(zhǔn)備工作”。北京高院將全部完成“技術(shù)準(zhǔn)備”和“生產(chǎn)準(zhǔn)備”與“完成樣品試制”分別規(guī)定為“必備條件”成立實(shí)質(zhì)性條件。

（二）學(xué)術(shù)界對(duì)“必要準(zhǔn)備”成立標(biāo)準(zhǔn)的判定

關(guān)于“必要準(zhǔn)備”成立的標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)術(shù)界主要有二要件說和三要件說。

1、二要件說

主張二要件說的學(xué)者認(rèn)為，全部完成“技術(shù)準(zhǔn)備”和“生產(chǎn)準(zhǔn)備”是“必要準(zhǔn)備”成立的實(shí)質(zhì)性條件：（1）所謂的技術(shù)準(zhǔn)備，是指先用人必須已經(jīng)開始進(jìn)行與實(shí)施專利技術(shù)直接相關(guān)的實(shí)際準(zhǔn)備工作，而不能僅僅表明實(shí)施的愿望，例如僅提出專利技術(shù)的設(shè)想，或下達(dá)任務(wù)書；（2）所謂的生產(chǎn)準(zhǔn)備，是指先用人所進(jìn)行的準(zhǔn)備工作必須與專利技術(shù)的實(shí)施有明確的因果關(guān)系，對(duì)產(chǎn)品專利來說包括有關(guān)設(shè)備的制造或購買、模具的開發(fā)、原材料的準(zhǔn)備等，若僅僅購買廠房、地產(chǎn)、裝設(shè)水電設(shè)備或僅僅進(jìn)行市場調(diào)查、人員配備等非具體技術(shù)性工作都不能算作生產(chǎn)上的準(zhǔn)備工作【6】。

也有學(xué)者對(duì)《解釋》中規(guī)定的僅完成“技術(shù)準(zhǔn)備”就可判定“必要準(zhǔn)備”成立分兩種情況進(jìn)行了論述：第一種情況是實(shí)施特定技術(shù)“不需要”特殊生產(chǎn)設(shè)備，此時(shí)僅完成“技術(shù)準(zhǔn)備”可以單獨(dú)作為判定“必要準(zhǔn)備”成立的標(biāo)準(zhǔn)，理由是先用人可利用自身原有的設(shè)備從事產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)或使用特定方法；第二種情況是實(shí)施特定技術(shù)“需要”特殊生產(chǎn)設(shè)備，此時(shí)如果缺少特殊生產(chǎn)設(shè)備或模具，僅憑完成“技術(shù)準(zhǔn)備”和自身原有的設(shè)備不足以證明該先用人已經(jīng)客觀上做好了實(shí)施特定技術(shù)的全部準(zhǔn)備工作，這時(shí)在判斷實(shí)施技術(shù)的“必要準(zhǔn)備”是否成立時(shí)，必須全部滿足《解釋》第15條第二款的兩項(xiàng)內(nèi)容【7】。但是，該學(xué)者質(zhì)疑如果將僅完成“技術(shù)準(zhǔn)備”視作達(dá)成了“必要準(zhǔn)備”，那么若是專利申請(qǐng)日前先用人尚未購置設(shè)備或原材料，此時(shí)將難以判斷先用人是否是在“原有范圍”內(nèi)繼續(xù)實(shí)施先用技術(shù)【7】。因此其認(rèn)為只有全部滿足“技術(shù)準(zhǔn)備”和“生產(chǎn)準(zhǔn)備”才會(huì)使“必要準(zhǔn)備”成立。

對(duì)實(shí)體性要素的準(zhǔn)備可以看作是“生產(chǎn)準(zhǔn)備”，而智能性要素的準(zhǔn)備可以看作是“技術(shù)準(zhǔn)備”。專利技術(shù)通常屬于較高發(fā)展階段的智能性要素，因此，在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，如果只滿足二者之一，顯然不能構(gòu)成能夠?qū)嵤┥a(chǎn)行為的實(shí)質(zhì)性“必要準(zhǔn)備”?！?/p>

2、三要件說

主張三要件說的學(xué)者認(rèn)為 “技術(shù)準(zhǔn)備”、“生產(chǎn)準(zhǔn)備”和“完成樣品試制”全部完成才是“必要準(zhǔn)備”成立的實(shí)質(zhì)性條件。關(guān)于“完成樣品試制”，對(duì)產(chǎn)品專利來說，需要通過相關(guān)檢測且達(dá)到使用要求和技術(shù)任務(wù)書的要求；對(duì)方法專利來說，該方法已經(jīng)試用完成，且已取得與專利方法基本相同的效果。而且上述“必要準(zhǔn)備”至少應(yīng)是“已經(jīng)做好”，而不是“準(zhǔn)備要做”【8】。

三、對(duì)“必要準(zhǔn)備”成立標(biāo)準(zhǔn)的分析

（一）“必要準(zhǔn)備”成立的實(shí)質(zhì)條件

從以上的分析可以看出，爭議的焦點(diǎn)主要在于“技術(shù)準(zhǔn)備”和“生產(chǎn)準(zhǔn)備”是否必須全部完成才能使“必要準(zhǔn)備”成立。學(xué)術(shù)界對(duì)此持肯定意見，而司法機(jī)關(guān)之間似乎存在著分歧，北京高院的《意見》傾向于肯定觀點(diǎn)，而最高人民法院的《解釋》表面上選擇了否定觀點(diǎn)。究竟“必要準(zhǔn)備”的成立是否必須要求二者全部完成呢？

馬克思在《資本論》中闡述進(jìn)行社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)所需的要素時(shí)認(rèn)為“勞動(dòng)生產(chǎn)力是由多種情況決定的，其中包括：工人的平均熟練程度，科學(xué)的發(fā)展水平和它在工藝上應(yīng)用的程度，生產(chǎn)過程的社會(huì)結(jié)合，生產(chǎn)資料的規(guī)模和效能，以及自然條件”【9】。按照馬克思的上述理論，這些要素在總體上可分為兩類：（1）實(shí)體性要素，包括勞動(dòng)者、勞動(dòng)資料和勞動(dòng)對(duì)象，是可以獨(dú)立存在的；（2）智能性要素，即科學(xué)技術(shù)，是不能獨(dú)立存在的，必須通過一系列中介，滲透到實(shí)體性要素中去，才能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力。在生產(chǎn)力發(fā)展較低的階段，生產(chǎn)力中的實(shí)體性要素幾乎成為生產(chǎn)力系統(tǒng)構(gòu)成的僅有的要素，而智能性要素所起的作用是微不足道的。但到了較高的發(fā)展階段，特別是到了當(dāng)代的科技社會(huì)，智能性要素越來越顯示出它的重要作用，甚至在某些領(lǐng)域其重要性已經(jīng)超過了實(shí)體性要素。概言之，在科技社會(huì)，實(shí)體性要素和智能性要素是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)不可或缺的條件【10】。

對(duì)實(shí)體性要素的準(zhǔn)備可以看作是“生產(chǎn)準(zhǔn)備”，而智能性要素的準(zhǔn)備可以看作是“技術(shù)準(zhǔn)備”，由于我們討論的專利技術(shù)通常屬于較高發(fā)展階段的智能性要素，因此，在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，如果只滿足二者之一，顯然不能構(gòu)成能夠?qū)嵤┥a(chǎn)行為的實(shí)質(zhì)性“必要準(zhǔn)備”。由此看來，最高人民法院的選擇在表面上似乎不合理。

（二）對(duì)《解釋》第15條第二款的分析

1、僅滿足“已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件”

如前所述，在當(dāng)前科技發(fā)展水平下，只有至少完成“技術(shù)準(zhǔn)備”和“生產(chǎn)準(zhǔn)備”才能稱為“必要準(zhǔn)備”實(shí)質(zhì)上成立。因此，在不考慮其它因素的情況下，僅滿足《解釋》第15條第二款第（一）項(xiàng)的規(guī)定是不能使“必要準(zhǔn)備”實(shí)質(zhì)上成立。但是，這卻不會(huì)影響我們依據(jù)《解釋》的第15條和《專利法》第69條第（二）項(xiàng)來判定先用人的先用權(quán)是否成立，原因在于《解釋》的第15條第三款很巧妙地彌補(bǔ)了第二款的缺陷。

我們假設(shè)時(shí)間要件、技術(shù)來源要件成立，在滿足《解釋》的第15條第二款第（一）項(xiàng)的條件下，結(jié)合第三款“原有范圍”要件來分析判斷先用權(quán)是否成立。

當(dāng)?shù)谌钤蟹秶闪r(shí)，意味著肯定了先用人生產(chǎn)規(guī)模存在，即先用人具備正常的生產(chǎn)能力。此時(shí)分兩種情況：第一種情況，不需要 “特殊生產(chǎn)設(shè)備”。在此情況下由于先用人具備正常的生產(chǎn)能力且實(shí)施技術(shù)不需要“特殊生產(chǎn)設(shè)備”，這實(shí)際上滿足了《解釋》的第15條第二款第（二）項(xiàng)的“生產(chǎn)準(zhǔn)備”規(guī)定！再同預(yù)先已設(shè)定的“已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件”（完成技術(shù)準(zhǔn)備）結(jié)合就滿足了使“必要準(zhǔn)備”成立的兩個(gè)實(shí)質(zhì)性條件，造成了僅完成“技術(shù)準(zhǔn)備”也能使“必要準(zhǔn)備”成立的假象。

第二種情況，需要“特殊生產(chǎn)設(shè)備”。雖然有觀點(diǎn)認(rèn)為在此種情況下，僅憑完成“技術(shù)準(zhǔn)備”和原有的設(shè)備不能成為其有意從事該生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的有力證據(jù)，但我們從先用權(quán)的立法目的出發(fā)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，在智能性要素占重要地位的高科技產(chǎn)業(yè)，技術(shù)投資在總投資中所占的比例越來越大，由于已完成的“技術(shù)準(zhǔn)備”的投資巨大，有理由相信在完成了“技術(shù)準(zhǔn)備”和具有一定的生產(chǎn)能力的條件下，先用權(quán)人是有實(shí)施技術(shù)的強(qiáng)烈意圖的。并且由于實(shí)施新技術(shù)的“生產(chǎn)準(zhǔn)備”周期可能較長，如果在此期間專利申請(qǐng)人提出專利申請(qǐng)，此時(shí)僅僅因?yàn)橄扔脵?quán)人缺少“特殊設(shè)備”而否定先用權(quán)人的前期努力是極為不公平的。

因此，《解釋》規(guī)定當(dāng)?shù)谌睢霸蟹秶背闪r(shí)，僅滿足“已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件”也可作為“必要準(zhǔn)備”成立的條件，這樣在合理范圍之內(nèi)能更好地保護(hù)先用人的利益。如此看來，雖然單獨(dú)滿足《解釋》的第15條第二款第（一）項(xiàng)在客觀上不能使“必要準(zhǔn)備”成立，但是因?yàn)橛械谌畹囊?guī)定與其協(xié)同，再結(jié)合第15條其它兩款能夠作出先用權(quán)成立與否的正確結(jié)論。

2、僅滿足“已經(jīng)制造或者購買實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設(shè)備或者原材料”

如果說《解釋》的第15條第三款巧妙地化解了第二款第（一）項(xiàng)判斷“必要準(zhǔn)備”成立的爭議，繼而得出符合立法目的的正確結(jié)論，那么如果僅憑滿足第二款第（二）項(xiàng)便判定 “必要準(zhǔn)備”成立，則會(huì)對(duì)判斷某人是否擁有先用權(quán)產(chǎn)生災(zāi)難性后果。如前所述，實(shí)質(zhì)性的生產(chǎn)行為必須滿足智能性要素和實(shí)體性要素，而且在專利技術(shù)領(lǐng)域，在缺少前者的情況下不可能實(shí)施生產(chǎn)行為。例如，在化學(xué)合成領(lǐng)域，使用相同的設(shè)備和原料，僅是反應(yīng)溫度和時(shí)間等因素不同的條件下也會(huì)得出不同的產(chǎn)物，這些不同因素在滿足專利“三性”的條件下是可以申請(qǐng)專利的【11】。如果甲的原有技術(shù)與乙的在后申請(qǐng)的專利技術(shù)大致相同，實(shí)施技術(shù)的設(shè)備和原料也一樣，這種情況下即使甲在專利申請(qǐng)日前沒有掌握乙的專利技術(shù)，但因?yàn)榧住耙呀?jīng)擁有實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設(shè)備或者原料”，滿足《解釋》第15條第二款第（二）項(xiàng)的“必要準(zhǔn)備”成立的標(biāo)準(zhǔn)，如果此時(shí)其它要件也已滿足，結(jié)合《解釋》的第15條和《專利法》第69條第（二）項(xiàng)就能夠得出甲的“先用權(quán)”成立的結(jié)論！造成的嚴(yán)重后果是，在專利申請(qǐng)日前，缺少能夠?qū)嵤┑纳暾?qǐng)專利的技術(shù)方案但卻擁有能夠?qū)嵤┰摷夹g(shù)的生產(chǎn)能力的所謂“先用人”，在形式上滿足了判定“先用權(quán)”成立的四要件——即時(shí)間要件、技術(shù)來源要件、原有范圍要件和使用性要件！這與實(shí)際情況大相徑庭，容易造成先用權(quán)的濫用，會(huì)極大地?fù)p害專利權(quán)人的利益，有悖于先用權(quán)的設(shè)立目的。

建議將“生產(chǎn)準(zhǔn)備”由原來的“必須完成準(zhǔn)備”改為“正在進(jìn)行實(shí)質(zhì)性準(zhǔn)備”。實(shí)施新技術(shù)的“生產(chǎn)準(zhǔn)備”周期可能較長，在此期間專利申請(qǐng)人有可能提出專利申請(qǐng)，如此修改有利于保護(hù)先期進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性投資的先用人的權(quán)益?！?/p>

（三）《解釋》選擇“準(zhǔn)兩要件”的原因分析

兩要件說和三要件說都包括了“技術(shù)準(zhǔn)備”和“生產(chǎn)準(zhǔn)備”這兩個(gè)使“必要準(zhǔn)備”在實(shí)質(zhì)上成立的標(biāo)準(zhǔn)，二者的區(qū)別在于三要件說還增加了一個(gè)“完成樣品試制”標(biāo)準(zhǔn)。由于產(chǎn)品試樣更能證明先用人的技術(shù)成熟度，看似三要件更能證明“必要準(zhǔn)備”實(shí)質(zhì)上的完成。但是《解釋》最后卻選擇了“準(zhǔn)兩要件說”，除上面已論述的原因外，筆者認(rèn)為可能還基于以下理由：

第一，“完成樣品的試制”可能需要一定的“生產(chǎn)規(guī)?！保扔萌藶榱斯?jié)約成本，有時(shí)會(huì)在先期進(jìn)行少量的產(chǎn)品試制，其“生產(chǎn)規(guī)?！睍?huì)比最后產(chǎn)業(yè)化的規(guī)模要小，如果將此時(shí)的“生產(chǎn)規(guī)?！弊鳛椤督忉尅返?5條第三款的“原有范圍”會(huì)損害先用人的利益。如果將《解釋》中“原有范圍”按照主流學(xué)說的觀點(diǎn)采用“產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域”標(biāo)準(zhǔn)，那么上述問題將迎刃而解，但同時(shí)會(huì)產(chǎn)生另一個(gè)問題——先用人無節(jié)制的擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模將會(huì)嚴(yán)重?fù)p害專利權(quán)人的利益。司法機(jī)關(guān)可能為了避免新的爭議的產(chǎn)生，沒有采納三要件說。

此外“完成樣品試制”與“技術(shù)準(zhǔn)備”相重復(fù)，前者是對(duì)后者進(jìn)一步的實(shí)施行為，而根據(jù)前文論述，在僅完成“技術(shù)準(zhǔn)備”就可以判定“必要準(zhǔn)備”成立的情況下，顯然不必再納入“完成樣品試制”這一標(biāo)準(zhǔn)。

第二，不管兩要件說或三要件說，《解釋》與它們最大的區(qū)別在于，在判定“必要準(zhǔn)備”時(shí)，沒有適用“實(shí)質(zhì)性”條件標(biāo)準(zhǔn)。這主要是由于司法機(jī)關(guān)的出發(fā)點(diǎn)與主張兩要件說或三要件說的學(xué)者們不同：司法機(jī)關(guān)在《解釋》中設(shè)立第15條主要是為了解決《專利法》第69條第（二）項(xiàng)對(duì)先用權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)的問題，“必要準(zhǔn)備”判定僅是用來解決這一問題的其中一個(gè)環(huán)節(jié)。換言之，司法機(jī)關(guān)認(rèn)為只要能夠結(jié)合先用權(quán)四要件從“整體”上合法合理地得出先用權(quán)是否成立就可以了，在此基礎(chǔ)之上，對(duì)四要件各自成立的條件可以根據(jù)利益平衡原則進(jìn)行取舍。根據(jù)先用權(quán)的立法目的，司法機(jī)關(guān)考慮“必要準(zhǔn)備”成立標(biāo)準(zhǔn)時(shí)更傾向于優(yōu)先保護(hù)先用人的利益，因此選擇了“準(zhǔn)兩要件說”。

四、對(duì)《解釋》第15條第二款的修改建議

如上所述，司法機(jī)關(guān)根據(jù)《解釋》中設(shè)立第15條的出發(fā)點(diǎn)和先用權(quán)的立法目的選擇了“準(zhǔn)兩要件說”來判定“必要準(zhǔn)備”是否成立，而選擇兩要件說或三要件說的學(xué)者們則更多地從要件判定的客觀實(shí)際出發(fā)。盡管前面的分析證明《解釋》的選擇有它的合理性，但也不能掩蓋其因此產(chǎn)生的法律疏漏。在此筆者還是贊成學(xué)者們從客觀實(shí)際出發(fā)的觀點(diǎn)。原因如下：

第一，從先用權(quán)與四要件的關(guān)系分析，先用權(quán)與四要件之間的關(guān)系既是內(nèi)在統(tǒng)一的，也是相互獨(dú)立的。內(nèi)在統(tǒng)一是指四要件需要作為整體來考量先用權(quán)是否成立；相互獨(dú)立是指先用權(quán)和四要件都有各自的成立標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立要求四要件首先各自都是實(shí)質(zhì)上成立的，然后才能用于判斷先用權(quán)能否成立，這也能夠讓先用權(quán)的成立更加令人信服。因?yàn)閱为?dú)看來實(shí)質(zhì)上不成立的要件即使能夠通過各要件內(nèi)在統(tǒng)一性彌補(bǔ)瑕疵，進(jìn)而得出合理的結(jié)論，也難免讓人對(duì)法律的公正性產(chǎn)生懷疑。

第二，如前文所述，司法機(jī)關(guān)優(yōu)先保護(hù)先用人利益的傾向?qū)е铝恕督忉尅返?5條可能過分側(cè)重于統(tǒng)一性而忽略了獨(dú)立性，造成了法律上的漏洞和法律邏輯的混亂，因此筆者主張認(rèn)定“必要準(zhǔn)備”應(yīng)以滿足實(shí)質(zhì)性條件為標(biāo)準(zhǔn)。

但同時(shí)，筆者也認(rèn)可《解釋》第15條要給予先用人一定的靈活性，以保證公平的意向。綜上所述，筆者建議將《解釋》第15條第二款作如下修改：

全部滿足下列情形的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第69條第（二）項(xiàng)規(guī)定的已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備：

（一）已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件；

（二）已經(jīng)完成或正在進(jìn)行實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設(shè)備或者原材料的實(shí)質(zhì)性準(zhǔn)備。

《解釋》第15條第二款第（一）項(xiàng)不必進(jìn)行修改，因?yàn)橹悄苄砸赝ǔ６紝儆诟咝录夹g(shù)領(lǐng)域所必需的，其重要性要高于實(shí)體性要素，從邏輯上講，出于風(fēng)險(xiǎn)和資金使用效率考慮，即使現(xiàn)有生產(chǎn)條件不能滿足技術(shù)的實(shí)施，生產(chǎn)者通常也只會(huì)在“技術(shù)準(zhǔn)備”完成或接近完成時(shí)才會(huì)進(jìn)行特殊的“生產(chǎn)準(zhǔn)備”，而不會(huì)是在“技術(shù)準(zhǔn)備”完成之前過早地著手“生產(chǎn)準(zhǔn)備”。

筆者建議將《解釋》第15條第二款第（二）項(xiàng)的“生產(chǎn)準(zhǔn)備”由原來的“必須完成準(zhǔn)備”改為“正在進(jìn)行實(shí)質(zhì)性準(zhǔn)備”，實(shí)施新技術(shù)的“生產(chǎn)準(zhǔn)備”周期可能較長，在此期間專利申請(qǐng)人提出專利申請(qǐng)，如果抱定“必須完成生產(chǎn)準(zhǔn)備”原則，會(huì)使得先期進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性投資的先用人的權(quán)益得不到保障，有損公平。

最后，將《解釋》第15條第二款規(guī)定的完成“技術(shù)準(zhǔn)備”或“生產(chǎn)準(zhǔn)備”之一作為“必要準(zhǔn)備”成立的條件，改為完成“技術(shù)準(zhǔn)備”和完成或正在進(jìn)行實(shí)質(zhì)性“生產(chǎn)準(zhǔn)備”，作為“必要準(zhǔn)備”成立的條件。這樣，既滿足了先用權(quán)判定邏輯上的獨(dú)立性要求，也避免了僅具備生產(chǎn)條件的先用人可隨時(shí)主張先用權(quán)，造成先用權(quán)濫用的情形。

五、結(jié)束語

先用權(quán)是專利先申請(qǐng)制的國家用來平衡專利權(quán)人和技術(shù)在先使用人利益的重要措施。先用權(quán)的設(shè)立是為了在一定條件下救濟(jì)未申請(qǐng)專利的技術(shù)在先使用人，以達(dá)到公平的目的，因此在立法傾向上會(huì)較為偏向先用人。可是這種傾向如果過于強(qiáng)烈則會(huì)被濫用，正如本文所討論的《解釋》第15條第二款的某些情形，會(huì)有損專利權(quán)人的合法利益，以致?lián)p害專利法鼓勵(lì)創(chuàng)新和及早公開的目的，因此在更好地平衡先用人和專利權(quán)人的利益的前提下使得先用權(quán)成立的判定更為合法合理是本文的主要目的，筆者就此提出了自己的觀點(diǎn)。當(dāng)然，任何立法都不可能盡善盡美，筆者就《解釋》第15條第二款的修改建議在實(shí)務(wù)中也會(huì)遇到問題，尤其是建議修改后的第二款第（二）項(xiàng)“正在進(jìn)行實(shí)質(zhì)性準(zhǔn)備”中的“實(shí)質(zhì)性”標(biāo)準(zhǔn)的選擇，這需要我們通過實(shí)踐來不斷的完善，這對(duì)我國法律界的學(xué)者們來說仍任重而道遠(yuǎn)。

【1】尹新天. 專利權(quán)的保護(hù)【M】. 北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2005:31.

【2】張玉敏. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)【M】. 北京:中國檢察出版社,2002:205.

【3】林廣海,張學(xué)軍. 原有范圍在先用權(quán)抗辯【J】. 中國專利與發(fā)明,2008(4):62.

【4】 [日]紋谷暢男.專利法50講【M】. 魏啟學(xué)，譯. 北京:法律出版社,1984:257-258.

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【11】中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南【M】. 北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2010:281.