左玉茹/文

專家解惑企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警

左玉茹/文

2010年6月23日，“企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警專項培訓(xùn)”在北京市圓山大酒店拉開帷幕。該項目由北京市知識產(chǎn)權(quán)局主辦，工業(yè)和信息化部知識產(chǎn)權(quán)中心承辦。北京市知識產(chǎn)權(quán)局副局長周硯女士出席了本次培訓(xùn)。培訓(xùn)邀請到了業(yè)內(nèi)知名學(xué)者和專家作為培訓(xùn)講師，逾百名北京市企業(yè)界知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)人員參加了培訓(xùn)。

周硯副局長在開班致辭中指出：近兩年來，由于我國企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警意識薄弱，在參與國際競爭過程中不斷遭遇知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟。為增強(qiáng)我市企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警能力，降低貿(mào)易風(fēng)險，防患未然，北京市知識產(chǎn)權(quán)局高度重視企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警工作。自2007年開始在全國范圍內(nèi)率先設(shè)立了企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警和應(yīng)急救助專項資金，用于資助企業(yè)開展海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警和應(yīng)急救助工作，迄今為止已有60家企業(yè)受益，效果顯著。同時周硯副局長希望通過這次專項培訓(xùn)班，有更多的企業(yè)學(xué)習(xí)和掌握海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警方面的知識。

在本次培訓(xùn)中，知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警領(lǐng)域的專家向在座學(xué)員授業(yè)解惑，從為什么要做知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警，到知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警應(yīng)該怎么做，包羅了各種企業(yè)進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警所需的知識和技巧。培訓(xùn)共分為三大部分，首先由工業(yè)和信息化部知識產(chǎn)權(quán)中心梁軍副主任對企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險進(jìn)行綜合性介紹，臺灣著名知識產(chǎn)權(quán)專家袁建中先生則著重介紹海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警戰(zhàn)略的實施過程，最后由奧斯頓國際法律事務(wù)所胡亦臺律師介紹美國337調(diào)查案例分析和應(yīng)對經(jīng)驗及海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)急救助策略。三個主題由淺入深、從概括到具體，讓在座的每一位學(xué)員都經(jīng)歷了一場 “海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警”的視聽盛宴。

一、梁軍：企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警綜述

知識產(chǎn)權(quán)糾紛通常發(fā)生在市場競爭比較激烈而知識產(chǎn)權(quán)布局相對成熟的行業(yè)領(lǐng)域。在一個技術(shù)創(chuàng)新活躍、市場競爭異常激烈的領(lǐng)域里，企業(yè)缺乏專利預(yù)警和風(fēng)險管理就會隨時面臨被訴危機(jī)。

1．專利預(yù)警的目標(biāo)：

一個準(zhǔn)確的專利預(yù)警目標(biāo)將會引導(dǎo)整個專利預(yù)警項目推進(jìn)的方向。對企業(yè)而言，進(jìn)行專利預(yù)警的目標(biāo)可以分為三個層次：第一層，構(gòu)建適合公司的專利風(fēng)險識別和風(fēng)險評估機(jī)制，構(gòu)建專利風(fēng)險控制、告警、應(yīng)對體系；第二層，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實風(fēng)險源即威脅專利，評估這些風(fēng)險源可能帶來的風(fēng)險大小，進(jìn)行預(yù)警并尋求應(yīng)對的策略；第三層，理順風(fēng)險防范和應(yīng)對的流程、人員配置，提出進(jìn)行風(fēng)險防范所采用的不同應(yīng)對方案，建立監(jiān)控體系。

2．專利預(yù)警的步驟：

專利預(yù)警開展的思路是發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實存在的危機(jī)，并設(shè)計合理方案，預(yù)防這些危機(jī)。以這一思路出發(fā)，專利預(yù)警可以分解為以下步驟：

第一，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險。要發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，首先必須收集專利情報信息，這些信息可以源自專利文獻(xiàn)、技術(shù)信息、經(jīng)營信息等，對這些信息的采集、分析與歸納可以把握某行業(yè)或者某企業(yè)的專利現(xiàn)狀。

第二，風(fēng)險評估。風(fēng)險并不必然對企業(yè)造成威脅，有些風(fēng)險不可避免但損失不大，有些風(fēng)險未必發(fā)生但卻存在致命威脅，評估就是對風(fēng)險威脅性的判斷，主要分析的是風(fēng)險發(fā)生的可能性和風(fēng)險發(fā)生帶來的損失度。

第三，風(fēng)險應(yīng)對。在對風(fēng)險進(jìn)行評估之后，企業(yè)所面臨的威脅已經(jīng)一目了然，企業(yè)能否順利揚(yáng)帆遠(yuǎn)航在于掌舵者能否有效應(yīng)對風(fēng)險，可以規(guī)避，也可以破浪而行，但終究需要將風(fēng)險系數(shù)降至最小。風(fēng)險的應(yīng)對包括法律、技術(shù)、商業(yè)等多個層面。

二、袁建中：企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警

1．什么是分析？

知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警通俗來說是一個分析資料、獲得結(jié)論的過程，該過程的核心是分析，而進(jìn)行分析之前，我們必須厘清三個概念：第一，“誰關(guān)心？”換言之，是分析的信息受眾到底是誰，是政府還是企業(yè)？第二，資料來源是什么？資料是分析的根基，根基不牢，分析也無法屹立不倒。第三，如何解讀分析結(jié)果？資料分析的直接結(jié)果可以是圖也可以是表，但絕不是結(jié)論，結(jié)論是我們對圖抑或表的解讀，解讀環(huán)節(jié)的關(guān)鍵在于有根有據(jù)、環(huán)環(huán)相扣，任何一個環(huán)節(jié)的薄弱都會造成理論大廈的傾斜甚至倒塌。舉例而言，兩個競爭對手，一個擁有1000件專利，一個擁有1個專利，誰對我的威脅度比較大？答案是前者抑或后者都是脫節(jié)的推斷，因為這種推斷缺失了必要的中間環(huán)節(jié)，即這些專利是什么、狀態(tài)如何。

2．什么是專利預(yù)警？

專利預(yù)警包括國家層次和企業(yè)層次，國家層次主要是了解產(chǎn)業(yè)競爭力、對行業(yè)進(jìn)行專利預(yù)警；而企業(yè)層次主要是對企業(yè)進(jìn)行專利預(yù)警，了解企業(yè)的競爭張力。

3．什么是戰(zhàn)略群組分析？

在一個行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，如果企業(yè)擁有相似的資源，那么企業(yè)的行為模式也會相似，這就給我們的研究帶來一種新的思路：當(dāng)我們無法實現(xiàn)各個企業(yè)的研究之時，我們可以分析一個群組，這就是所謂的“戰(zhàn)略群組分析”。

戰(zhàn)略群組分析建立在四個基本假設(shè)之上：（1）差異不大的企業(yè)形成一個群組；（2）在這個群組中，競爭關(guān)系是類似的；（3）群組與群組之間的競爭關(guān)系是不一樣的；（4）任何一個企業(yè)都會力爭上游，希望從不好的群組走向好的群組。戰(zhàn)略群組分析的主要目的是了解企業(yè)在該產(chǎn)業(yè)中的競爭地位、明晰群組內(nèi)或群組間的對抗程度、把握各種群組的獲利潛力。

戰(zhàn)略群組分析一般以市場占有率和專利數(shù)量這兩個維度來確定企業(yè)所在位置，而后按照企業(yè)所在位置將其劃分為不同戰(zhàn)略群組，一般大型成熟企業(yè)專利數(shù)量與市場占有率都比較高，若企業(yè)的專利數(shù)量少但市場占有率卻很高且存在逐漸上漲的趨勢，那么企業(yè)將面臨被訴侵權(quán)危險。通過類似的分析，一個企業(yè)基本可以獲得如下信息：“威脅者是誰？何時遭受攻擊？戰(zhàn)場是哪兒？”這對于企業(yè)而言，仍不足以建立專利預(yù)警戰(zhàn)略，企業(yè)還必須明晰 “攻擊專利是哪些”，“如何進(jìn)行攻防戰(zhàn)略”等問題。

三、胡亦臺——美國國際貿(mào)易委員會337條款調(diào)查情況介紹

隨著美國對進(jìn)口依賴程度的增加，337案件數(shù)量急劇增加，從1972年的3件增加到2009年的35件。337調(diào)查程序與普通專利侵權(quán)訴訟之間存在巨大差異，包括：

1．程序上的差異

（1）管轄

專利侵權(quán)訴訟由聯(lián)邦地區(qū)法院管轄，而337調(diào)查程序只能由美國國際貿(mào)易委員會管轄。美國國際貿(mào)易委員會成立于1972年，由美國國會建立，旨在保護(hù)美國產(chǎn)業(yè)。

（2）主體資格

337條款對于提起調(diào)查程序的主體資格有比較嚴(yán)格的規(guī)定：必須是涉案知識產(chǎn)權(quán)的所有者或排他性許可人；不要求該權(quán)利由美國授予或者權(quán)利人是美國公司，但是涉案知識產(chǎn)權(quán)必須被“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”使用，這種使用可以包括在美國境內(nèi)的許可活動或者被許可人在美國的生產(chǎn)活動。

（3）提交起訴狀的要求

對于起訴狀，337條款要求程序提起人提交有關(guān)“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的相關(guān)內(nèi)容。提起人需從兩方面進(jìn)行闡述：技術(shù)層面和經(jīng)濟(jì)層面。在技術(shù)層面，需要描述所涉及知識產(chǎn)權(quán)的狀況；經(jīng)濟(jì)層面，提起人需介紹工廠及設(shè)備的重要投資，員工雇傭或資本，在知識產(chǎn)權(quán)上的實質(zhì)性投資等。

（4）裁決時間

專利侵權(quán)訴訟最終裁決作出所需時間平均為26個月；而337調(diào)查程序職能由美國國際貿(mào)易委員會管轄，最終裁決作出時間平均僅14個月。國際貿(mào)易委員會必須在收到正確起訴狀的30天內(nèi)啟動337條款調(diào)查。

2．結(jié)果上的差異

在普通專利侵權(quán)訴訟中，76%的案件權(quán)利人勝訴，但法院頒布禁令的概率僅為64%；與之相較，337條款調(diào)查程序中有58%原告勝訴，但頒布禁令的概率為100%。

與普通專利侵權(quán)訴訟相較，337調(diào)查程序?qū)τ趯＠麢?quán)人而言有其不可替代的優(yōu)越性，恰恰基于這種優(yōu)越性，越來越多的專利權(quán)人開始采用申請啟動337調(diào)查程序的手段維護(hù)專利權(quán)、排擠競爭對手。

三位專家的講座結(jié)束之后，在座學(xué)員紛紛提出問題，與授課專家積極互動交流，問題從培訓(xùn)內(nèi)容延伸至業(yè)務(wù)實踐，三位專家亦竭盡所能幫助學(xué)員解決實踐困難、排除業(yè)務(wù)障礙。近四個小時的培訓(xùn)在所有學(xué)員的意猶未盡中閉幕，專家們的講授為學(xué)員們揭開了企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警的神秘面紗。在一場席卷全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，經(jīng)濟(jì)形勢迎來了發(fā)展拐點，目前國家增強(qiáng)企業(yè)自主發(fā)展能力的發(fā)展方向已經(jīng)明確，企業(yè)需抓住此時機(jī)謀求發(fā)展。而企業(yè)在踏出國門之時，必須對其競爭對手進(jìn)行深入剖析，分析競爭對手的專利布局，知己知彼，未雨綢繆，有效應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。EIP