摘要：日本再生墨盒案掀起了國內(nèi)外學(xué)者關(guān)于專利產(chǎn)品的修理與專利侵權(quán)問題的討論熱潮。通過正當(dāng)途徑獲得專利產(chǎn)品的購買者、使用者有權(quán)維護(hù)該產(chǎn)品，使之處于能夠正常使用的狀態(tài)。這種維護(hù)包括修理、更換零部件等。但是這種維護(hù)行為不能超過一定的界限，否則就會變成重新制造或者組裝專利產(chǎn)品而構(gòu)成侵權(quán)。究竟如何把握和確定這個“界限”，是否存在一定的判斷標(biāo)準(zhǔn)？文章要將通過這個案例對此進(jìn)行探討。本案雖然發(fā)生在日本，但其判決結(jié)果關(guān)乎廣大中國通用耗材企業(yè)，乃至修理、再生行業(yè)的生存和發(fā)展，意義重大。
　　關(guān)鍵詞：專利產(chǎn)品；修理；再造；專利侵權(quán)
　　
　　一、案情概要
　　
　　日本佳能公司擁有BCI－3e噴墨墨盒專利。該專利有兩個獨立權(quán)利要求：一是產(chǎn)品權(quán)利要求：液體收納容器（墨盒）；二是方法權(quán)利要求：液體收納容器（墨盒）的制造方法。產(chǎn)品權(quán)利要求的主要技術(shù)特征為要素H和K，要素H為：“壓接部界面的毛管力高于第1及第2負(fù)壓發(fā)生構(gòu)件的毛管力”；要素K為：“向負(fù)壓發(fā)生構(gòu)件收納室填充一定量的液體，使墨盒無論如何放置整個壓接部界面都可以保持在液體里”。原告佳能公司利用專利方法生產(chǎn)專利產(chǎn)品墨盒，并在日本及其他國家進(jìn)行銷售。中國澳門的某公司收集由佳能公司及其許可的公司在北美、歐洲以及包含日本在內(nèi)的亞洲市場上銷售的、已被消費者用完墨水的墨盒，清洗墨盒后，重新灌墨制成再生墨盒。Recycle Assist公司（以下簡稱RA公司）從該公司進(jìn)口再生墨盒并在日本銷售。佳能公司生產(chǎn)的墨盒在制造時原本帶有一個墨水注入口，但其將之密封，一般很難打開?？墒?，一旦打開后，就能很容易從該注入口充墨。而中國這家公司是在墨盒的其他地方重新開了一個口灌墨，并沒有使用墨盒原有的注入口。2004年4月，佳能公司以RA公司進(jìn)口、銷售的再生墨盒侵犯其JP3278410號日本專利為由向東京地方法院提起訴訟。
　　
　　二、法院的判決
　　
　　2004年12月8日，東京地方法院做出一審判決，駁回了原告的訴訟請求，認(rèn)為：填充墨水的行為只是對專利產(chǎn)品進(jìn)行修理，而不屬于新的生產(chǎn)，因而應(yīng)適用權(quán)利用盡原則，專利權(quán)人不能主張權(quán)利。
　　佳能公司不服一審判決，向日本知識財產(chǎn)高等法院提出上訴。二審高等法院認(rèn)為，專利權(quán)不用盡有兩種類型：一是專利產(chǎn)品壽命終結(jié)后再使用它，屬于專利權(quán)不用盡；二是更換或者修理專利產(chǎn)品的本質(zhì)部分，使它再延續(xù)它的生命，這屬于專利權(quán)不用盡。本案承認(rèn)墨盒仍然有使用壽命，法院認(rèn)為本案屬于第二種專利權(quán)不用盡的類型——“修理或更換了本質(zhì)部分”，即再灌墨恢復(fù)了要素H和K。二審高等法院同時認(rèn)為被控侵權(quán)物侵犯了方法權(quán)利要求。因此，該法院判決RA公司侵犯了佳能的專利權(quán)。
　　RA公司不服二審判決，上訴至日本最高法院。2007年11月8日，日本最高法院第一法庭做出終審判決，認(rèn)定RA公司侵權(quán)成立，駁回其上訴請求，令其停止銷售該回收墨盒，維持知識財產(chǎn)高等法院的二審判決。最高法院在此案審理中首次引入“再生品專利侵權(quán)”的構(gòu)成要件——“新的生產(chǎn)”，并據(jù)此認(rèn)定RA公司進(jìn)口銷售回收墨盒侵權(quán)。認(rèn)定RA公司進(jìn)行了“新的生產(chǎn)”的判斷要素為：正品的屬性—功能、結(jié)構(gòu)、材質(zhì)和用途；正品專利技術(shù)內(nèi)涵；正品被加工情況（被加工時的狀態(tài)、加工程度）；再生品的銷售情況。佳能專利墨盒的特點為：一次使用、無充填墨粉用開口；用于滲墨的兩塊海綿緊密相連，以防止墨粉滲漏。RA公司為利用墨粉用盡的佳能墨盒，在回收墨盒上開孔（使墨盒外形改變）、清洗、再灌墨，即為“佳能墨盒專利效能恢復(fù)”，RA公司回收、加工墨盒應(yīng)被認(rèn)定為“新的產(chǎn)品的生產(chǎn)”。
　　
　　三、由本案引發(fā)的思考
　　
　　通過正當(dāng)途徑獲得專利產(chǎn)品的購買者、使用者有權(quán)維護(hù)該產(chǎn)品，使之處于能夠正常使用的狀態(tài)。這種維護(hù)包括修理、更換零部件等。但是這種維護(hù)行為不能超過一定的界限，否則就會變成重新制造或者組裝專利產(chǎn)品而構(gòu)成侵權(quán)。本案中，如果被告清洗墨盒、填充墨水的行為被認(rèn)定為維護(hù)專利產(chǎn)品，使之恢復(fù)原有功能，達(dá)到能夠正常使用狀態(tài)的修理行為則為合法行為。如果該行為被認(rèn)定超過了一定的“界限”，則屬于侵犯專利權(quán)的再造行為。問題的關(guān)鍵就在于，如何把握和確定這個“界限”。
　　日本學(xué)者吉藤幸朔認(rèn)為是否侵犯專利權(quán)的基本標(biāo)準(zhǔn)在于其修理或改造是否僅屬于專利權(quán)人有權(quán)進(jìn)行的“生產(chǎn)”。具體來說，可以從修理的內(nèi)容及修理的程度方面分析：第一，將專利部分的一部分或全部分解、清污、再組裝（即雖是大修但不換零件），不構(gòu)成專利部分的新的“生產(chǎn)”，當(dāng)然不侵犯專利權(quán)。第二，將專利部分全部換件，應(yīng)構(gòu)成專利部分的新的“生產(chǎn)”，如無特別情況，構(gòu)成專利侵權(quán)。第三，換件部分已基本上將專利部分全部換去，其行為構(gòu)成專利部分的新的“生產(chǎn)”，除特殊情況外，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成專利侵權(quán)。因為這種情況下，權(quán)利用盡說講的效果因?qū)＠糠值娜繐Q件實質(zhì)上在該專利部分已不復(fù)存在。第四，更換部分未超過專利部分的一半，原則上應(yīng)解釋為未侵犯專利權(quán)。因為這種情況下，更偏向于考慮消費者的利益而不是專利權(quán)人的利益。第五，如修理的程度處于第三種及第四種情形之間，則看其行為與哪種情形更為接近，以便判斷是否侵權(quán)。總的說來，吉藤幸朔教授主要是從專利產(chǎn)品專利部分部件更換的程度來判斷是否構(gòu)成“新的生產(chǎn)”。專利權(quán)人對專利產(chǎn)品的專利部分享有專有權(quán)利，同時也要受到權(quán)利用盡原則的限制。當(dāng)專利部分被完全更換時，專利權(quán)人則無需受到權(quán)利用盡原則的限制，更換行為構(gòu)成“新的生產(chǎn)”。
　　以專利部分部件被更換的程度來決定側(cè)重于考慮專利權(quán)人的利益還是消費者的利益，從而判定更換行為屬于修理還是再造。這樣的判斷方式有一定參考價值，但是標(biāo)準(zhǔn)過于簡單和單一，難以應(yīng)對復(fù)雜多變的情況。如1882年發(fā)生在美國的棉包捆扎帶案（Cotton-TieCo.v.Simmons），顧客用專利產(chǎn)品棉包捆扎帶將棉包捆扎后從種植園運(yùn)到棉花加工廠。在棉花加工廠，這種帶子被分割成若干段。而被告將分割后的碎片收集起來，并鉚接在一起，再加上原來的金屬扣，作為新的棉包捆扎帶出售。很顯然，雖然被告未更換其中的任意一個零部件，只是將分解后的專利產(chǎn)品再組裝，但是由于該專利產(chǎn)品分解后就已報廢，完全喪失了原有的功能，被告將其重新拼接的行為實際上是再“生產(chǎn)”了專利產(chǎn)品，應(yīng)認(rèn)定為侵犯專利權(quán)的“再造”行為，而不應(yīng)認(rèn)定為修理。因此，簡單地從量化的角度來區(qū)分專利產(chǎn)品的修理與再造是行不通的。在本案中，日本知識財產(chǎn)高等法院認(rèn)為本案中的再生墨盒屬于“修理或更換了本質(zhì)部分”，即再灌墨恢復(fù)了要素H和K。因此侵犯了方法權(quán)利要求，從而判決RA公司侵犯了佳能的專利權(quán)。即按照修理或者更換的部分是否構(gòu)成專利的“本質(zhì)部分”來判決是否構(gòu)成專利權(quán)侵權(quán)。事實上，日本也有其他類似案例的判決采用的這一標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生在2000年的“一次性相機(jī)”案等。
　　那么，通過“本質(zhì)部分”的替換來認(rèn)定侵權(quán)，這種從技術(shù)構(gòu)思角度來確定專利權(quán)保護(hù)范圍的做法，是否可取呢？關(guān)鍵在于如何去認(rèn)定這個“本質(zhì)部分”?，F(xiàn)在專利法要求專利權(quán)利要求有公示作用，所有寫入權(quán)利要求的內(nèi)容按我們國家來講，是一個必要技術(shù)特征。我們認(rèn)為，任何部分都是關(guān)鍵部分。所以判定是否侵權(quán)的時候，一個權(quán)利要求的任何要件都是同樣重要的。美國最高法院也認(rèn)為：無論這個部分在發(fā)明中多么重要，在區(qū)分修理或再造中都不起任何作用。因此，在美國一百多年有關(guān)的判例中，更換的部件是不是發(fā)明的實質(zhì)或本質(zhì)部分，在認(rèn)定修理與再造時不予考慮。
　　
　　因此，對于紛繁復(fù)雜的情形，正如美國聯(lián)邦巡回上訴法院在“鉆頭案”中講到的：“沒有區(qū)分修理與再造的確切標(biāo)準(zhǔn)?！北景钢?，日本最高法院從多個方面的要素判定被告的行為構(gòu)成了“新的生產(chǎn)”是有進(jìn)步意義的，也是值得我們借鑒和參考的。盡管其構(gòu)成要素還有值得商榷的地方。
　　可以從以下方面的要件對專利產(chǎn)品的修理進(jìn)行界定：
　　第一，主體方面。只有通過正當(dāng)途徑獲得專利產(chǎn)品的購買者、使用者或經(jīng)其授權(quán)的個人或單位才有權(quán)對該專利產(chǎn)品進(jìn)行維護(hù)和修理。因為只有這種情況下，權(quán)利用盡原則才有適用的余地。
　　第二，客體方面。只有沒有完全報廢的專利產(chǎn)品，才有修理使之恢復(fù)原有功能的必要。若專利產(chǎn)品已完全報廢而失去了專利權(quán)人原本設(shè)計的使用功能，再對其進(jìn)行“修復(fù)”的行為實際上構(gòu)成了“新的生產(chǎn)”。當(dāng)然也要考慮到產(chǎn)品本身的屬性，如功能、結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、用途等。這個“完全報廢”應(yīng)該主要從客體的角度即產(chǎn)品本身的情況而不是專利權(quán)人原本設(shè)想的報廢情況。這樣更利于防止壟斷，平衡專利權(quán)人和消費者之間的利益，提高經(jīng)濟(jì)效益。至于如一次性注射器、隱形眼鏡等一次性專利產(chǎn)品的回收利用行為，應(yīng)該用其他法律法規(guī)調(diào)整，而不宜認(rèn)定為專利侵權(quán)行為。
　　第三，內(nèi)容方面。由于修理形式的多樣性和情況的復(fù)雜多變性，內(nèi)容上要考慮到多方面的標(biāo)準(zhǔn)和因素。如正品本身的屬性、正品專利部分被更換或加工的程度、正品被更換或加工部分占其整體價值的比例、正品的專利技術(shù)內(nèi)涵、再生品與正品的相似度、再生品的銷售情況、對專利權(quán)人預(yù)期利益影響的程度、社會的需求情況等。
　　回到本案當(dāng)中，再生的墨盒為正品通過正當(dāng)程序出售后合法回收，回收者享有修理的權(quán)利，主體合格。客體方面，雖然專利權(quán)人設(shè)計時希望墨盒為一次性使用，但是根據(jù)墨盒本身的性質(zhì)，墨盒是設(shè)計的核心部分，且原本就有墨粉注入口，只是很難打開，具有重新灌墨恢復(fù)正常功能的可能性，沒有完全報廢。從價值上看，墨盒的價值是遠(yuǎn)大于墨粉的，是具有可重復(fù)使用性的。從產(chǎn)品屬性上來說，墨粉的價格相對于墨盒是很便宜的，使用壽命也短得多，重新灌裝符合經(jīng)濟(jì)效益的要求，也符合一般消費者的普遍認(rèn)識和需求。從技術(shù)上，在墨盒上鉆孔并未導(dǎo)致墨盒的毀損，專利權(quán)人仍要受到權(quán)利用盡原則的制約，合法所有人或使用人有權(quán)對產(chǎn)品進(jìn)行恢復(fù)原有功能的修理行為。對于再生墨盒對佳能公司市場份額造成的影響方面，由于產(chǎn)品市場是分層的，在再生品與純正品存在明顯標(biāo)志及區(qū)分的情況下，從理性上說不會影響佳能公司的市場。因此，日本高等法院和最高法院判定RA公司的行為構(gòu)成對專利產(chǎn)品的“再造”，從而判定其構(gòu)成侵權(quán)是不妥當(dāng)?shù)?，有故意保護(hù)其本國公司，保護(hù)本國公司在本國市場的利益之嫌。其必定會助長壟斷，影響自由競爭，影響廣大消費者的利益。
　　
　　參考文獻(xiàn)：
　　1、(日)吉藤幸朔著;