殷 聰，周于靖

（重慶理工大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院，重慶 400054）

防御商標(biāo)制度的使用有利有弊，其主動性的事前預(yù)防制度，能與馳名商標(biāo)的事后被動保護(hù)有機結(jié)合，[1]但防御商標(biāo)未在商業(yè)活動中真實使用即不屬于商標(biāo)法保護(hù)的對象，其自身與商標(biāo)法體系并非自洽相容。[2]因此，本文通過對域外防御商標(biāo)制度的設(shè)立背景和發(fā)展趨勢進(jìn)行對比與探析，論述防御商標(biāo)制度的利弊和在我國商標(biāo)法體系的構(gòu)建與發(fā)展中，是否有必要融入防御商標(biāo)制度。

一、防御商標(biāo)制度的界定和法律特征

（一）防御商標(biāo)的界定

防御商標(biāo)中的原商標(biāo)亦稱為正商標(biāo)、主商標(biāo)或基礎(chǔ)商標(biāo)，注冊在其他類別的商品或服務(wù)上即為防御商標(biāo)。[3-4]王太平將防御商標(biāo)理解為商標(biāo)所有人在原商標(biāo)所使用的不同類別商品或服務(wù)上注冊的與原商標(biāo)標(biāo)志相同的商標(biāo)。[5]吳漢東認(rèn)為，防御商標(biāo)是商標(biāo)所有人把自己的商標(biāo)同時注冊在其他非同種或非類似的商品上的商標(biāo)。[6]王妍則強調(diào)是馳名商標(biāo)所有人在不同類別的商品或服務(wù)上注冊若干商標(biāo)。[7]黃暉則發(fā)現(xiàn)防御性商標(biāo)試圖從另一個角度挖掘?qū)ι虡?biāo)的保護(hù)，即預(yù)先在非類似的商品或服務(wù)上將商標(biāo)注冊，且要求法律允許它可以不使用。[8]對防御商標(biāo)比較通行的界定為，防御商標(biāo)是同一商標(biāo)權(quán)人在非同類商品或服務(wù)上注冊與原馳名商標(biāo)相同，且以防止他人非法使用原馳名商標(biāo)而造成淡化可能的商標(biāo)。

（二）防御商標(biāo)的法律特征

注冊防御商標(biāo)的目的在于保護(hù)原商標(biāo)，但又介于防御商標(biāo)的保護(hù)范圍過大，一般有防御商標(biāo)制度的國家的商標(biāo)法會要求防御商標(biāo)的初始商標(biāo)必須達(dá)到馳名程度，即在馳名商標(biāo)認(rèn)定的基礎(chǔ)上，給予馳名商標(biāo)權(quán)人的一種事前保護(hù)，作為預(yù)防馳名商標(biāo)被淡化的防御措施。此外，防御商標(biāo)注冊申請人須為原商標(biāo)權(quán)人，在商標(biāo)構(gòu)成上也要與原商標(biāo)完全相同，與原商標(biāo)僅近似的商標(biāo)不可獲得防御商標(biāo)注冊，并伴隨著馳名商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓而一并轉(zhuǎn)讓。

防御商標(biāo)相比于普通商標(biāo)而言，在理想構(gòu)架下規(guī)避了“撤三”制度的約束，為商標(biāo)權(quán)多元化經(jīng)營留下了空間，同時也帶來了大量的閑置商標(biāo)。[9]這種基于防御性使用特征的商標(biāo)，在滿足使用原商標(biāo)后即達(dá)到“使用”要求，由此，除了從較大范圍上排斥了他人使用或者注冊相同商標(biāo)，還不會因未使用被撤銷。但從司法實踐看，如果對于防御商標(biāo)采用與一般商標(biāo)相同的標(biāo)準(zhǔn)，不考慮原商標(biāo)的使用情況，僅判斷訴爭商標(biāo)本身是否使用，未使用而且沒有正當(dāng)理由的，應(yīng)予以撤銷。[10]

二、域外防御商標(biāo)制度的設(shè)立背景及發(fā)展趨勢

防御商標(biāo)制度始于1938 年的英國商標(biāo)法，延伸至新西蘭、澳大利亞、印度等英聯(lián)邦國家，隨后日本、我國臺灣地區(qū)引入。但英國于1994 年將其廢除，印度、新西蘭和中國臺灣相繼于1999 年、2002 年、2003 年廢除該制度。目前仍保留該制度的國家及地區(qū)僅包括日本、澳大利亞、馬來西亞、中國香港、巴基斯坦、贊比亞、哥倫比亞，未采納防御商標(biāo)制度的國家占絕大多數(shù)。本文將以防御商標(biāo)制度最初建立的英國、屬于英美法系且受英國法律體系影響較大的澳大利亞和該制度仍處于運行狀態(tài)的日本為例，對該制度的設(shè)立背景和發(fā)展趨勢做詳細(xì)闡述。

（一）英國防御商標(biāo)制度

1.英國防御商標(biāo)制度設(shè)立背景

1934 年英國戈新委員會報告中指出，當(dāng)商標(biāo)與所有人之間的聯(lián)系，達(dá)到他人在任何商品上使用該商標(biāo)都可能造成聯(lián)想某商品與商標(biāo)所有人之間可能存在某種聯(lián)系時，商標(biāo)所有人在無意使用該商標(biāo)的類別中，也應(yīng)當(dāng)獲得該商標(biāo)的保護(hù)，這是合理和可取的。[11]隨后，1938 年英國修改商標(biāo)法時便引入了防御商標(biāo)登記制度。但明確的是，英國建立防御商標(biāo)制度的初衷，是對英國當(dāng)時社會中存在的“非常馳名的”商標(biāo)[5]事前保護(hù)的考量，在于防止混淆、欺詐和惡意注冊事件的發(fā)生，[12]這一點體現(xiàn)在其注冊條件的嚴(yán)苛上。與英國防御商標(biāo)注冊要件基本一致的國家及地區(qū)還有馬來西亞和中國香港。[13-14]

2.英國防御商標(biāo)制度的發(fā)展趨勢

英國現(xiàn)行商標(biāo)法已將防御商標(biāo)制度廢除。自1958 年《巴黎公約》作出修改，要求各國對服務(wù)標(biāo)記提供保護(hù)后，英國防御商標(biāo)制度卻沒有以此延伸，最終于1994 年取消防御商標(biāo)制度。英國廢除防御商標(biāo)制度表面上是該制度與歐盟法令內(nèi)容產(chǎn)生沖突，[15]實質(zhì)從英國防御商標(biāo)制度的運行情況來看，歸結(jié)主因有三：其一，防御商標(biāo)制度給商標(biāo)權(quán)人提供的保護(hù)范圍過窄；其二，獲準(zhǔn)注冊難度大；其三，制度實施中，委員會審查防御標(biāo)志制度運作時，防御標(biāo)志登記申請書極少，制度并未得到充分利用。[11]當(dāng)然，其三在某種意義上是由前兩者原因所致。因此，深究英國廢除防御商標(biāo)制度深層原因在于，防御商標(biāo)制度對馳名商標(biāo)的主動認(rèn)定與事前保護(hù)變相承認(rèn)了符號圈地行為，與國際慣例實行的被動認(rèn)定、事后保護(hù)相悖，故英國及其他英聯(lián)邦國家相繼廢除了該制度。

（二）澳大利亞防御商標(biāo)制度

1.澳大利亞防御商標(biāo)制度設(shè)立背景

澳大利亞為英聯(lián)邦國家，在英國建立防御商標(biāo)制度之后，英聯(lián)邦國家相繼效仿。具體體現(xiàn)在澳大利亞《商標(biāo)法》第185 條專設(shè)規(guī)定中，其注冊要件中明確要求原商標(biāo)的使用程度致使在其他非注冊領(lǐng)域的使用被認(rèn)為與原商標(biāo)存在聯(lián)系，換言之，在司法實踐中，一般是馳名商標(biāo)的權(quán)利人才會獲準(zhǔn)此類商標(biāo)的注冊。此外，與我國截然不同的是澳大利亞商標(biāo)法中并無“撤三”等類似規(guī)定，即防御商標(biāo)不受商標(biāo)法體系中不使用而被撤銷的限制，由此該制度的設(shè)立與其商標(biāo)法體系較融合，也是英國廢除該制度之后，澳大利亞仍延續(xù)適用的緣由之一。

2.澳大利亞防御商標(biāo)制度的發(fā)展趨勢

澳大利亞在商標(biāo)法修改工作中，成員之間就防御商標(biāo)制度的廢存問題產(chǎn)生了分歧。一方面，防御商標(biāo)的理想存在是為增強對馳名商標(biāo)的保護(hù)力度，而反對者認(rèn)為，設(shè)立該制度的英國、日本等國家及地區(qū)實施的效果難以達(dá)到預(yù)期，制度本身要求過于嚴(yán)苛，能夠達(dá)到注冊標(biāo)準(zhǔn)的商標(biāo)數(shù)量稀少，反而為注冊機關(guān)帶來壓力。[16]

（三）日本防御商標(biāo)制度

1.日本防御商標(biāo)制度設(shè)立背景

從日本商標(biāo)法制度體系來看，日本商標(biāo)法1960年引入防御商標(biāo)制度的原因是根據(jù)商標(biāo)法修改報告中提出國內(nèi)頻頻出現(xiàn)的“搭商標(biāo)便車”行為，和頻現(xiàn)許多生產(chǎn)經(jīng)營者大量進(jìn)行全類、跨類商標(biāo)注冊的情形。對于1921 年的商標(biāo)法和《巴黎公約》而言，都無規(guī)定馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)，商家只能通過注冊大量其他類別的商標(biāo)起到預(yù)防作用，因此，日本借鑒英國的做法引入防御商標(biāo)制度，給予馳名商標(biāo)特殊保護(hù)。[17]

2.日本防御商標(biāo)制度的發(fā)展趨勢

日本是鮮有堅持將制度實行至今的國家。但據(jù)日本特許廳公開數(shù)據(jù)顯示，在日本只有少部分馳名商標(biāo)受到防御商標(biāo)制度的保護(hù)，制度運行效果與英國同樣不佳，還為商標(biāo)審查員帶來更大的挑戰(zhàn)以及行政、司法成本的增加，因此許多日本學(xué)者主張廢除防御商標(biāo)制度。日本防御商標(biāo)制度運行情況不佳的根本原因在于，對這些沒有真實使用意圖的商標(biāo)進(jìn)行維持造成了商標(biāo)資源和行政資源的浪費，嚴(yán)重違背了商標(biāo)不使用撤銷制度的立法目的。

三、防御商標(biāo)制度設(shè)立的必要性探討

（一）設(shè)立防御性商標(biāo)制度的優(yōu)勢

防御商標(biāo)制度呈現(xiàn)的主動預(yù)防加持了馳名商標(biāo)的兩道防護(hù)線，一是預(yù)防他人在先申請注冊且不受“撤三”規(guī)制；二是可追究他人侵權(quán)責(zé)任，體現(xiàn)在事前馳名商標(biāo)所有人預(yù)防的意圖和事后主管機關(guān)對侵權(quán)行為的糾正。此外，防御商標(biāo)作為引證商標(biāo)將減輕商標(biāo)權(quán)人的舉證負(fù)擔(dān)，當(dāng)他人對注冊申請?zhí)岢霎愖h，需要提交大量的證據(jù)證明商品類似、造成消費者混淆可能性等諸多難以界定的證據(jù)，其舉證責(zé)任沉重。在商標(biāo)侵權(quán)判定中，類似商品彈性極大的判斷本身便存在主觀判定，在注冊異議及商標(biāo)侵權(quán)判定中可能出現(xiàn)因不同的審理人員而得出不同的審理結(jié)論的情況，而防御商標(biāo)將規(guī)避這種維權(quán)的不穩(wěn)定性。[18]

（二）設(shè)立防御性商標(biāo)制度的劣勢

1.防御商標(biāo)制度與商標(biāo)法立法宗旨背道而馳

對比域外情況，防御商標(biāo)已被各國實施情況證明不能滿足現(xiàn)代商標(biāo)保護(hù)的需要，盡管該制度有一定的上述作用的體現(xiàn)，但更大的問題在于，與商標(biāo)法其他法律制度無法自恰融合。具體而言，在知識產(chǎn)權(quán)不斷擴張和市場競爭的背景下，我國更多重視對馳名商標(biāo)商譽的保護(hù)，而忽略了非競爭性廠商的模仿自由和組合再創(chuàng)造行為。尤其對于馳名商標(biāo)所有人而言，他們會誤認(rèn)為或者出于自身利益的考量希望馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)向絕對化的方向發(fā)展。[19]況且商標(biāo)所有人維持眾多商標(biāo)易陷入無所不備的被動境地，實際操作并不劃算。[20]防御商標(biāo)的存在造成了商標(biāo)資源的不當(dāng)壟斷，加重了商標(biāo)審查機關(guān)的負(fù)擔(dān)，損害社會公眾對有限的商標(biāo)資源的正常獲取，不僅違背了知識產(chǎn)權(quán)的利益平衡原則，亦違背商標(biāo)法的立法宗旨，從而阻礙了我國市場經(jīng)濟的正常發(fā)展。

2.防御商標(biāo)制度與商標(biāo)“撤三”制度立法意圖相違背

“撤三”制度體現(xiàn)了商標(biāo)法保護(hù)商標(biāo)真實商業(yè)使用的理念，對于構(gòu)建邏輯一致的商標(biāo)法律制度具有重要意義。[21]此外，“撤三”制度的初衷在于促使商標(biāo)使用，減少閑置商標(biāo)和商標(biāo)資源的浪費。由此體現(xiàn)商標(biāo)的價值在于使用，只有在商業(yè)活動中使用商標(biāo)才能發(fā)揮其價值和有效作用，而防御商標(biāo)制度的出現(xiàn)顯然會造成社會資源的浪費，并與“撤三”制度相沖突。

結(jié)合我國立法淵源和域外分析亦知，我國商標(biāo)法已經(jīng)賦予了馳名商標(biāo)權(quán)人防止他人搶注的權(quán)利：商標(biāo)異議和無效宣告。在雙重防護(hù)制度的加持下，商標(biāo)權(quán)人的損失和利益受損更多地應(yīng)該歸結(jié)為其自身權(quán)利的懈怠和市場競爭的結(jié)果，不應(yīng)全部歸結(jié)于法律制度缺陷的責(zé)任。再者，在判斷給予馳名商標(biāo)保護(hù)時，只能進(jìn)行動態(tài)認(rèn)定、個案認(rèn)定、被動保護(hù)，這種判定既定事實而不揣測商標(biāo)未來價值的做法，不但提升判斷正確率，且保證公正性。我國商標(biāo)法第四次修訂第四條中亦增加“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的內(nèi)容，逐漸成為共識。最后，商標(biāo)的價值在于使用，防御商標(biāo)制度中商標(biāo)“注而不用”的行為顯然違背了商標(biāo)的基本理論。因此，就我國目前的商標(biāo)法體系而言不適宜設(shè)立防御商標(biāo)制度。