國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心 廣東 廣州 510000

前言

專利權(quán)的基本含義是賦予專利權(quán)人禁止他人未經(jīng)其許可實施其發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利。對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造,無論是同一人提出兩件以上專利申請,還是不同人分別提出兩件以上專利申請,即使在符合授予專利權(quán)條件的情況下,也不能授予兩項以上專利權(quán),否則在這些專利權(quán)之間就會發(fā)生沖突。這就是“禁止重復(fù)授權(quán)原則”[1]。禁止重復(fù)授權(quán)原則是各國專利法中的一項基本原則,體現(xiàn)專利獨占性的同時又是發(fā)明人與社會公眾間專利契約的對價。

《專利法》第九條規(guī)定了“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權(quán)授予最先申請的人”。在實質(zhì)審查中,最常見的情況是同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利。審查指南規(guī)定,同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型又申請發(fā)明專利的,在先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止,并且申請人在申請時分別做出說明的,可以通過放棄實用新型專利權(quán)避免重復(fù)授權(quán)。但重復(fù)授權(quán)在實質(zhì)審查過程中情況是千變?nèi)f化的,例如申請人的不同、申請日的不同、審查中著錄項目的變更、優(yōu)先權(quán)等因素均會導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)的處理方式會有所不同。

審查階段重復(fù)授權(quán)的幾種實際情形

1.同一申請人同日(指申請日,有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日)就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請發(fā)明專利申請A1、實用新型專利A2,但未在申請時分別做出說明

實際審查過程中經(jīng)常會遇到該情形,即申請人在發(fā)明專利請求書或者實用新型請求書中忘記勾選了“同日申請”的聲明,該情形下,申請人只能通過修改或撤回發(fā)明專利的方式克服重復(fù)授權(quán)。

2.同一申請人同日(指申請日,有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日)就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請發(fā)明專利申請A1、實用新型專利A2,且在申請時分別做出說明,但實用新型專利處于終止?fàn)顟B(tài)或者終止待恢復(fù)的狀態(tài)

如果構(gòu)成同樣發(fā)明創(chuàng)造的實用新型已經(jīng)處于終止?fàn)顟B(tài),權(quán)利無法恢復(fù),則申請人不能通過放棄的方式克服重復(fù)授權(quán),只能采用修改或撤回發(fā)明專利的方式。

如果構(gòu)成同樣發(fā)明創(chuàng)造的實用新型雖然處于終止但尚處于恢復(fù)期,此時,在實質(zhì)審查過程中,審查員可以發(fā)出審查意見通知書告知申請人,發(fā)明和實用新型存在的重復(fù)授權(quán)問題,同時明確告知申請人本案存在兩種處理方式,一是在實用新型專利權(quán)的上述恢復(fù)期內(nèi)通過繳納恢復(fù)費和年費恢復(fù)實用新型專利權(quán),同時或之后放棄實用新型專利權(quán)或者修改發(fā)明,以獲得發(fā)明的專利權(quán);二是通過直接修改發(fā)明的方式獲得發(fā)明的授權(quán)。

3.不同申請人不同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請發(fā)明專利申請B1、實用新型專利B2,B1申請日在B2之前

對于不同日申請的重復(fù)授權(quán),應(yīng)根據(jù)先申請制原則,專利權(quán)授予最先申請的人。也就是說,即使在后申請B2已經(jīng)授權(quán),在先的專利申請B1也可以直接獲得授權(quán),由此造成的重復(fù)授權(quán)或構(gòu)成抵觸申請,可通過后續(xù)的無效程序解決。

4.同一申請人不同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請發(fā)明專利申請A1、實用新型專利A2,A1申請日在A2之前在申請日提交的文件中,A1的權(quán)利要求不同于A2,但是,A1的說明書與A2一致。

由于實用新型的審查周期較短,經(jīng)初步審查A2獲得授權(quán),但A1還未開始審查,當(dāng)A1進入實質(zhì)審查,經(jīng)過“創(chuàng)造性”審查后,申請人修改的權(quán)利要求與A2相同。此時,A1是否應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)?

針對上述情況,《局級審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致案例匯編2015》案例1給出了一種處理辦法:對于此種情況,應(yīng)當(dāng)發(fā)出審查意見通知書,告知申請人,發(fā)明專利申請不符合專利法第9條第1款的規(guī)定,如果希望獲得授權(quán),則需修改發(fā)明專利申請的權(quán)利要求使之有別于實用新型專利,或者將實用新型專利宣告無效,否則發(fā)明專利申請將被駁回。

5.對于不同申請人同日(指申請日,有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日)就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請發(fā)明專利申請A1、發(fā)明專利申請A2

應(yīng)當(dāng)根據(jù)專利法實施細(xì)則第四十一條第一款的規(guī)定,通知申請人自行協(xié)商確定申請人,協(xié)商不成或者修改后仍不符合專利法第九條第一款的規(guī)定。

6.同一申請人同日(指申請日,有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日)就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請發(fā)明專利申請A1、實用新型專利A2,且分別作出說明,但在授權(quán)之前提交了著錄項目變更,更改了申請人,是否可以通過放棄實用新型的方式克服重復(fù)授權(quán)?

對于此種情況,專利法第9條第1款第2句對構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的一種條件給出了規(guī)定,同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利,該法條中出現(xiàn)的“同日”在專利法實施細(xì)則第41條第2款中進一步明確僅指申請日。因此,只要是在申請日當(dāng)天,由同一申請人提交了內(nèi)容相同的發(fā)明申請和實用新型,并且在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利,即符合上述情況。即使申請人提交了著錄項目變更,更改了申請人,這不會改變本申請“同一申請人同日”提交相同發(fā)明和實用新型的事實,因此,無論本申請的申請人是否發(fā)生變更,本申請和相關(guān)實用新型專利均構(gòu)成了專利法第9條第1款第2句規(guī)定的重復(fù)授權(quán)。

因此,針對此種情況,仍然可以通過放棄實用新型的方式克服重復(fù)授權(quán)。

結(jié)論

本文對實質(zhì)審查過程中涉及重復(fù)授權(quán)的幾種常見情形進行了分析,并從相關(guān)法條的立法目的、公平性、合理性等角度出發(fā)提出了傾向性的處理建議。重復(fù)授權(quán)在審查過程中,申請日的不同、申請人的不同、優(yōu)先權(quán)、實用新型的狀態(tài)、是否分別作出聲明等因素均會對處理方式產(chǎn)生變化。因此,在實際審查過程中,應(yīng)具體情況具體分析,以減少在后續(xù)程序出現(xiàn)不必要的權(quán)利沖突及防止專利權(quán)人對被訴侵權(quán)人或利益相關(guān)方的多重訴訟、騷擾或者其他方面的利益損害。