劉健 祝慧宇

國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作天津中心

一、中日關于禁止重復授權的法規(guī)

中國2008年第三次修改后的專利法第9條第1款規(guī)定了：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權。專利法第9條第2款保留了原專利法規(guī)定的先申請原則。這一修改明確了禁止重復授權之目的在于防止同時存在涉及同樣的發(fā)明創(chuàng)造的兩項或者兩項以上的專利權而導致專利權之間的沖突或者不必要的重疊，并不是說同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授權一次。我國現(xiàn)行專利法形成了通過直接的禁止重復授權、先申請制和抵觸申請制三種法規(guī)來禁止重復授權。

日本沒有直接禁止重復授權的法條，而是通過抵觸申請制和先申請制來間接禁止重復授權。抵觸申請制：日本專利法第29條之2中規(guī)定：專利申請涉及的發(fā)明，與在該專利申請前申請，并在該專利申請后公開或公告的其他專利發(fā)明或實用新型設計相同時，不拘泥第29條之1的規(guī)定，不得對該發(fā)明授予專利權。但當該特許申請申請人與另一特許申請或實用新型申請人屬同一人時不在此限。抵觸申請制適用于不同申請人的情況，先申請制作為補充，適用于相同申請人重復授權情況。日本專利法第39條之3中規(guī)定：“不同日提出的發(fā)明專利申請與實用新型申請相同時，只有在實用新型申請日前提出的專利申請才可以獲得專利權。當不同人的發(fā)明專利申請或發(fā)明與實用新型申請再同一天提出時，僅一個發(fā)明或實用新型可獲得權利，申請人可以協(xié)商，協(xié)商不成，則任何人都不能取得權利。”在先申請嚴格抵觸在后申請，這樣就避免了同一申請人申請兩項或兩項以上同樣的發(fā)明創(chuàng)造被同時授予專利權的情況的發(fā)生；也不存在我國就同樣的發(fā)明創(chuàng)造若想發(fā)明獲得權利可以選擇放棄實用新型專利權的方式。

二、疑難案例詳解

案例1：

一申請人于某日同時提交了發(fā)明專利和實用新型專利共兩件專利申請，二者為同樣的發(fā)明創(chuàng)造，而實用新型專利已被授權公告，發(fā)明專利在其進入實審階段變更了申請人，變更后使得實用新型的專利權人和發(fā)明專利的申請人不再相同。此時申請人要想獲得發(fā)明專利授權該怎么處理[1]？此時如果實用新型專利權已經(jīng)處于終止狀態(tài)該怎么處理？如果實用新型和發(fā)明在提交申請時二者的申請人就不相同，又該怎么處理？

中國:第一種情況，雖然該發(fā)明專利的申請人變更了，但是由于實用新型的專利權人與發(fā)明專利申請的申請人之間存在轉讓和受讓的關系，二者具備協(xié)商的條件，所以發(fā)明專利的當前申請人可以選擇同實用新型專利權人進行協(xié)商，以通過放棄實用新型專利權的方式來獲得發(fā)明授權；或者修改發(fā)明來獲得授權。第二種情況，雖然實用新型的專利權已終止，但是其專利權并不是自始至終不存在，發(fā)明直接授權會與新型造成充重復授權，因此發(fā)明只有經(jīng)修改才能授權。第三種情況，由于發(fā)明專利申請和實用新型的申請人自始至終不相同，因此不屬于第9條規(guī)定的情形。此時不論實用新型專利權是否終止，均已不具備協(xié)商基礎，因此可對發(fā)明申請授權，造成重復授權，可以通過對實用新型專利權提出無效請求來解決。

日本:基于先申請原則，無論申請人是否相同，發(fā)明會由于實用新型先獲得登記，而無法再獲得權利，只有修改發(fā)明申請與實用新型的權利要求不完全相同才能夠授權。這和我國的處理方式有很大不同。

案例2：

一申請人于某日申請了發(fā)明專利并且在該申請日之后還申請了實用新型專利，實用新型專利已授權公告且專利權處于有效狀態(tài)；該實用新型與發(fā)明申請二者屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。那么發(fā)明申請該怎么處理？如果實用新型和發(fā)明申請具有相同的優(yōu)先權日，又該怎么處理？如果該申請人提交的實用新型專利享有優(yōu)先權，其優(yōu)先權日與該發(fā)明專利的申請日相同，又該怎么處理？

中國：第一種情況屬于同一申請人于不同申請日申請了兩項同樣的發(fā)明創(chuàng)造，不屬于專利法第9條第1款規(guī)定的情形，因此，申請人不能夠選擇通過放棄實用新型的專利權方式來獲得發(fā)明授權。雖然實用新型先獲得了授權，但是由于發(fā)明申請在先，應當對發(fā)明申請進行授權，造成的重復授權，可通過無效程序來解決；但也有不同的觀點[2]，認為由于同樣的發(fā)明創(chuàng)造由同一申請人提出，不適用于先申請制，即不適用于專利法第9條第1款的情形，只能通過修改獲得授權。后兩種情況，實用新型已經(jīng)獲得了專利權，依據(jù)《審查指南2010》的規(guī)定，發(fā)明只能通過修改才能獲得專利權。

日本：現(xiàn)如今日本的實用新型注冊申請實行無實審登記制，與我國的實用新型實行初審制的審查情況類似，均不進行實質審查，因此日本也會經(jīng)常出現(xiàn)第一種情況，此時就適用先申請原則，先對發(fā)明申請授權，之后申請人可以對獲得權利的實用新型提出無效請求。日本的先申請原則嚴格地排除了同一人關于相同專利被重復授權的情況，只有當兩項申請的技術方案不完全相同才能夠都獲得授權。因此，后兩種情況只能通過修改發(fā)明來獲得專利權。

結語：中國和日本專利法對于禁止重復授權的立法本意是相同的，都是防止同樣的發(fā)明創(chuàng)造被同時授予兩項或兩項以上的專利權，但判斷原則和審查基準存在一定差異。本文結合實際審查案例比較了兩國關于重復授權的規(guī)定和處理方式。通過分析專利制度成熟的日本的相關法規(guī)，對于我國專利審查有一定借鑒意義。（作者單位：國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作天津中心，第二作者對本文貢獻與第一作者等同）