陳臘梅

一、引 言

隨著我國(guó)專利申請(qǐng)量的日益增長(zhǎng)，發(fā)明專利申請(qǐng)中涉及諸如要求優(yōu)先權(quán)、分案申請(qǐng)、同日申請(qǐng)、涉及生物材料樣品保藏、涉及不喪失新穎性寬限期等類型的申請(qǐng)也日益增多。這些類型的申請(qǐng)因其特殊規(guī)定，我們常稱之為特殊申請(qǐng)。對(duì)這些特殊申請(qǐng)，因申請(qǐng)人對(duì)規(guī)定理解不到位或操作失誤，提交時(shí)頻頻出現(xiàn)各種錯(cuò)誤。在這些錯(cuò)誤中，有些錯(cuò)誤導(dǎo)致的權(quán)利喪失可以通過救濟(jì)程序予以補(bǔ)救，例如：因未繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)而被視為未要求的優(yōu)先權(quán)，在恢復(fù)期內(nèi)可通過恢復(fù)程序進(jìn)行恢復(fù)；而有些錯(cuò)誤導(dǎo)致的權(quán)利喪失卻不能請(qǐng)求恢復(fù)，例如：因優(yōu)先權(quán)期限超出12 個(gè)月而被視為未要求的優(yōu)先權(quán)，根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第6 條第5 款的規(guī)定，不能請(qǐng)求恢復(fù)權(quán)利。當(dāng)權(quán)利喪失后，即使通過救濟(jì)程序能夠恢復(fù)權(quán)利，申請(qǐng)人也需為此付出審查周期延長(zhǎng)及財(cái)力消耗上的代價(jià)，對(duì)于不能恢復(fù)的權(quán)利，將導(dǎo)致申請(qǐng)人的利益嚴(yán)重受損。因此，加深申請(qǐng)人對(duì)相關(guān)規(guī)定的理解、明確操作建議，對(duì)降低提交特殊申請(qǐng)時(shí)的錯(cuò)誤率十分必要。

歐陽(yáng)平等人在《涉及本國(guó)優(yōu)先權(quán)專利申請(qǐng)的注意事項(xiàng)》中針對(duì)請(qǐng)求書中“要求優(yōu)先權(quán)聲明”填寫的易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的分析①歐陽(yáng)平，李增順，毛曉鵬.涉及本國(guó)優(yōu)先權(quán)專利申請(qǐng)的注意事項(xiàng)[J].中國(guó)發(fā)明與專利.2013（07）：77-79.；宋揚(yáng)等人在《初步審查中對(duì)于分案申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)審查的兩種典型情形的探討》中探討了主動(dòng)恢復(fù)分案未要求的優(yōu)先權(quán)及分案申請(qǐng)的在先申請(qǐng)?zhí)柵c原申請(qǐng)?zhí)栂嗤瑫r(shí)的處理流程②宋揚(yáng)，肖偉民.初步審查中對(duì)于分案申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)審查的兩種典型情形的探討[J].審查業(yè)務(wù)通訊.2014（05）：53-59.；黃蕾等人在《重新確定申請(qǐng)日對(duì)相同發(fā)明創(chuàng)造的“同日申請(qǐng)”的影響及對(duì)策研究》中對(duì)同日申請(qǐng)中一件案件重新確定申請(qǐng)日后將對(duì)另一件案件授權(quán)前景產(chǎn)生的影響進(jìn)行了闡述③黃蕾，俞可嘉.重新確定申請(qǐng)日對(duì)相同發(fā)明創(chuàng)造的“同日申請(qǐng)”的影響及對(duì)策研究[J].中國(guó)發(fā)明與專利.2014（05）：98-102.；歐陽(yáng)平等人在《關(guān)于生物材料樣品保藏初步審查標(biāo)準(zhǔn)的思考》中探討了不同生物材料樣品的幾種保藏類型所產(chǎn)生的不同影響④歐陽(yáng)平，劉世昌，李增順.關(guān)于生物材料樣品保藏初步審查標(biāo)準(zhǔn)的思考[J].審查業(yè)務(wù)通訊 .2011（05）：33-41.；陳嘉威在《專利法新穎性寬限期審查的理解與探析》中提出了不喪失新穎性證明材料應(yīng)當(dāng)具備法律中有效證據(jù)所包括的三個(gè)特征⑤陳嘉威.專利法新穎性寬限期審查的理解與探析[J].審查業(yè)務(wù)通訊.2012（02）：13-17.。上述文獻(xiàn)對(duì)特殊申請(qǐng)某一方面的特性進(jìn)行了深入的研究，對(duì)某一類特殊申請(qǐng)的提交具有指導(dǎo)意義，但對(duì)具有一定相似性的多類特殊申請(qǐng)缺少對(duì)比及歸納分析，未能有效解決申請(qǐng)人可能混淆相關(guān)規(guī)定的困擾，因而在幫申請(qǐng)人從整體上把握各類特殊申請(qǐng)的常見錯(cuò)誤方面收效不佳。

因此，基于審查中的案例，本文著眼于幾類常見的特殊申請(qǐng)，從特殊規(guī)定、期限、費(fèi)用、表格填寫及需提交的文件等幾方面對(duì)導(dǎo)致申請(qǐng)人權(quán)利喪失的錯(cuò)誤分門別類，詳細(xì)分析每一類錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因，并給出提交時(shí)的操作建議。簡(jiǎn)言之，本文按照案例舉隅、案例分析、操作建議的框架性結(jié)構(gòu)將各種常見錯(cuò)誤完整、系統(tǒng)地呈現(xiàn)給申請(qǐng)人，以幫助申請(qǐng)人更好地理解特殊申請(qǐng)的相關(guān)規(guī)定，減少操作上的失誤。

二、要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)

優(yōu)先權(quán)是指申請(qǐng)人在第一次提出發(fā)明專利申請(qǐng)（下稱在先申請(qǐng)）后，又在12 個(gè)月內(nèi)就相同主題再次提出發(fā)明專利申請(qǐng)（下稱在后申請(qǐng)），與其他人在其在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后、在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前就同一主題所提出的申請(qǐng)相比，其在后申請(qǐng)享有優(yōu)先地位。享有優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)相當(dāng)于將申請(qǐng)日提前至其在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日（即優(yōu)先權(quán)日）。因而，享有優(yōu)先權(quán)對(duì)一件專利申請(qǐng)的新穎性和創(chuàng)造性具有十分重要的意義。相應(yīng)地，上述12 個(gè)月的期限被稱為優(yōu)先權(quán)期限。

在要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)中，導(dǎo)致優(yōu)先權(quán)被視為未提出，申請(qǐng)人權(quán)益受損的問題主要體現(xiàn)在優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)、優(yōu)先權(quán)期限及優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)不符合規(guī)定三個(gè)方面。

（一）在先申請(qǐng)不符合本國(guó)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)

1.在先申請(qǐng)已享有優(yōu)先權(quán)

【案例1】專利申請(qǐng)2018*****1436，提交時(shí)要求申請(qǐng)2017*****5981 作為優(yōu)先權(quán)，然而，在先申請(qǐng)2017*****5981 已享有優(yōu)先權(quán)2017*****1673。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第32 條第2 款規(guī)定，該申請(qǐng)要求的優(yōu)先權(quán)被視為未提出。

2.在先申請(qǐng)為分案申請(qǐng)

【案例2】專利申請(qǐng)2018*****2546，提交時(shí)要求申請(qǐng)2017*****1123 作為優(yōu)先權(quán)，然而，在先申請(qǐng)2017*****1123 為一件分案申請(qǐng)。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第32 條第2 款規(guī)定，該申請(qǐng)要求的優(yōu)先權(quán)被視為未提出。

3.在先申請(qǐng)已被授予專利權(quán)

【案例3】專利申請(qǐng)2018*****0137，提交時(shí)要求申請(qǐng)2011*****9635 作為優(yōu)先權(quán)，然而，提交在后申請(qǐng)時(shí)，在先申請(qǐng)2011*****9635 已被授予專利權(quán)。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第32 條第2 款規(guī)定，該申請(qǐng)要求的優(yōu)先權(quán)被視為未提出。

【案例分析】《專利法實(shí)施細(xì)則》第32 條第2 款規(guī)定，提出后一申請(qǐng)時(shí)，在先申請(qǐng)的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)：（一）已經(jīng)要求外國(guó)或者本國(guó)優(yōu)先權(quán)的；（二）已經(jīng)被授予專利權(quán)的；（三）屬于按照規(guī)定提出的分案申請(qǐng)。這樣規(guī)定是由優(yōu)先權(quán)必須是首次申請(qǐng)的特性所決定的。

《專利法》第29 條第2 款規(guī)定：“申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)?！币蚨瑑?yōu)先權(quán)應(yīng)當(dāng)是第一次提出的專利申請(qǐng)。為什么要求優(yōu)先權(quán)是第一次提出的專利申請(qǐng)呢？這是因?yàn)閮H可在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)給申請(qǐng)人其申請(qǐng)優(yōu)先的地位，且該期限不能重復(fù)疊加。例如，A、B、C 三件申請(qǐng)，C 要求B 作為優(yōu)先權(quán)，B要求A 作為優(yōu)先權(quán)。如果不對(duì)在先申請(qǐng)的性質(zhì)做出限定，那么就會(huì)出現(xiàn)如下情形：B 相對(duì)于A 擁有12個(gè)月的優(yōu)先權(quán)期限，而C 相對(duì)于B 也擁有12 個(gè)月的優(yōu)先權(quán)期限，從而C 相對(duì)于A 實(shí)際就擁有了24 個(gè)月的優(yōu)先權(quán)期限，這對(duì)其他申請(qǐng)人顯然有失公平。因此，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)必須是針對(duì)相同主題的首次申請(qǐng)⑥尹新天.中國(guó)專利法詳解[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011：385.。這里所指的“首次申請(qǐng)”，是指在先申請(qǐng)的主題應(yīng)當(dāng)沒有要求過優(yōu)先權(quán)，或者提出過要求優(yōu)先權(quán)聲明但未享有優(yōu)先權(quán)⑦國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.審查操作規(guī)程·初審流程分冊(cè)[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011：134.。因而，在先申請(qǐng)已享有優(yōu)先權(quán)的，不能再作為優(yōu)先權(quán)，但部分優(yōu)先權(quán)的情況例外。部分優(yōu)先權(quán)是指：C 要求B 作為優(yōu)先權(quán)，B 要求A 作為優(yōu)先權(quán)，如果B 中作為C 的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的主題沒有要求過優(yōu)先權(quán)，也即C 享有的是B 較于A 新出現(xiàn)的主題，那么C 可以享有B 中的部分優(yōu)先權(quán)。

在案例1 中，因其在先申請(qǐng)2017*****5981 已享有優(yōu)先權(quán)，所以不能被要求作為優(yōu)先權(quán)。在案例2 中，由于分案申請(qǐng)是從原申請(qǐng)分出來的申請(qǐng)，因此原申請(qǐng)是第一次申請(qǐng)，而分案申請(qǐng)不是第一次申請(qǐng)，故也不能被要求作為優(yōu)先權(quán)。在案例3 中，由于在先申請(qǐng)已經(jīng)被授予專利權(quán)，如果在后申請(qǐng)仍能享受其優(yōu)先權(quán)，那么將會(huì)導(dǎo)致同樣的發(fā)明創(chuàng)造被重復(fù)授予專利權(quán)。因此，已被授予專利權(quán)的申請(qǐng)也不能被要求作為優(yōu)先權(quán)。

那么，如何判斷在先申請(qǐng)是否已被授予專利權(quán)呢？很多申請(qǐng)人在收到授予專利權(quán)通知書和辦理登記手續(xù)通知書時(shí)，常誤以為無論是否辦理登記手續(xù)，在期限屆滿前該專利申請(qǐng)均視為尚未授予專利權(quán)。實(shí)際上，現(xiàn)行規(guī)定是：“如果專利局已經(jīng)針對(duì)在先申請(qǐng)發(fā)出授予專利權(quán)通知書和辦理登記手續(xù)通知書，且申請(qǐng)人已繳納相關(guān)費(fèi)用的，視為在先申請(qǐng)已經(jīng)被授權(quán)。申請(qǐng)人尚未繳納相關(guān)費(fèi)用的，視為在先申請(qǐng)尚未被授權(quán)。”因而，是否繳費(fèi)是判斷一件申請(qǐng)是否授予專利權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)。之所以如此規(guī)定，主要基于以下兩方面的考慮：第一，申請(qǐng)人在期限內(nèi)辦理了登記手續(xù)充分表明了其希望獲得專利權(quán)的意愿；第二，實(shí)際情況中，部分申請(qǐng)人希望在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行授予專利權(quán)公告之前盡早獲得授予專利權(quán)的證明。

申請(qǐng)人對(duì)授予專利權(quán)的時(shí)間點(diǎn)產(chǎn)生誤解，大多是將其與分案申請(qǐng)的提交時(shí)機(jī)（即原申請(qǐng)發(fā)出的辦理登記手續(xù)通知書中規(guī)定的期限屆滿前）相混淆，從而導(dǎo)致提交在后申請(qǐng)時(shí)，在先申請(qǐng)已被授予專利權(quán)，從而喪失了要求優(yōu)先權(quán)的機(jī)會(huì)。

【操作建議】在提交要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)時(shí)，需要核實(shí)在先申請(qǐng)的狀態(tài)并注意：

1.除了部分優(yōu)先權(quán)的情況，在先申請(qǐng)如已享有優(yōu)先權(quán)，不能作為優(yōu)先權(quán)。

2.在先申請(qǐng)是分案申請(qǐng)或已被授予專利權(quán)，不能作為優(yōu)先權(quán)。

3.涉及部分優(yōu)先權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在提交申請(qǐng)時(shí)主動(dòng)提交有關(guān)部分優(yōu)先權(quán)的說明，以避免審查員發(fā)出不必要的視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書，從而縮短審查周期。

4.在先申請(qǐng)如已繳納授予專利權(quán)的相關(guān)費(fèi)用，視為已被授予專利權(quán)，不能作為優(yōu)先權(quán)。

5.如果要求一件申請(qǐng)作為優(yōu)先權(quán)，而該申請(qǐng)已收到授予專利權(quán)通知書，應(yīng)當(dāng)在未繳納相關(guān)費(fèi)用時(shí)盡快提交在后申請(qǐng)。

(二)優(yōu)先權(quán)期限已超過12 個(gè)月

【案例4】專利申請(qǐng)2017*****096X，申請(qǐng)日為2017年12月25 日，提交時(shí)要求申請(qǐng)2016*****5997作為優(yōu)先權(quán)，在先申請(qǐng)2016*****5997 的申請(qǐng)日為2016年11月30 日。根據(jù)《專利法》第29 條第2 款的規(guī)定，該申請(qǐng)要求的優(yōu)先權(quán)被視為未提出。

【案例5】以紙件形式提交的專利申請(qǐng)2017*****6654，要求申請(qǐng)2016*****8309 作為優(yōu)先權(quán)，在先申請(qǐng)日為2016年4月15 日。在后申請(qǐng)的郵戳日不清晰，受理時(shí)以收到日2017年4月18 日作為申請(qǐng)日，并于當(dāng)日發(fā)出專利申請(qǐng)受理通知書。隨后，申請(qǐng)人于2017年10月9 日提交了有關(guān)申請(qǐng)日更正的請(qǐng)求，然而，因已錯(cuò)過提交申請(qǐng)日更正請(qǐng)求的時(shí)機(jī)，根據(jù)《專利法》第29 條第2 款的規(guī)定，該申請(qǐng)要求的優(yōu)先權(quán)被視為未提出。

【案例6】專利申請(qǐng)2017*****2091，申請(qǐng)日為2017年8月23 日，要求申請(qǐng)2016*****7894 作為優(yōu)先權(quán)，優(yōu)先權(quán)日為2016年10月11 日。然而，在后申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)在說明書附圖中遺漏了圖3。隨后，申請(qǐng)人于2017年10月25 日補(bǔ)交了遺漏的圖3 并重新確定了申請(qǐng)日，根據(jù)《專利法》第29 條第2 款的規(guī)定，該申請(qǐng)要求的優(yōu)先權(quán)被視為未提出。

【案例分析】根據(jù)前述《專利法》第29 條第2 款的規(guī)定，優(yōu)先權(quán)期限超出12 個(gè)月的在先申請(qǐng)不能作為優(yōu)先權(quán)。12 個(gè)月的優(yōu)先權(quán)期限是《巴黎公約》中已做出的規(guī)定，我國(guó)專利法沿用了《巴黎公約》中對(duì)該期限的規(guī)定。在案例4 中，申請(qǐng)人提交在后申請(qǐng)時(shí)，其優(yōu)先權(quán)期限已超出12 個(gè)月；在案例5 中，申請(qǐng)人在臨近優(yōu)先權(quán)期限屆滿時(shí)以紙件形式提交在后申請(qǐng)，而在后申請(qǐng)因郵戳日不清晰只能以收到日作為申請(qǐng)日，雖然申請(qǐng)人提出了申請(qǐng)日更正請(qǐng)求，但根據(jù)《專利審查指南》（2019 版）第五部分第三章第4 節(jié)的規(guī)定，該更正請(qǐng)求因未在遞交專利申請(qǐng)文件之日起2 個(gè)月或者申請(qǐng)人收到受理通知書之日起一個(gè)月內(nèi)提出，因而未得以更正，從而導(dǎo)致其優(yōu)先權(quán)期限超出12 個(gè)月；在案例6 中，在后申請(qǐng)?jiān)谔峤粫r(shí)遺漏了部分附圖，根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第40 條的規(guī)定，以申請(qǐng)人補(bǔ)交附圖之日作為申請(qǐng)日，重新確定的申請(qǐng)日的延后導(dǎo)致其優(yōu)先權(quán)期限超出12 個(gè)月。諸如上述類型的優(yōu)先權(quán)期限超期案件，給申請(qǐng)人的利益造成了嚴(yán)重的損害。

【操作建議】在提交要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)時(shí)，需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)期限并注意：

1.優(yōu)先權(quán)期限超出12 個(gè)月的，不能作為優(yōu)先權(quán)。

2.對(duì)于以紙件形式提交的在后申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)確保郵寄時(shí)郵戳日清晰可見。

3.對(duì)于在后申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)確保提交時(shí)附圖完整無遺漏。

4.避免在臨近優(yōu)先權(quán)期限屆滿時(shí)提交在后申請(qǐng)。

（三）優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)不滿足要求

1.未繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)

【案例7】專利申請(qǐng)2017*****9288，申請(qǐng)日為2017年09月13日，要求了三項(xiàng)優(yōu)先權(quán)2016*****6220、2016*****5928、2017*****1220，并于2017年9月13日發(fā)出專利申請(qǐng)受理通知書，但在繳費(fèi)期限內(nèi)，申請(qǐng)人未繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第95條第2款的規(guī)定，該優(yōu)先權(quán)被視為未提出。隨后，申請(qǐng)人提交了恢復(fù)權(quán)利請(qǐng)求書，并繳納了恢復(fù)權(quán)利請(qǐng)求費(fèi)，但在恢復(fù)期內(nèi)，申請(qǐng)人仍未繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)。審查員就此發(fā)出辦理恢復(fù)權(quán)利手續(xù)通知書，然而，申請(qǐng)人在未答復(fù)該通知書，從而導(dǎo)致其要求的三項(xiàng)優(yōu)先權(quán)均被視為未要求。

2.逾期繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)

【案例8】專利申請(qǐng)2017*****7133，申請(qǐng)日為2017年11月15日，要求了一項(xiàng)優(yōu)先權(quán)2017*****6734，并于2017年11月16日發(fā)出專利申請(qǐng)受理通知書，申請(qǐng)人于2018年1月31日繳納了優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)，并于2018年1月29日提交了恢復(fù)權(quán)利請(qǐng)求書，繳納了恢復(fù)權(quán)利請(qǐng)求費(fèi)。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第95條第2款規(guī)定，該優(yōu)先權(quán)因逾期繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)被視為未提出，并根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第六條的規(guī)定，同意恢復(fù)優(yōu)先權(quán)2017*****6734。

【案例分析】《專利法實(shí)施細(xì)則》第95 條第2 款規(guī)定：“申請(qǐng)人要求優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在繳納申請(qǐng)費(fèi)的同時(shí)繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)，期滿未繳納或者未繳足的，視為未要求優(yōu)先權(quán)?！痹摾U費(fèi)期限是指《專利法實(shí)施細(xì)則》第95 條第1 款中規(guī)定的自申請(qǐng)日起2 個(gè)月內(nèi)或者自收到受理通知書之日起15 日內(nèi)。該處繳足是指按項(xiàng)收取優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)，每項(xiàng)80 元。因此，要求了優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)足額繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)。

然而，據(jù)統(tǒng)計(jì)，審查中超過百分之五十被視為未要求的優(yōu)先權(quán)均是因未繳納、未繳足或逾期繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)而造成的。在案例7 中，申請(qǐng)人因未繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)，導(dǎo)致優(yōu)先權(quán)被視為未要求，其后雖辦理了恢復(fù)手續(xù)，但卻仍未繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)，從而喪失了要求優(yōu)先權(quán)的權(quán)利。在案例8 中，申請(qǐng)人因錯(cuò)過了優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)的繳納期限，從而導(dǎo)致了優(yōu)先權(quán)被視為未提出，雖然最終恢復(fù)了優(yōu)先權(quán)，但不得不為此多付出恢復(fù)權(quán)利請(qǐng)求費(fèi)1000 元。

【操作建議】在提交要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)時(shí)，需要注意：

(1)應(yīng)當(dāng)在自申請(qǐng)日起2 個(gè)月內(nèi)或者自收到受理通知書之日起15 日內(nèi)繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)。

(2)應(yīng)當(dāng)繳足優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)，優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)的總額=優(yōu)先權(quán)的項(xiàng)數(shù)×80 元。如要求3 項(xiàng)優(yōu)先權(quán)，共需要繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)80×3 ＝240 元。

三、分案申請(qǐng)

一件專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，這是專利申請(qǐng)的單一性原則⑧。當(dāng)一件專利申請(qǐng)包含兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)時(shí)，不再滿足單一性原則，申請(qǐng)人可以以分案申請(qǐng)的形式對(duì)其他的發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行重新申請(qǐng)。分案申請(qǐng)是以原申請(qǐng)（第一次提出的申請(qǐng)）為基礎(chǔ)提出的，所以能夠享受原申請(qǐng)的申請(qǐng)日。因此，分案申請(qǐng)制度是當(dāng)原申請(qǐng)不滿足單一性要求時(shí)，盡最大可能保護(hù)申請(qǐng)人利益的一種補(bǔ)救方式。

在涉及分案的申請(qǐng)中，導(dǎo)致分案申請(qǐng)被視為未提出或其他申請(qǐng)人利益嚴(yán)重受損的錯(cuò)誤主要是由于提交分案的時(shí)機(jī)不符合規(guī)定及請(qǐng)求書表格中填寫有誤。

（一）提交分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)不符合規(guī)定

1.分案申請(qǐng)?jiān)谠暾?qǐng)辦理登記手續(xù)的期限屆滿后提出

【案例9】分案申請(qǐng)2018*****3576，提出申請(qǐng)之日為2018年5月3 日，原申請(qǐng)2013*****6282 于2018年2月7 日發(fā)出辦理登記手續(xù)通知書，通知書中指定的辦理登記手續(xù)的屆滿日為2018年4月23 日,該分案申請(qǐng)?zhí)岢鋈找殉鲈暾?qǐng)辦理登記手續(xù)的期限屆滿日，根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第42 條的規(guī)定，該分案申請(qǐng)被視為未提出。

2.分案再分案申請(qǐng)?jiān)谠暾?qǐng)辦理登記手續(xù)的期限屆滿之后提出

【案例10】分案再分案申請(qǐng)2018*****2924，提出之日為2018年8月21 日，它是針對(duì)分案申請(qǐng)2015*****3270 提出的再分案，其提出時(shí)，分案申請(qǐng)2015*****3270 處于復(fù)審階段，原申請(qǐng)為2010*****8536，原申請(qǐng)辦理登記手續(xù)的屆滿期限是2015年6月15 日，該分案再分案申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)已超出原申請(qǐng)辦理登記手續(xù)的期限屆滿，根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第42 條的規(guī)定，該分案申請(qǐng)被視為未提出。

【案例分析】 《專利法實(shí)施細(xì)則》第42 條規(guī)定：“申請(qǐng)人可以在本細(xì)則54 條第1 款規(guī)定的期限屆滿前，向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出分案申請(qǐng)；但是，專利申請(qǐng)已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請(qǐng)”。《專利法實(shí)施細(xì)則》第54 條第1 款規(guī)定：“國(guó)務(wù)院專利行政部門發(fā)出授予專利權(quán)的通知后，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)自收到通知之日起2 個(gè)月內(nèi)辦理登記手續(xù)”。

因此，可以將申請(qǐng)人提出分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)歸納如下：

（1）原申請(qǐng)已收到授予專利權(quán)和辦理登記手續(xù)通知書，在辦理登記手續(xù)通知書指定的期限屆滿前可以提交分案申請(qǐng)；

（2）原申請(qǐng)已被駁回，自申請(qǐng)人收到駁回決定之日起3 個(gè)月內(nèi)，不論是否提出復(fù)審請(qǐng)求，均可以提出分案申請(qǐng)；

（3）原申請(qǐng)?jiān)谔岢鰪?fù)審請(qǐng)求以后以及對(duì)復(fù)審決定不服提起行政訴訟期間，可以提出分案申請(qǐng)；

（4）原申請(qǐng)?zhí)峤涣顺坊貙＠暾?qǐng)聲明的，撤回專利申請(qǐng)聲明生效（即發(fā)出手續(xù)合格通知書）之前，可以提出分案申請(qǐng)；

（5）原申請(qǐng)已被視為撤回的，在恢復(fù)期內(nèi)，可以提出分案申請(qǐng)；

（6）對(duì)于已提出過分案申請(qǐng)，針對(duì)該分案申請(qǐng)?jiān)俅翁岢龇职干暾?qǐng)的，再次提出的分案申請(qǐng)的提交時(shí)機(jī)仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請(qǐng)來確定。

在案例9 中，分案申請(qǐng)因提交時(shí)已超出原申請(qǐng)辦理登記手續(xù)的屆滿期限，因而被視為未提出。在案例10 中，申請(qǐng)人因不清楚分案再分案的提交時(shí)機(jī)應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請(qǐng)來確定，從而導(dǎo)致提出分案再分案時(shí)已超出原申請(qǐng)辦理登記手續(xù)的屆滿期限而被視為未提出。

【操作建議】在提交分案申請(qǐng)時(shí)，需要核實(shí)原申請(qǐng)的狀態(tài)并注意：

（1）僅在收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的授予專利權(quán)通知之前及收到之日起2 個(gè)月內(nèi)、專利申請(qǐng)被駁回、撤回或者視為撤回前，才可以提交分案申請(qǐng)。

（2）盡量避免在臨近期限屆滿時(shí)提交分案申請(qǐng)，以避免因郵戳日不清晰或遺漏附圖等原因?qū)е律暾?qǐng)日延后從而錯(cuò)過提交分案的時(shí)機(jī)。

（二）分案申請(qǐng)的請(qǐng)求書表格中填寫有誤

1.原申請(qǐng)中要求了優(yōu)先權(quán)或涉及生物材料樣品保藏，但分案申請(qǐng)的請(qǐng)求書未填寫上述信息

【案例11】分案申請(qǐng)2018****1568，其原申請(qǐng)2016****2345，要求了在先申請(qǐng)2015***1257 作為優(yōu)先權(quán)，并涉及生物材料樣品CGMCC No.*****的保藏。然而，在分案申請(qǐng)的請(qǐng)求書中，申請(qǐng)人遺漏了填寫原申請(qǐng)中要求的優(yōu)先權(quán)及生物材料樣品保藏信息。實(shí)質(zhì)審查階段，該申請(qǐng)因遺漏填寫的生物材料樣品保藏信息導(dǎo)致說明書未能充分公開該申請(qǐng)的技術(shù)內(nèi)容，不符合《專利法》第26 條第3 款的規(guī)定而被駁回。

2.請(qǐng)求書中遺漏填寫原申請(qǐng)信息

【案例12】專利申請(qǐng)2017*****6274，在實(shí)質(zhì)審查階段，經(jīng)檢索發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)2015*****8956 中已公開了2017*****6274 的全部技術(shù)內(nèi)容。申請(qǐng)人陳述該申請(qǐng)實(shí)際為申請(qǐng)2015*****8956 的分案申請(qǐng)，因疏忽未在請(qǐng)求書中填寫原申請(qǐng)的信息，請(qǐng)求添加遺漏的原申請(qǐng)信息。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第43 條第3 款的規(guī)定，該請(qǐng)求未被接受，根據(jù)《專利法》第22 條的2 款的規(guī)定，該專利申請(qǐng)因不具備新穎性被駁回。

3.請(qǐng)求書中填寫了多余的原申請(qǐng)信息

【案例13】分案申請(qǐng)2017*****5084，在實(shí)質(zhì)審查階段，發(fā)現(xiàn)該申請(qǐng)并非請(qǐng)求書中填寫的原申請(qǐng)2017*****9765 所對(duì)應(yīng)的分案申請(qǐng)。申請(qǐng)人陳述該申請(qǐng)實(shí)際并非分案申請(qǐng)，因疏忽在請(qǐng)求書中未刪除多余的原申請(qǐng)信息，請(qǐng)求刪除多余的原申請(qǐng)信息并將其更正為一般申請(qǐng)進(jìn)行審查。然而，根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第43條第3款的規(guī)定，該請(qǐng)求未被接受。根據(jù)《專利法》第33 條的規(guī)定，該分案申請(qǐng)因修改超出原申請(qǐng)的保護(hù)范圍被駁回。

4.請(qǐng)求書中將原申請(qǐng)信息錯(cuò)填成優(yōu)先權(quán)信息

【案例14】申請(qǐng)2018****1226，要求優(yōu)先權(quán)2017****5674，實(shí)質(zhì)審查階段，檢索到在優(yōu)先權(quán)日與申請(qǐng)日間能破壞其新穎性的對(duì)比文件，且經(jīng)核實(shí)，該申請(qǐng)并不享有優(yōu)先權(quán)2017****5674。申請(qǐng)人陳述該申請(qǐng)實(shí)際為一件分案申請(qǐng)，因疏忽在請(qǐng)求書中將原申請(qǐng)信息錯(cuò)填成優(yōu)先權(quán)信息，請(qǐng)求將錯(cuò)填的信息進(jìn)行更正并將其作為分案申請(qǐng)進(jìn)行審查。然而，根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第43 條第3 款的規(guī)定，該請(qǐng)求未被接受。根據(jù)《專利法》第22 條第2 款的規(guī)定，該專利申請(qǐng)因不具備新穎性被駁回。

5.請(qǐng)求書中將優(yōu)先權(quán)信息錯(cuò)填成原申請(qǐng)信息

【案例15】分案申請(qǐng)2017****9297，實(shí)質(zhì)審查階段，審查員發(fā)現(xiàn)該申請(qǐng)并非請(qǐng)求書中填寫的原申請(qǐng)2017****1123 的分案申請(qǐng)。申請(qǐng)人陳述該申請(qǐng)并非一件分案申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)因疏忽將優(yōu)先權(quán)信息錯(cuò)填成原申請(qǐng)信息，請(qǐng)求將錯(cuò)填的信息進(jìn)行更正并將其作為要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)進(jìn)行審查。然而，根據(jù)《專利法》第30條的規(guī)定，申請(qǐng)人要求優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)的時(shí)候提出書面聲明，未提出書面聲明的，視為未要求優(yōu)先權(quán)。該請(qǐng)求未被接受，而根據(jù)《專利法》第33 條的規(guī)定，該申請(qǐng)因修改超出原申請(qǐng)的保護(hù)范圍被駁回。

【案例分析】案例11-15 均是因申請(qǐng)人在請(qǐng)求書表格填寫中的疏忽而導(dǎo)致該申請(qǐng)喪失了專利權(quán)保護(hù)的機(jī)會(huì)。在案例11 中，原申請(qǐng)要求了優(yōu)先權(quán)并涉及生物材料樣品保藏，而分案申請(qǐng)的請(qǐng)求書中未填寫相應(yīng)的信息。初步審查階段將視為該分案申請(qǐng)未要求優(yōu)先權(quán)或不涉及生物材料樣品的保藏。而到實(shí)質(zhì)審查階段，才發(fā)現(xiàn)遺漏了優(yōu)先權(quán)或生物材料樣品保藏，而遺漏的生物材料樣品保藏正好影響了說明書的充分公開，從而導(dǎo)致該申請(qǐng)被駁回。

案例12 和案例13 是將一般申請(qǐng)與分案申請(qǐng)相互混淆的典型案例。在案例12 中，分案申請(qǐng)因在請(qǐng)求書中漏填原申請(qǐng)信息而被當(dāng)成一般申請(qǐng)受理，不再享有原申請(qǐng)日，只能以提交日作為申請(qǐng)日，最終因原申請(qǐng)已公開其全部的技術(shù)內(nèi)容而不具備新穎性而被駁回。在案例13 中，一般申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)因在請(qǐng)求書中填寫了多余的原申請(qǐng)信息而被當(dāng)成分案申請(qǐng)受理，在實(shí)質(zhì)審查階段，因其本質(zhì)上并非分案申請(qǐng)，最終因修改超出原申請(qǐng)的保護(hù)范圍而被駁回。同時(shí)，因該發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案已進(jìn)行了公布，所以選擇重新申請(qǐng)也不可行，最終導(dǎo)致該發(fā)明創(chuàng)造錯(cuò)失專利保護(hù)的機(jī)會(huì)。

案例14 和案例15 是將要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)與分案申請(qǐng)相互混淆的典型案例。在案例14 中，申請(qǐng)人將一件分案申請(qǐng)錯(cuò)誤地當(dāng)成要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)?zhí)峤?，這樣可能帶來兩種結(jié)果：第一，如果初步審查階段該錯(cuò)誤的優(yōu)先權(quán)不符合形式要求（例如：優(yōu)先權(quán)期限超過12 個(gè)月等），那么該優(yōu)先權(quán)將被視為未提出，此申請(qǐng)將不能再享受優(yōu)先權(quán)日（實(shí)際為原申請(qǐng)日），只能以實(shí)際提交日作為申請(qǐng)日，因此，該申請(qǐng)的原申請(qǐng)將會(huì)破壞其新穎性；第二，如果初步審查階段該錯(cuò)誤的優(yōu)先權(quán)符合形式要求，將會(huì)導(dǎo)致該申請(qǐng)的原申請(qǐng)作為本國(guó)優(yōu)先權(quán)的在先申請(qǐng)被視為撤回且不得請(qǐng)求恢復(fù)。因此，一旦將分案申請(qǐng)當(dāng)成要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)?zhí)峤?，或者?dǎo)致原申請(qǐng)破壞其新穎性從而使得此申請(qǐng)不具備授權(quán)前景，或者導(dǎo)致原申請(qǐng)因本國(guó)優(yōu)先權(quán)成立而被視為撤回。在案例15 中，申請(qǐng)人將一件要求優(yōu)先權(quán)的案件當(dāng)成分案申請(qǐng)?zhí)峤?。如果該分案申?qǐng)符合初步審查的要求（審查實(shí)踐中，此類情況通常都能符合形式要求，因?yàn)槟軌驖M足優(yōu)先權(quán)的形式要求通常也能滿足對(duì)分案申請(qǐng)的形式要求），而當(dāng)進(jìn)入到實(shí)質(zhì)審查階段，該申請(qǐng)因?qū)嵸|(zhì)上并非一件分案申請(qǐng)最終只能因修改超范圍而被駁回。此時(shí)選擇重新申請(qǐng)，不僅超過了12 個(gè)月的優(yōu)先權(quán)期限，而且其技術(shù)方案也已進(jìn)行了公開，因而喪失了要求優(yōu)先權(quán)重新申請(qǐng)的機(jī)會(huì)。因此，針對(duì)分案申請(qǐng)或要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)，在請(qǐng)求書的填寫中應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對(duì)，一旦錯(cuò)填了信息，將在很大概率上導(dǎo)致該案件錯(cuò)失專利權(quán)保護(hù)的機(jī)會(huì)。

【操作建議】在提交分案申請(qǐng)時(shí)，需要注意：

（1）若原申請(qǐng)要求了優(yōu)先權(quán)或涉及生物材料樣品保藏，且分案申請(qǐng)中也涉及相應(yīng)的權(quán)利，應(yīng)當(dāng)在分案申請(qǐng)的請(qǐng)求書中填寫相應(yīng)的信息。

（2）分案申請(qǐng)，應(yīng)在請(qǐng)求書的分案申請(qǐng)欄中應(yīng)當(dāng)填寫原申請(qǐng)?zhí)柡驮暾?qǐng)日。

（3）一般申請(qǐng)，在請(qǐng)求書的分案申請(qǐng)欄中應(yīng)當(dāng)刪除多余的原申請(qǐng)信息。

（4）要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)將在先申請(qǐng)信息填寫至請(qǐng)求書的“要求優(yōu)先權(quán)聲明”欄。

（5）分案申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)將原申請(qǐng)信息填寫至請(qǐng)求書的“分案申請(qǐng)”欄。

（6）應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確填寫在先申請(qǐng)?zhí)?、在先申?qǐng)日、原申請(qǐng)?zhí)柤霸暾?qǐng)日。

四、同日申請(qǐng)

根據(jù)《專利法》第9 條第1 款的規(guī)定，同日申請(qǐng)是指同一申請(qǐng)人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)的實(shí)用新型和發(fā)明專利。若先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。同日申請(qǐng)制度實(shí)現(xiàn)了同樣的發(fā)明創(chuàng)造在實(shí)用新型專利權(quán)和發(fā)明專利權(quán)中的接續(xù)保護(hù)，最大程度上保障了申請(qǐng)人的權(quán)益。

在涉及同日申請(qǐng)的案件中，申請(qǐng)人常出錯(cuò)的地方主要在對(duì)同日申請(qǐng)本質(zhì)的理解不到位和放棄權(quán)利操作上的疏忽，使得申請(qǐng)人在同日申請(qǐng)的處理中喪失了不必要的權(quán)利。

（一）放棄本不必放棄的實(shí)用新型專利權(quán)

【案例16】同日申請(qǐng)的發(fā)明2014*****4112，審查員發(fā)出審查意見通知書，指出本發(fā)明具有授權(quán)前景，但其權(quán)利要求與已獲授權(quán)的實(shí)用新型專利2014*****7511 的權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案完全相同，兩者屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，為符合專利法第九條第一款的規(guī)定，申請(qǐng)人可以放棄已授權(quán)的實(shí)用新型專利權(quán)或修改本申請(qǐng)的權(quán)利要求。隨后，申請(qǐng)人放棄了已授予專利權(quán)的實(shí)用新型專利，同時(shí)還修改了發(fā)明的保護(hù)范圍。

（二）將放棄同日的實(shí)用新型＝放棄專利權(quán)

【案例17】同日申請(qǐng)中的實(shí)用新型2015*****2229，申請(qǐng)人希望通過放棄實(shí)用新型專利權(quán)從而獲得對(duì)同日的發(fā)明的授權(quán)，于是向?qū)嵱眯滦蛯＠峤涣恕胺艞墝＠麢?quán)聲明”，但聲明中勾選了第1項(xiàng)“根據(jù)專利法第44 條第1 款第2 項(xiàng)的規(guī)定，專利權(quán)人聲明放棄上述專利權(quán)”，該實(shí)用新型專利失效。隨后，申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)“放棄專利權(quán)聲明”中勾選錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)勾選第2 項(xiàng)“根據(jù)專利法第9 條第1 款的規(guī)定，專利權(quán)人聲明放棄上述專利權(quán)”，因此請(qǐng)求撤銷其之前提出的“放棄專利權(quán)聲明”。但根據(jù)《專利審查指南》（2019 版）第五部分第9 章第2.3 節(jié)的規(guī)定，該請(qǐng)求未被接受。

【案例分析】案例16 和案例17 是因申請(qǐng)人對(duì)同日申請(qǐng)的規(guī)定理解有誤或操作疏忽導(dǎo)致的權(quán)利喪失。在案例16 中，申請(qǐng)人并未真正理解“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的含義，從而放棄了本不必放棄的實(shí)用新型專利權(quán)。在《專利法》第9 條第1 款的規(guī)定中，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指同日的發(fā)明與實(shí)用新型存在的保護(hù)范圍相同的權(quán)利要求⑨國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010：167.。而《專利法》第9 條第1款之所以規(guī)定同日申請(qǐng)中的發(fā)明要獲得授權(quán)，必須放棄已授權(quán)的實(shí)用新型，是因?yàn)閮烧弑臼恰巴瑯拥陌l(fā)明創(chuàng)造”，需要避免重復(fù)授權(quán)。如果同日的發(fā)明與實(shí)用新型已不再是“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，例如發(fā)明已經(jīng)修改了權(quán)利要求的保護(hù)范圍，那么兩者就不屬于《專利法》第9 條第1 款中規(guī)定的同日申請(qǐng)了，因此也就不必放棄已授權(quán)的實(shí)用新型了。換言之，同日申請(qǐng)中的發(fā)明要獲得授權(quán)，可以放棄已授權(quán)的實(shí)用新型，也可以修改發(fā)明權(quán)利要求書的保護(hù)范圍。在案例17 中，申請(qǐng)人因不清楚放棄專利權(quán)與放棄同日的實(shí)用新型專利權(quán)之間的區(qū)別，在“放棄專利權(quán)聲明”中進(jìn)行了錯(cuò)誤勾選，隨后雖然提出了更正請(qǐng)求，但根據(jù)《專利審查指南》（2019 版）第五部分第九章第2.3 節(jié)的規(guī)定，該實(shí)用新型的放棄為申請(qǐng)人主動(dòng)放棄的專利權(quán)，不屬于專利權(quán)非真正擁有人惡意要求的放棄，因而，不能撤銷之前的放棄。從而導(dǎo)致了實(shí)用新型專利權(quán)自“放棄專利權(quán)聲明”手續(xù)生效之日起不再受到保護(hù)，而同日的發(fā)明則不得不修改保護(hù)范圍（使其與已失效的實(shí)用新型的保護(hù)范圍不同）才能獲得授權(quán)。實(shí)際上，上述兩種放棄在放棄的專利類型、權(quán)利放棄生效的時(shí)間點(diǎn)及對(duì)授權(quán)保護(hù)范圍的影響三方面均不相同。“放棄專利權(quán)”是針對(duì)所有類型專利的放棄，權(quán)利放棄在“放棄專利權(quán)聲明”手續(xù)合格時(shí)即刻生效，放棄實(shí)用新型的專利權(quán)，同日的發(fā)明需要修改保護(hù)范圍才能獲得授權(quán)。而“放棄同日的實(shí)用新型專利權(quán)”僅針對(duì)同日申請(qǐng)中尚未終止的實(shí)用新型專利權(quán)，權(quán)利放棄在同日的發(fā)明專利公告之日才生效，并且此種放棄，同日的發(fā)明無需修改保護(hù)范圍即可授權(quán)。因此，針對(duì)同日申請(qǐng)，不僅需要理解“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的含義，還應(yīng)當(dāng)特別清楚兩種權(quán)利放棄的區(qū)別。

【操作建議】當(dāng)同日申請(qǐng)中的發(fā)明具有授權(quán)前景時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)注意：

1.既可以選擇放棄已授權(quán)的實(shí)用新型，也可以選擇修改發(fā)明的保護(hù)范圍來獲得對(duì)發(fā)明的授權(quán)。

2.選擇修改發(fā)明的保護(hù)范圍時(shí)，不必放棄已授權(quán)的實(shí)用新型。

3.應(yīng)當(dāng)向?qū)嵱眯滦投峭盏陌l(fā)明提交“放棄專利權(quán)聲明”。

4.在“放棄專利權(quán)聲明”中應(yīng)當(dāng)勾選第二項(xiàng)，并正確填寫同日發(fā)明的申請(qǐng)?zhí)枴?/p>

五、生物材料樣品保藏

生物材料樣品保藏是指申請(qǐng)專利的發(fā)明涉及新的生物材料，該生物材料公眾不能得到，并且對(duì)該生物材料的說明不足以使所述領(lǐng)域的技術(shù)人員實(shí)施其發(fā)明的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在提交專利申請(qǐng)時(shí)在請(qǐng)求書及說明書中聲明該生物材料的保藏事項(xiàng)，并在規(guī)定的期限內(nèi)提交保藏單位出具的保藏證明和存活證明。

在涉及生物材料樣品保藏的申請(qǐng)中，申請(qǐng)人常在提交證明文件的期限和請(qǐng)求書表格的填寫上出錯(cuò)，從而導(dǎo)致生物材料樣品被視為未保藏。

（一）未在規(guī)定的期限內(nèi)提交生物材料保藏證明及存活證明

【案例18】專利申請(qǐng)2018*****7386，申請(qǐng)日為2018年3月6 日，請(qǐng)求書中填寫了生物材料樣品保藏事項(xiàng)，但直至2018年7月6 日，申請(qǐng)人都未提交的保藏證明及存活證明，根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第24 條第1 款的規(guī)定，該生物材料樣品被視為未提交保藏。

（二）申請(qǐng)涉及生物材料樣品的保藏，但請(qǐng)求書中漏寫保藏事項(xiàng)

【案例19】專利申請(qǐng)2015*****6368，請(qǐng)求書中未填寫生物保藏事項(xiàng)，實(shí)質(zhì)審查階段，實(shí)審員在審查意見通知書中指出：本申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一株地衣芽孢桿菌，但申請(qǐng)人未在《專利法實(shí)施細(xì)則》第24 條規(guī)定的期限內(nèi)提交保藏單位出具的保藏證明及存活證明，且公眾無法從商業(yè)渠道獲得該菌株，申請(qǐng)前的專利和非專利文獻(xiàn)中也沒有相應(yīng)記載，因而，本申請(qǐng)的說明書中未對(duì)“地衣芽孢桿菌”做出充分公開，不符合《專利法》第26 條第3 款關(guān)于說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型做出清楚、完整的說明，因而不能被授予專利權(quán)。

【案例分析】案例18 和案例19 是由于申請(qǐng)人不清楚涉及生物材料樣品保藏的申請(qǐng)對(duì)期限及請(qǐng)求書表格的填寫要求而導(dǎo)致的權(quán)利喪失?！秾＠▽?shí)施細(xì)則》第24 條規(guī)定：涉及生物材料樣品保藏的專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在請(qǐng)求書和說明書中寫明該生物材料的分類命名、保藏該生物材料樣品的單位名稱、地址、保藏日期和保藏編號(hào)；申請(qǐng)時(shí)未寫明的，應(yīng)當(dāng)自申請(qǐng)日起4 個(gè)月內(nèi)補(bǔ)正；期滿未補(bǔ)正的，視為未提交保藏。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)時(shí)或者最遲在申請(qǐng)日起4 個(gè)月內(nèi)提交保藏單位出具的保藏證明和存活證明；期滿未提交證明的，該樣品視為未提交保藏。在案例18 中，申請(qǐng)人未在規(guī)定的期限內(nèi)提交保藏證明和存活證明，從而導(dǎo)致該生物材料被視為未提交保藏。該失誤雖可以通過恢復(fù)程序恢復(fù)喪失的權(quán)利，但需要額外付出恢復(fù)權(quán)利請(qǐng)求費(fèi)。在案例19 中，申請(qǐng)人因不清楚涉及生物材料樣品保藏的申請(qǐng)需要在請(qǐng)求書中寫明保藏事項(xiàng)并在期限內(nèi)提交相關(guān)的證明，僅在說明書中提及了保藏編號(hào)或保藏事項(xiàng)。按照現(xiàn)行規(guī)定，該情況在初步審查階段按照不涉及生物材料保藏的申請(qǐng)?zhí)幚恝鈬?guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.審查操作規(guī)程·初審流程分冊(cè)[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011：136.，因而該錯(cuò)誤直至實(shí)質(zhì)審查階段經(jīng)檢索才能被發(fā)現(xiàn)，而在實(shí)質(zhì)審查階段，既已超出了提交保藏證明及存活證明的規(guī)定期限，也已超出了生物材料樣品視為未提交保藏的恢復(fù)期限，不能再通過恢復(fù)程序添加遺漏的生物保藏事項(xiàng)，從而導(dǎo)致該申請(qǐng)不能被授予專利權(quán)。

【操作建議】涉及生物材料樣品保藏的申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)注意：

1.在請(qǐng)求書生物材料樣品欄中填寫生物材料樣品的保藏事項(xiàng)。

2.在說明書中寫明生物材料樣品保藏事項(xiàng)。

3.自申請(qǐng)日起四個(gè)月內(nèi)提交相關(guān)的保藏證明及存活證明。

六、不喪失新穎性寬限期

不喪失新穎性寬限期是指申請(qǐng)日（或者優(yōu)先權(quán)日）前的某一時(shí)期內(nèi)發(fā)明創(chuàng)造的某些公開在一定條件下可以不影響發(fā)明創(chuàng)造的新穎性。我國(guó)《專利法》第24 條規(guī)定了申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)，有下列情形的，不喪失新穎性：（一）在中國(guó)政府主辦或者承認(rèn)的國(guó)際展覽會(huì)上首次展出的；（二）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表的；（三）他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的。

在涉及不喪失新穎性寬限期的申請(qǐng)中，申請(qǐng)人往往對(duì)“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”情形應(yīng)在何時(shí)、提交何種形式的證明文件才能享受新穎性寬限期上認(rèn)識(shí)不清。

【案例20】專利申請(qǐng)2017*****0555，申請(qǐng)日為2017年10月30 日，請(qǐng)求書中勾選了“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”選項(xiàng)，但直至2017年12月30 日，申請(qǐng)人都未提交“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”的證明材料。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第30 條的規(guī)定，申請(qǐng)人未在規(guī)定的期限提交相關(guān)證明材料，視為未要求不喪失新穎性寬限期。

【案例分析】“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”是針對(duì)第三人以不合法的手段從發(fā)明人、設(shè)計(jì)人或者發(fā)明創(chuàng)造的其他所有人那里得知發(fā)明創(chuàng)造，不經(jīng)其同意而在申請(qǐng)日前將其公開。為了證實(shí)他人確實(shí)未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露了其內(nèi)容，申請(qǐng)人需要提交相應(yīng)的證明材料。一份符合規(guī)定的證明材料中需要注明泄露日期、泄露方式、泄露的內(nèi)容，并由證明人簽字或者蓋章。申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日前六個(gè)月內(nèi)“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”，若申請(qǐng)人在申請(qǐng)日前已獲知，應(yīng)當(dāng)在提出專利申請(qǐng)時(shí)在請(qǐng)求書中勾選“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”選項(xiàng)，并在自申請(qǐng)日起兩個(gè)月內(nèi)提交證明材料；若申請(qǐng)人在申請(qǐng)日以后得知，應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個(gè)月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料，證明材料符合規(guī)定的，可以享有不喪失新穎性寬限期。

如果申請(qǐng)人勾選了請(qǐng)求書中的“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”選項(xiàng)，但未在規(guī)定的期限內(nèi)提交證明材料或提交的證明材料不符合規(guī)定，審查員會(huì)針對(duì)該項(xiàng)發(fā)出視為未要求不喪失新穎性寬限期通知書。如果申請(qǐng)人未在通知書中指定的恢復(fù)期內(nèi)辦理恢復(fù)手續(xù)，需要等待恢復(fù)期屆滿后，該案件才能初步審查合格，而這樣的流程大概需要耗費(fèi)6 個(gè)月左右的時(shí)間。因而，申請(qǐng)人不僅需要明確提交證明材料的期限，還需衡量能否提交符合規(guī)定的證明材料，如果勾選了“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”選項(xiàng)但不能提交符合規(guī)定的證明材料，不僅最終不能享受到新穎性寬限期，還延長(zhǎng)了審查周期，不利于專利申請(qǐng)?jiān)缛斋@得授權(quán)。

【操作建議】當(dāng)申請(qǐng)涉及“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意：

1.充分考慮能否在規(guī)定的期限內(nèi)提交符合規(guī)定的證明材料。

2.應(yīng)在請(qǐng)求書“不喪失新穎性寬限期聲明”欄中勾選第三項(xiàng)。

3.當(dāng)收到“視為不喪失新穎性寬限期”的通知書時(shí)，應(yīng)積極進(jìn)行答復(fù)，從而縮短審查周期，為申請(qǐng)的早日授權(quán)創(chuàng)造有利條件。

七、總 結(jié)

本文結(jié)合審查實(shí)踐中的具體案例，對(duì)要求優(yōu)先權(quán)、分案申請(qǐng)、同日申請(qǐng)、涉及生物材料樣品保藏及不喪失新穎性寬限期等幾類特殊申請(qǐng)，從特殊規(guī)定、期限、費(fèi)用、表格填寫及提交的文件等方面容易導(dǎo)致申請(qǐng)人利益出現(xiàn)重大損失的問題進(jìn)行歸納匯總。對(duì)每一類特殊申請(qǐng)，詳細(xì)分析了產(chǎn)生問題的原因，并給出了相應(yīng)的操作建議，以幫助申請(qǐng)人在提交申請(qǐng)時(shí)避免出現(xiàn)類似失誤，保護(hù)申請(qǐng)人的利益。表1 給出了上述各類特殊申請(qǐng)可能涉及到的錯(cuò)誤類型。從表中可以看出，就錯(cuò)誤類型而言，時(shí)間期限與表格填寫是各類特殊申請(qǐng)中最容易涉及到的申請(qǐng)錯(cuò)誤；而對(duì)比各類特殊申請(qǐng)來看，要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)所涉及的錯(cuò)誤類型比較多。具體來說，提交要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)和同日申請(qǐng)，需要特別注意其特殊規(guī)定，而幾乎提交任何一類特殊申請(qǐng)，都應(yīng)仔細(xì)填寫請(qǐng)求書表格，不錯(cuò)填漏填聲明項(xiàng)。此外，足額繳納優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)，提交不喪失新穎性寬限期證明材料，也是申請(qǐng)人不容忽視的方面。綜上所述，通過本文的梳理歸納，希望能夠幫申請(qǐng)人進(jìn)一步厘清各類特殊申請(qǐng)中的常見錯(cuò)誤，在提交申請(qǐng)時(shí)避免損害權(quán)益的錯(cuò)誤出現(xiàn)。

表1 特殊申請(qǐng)的錯(cuò)誤類型涵蓋表