尹鋒林

關(guān)鍵詞

專利法 基礎(chǔ)研究 開放許可

專利制度的目的在于賦予發(fā)明創(chuàng)造排他性權(quán)利，使發(fā)明創(chuàng)造人或投資者通過市場方式獲得經(jīng)濟(jì)回報(bào)，進(jìn)而激勵(lì)創(chuàng)新與投資。同時(shí)，專利制度還可以引導(dǎo)發(fā)明創(chuàng)造人公開其發(fā)明創(chuàng)造，以避免重復(fù)研發(fā)，增加人類公共科技知識庫存。基礎(chǔ)科學(xué)研究的目的在于認(rèn)識自然現(xiàn)象、揭示自然規(guī)律，獲取新知識、新原理、新方法?；A(chǔ)科學(xué)研究成果可以分為兩部分：一是揭示自然現(xiàn)象或自然規(guī)律的科學(xué)發(fā)現(xiàn);二是利用自然現(xiàn)象、自然規(guī)律解決實(shí)際問題的新方法、新產(chǎn)品。根據(jù)專利法原理，科學(xué)發(fā)現(xiàn)不屬于專利權(quán)客體，不能被授予專利權(quán);而新方法、新產(chǎn)品一般可以獲得專利權(quán)保護(hù)，并且基礎(chǔ)研究成果專利往往具有更高的市場價(jià)值。為了促進(jìn)基礎(chǔ)研究，同時(shí)也為了更加有效地保護(hù)基礎(chǔ)研究成果，本文對《專利法》修改提出如下建議：

建議修改不喪失新穎性公開制度，破除基礎(chǔ)科研人員“論文專利二選一”的困境

根據(jù)我國目前《專利法》的規(guī)定，發(fā)明創(chuàng)造做出后，如果希望獲得專利保護(hù)，就必須首先申請專利，之后才能將該發(fā)明創(chuàng)造寫入論文中進(jìn)行發(fā)表;否則，如果先發(fā)表論文，后申請專利，那么該專利申請就會(huì)由于發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)在申請日之前被公開了而喪失新穎性，進(jìn)而不能獲得專利授權(quán)。因此，基礎(chǔ)科研人員在做出研究成果之后，往往面臨著“論文專利二選一”的困境。由于基礎(chǔ)科研人員更看重研究成果的“首創(chuàng)”和“首發(fā)”，更重視獲取學(xué)術(shù)聲譽(yù)，因此，基礎(chǔ)研究人員往往會(huì)選擇發(fā)表論文，而不申請專利。這種情況也會(huì)導(dǎo)致具有重大市場價(jià)值的基礎(chǔ)研究成果不能獲得應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。

《專利法》第二十四條規(guī)定了不喪失新穎性公開制度，即在專利申請日之前六個(gè)月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會(huì)上首次展出的;（二）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表的;（三）他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。該條規(guī)定雖然符合國際知識產(chǎn)權(quán)條約的規(guī)定，但是對于解決基礎(chǔ)科研人員“論文專利二選一”的困難并沒有多少幫助。我國有必要學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家的做法和經(jīng)驗(yàn)，讓科研人員不再受到“論文專利二選一”的困擾。

美國在2011年修改專利法之前，一直采取“先發(fā)明"原則，即在判斷新穎性和專利權(quán)應(yīng)該授予給誰時(shí)，要以發(fā)明時(shí)間為基準(zhǔn)，而不是以專利申請時(shí)間為基準(zhǔn)。如此一來，發(fā)明人做出發(fā)明創(chuàng)造之后即使馬上發(fā)表論文，也不會(huì)影響其專利申請的新穎性。美國在2011年修改專利法時(shí)，雖然采取了“先申請”原則，但仍然給發(fā)明人規(guī)定了12個(gè)月的保護(hù)期限，即發(fā)明人在申請日之前12個(gè)月內(nèi)的任何公開行為（包括論文發(fā)表），均不會(huì)導(dǎo)致其專利申請喪失新穎性。

日本專利法中的不喪失新穎性公開制度在2011年之前與我國類似，但在2011年日本對其專利法進(jìn)行了修改，大大擴(kuò)展了不喪失新穎性公開的范圍，專利申請人在申請日之前6個(gè)月內(nèi)通過期刊或互聯(lián)網(wǎng)公開其發(fā)明創(chuàng)造均不會(huì)破壞專利申請的新穎性。2018年，日本又再次修改專利法，將不喪失新穎性公開的6個(gè)月期限延長到12個(gè)月期限。

美國、日本的不喪失新穎性公開制度對基礎(chǔ)科研人員尤為有利。基礎(chǔ)科研人員往往缺乏專利申請經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)費(fèi)，同時(shí)，由于專利申請需要準(zhǔn)備復(fù)雜的法律文件，耗時(shí)較多，基礎(chǔ)科研人員往往難以等到提出專利申請后再發(fā)表論文。因此，如果將期刊發(fā)表也納入到不喪失新穎性公開范圍，則基礎(chǔ)科研人員就可以先發(fā)表論文，盡快樹立自已在學(xué)術(shù)界的首創(chuàng)地位，同時(shí)還可以防止他人申請專利。論文發(fā)表之后，在6個(gè)月或12 個(gè)月之內(nèi)，基礎(chǔ)科研人員可以比較從容地準(zhǔn)備專利申請文件，并在考慮市場前景之后決定是否申請專利。

綜比所述，筆者建議將《專利法>第二十四條做如下修改：“申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個(gè)月內(nèi)，有下列情形之一的 ，不喪失新穎性：

（一）在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會(huì)上首次展出的;

（二）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議.上首次發(fā)表的;

（三）在期刊、報(bào)紙或互聯(lián)網(wǎng).上首次公開發(fā)表的;（該項(xiàng)規(guī)定為新增內(nèi)容）

（四）他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的?！?/p>

建議增加財(cái)政資助項(xiàng)目專利申請和專利權(quán)的標(biāo)記規(guī)定

與普通的發(fā)明創(chuàng)造不同，財(cái)政資助項(xiàng)目所形成的發(fā)明創(chuàng)造及其知識產(chǎn)權(quán)的歸屬、利用會(huì)受到特別的限制。根據(jù)《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》的規(guī)定，財(cái)政資助項(xiàng)目形成的專利權(quán)應(yīng)在合理期限內(nèi)實(shí)施;在合理期限內(nèi)沒有實(shí)施的，國家可以無償實(shí)施，也可以許可他人有償實(shí)施或者無償實(shí)施;同時(shí)，國家為了國家安全、國家利益和重大社會(huì)公共利益的需要，可以無償實(shí)施，也可以許可他人有償實(shí)施或者無償實(shí)施;另外，專利應(yīng)優(yōu)先在境內(nèi)使用，向境外轉(zhuǎn)讓或獨(dú)占許可的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

現(xiàn)行《專利法》并無財(cái)政資助項(xiàng)目專利申請和專利權(quán)的標(biāo)記規(guī)定。因此，無論是項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，還是國家知識產(chǎn)權(quán)局以及專利的受讓人、被許可人，均無從知曉該專利申請或?qū)＠麢?quán)是否為財(cái)政資助項(xiàng)目所形成的發(fā)明創(chuàng)造。關(guān)于財(cái)政資助項(xiàng)目知識產(chǎn)權(quán)歸屬問題，美國的規(guī)定與我國類似，同時(shí)，美國《專利法》還特別規(guī)定了財(cái)政資助項(xiàng)目專利申請及專利權(quán)需要進(jìn)行標(biāo)記，即申請人在提出專利申請時(shí)應(yīng)在說明書中聲明該發(fā)明創(chuàng)造是受財(cái)政資助形成的，美國專利商標(biāo)局所公布的專利申請說明書和專利授權(quán)說明書中亦應(yīng)包含該資助聲明。為了使《科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》真正落地，便于項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)行使相應(yīng)職責(zé)， 同時(shí)也為了保護(hù)專利受讓人、被許可人的合法權(quán)益，筆者建議在《專利法》中增加財(cái)政資助項(xiàng)目專利申請和專利權(quán)的標(biāo)記規(guī)定。具體可以在《專利法》第二十六條中增加一款，作為該條的第六款，內(nèi)容如下：

“利用財(cái)政性資金設(shè)立的科學(xué)技術(shù)基金項(xiàng)目或者

科學(xué)技術(shù)計(jì)劃項(xiàng)目所形成的發(fā)明創(chuàng)造，除法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，申請人應(yīng)當(dāng)在專利申請文件中說明所受資助的科學(xué)技術(shù)基金項(xiàng)目或者科學(xué)技術(shù)計(jì)劃項(xiàng)目的名稱?！?/p>

建議進(jìn)-步完善專利信息公共服務(wù)體系

專利技術(shù)信息是科技知識庫的主要組成部分。據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）估計(jì)，專利技術(shù)信息可以涵蓋人類科技信息的80%左右。因此，高效、準(zhǔn)確、充分、低價(jià)地利用專利信息，對于基礎(chǔ)科研人員開展科研工作至關(guān)重要。由于專利技術(shù)信息服務(wù)具有“難開發(fā)、投資高、易復(fù)制、覆蓋面廣”的特點(diǎn)，因此，由國家進(jìn)行投資，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的專利信息公共服務(wù)系統(tǒng)，可以有效避免社會(huì)重復(fù)投資，科研人員也可以獲得質(zhì)高價(jià)低的專利信息服務(wù)。

本次《專利法》修改涉及了專利信息公共服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)工作。現(xiàn)行《專利法》第二十一條第二款規(guī)定：“國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)布專利信息，定期出版專利公報(bào)?！薄秾＠ā沸薷牟莅笖M將該款修改為：“國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)專利信息公共服務(wù)體系建設(shè)，定期出版專利公報(bào)，完整、準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)布專利信息，提供專利信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，促進(jìn)專利信息傳播與利用。”

個(gè)人認(rèn)為，上述修改仍存在兩個(gè)主要問題：一是專利信息公共服務(wù)體系建設(shè)的主管部門不應(yīng)僅僅是國家知識產(chǎn)權(quán)局，還應(yīng)包括其他部門或單位。因?yàn)閲抑R產(chǎn)權(quán)局并非專利信息公共服務(wù)系統(tǒng)的使用者，也并不能充分了解科研人員對專利信息的使用需求，同時(shí)，在技術(shù)服務(wù)能力上，也與國家有關(guān)部門有一定差距，因此，筆者建議由知識產(chǎn)權(quán)局會(huì)同國家有關(guān)部門共同建設(shè)專利信息公共服務(wù)系統(tǒng)。二是國家專利信息公共服務(wù)系統(tǒng)不應(yīng)僅僅限于“提供專利信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)"，還應(yīng)根據(jù)科研人員的需求，提供高質(zhì)量的專利信息分析服務(wù)。這種專利信息分析服務(wù)，有的可以是免費(fèi)的，比如可以通過人工智能技術(shù)自動(dòng)向用戶提供的信息服務(wù);有的可以是付費(fèi)服務(wù)，比如需要進(jìn)行人工分析的專利信息服務(wù)。因此，建議將該款修改如下：

“國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)專利信息公共服務(wù)體系建設(shè)，定期出版專利公報(bào)，完整、準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)布專利信息，提供專利信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和專利分析服務(wù)，促進(jìn)專利信息傳播與利用?！?/p>

建議明確賦予職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造所在單位的自主處置權(quán)

《專利法（修正草案）》擬將《專利法》將第六條第一款修改為：“ 執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位，申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。該單位對職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利和專利權(quán)可以依法處置，實(shí)行產(chǎn)權(quán)激勵(lì)，采取股權(quán)、期權(quán)、分紅等方式，使發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人合理分享創(chuàng)新收益，促進(jìn)相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)施和運(yùn)用。

該修改的一個(gè)重要原因就是科技成果轉(zhuǎn)化中的“混合所有制"實(shí)踐，即科研單位將職務(wù)科技成果的轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行前置，在科技成果轉(zhuǎn)化之前就先將職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造及其權(quán)利在單位與發(fā)明人之間進(jìn)行按份共有分配，然后再進(jìn)行轉(zhuǎn)化。筆者認(rèn)為，科研單位這樣做并無法律障礙，因?yàn)橹R產(chǎn)權(quán)本質(zhì)是私權(quán)，科研單位作為專利權(quán)或?qū)＠暾垯?quán)人，自然應(yīng)有權(quán)對其權(quán)利進(jìn)行處分;當(dāng)然，國有科研單位的科技成果作為國有資產(chǎn)，其對科技成果及其權(quán)利進(jìn)行處置是否需要審批，這是國有資產(chǎn)管理問題，而與《專利法》并無關(guān)系。但是，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，科研單位的這種“混合所有制”實(shí)踐不符合現(xiàn)行《專利法》第六條。為了避免實(shí)踐中的爭議，因此才對《專利法》第六條做如此修改。而《專利法（修正草案）》僅提及“股權(quán)、期權(quán)、分紅等方式”，沒有明確“權(quán)利共有”方式，仍然會(huì)使“混合所有制”實(shí)踐面臨一些法律爭議，因此，建議對這個(gè)問題做出明確規(guī)定。同時(shí)，該修改的本質(zhì)目的在于給職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造所在單位進(jìn)行“擴(kuò)權(quán)”，使其有更多的自主權(quán)進(jìn)行科技成果轉(zhuǎn)化，但是，該修改的表述有一定的問題，會(huì)使人誤認(rèn)為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造所在單位必須對其職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造“實(shí)行產(chǎn)權(quán)激勵(lì)，采取股權(quán)、期權(quán)、分紅等方式”，以使發(fā)明創(chuàng)造人獲得創(chuàng)新收益。

因此，考慮到該修正草案中上述問題，筆者建議將其進(jìn)行如下對應(yīng)修改：“執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位，申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。該單位對職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利和專利權(quán)可以依法處置，有權(quán)自主決定實(shí)行產(chǎn)權(quán)激勵(lì)，采取股權(quán)、期權(quán)、分紅或權(quán)利共有等方式，使發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人合理分享創(chuàng)新收益，促進(jìn)相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)施和運(yùn)用?！?/p>

建議進(jìn)一步完善開放許可制度

為了促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用，《專利法（修正草案）》擬增加專利開放許可制度，即：“增加一條，作為第五十條：專利權(quán)人以書面方式向國務(wù)院專利行政部門聲明愿意許可任何單位或者個(gè)人實(shí)施其專利，并明確許可使用費(fèi)支付方式、標(biāo)準(zhǔn)的，由國務(wù)院專利行政部門予以公告，實(shí)行開放許可。就實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利提出開放許可聲明的，應(yīng)當(dāng)提供專利權(quán)評價(jià)報(bào)告。專利權(quán)人撤回開放許可聲明的，應(yīng)當(dāng)以書面方式提出，并由國務(wù)院專利行政部門予以公告。開放許可聲明被公告撤回的，不影響在先給予的開放許可的效力。

開放許可制度來源于英國專利法第46條。該詞的英文是License of righto根據(jù)英國專利法第46條規(guī)定，專利權(quán)人在獲得專利權(quán)之后，可以向英國知識產(chǎn)權(quán)局做一個(gè)“開放許可”的登記。專利權(quán)人在作出該登記之后，其他任何人均可向?qū)＠麢?quán)人要求獲得一個(gè)普通的使用許可，專利權(quán)人不得拒絕，但使用人需向?qū)＠麢?quán)人支付合理的使用費(fèi)。使用費(fèi)的數(shù)額和標(biāo)準(zhǔn)可以由兩種方式確定：（1）專利權(quán)人與使用人協(xié)商，達(dá)成自愿的專利許可協(xié)議，從而依據(jù)該協(xié)議確定使用條件和使用費(fèi)的數(shù)額;（2）如果專利權(quán)人和使用人不能達(dá)成自愿許可協(xié)議，那么使用費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)就可根據(jù)專利權(quán)人或使用人的申請，由英國知識產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行裁決。

由此可見，英國開放許可制度分成兩部分：一是專利權(quán)人向社會(huì)開放許可，二是作為回報(bào)，國家減半收取專利年費(fèi)。這是因?yàn)殚_放許可本質(zhì)上是專利權(quán)人對其專利權(quán)的一種自我限制，如果沒有一定的激勵(lì)，專利權(quán)人通常并沒有開放許可的意愿。因此，我國如果要學(xué)英國制度，建議綜合考慮上述兩個(gè)方面，否則，很難達(dá)到相應(yīng)的政策效果。同時(shí)，開放許可減半收取年費(fèi)也并不一定意味著知識產(chǎn)權(quán)局專利年費(fèi)收入的減少，這是因?yàn)殚_放許可的專利很多是專利權(quán)人想放棄的專利，如果開放許可減半收取年費(fèi)，權(quán)利人的經(jīng)濟(jì)壓力變小，可能會(huì)通過開放許可方式繼續(xù)維持專利。從這個(gè)角度而言，開放許可減半收取年費(fèi)制度，從長遠(yuǎn)看還可能導(dǎo)致知識產(chǎn)權(quán)局年費(fèi)收入的增加。

因此，考慮到開放許可制度的目的和機(jī)制，為了使開放許可制度真正發(fā)揮作用，建議對《修正草案》該條內(nèi)容再增加一項(xiàng)作為第三項(xiàng)，即修改為：

“專利權(quán)人以書面方式向國務(wù)院專利行政部門聲明愿意許可任何單位或者個(gè)人實(shí)施其專利，并明確許可使用費(fèi)支付方式、標(biāo)準(zhǔn)的，由國務(wù)院專利行政部門予以公告，實(shí)行開放許可。就實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利提出開放許可聲明的，應(yīng)當(dāng)提供專利權(quán)評價(jià)報(bào)告。

專利權(quán)人撤回開放許可聲明的，應(yīng)當(dāng)以書面方式提出，并由國務(wù)院專利行政部門予以公告。開放許可聲明被公告撤回的，不影響在先給予的開放許可的效力。

開放許可期間，專利權(quán)年費(fèi)減半收取?！?/p>