李彥濤

內(nèi)容提要：實驗數(shù)據(jù)是藥品專利藥品創(chuàng)造性判斷中的重要考量因素，申請日后補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)與先申請制存在潛在的沖突。中國長期堅持較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。本文對歐洲、美國和日本相關(guān)問題進(jìn)行了比較研究，并梳理了中國歷來的專利審查指南的規(guī)定和重要的專利審查和審判的具體案例。經(jīng)過具體分析之后，建議對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)中國制藥行業(yè)的發(fā)展。

一、引言

自2017年1月美國總統(tǒng)特朗普上任以來，中美經(jīng)貿(mào)摩擦不斷，尤其是2018年3月23日美國對華301調(diào)查報告公布并推出針對中國的限制措施，被認(rèn)為“中美貿(mào)易戰(zhàn)”已正式開始，或者至少已經(jīng)表明特朗普對華貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)拉開了序幕。

在這次中美貿(mào)易戰(zhàn)中，知識產(chǎn)權(quán)成為美方指責(zé)中國侵害美國利益的重要議題。除大家所熟知的對于所謂“竊取”美國技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)外，罕見地對中國藥品專利的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)提出了指責(zé)。在美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）2018年4月27日發(fā)布的針對外國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)情況的年度報告《2018年特別301報告》①2018 Special 301 Report,Office of the United States Trade Representative,p.43.中指出，我國《專利審查指南》修正案于2017年4月1日生效，涉及支持藥品專利申請而提交的補(bǔ)充材料和其他事項的處理，……實際上我國專利審查員并未將《專利審查指南》應(yīng)用于所有與補(bǔ)充材料密切相關(guān)的審查問題，因此往往導(dǎo)致申請被駁回，即便其他國家或地區(qū)的專利授權(quán)機(jī)構(gòu)通常會授予對應(yīng)的專利?！瓰榱烁玫卮龠M(jìn)創(chuàng)新，并使中國與其他主要專利國家保持一致，該指南還需要進(jìn)一步的解釋。

該報告所指涉的關(guān)于補(bǔ)充材料問題，雖然僅是一個非常具體的專利審查的業(yè)務(wù)問題，但卻是中美兩國多年來一直在交涉的重要議題。早在2013年的第五輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話中，在習(xí)近平主席和時任美國總統(tǒng)奧巴馬就加強(qiáng)在能源和氣候變化、創(chuàng)新和食品藥品安全方面的合作進(jìn)行的磋商，并達(dá)成了建設(shè)中美新型大國關(guān)系的共識的框架。在2013年12月5日發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系的聯(lián)合情況說明》中，第二部分是保護(hù)創(chuàng)新和促進(jìn)安全的食品、藥品貿(mào)易，文本明確記載：“中方確認(rèn)，中方的《專利審查指南》允許專利申請人在提交專利申請后提交額外的數(shù)據(jù)，《專利審查指南》適用《中華人民共和國立法法》第84條②2000年《立法法》第84條（2015年修正后調(diào)整為第93條）規(guī)定，法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)章不溯及既往，但為了更好地保護(hù)公民、法人和其他組織的權(quán)利和利益而作的特別規(guī)定除外。，確保藥品發(fā)明獲得專利保護(hù)。中方確認(rèn)，上述解讀在實際操作中已實施?！?/p>

2015年6月23日，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局副局長何志敏在訪問美國專利商標(biāo)局時，仍就這一問題進(jìn)行了交流。2017年，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)深入研究，對《專利審查指南》進(jìn)行了修改，將“申請日之后補(bǔ)交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮”修改為“對于申請日之后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查。補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”。但是，顯然美國對于中國的這一適應(yīng)性修改并不滿意，因而成為中美貿(mào)易戰(zhàn)中交火的議題之一。

在本文中，“補(bǔ)充材料”“額外的數(shù)據(jù)”和“補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)”等具有相同的含義，不作區(qū)分。那么，在專利的審查中，申請日后補(bǔ)充提交的實驗數(shù)據(jù)到底在專利的審查中扮演什么角色，何以這一非常具體的技術(shù)和業(yè)務(wù)問題頻頻在兩國高層磋商中亮相，這是一個迫切需要研究也非常值得研究的問題。

在專利的審查程序中，專利申請人為證明技術(shù)方案已經(jīng)充分公開或爭辯創(chuàng)造性或澄清某些技術(shù)事實，需要在答復(fù)意見中提供某些證明效果數(shù)據(jù)的材料，這些材料的提供時間顯然已經(jīng)晚于申請日。一般來講，專利申請日后提交補(bǔ)充效果數(shù)據(jù)的典型原因包括以下內(nèi)容。

專利申請被認(rèn)為缺少實驗數(shù)據(jù)證明其技術(shù)方案能夠成立，申請人需要提供相關(guān)內(nèi)容予以證明。專利申請的申請人所認(rèn)識的現(xiàn)有技術(shù)狀況與審查員的認(rèn)識不同（因而往往認(rèn)定的最接近現(xiàn)有技術(shù)也不同），申請人根據(jù)其理解的現(xiàn)有技術(shù)所撰寫的技術(shù)方案及效果無法或不容易與對比文件進(jìn)行有效地對比。針對同一種技術(shù)效果，申請人在專利申請文件中選用的指標(biāo)不同于對比文件，無法直接比較?；蛏暾埲嗽谠暾堉杏涊d本申請是對已知解決方案的進(jìn)一步選擇，需要證明其比該已知解決方案的技術(shù)效果更有優(yōu)勢。

專利申請日后提交額外效果數(shù)據(jù)的典型情形是藥品專利，實際上美國在貿(mào)易戰(zhàn)中所指主要就是因藥品專利而引起的。

二、藥品專利的特點和申請日后補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的作用

從技術(shù)上講，藥品發(fā)明與普通發(fā)明的創(chuàng)造性判斷具有很大的不同。例如機(jī)械和電子類發(fā)明，其技術(shù)效果一般可以通過技術(shù)方案本身即可獲知，并不必要以實驗證據(jù)來證明其效果。例如增加或減少一個零部件或器件，其對整個技術(shù)方案的影響可以根據(jù)該零部件或器件的功能較為準(zhǔn)確地推斷。而藥品發(fā)明則大為不同，藥品的技術(shù)效果往往難以從藥品的分子結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)測，必須借助于實驗結(jié)果加以證實。有時候結(jié)構(gòu)差異較大的物質(zhì)，其藥效并無太大差別，有時候結(jié)構(gòu)差異極小的物質(zhì)，療效卻會有較大差異。比如分子結(jié)構(gòu)相同的對映體，左旋異構(gòu)體和右旋異構(gòu)體療效會有很大不同。極端的例子如二十世紀(jì)六十年代的“反應(yīng)停”事件，該藥品（沙利度胺，halidomide，N-(2,6-二氧代-3-哌啶基)-鄰苯二甲酰亞胺，俗稱“反應(yīng)停”）的R構(gòu)型具有對妊娠期婦女的鎮(zhèn)靜止吐作用，但與其分子結(jié)構(gòu)完全相同僅一個手性原子構(gòu)型不同的S構(gòu)型則具有強(qiáng)烈的致畸作用，導(dǎo)致數(shù)千例肢體短小的“海豹胎嬰兒”出生。③國家食品藥品監(jiān)督管理局人事司、國家食品藥品監(jiān)督管理局高級研修學(xué)院組織編寫：《藥品不良反應(yīng)監(jiān)測與監(jiān)管》，中國醫(yī)藥科技出版社2013年版，第37-38頁。盡管科技的發(fā)展，藥物設(shè)計的理論和實踐都有很大進(jìn)步，依然不能像利用物理定律計算天體軌道一樣精確地計算出藥品療效，還有賴于根據(jù)經(jīng)驗摸索篩選，再通過實驗驗證④［法］卡米爾·喬治·維爾穆特主編：《創(chuàng)新藥物化學(xué)》，遲玉明等譯，世界圖書出版社2005年版，第7頁。，甚至很多毒副作用需要在臨床使用很多年之后才能發(fā)現(xiàn)。因此，證明技術(shù)效果的實驗數(shù)據(jù)在藥品專利的創(chuàng)造性的判斷中具有至關(guān)重要的地位。

另外，衡量藥效的指標(biāo)非常豐富，從新的適應(yīng)癥到針對適應(yīng)癥提供更有優(yōu)勢的治療效果均可視為可以接受的技術(shù)效果，例如更高的活性、更低的毒性、更合理的控釋速度、更方便的給藥途徑等。世界上主流的觀點認(rèn)為藥品的儲存穩(wěn)定性、易加工性等特點也應(yīng)視為藥品專利應(yīng)予考慮和接受的技術(shù)效果。解決任何指標(biāo)上的問題都可以構(gòu)成專利所要求的技術(shù)問題，其進(jìn)步都可以構(gòu)成藥品創(chuàng)造性的理由，這就使得藥品專利可以因各種原因建立其專利性。例如，某種藥品可以在活性上勝過現(xiàn)有技術(shù)從而具備創(chuàng)造性，也可以在活性上雖無明顯進(jìn)步，但在儲存穩(wěn)定性上更勝一籌而具備創(chuàng)造性。

由于上述特點，藥品專利的實驗數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出了與其他技術(shù)領(lǐng)域不同的特點。

藥品專利的實驗數(shù)據(jù)可以在說明書中直接記載，以證明該藥品能夠得到且具有所述的藥效，也可能在申請日后根據(jù)審查意見的要求或申請人的意愿補(bǔ)充提供。但是，專利申請日是專利制度中極為重要的概念，在采用專利先申請制的國家或地區(qū)，如果兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人。專利先申請制是包括中國、日本、歐洲等重要經(jīng)濟(jì)體在內(nèi)的全球主流的專利制度，美國在2011年也放棄了其自美國專利法實施以來長期堅持的先發(fā)明制⑤2011年9月16日美國總統(tǒng)奧巴馬簽署發(fā)布《美國專利法案》（Leahy-Smith America Invents Act，以下簡稱AIA），本次美國專利法改革帶來的最顯著變化是第102條的改革，確立了先申請制。，轉(zhuǎn)而采用先申請制。作為先申請制這一制度的題中應(yīng)有之義，專利申請日提交的專利申請的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是完整的，否則提交不完整技術(shù)方案者將可能搶先獲得較早申請日，根據(jù)先申請制的原則，從而不當(dāng)?shù)厝〉脤＠麢?quán)。因此，專利申請日后提供的任何實驗數(shù)據(jù)都應(yīng)當(dāng)接受先申請制的約束，不得通過事后補(bǔ)交數(shù)據(jù)變相突破先申請制。世界各國專利制度均有相關(guān)規(guī)定來規(guī)制這一情況發(fā)生。

三、關(guān)于申請日后補(bǔ)充效果數(shù)據(jù)的比較研究

（一）美國

《美國專利法》第112條第1款規(guī)定，說明書必須“使所屬領(lǐng)域或者最相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠制造和使用”。法院把能夠?qū)崿F(xiàn)的要求理解為專利權(quán)人必須公開足夠信息，使本領(lǐng)域技術(shù)人員在沒有過度實驗的情況下實現(xiàn)所述發(fā)明，并提出了八點考慮因素，即Wands因素⑥即權(quán)利要求的寬度、發(fā)明的本質(zhì)、現(xiàn)有技術(shù)的狀況、本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的水平、所屬領(lǐng)域的可預(yù)測水平、發(fā)明人提供的教導(dǎo)的數(shù)量、實施例、根據(jù)公開的內(nèi)容制造或使用發(fā)明所需要的實驗的數(shù)量。。雖然Wands因素中包含了對技術(shù)的可預(yù)知性的考慮，但并未將說明書記載以及專利申請日后提交實驗數(shù)據(jù)作為一項重要的考慮因素，也甚少以說明書中對藥品的效果描述不足駁回專利申請，它更接近于我國專利法中權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持以及專利審查指南中說明書滿足能夠?qū)崿F(xiàn)的第（一）項至第（四）項考慮因素。

《美國專利商標(biāo)局審查指南》第2100章第2124節(jié)規(guī)定，在某些特定情況下，實際的參考文獻(xiàn)不需要早于申請日。在某些特定情況下，引用用于證明普遍的事實的文獻(xiàn)不必在申請日前能夠作為現(xiàn)有技術(shù)獲得。所述事實包括某種材料的特征或性質(zhì)或科學(xué)常識。在某些特殊的案例中，在后的出版物可被用作事實性的證據(jù)，包括：出版物中公開的事實證明“在申請日時可能需要過度實驗”，或權(quán)利要求中缺少的參數(shù)是或不是必要的，或說明書中的描述是不準(zhǔn)確的，或發(fā)明是無效的或缺乏實用性，或權(quán)利要求不清楚，或現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品的性質(zhì)是已知的。然而，不允許使用在后的事實性文獻(xiàn)來判斷申請是否是可實施的或申請是否按照《美國專利法》第112條第1款的要求來撰寫。由于公開晚于要求保護(hù)的發(fā)明而不能作為現(xiàn)有技術(shù)的文獻(xiàn)，可以用于證明在做出發(fā)明時在可專利性方面本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平。

美國專利法對于說明書的書面描述的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，其要求確定附加材料是否在原始申請中公開，確保發(fā)明人不能通過把后來的技術(shù)改進(jìn)加入到在先提交的申請中而不適當(dāng)?shù)財U(kuò)大其專利范圍。這一標(biāo)準(zhǔn)的功能接近于我國《專利法》第33條的規(guī)定，因而也具有限制申請日后濫用修改權(quán)利范圍的功能，但是實務(wù)中僅限于限制補(bǔ)充技術(shù)方案本身，而非拒絕提供用于證明效果的實驗數(shù)據(jù)。

對于申請日后補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)，美國還有宣誓書制度予以規(guī)制。根據(jù)《美國專利、商標(biāo)和版權(quán)實施細(xì)則》（37 CFR）1.132，申請人可以提交宣誓書或聲明以對審查員駁回的理由進(jìn)行辯駁。當(dāng)任何專利申請或者復(fù)審中的專利的權(quán)利要求基于下述原因被駁回時，使用宣誓書或聲明對所引用的已有技術(shù)或所提出的異議進(jìn)行辯駁可能會被接受。所述的已有技術(shù)包括在國內(nèi)專利中進(jìn)行實質(zhì)性地展示或描述的發(fā)明；外國專利或出版物；專利局審查員個人所知的事實；發(fā)明運(yùn)作的模式或能力屬于一項已有技術(shù)（例如，用宣誓書或聲明證明具備預(yù)料不到的技術(shù)效果）；發(fā)明不能實施或缺少實用性；發(fā)明無意義或者損害公眾健康或違反社會道德。宣誓書或聲明本身必須作為證據(jù)考慮。提供宣誓書或聲明的重要程度取決于宣誓書或聲明中支持可實施結(jié)論的事實證據(jù)的數(shù)量。美國接受申請人提交任何證據(jù)來證明發(fā)明的可實施性。對于化學(xué)和生物技術(shù)申請，可以提交用于獲得美國食品藥品管理局（以下簡稱FDA）臨床試驗批準(zhǔn)的證據(jù)。但是，F(xiàn)DA判斷是否批準(zhǔn)臨床試驗的標(biāo)準(zhǔn)不同于美國專利商標(biāo)局（以下簡稱USPTO）判斷說明書是否可實施的標(biāo)準(zhǔn)。一旦提交了證據(jù)，必須將其與所有其他證據(jù)一起共同考量，依據(jù)可實施性的標(biāo)準(zhǔn)來判斷發(fā)明是否可實施。宣誓書或聲明中關(guān)于預(yù)料不到的性質(zhì)的數(shù)據(jù)必須滿足某些要求：首先，宣誓書或聲明中所提出的數(shù)據(jù)必須與專利申請權(quán)利要求范圍相稱。此外，在做對比試驗時，所進(jìn)行的已有技術(shù)的代表性試樣必須同已有技術(shù)所公開的內(nèi)容實質(zhì)上相同，如果有偏差，必須說明造成這種偏差的原因。最后，宣誓書或聲明中所提到預(yù)料不到的性能改進(jìn)，必須同原專利說明書中已披露的某些發(fā)明內(nèi)容相關(guān)。一般地說，提出一種假想或者理論去試圖解釋達(dá)到所改進(jìn)的結(jié)果的機(jī)制是不可取的。假想和理論不是事實，因此不應(yīng)被包括在宣誓書或聲明中。

對于申請日后形成的證明技術(shù)效果的實驗數(shù)據(jù)，在Knoll v.Teva案⑦Knoll Pharm.Co.v.Teva Pharms.USA,Inc.,No.01-C1646,2002 WL 31050138 (N.D.Ill.Sep.13,2002).中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，并無法律規(guī)定，在專利申請?zhí)岢鲋鞍l(fā)明的屬性或效果應(yīng)完全知曉，或者專利申請中應(yīng)包含發(fā)明研究的所有內(nèi)容，為應(yīng)對訴訟而在專利授權(quán)之后得到的證明預(yù)料不到的結(jié)果的證據(jù)不能排除在考慮之外，因為專利申請的時候并不總是對發(fā)明有全方位的發(fā)現(xiàn)。如果預(yù)料不到的技術(shù)效果可以從專利文件公開的方法隱含得出，或者與預(yù)期用途具有緊密的聯(lián)系時，申請日后提交的實驗中的證據(jù)應(yīng)當(dāng)考慮。

（二）歐洲

《歐洲專利公約》第123（2）條規(guī)定，不可以將原始申請文件中未涉及的保護(hù)主題引入到專利申請文件中（類似于我國《專利法》第33條）。根據(jù)這個規(guī)定的要求，專利申請主張新的技術(shù)效果不可以加入原申請文件中。但《歐洲專利局（EPO）審查指南（2013）》H部分第V章第2.2節(jié)“引入其他實施例和新的效果”中規(guī)定了：“在某些情況下，盡管不允許加入到申請中，后提交的實施例或新效果可以作為審查員考慮的證據(jù)，用以支持要求保護(hù)的發(fā)明的專利性。”例如，在原申請中給出了相應(yīng)信息的基礎(chǔ)上，新增加的實施例可以作為證據(jù)證明發(fā)明在要求的范圍內(nèi)能容易地被應(yīng)用（參見F部分第IV章第6.3節(jié)）。同樣地，只要新效果在原申請中隱含公開或者至少與原申請中公開的一個效果相關(guān)，就可以作為證據(jù)證明發(fā)明的創(chuàng)造性（參見G部分第VII章第10節(jié)）。

此外，歐洲專利局的案例法⑧Case Law（第7版），第181頁。對上述規(guī)定作出了具體的解釋：如果已經(jīng)從專利申請公開的內(nèi)容中看出在后提交的證據(jù)是可信的，并且確實解決了聲稱要解決的技術(shù)問題，那么，在后提交的證據(jù)可以被考慮，用以支持要求保護(hù)的主題解決了其所要解決的技術(shù)問題。換言之，在后提交的證據(jù)不可以作為確定申請確實解決了聲稱要解決的技術(shù)問題的唯一根據(jù)，優(yōu)先權(quán)日之前的公知常識可以用來解釋專利或?qū)＠暾堉薪o出的教導(dǎo)，而在后提交的證據(jù)只能用來證明這種教導(dǎo)來自于該申請。

歐洲專利局案例法⑨Case Law（第7版），第231頁。還對對比試驗作出如下規(guī)定：根據(jù)現(xiàn)有的判例，一個具有預(yù)料不到的技術(shù)效果的對比試驗可以作為專利申請具有創(chuàng)造性的證據(jù)。如果選擇基于改進(jìn)效果的對比試驗來證明創(chuàng)造性，與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比較的本質(zhì)必須是本申請所聲稱的優(yōu)點或效果確實是由區(qū)別技術(shù)特征帶來的。但是，在確定發(fā)明所要解決的技術(shù)問題時，得不到說明書支持的優(yōu)點或效果不被認(rèn)可。

歐洲專利局明確區(qū)分了兩種情況，即不允許通過修改引入原申請文件中不存在的保護(hù)主題，即《歐洲專利公約》（EPC）第123（2）條所述情形，但允許提供新的技術(shù)效果作為證明創(chuàng)造性的證據(jù)。⑩歐洲專利申訴委員會判例T564/89。專利申訴委員會區(qū)分了技術(shù)內(nèi)容的公開不充分與補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)，認(rèn)為原始申請公開的技術(shù)信息對于判斷是否公開充分至關(guān)重要，技術(shù)內(nèi)容實質(zhì)不充分的缺陷不能通過申請日后提交實驗證據(jù)予以克服，但可以接受在后提交的實驗數(shù)據(jù)作為支持申請公開充分的證據(jù)。?歐洲專利申訴委員會判例T497/02。

根據(jù)歐洲專利局的案例法，可以歸納出其對申請日后提交的補(bǔ)充效果數(shù)據(jù)的主要考慮因素包括如下。

請求的用于支持創(chuàng)造性的新的技術(shù)效果必須是要么在提交的申請中隱含的、要么申請文件中指出了相關(guān)的技術(shù)效果。例如專利申請涉及一種藥物組合物，其具有一種特殊的活性。在初步證據(jù)表明不具備創(chuàng)造性時，申請人提交新證據(jù)證明要求保護(hù)的組合物顯示低毒性方面的預(yù)料不到的優(yōu)勢。此案中應(yīng)允許重新闡述涉及毒性的技術(shù)問題，由于藥物活性和毒性是相關(guān)的，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常會結(jié)合兩點考慮。

申請日后提交的補(bǔ)充效果數(shù)據(jù)不能夠與發(fā)明目的相矛盾。例如，一個化合物具有作為除草劑的效果，不能在后將其描述為可用于疾病的治療。

所述技術(shù)效果在原始申請中隱含或至少與原申請中記載的技術(shù)問題相關(guān)時才被考慮。專利申訴委員會采取了“合理性考查”標(biāo)準(zhǔn)用于判定在后提交的比較試驗等證據(jù)是否充分證明了創(chuàng)造性。

在T1329/04判例中，專利申訴委員會認(rèn)為：在先申請制下，是申請日而非發(fā)明實施的日期決定專利權(quán)是否應(yīng)賦予申請人。這要求專利申請的公開內(nèi)容至少“可信地”解決了其聲稱的技術(shù)問題。因此即使在后補(bǔ)交的證據(jù)在適當(dāng)條件下應(yīng)當(dāng)被考慮，它也不是確定申請是否真正解決了其聲稱的技術(shù)問題的唯一基礎(chǔ)。這一判斷標(biāo)準(zhǔn)也被后續(xù)很多判例所認(rèn)同和沿用。

在T433/05判例中，專利申訴委員會認(rèn)為關(guān)于治療應(yīng)用的公開充分問題，申請日提供臨床試驗結(jié)果并非必要，但是專利或?qū)＠暾埍仨毺峁┬畔⒈砻髡埱蟊Ｗo(hù)的化合物對疾病中涉及的代謝機(jī)制能產(chǎn)生直接效果。只要專利申請中可以獲得上述證據(jù)，在后提交的證據(jù)可以考慮用于支持專利申請的充分公開。

在T440/91判例中，專利申請中指出的技術(shù)問題是制備一種化合物的鹽，該化合物具有治療用途（黏液溶解的且可用于撲熱息痛中毒的解毒劑），相對于先前使用的包含該活性化合物的劑型，該鹽增加了該化合物的水溶性。為證明創(chuàng)造性，申請人向?qū)＠暝V委員會提供了兩種關(guān)于已知劑型的新的效果，即改善的黏液溶解效果和降低的支氣管痙攣的副作用。專利申訴委員會在評價創(chuàng)造性時考慮了這些效果并且表示這些新的效果與原始專利申請文件所述的提高的水溶性相關(guān)。本領(lǐng)域技術(shù)人員會對其進(jìn)行考慮，因此在創(chuàng)造性評價時也是允許的。該新的效果沒有改變發(fā)明的技術(shù)問題。

在T1062/93判例中，原始申請文件中提及高血壓的治療。在專利申訴委員會上訴期間，專利權(quán)人提交了該藥物的新的可用于治療腎疾病的醫(yī)藥用途。申請人質(zhì)疑在確定技術(shù)問題中不應(yīng)當(dāng)考慮額外的腎臟效應(yīng)，因為該效果不能從原始申請中得出。但專利申訴委員會認(rèn)為，腎血管阻力增加是高血壓的常見原因之一，本身甚至由于腎素釋放過多和血管緊張素II的激活而導(dǎo)致。從長遠(yuǎn)來看，腎功能受損甚至可能是高血壓病的結(jié)果。因此，對于本領(lǐng)域在原始申請中描述的抗高血壓作用與可能改善一些腎功能參數(shù)之間存在密切的技術(shù)關(guān)系。因此，專利申訴委員會認(rèn)定了腎血管與高血壓在技術(shù)上的關(guān)聯(lián)，從而接受了這一效果作為創(chuàng)造性爭辯的理由。

（三）日本

《日本專利審查指南》規(guī)定對說明書不滿足實施要件或不具備創(chuàng)造性的審查意見，申請人可以通過提交書面意見書或?qū)嶒灁?shù)據(jù)來證明或澄清。如果原始申請說明書中記載的信息不清楚、不充分以至于本領(lǐng)域技術(shù)人員基于申請時的技術(shù)常識無法實施時，專利申請日后提交的實驗數(shù)據(jù)仍不能是反駁拒絕的理由。

當(dāng)原說明書中記載的內(nèi)容不滿足實施要件時，補(bǔ)充的實驗數(shù)據(jù)不能作為判斷的依據(jù)。而如果提交的實驗數(shù)據(jù)是對基于原始說明書記載的內(nèi)容可以預(yù)期的技術(shù)效果的支持和確認(rèn)，則相關(guān)實驗數(shù)據(jù)應(yīng)被采納。

在遮光劑組合物的復(fù)審案?知財高判平成23年12月6日［平成23年（行ケ）第10092號］。中，法院認(rèn)為是否考慮專利申請日后提交的用于證明發(fā)明效果的補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)，應(yīng)基于申請人與第三方的公平角度出發(fā)，對原說明書中沒有記載的發(fā)明效果，如果能夠從說明書公開的內(nèi)容中認(rèn)識到或可以推導(dǎo)得出，則可以接受。

（四）小結(jié)

從美國、歐洲和日本的相關(guān)規(guī)定和司法實踐可以看出，對申請日后提交的效果數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)制是普遍的做法。一般涉及如下幾個方面的規(guī)則：不允許申請日后補(bǔ)充的效果數(shù)據(jù)補(bǔ)充進(jìn)說明書中，即不允許通過申請日后補(bǔ)充的數(shù)據(jù)增加和改變申請日記載的技術(shù)方案；申請日后提供的補(bǔ)充數(shù)據(jù)與申請文件中的技術(shù)的相關(guān)性是考慮的重要因素。所不同的是，對于相關(guān)性的理解和掌握的尺度并不相同。形成了三種模式，在美國的Knoll v.Teva案中，授權(quán)之后所獲知的預(yù)料不到的效果的相關(guān)證據(jù)都可以考慮，其尺度最為寬松；歐洲則以技術(shù)問題為考量，凡不改變技術(shù)問題的實驗數(shù)據(jù)均認(rèn)為是相關(guān)的；而在日本，則更多關(guān)注補(bǔ)充數(shù)據(jù)與說明書記載的關(guān)系。

四、中國相關(guān)規(guī)定的沿革和審判實踐

在1993年的專利審查指南中，其第二部分第十章的第4.1節(jié)化學(xué)產(chǎn)品發(fā)明的公開中規(guī)定，“用途和效果可允許在申請日之后補(bǔ)充的條件是必須符合《專利法》第33條的規(guī)定。具體地說，它必須是那些在原始說明書中已經(jīng)有含蓄地提示，從而使所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能直接推論出來的用途或效果；或者是那些能直接從現(xiàn)有技術(shù)中推論出的用途或效果。”

這一規(guī)定的文本帶有明顯的翻譯色彩，實際上它確實來自于歐洲專利局的審查指南的相關(guān)規(guī)定。它強(qiáng)調(diào)了申請日后提交的補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)能夠被接受的依據(jù)來自于說明書或現(xiàn)有技術(shù)。即要么來自于說明書中至少是“含蓄”的提示，要么來自于現(xiàn)有技術(shù)的推論。補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的內(nèi)容限于對說明書內(nèi)容的澄清，而不可以是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能直接從原始申請中導(dǎo)出的有益的效果。

但是2001年專利審查指南則直接刪除了1993年專利審查指南的相關(guān)規(guī)定，似乎對于申請日后補(bǔ)充的實驗數(shù)據(jù)的處理方式處于空白狀態(tài)。但事實并非如此，在專利審查指南的第二部分第二章的第2.1.3節(jié)對于何為“能夠?qū)崿F(xiàn)”進(jìn)行了修改，作了詳細(xì)的規(guī)定，還具體列舉了五種因缺乏技術(shù)手段而被認(rèn)為無法實現(xiàn)的情形?1993年專利審查指南中相關(guān)規(guī)定設(shè)置在實用性的要求之中。，其中第（五）項的規(guī)定是“說明書給出了具體的技術(shù)方案，但未給出實驗證據(jù)，而該方案又必須依賴實驗結(jié)果加以證實才能成立”。

該項規(guī)定涉及實驗數(shù)據(jù)問題。根據(jù)該項的規(guī)定，即使技術(shù)方案已經(jīng)記載得較為具體，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠按照其方法再現(xiàn)其技術(shù)方案，如果該方案是否成立依賴實驗的證明（藥品專利即是典型情況），那么用于證明方案成立的實驗證據(jù)就像技術(shù)方案本身一樣，成為說明書必須記載的內(nèi)容，而非可有可無或者可以事后再補(bǔ)的材料。

同時，在實務(wù)中1993年專利審查指南的某些影響依然存在，主要是《專利法》第33條對申請日后補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的限制。對于是否接收申請日后補(bǔ)充的實驗數(shù)據(jù)，隨著對第33條掌握尺度的日趨變緊而更加嚴(yán)格。

直到2006年專利審查指南中明確規(guī)定“申請日之后補(bǔ)交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮”，對于申請日后補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的限制達(dá)到了最嚴(yán)格的程度。2010年專利審查指南未對此作任何修改，延續(xù)了這一規(guī)定。

關(guān)于“不予考慮”的含義，在2017年專利審查指南的修改說明中作出了澄清性的解釋，“其中‘不予考慮’的措辭有時會被誤解為審查員可以直接忽略或不予審查后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，這與上述規(guī)定的本意不符，也不符合審查的實際情況?！边@表明2006年專利審查指南的規(guī)定的本意并非一律拒絕接收任何申請日后提交的實驗數(shù)據(jù)，事實上不論是爭辯說明書公開充分還是創(chuàng)造性，只要是補(bǔ)強(qiáng)性的證據(jù)是予以接受的。例如涉及4-氨基二本胺類的方法的99807892.1號專利的無效宣告案?國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會第11938號無效宣告請求審查決定書。，該案顯然是在2006年專利審查指南有效時作出的審查決定，無效宣告請求人和專利權(quán)人雙方均提交了實驗證據(jù)，復(fù)審委員會均接受并在審理中考慮，并依據(jù)雙方的補(bǔ)充數(shù)據(jù)作出了決定。

在我國國內(nèi)，包括國家知識產(chǎn)權(quán)局和專利代理行業(yè)內(nèi)，對于申請日后提交的實驗數(shù)據(jù)如何認(rèn)定也存在很多不同的認(rèn)識，典型的論點認(rèn)為應(yīng)當(dāng)區(qū)分用于答復(fù)《專利法》第26條第3款關(guān)于說明書公開充分的實驗數(shù)據(jù)與答復(fù)《專利法》第22條第3款關(guān)于創(chuàng)造性的實驗數(shù)據(jù)?邢維偉、周卓：《實驗數(shù)據(jù)對藥物領(lǐng)域?qū)＠暾埖挠绊懪c分析》，載《中國新藥雜志》2018年9期，第2143-2147頁。，因為相關(guān)規(guī)定是記載在關(guān)于化學(xué)發(fā)明充分公開的章節(jié)。

另外，司法界也對此有不同的認(rèn)識。武田藥品工業(yè)株式會社與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、四川海思科制藥有限公司、重慶醫(yī)藥工業(yè)研究院有限責(zé)任公司發(fā)明專利權(quán)行政糾紛的涉及“用于治療糖尿病的藥物組合物”案?最高人民法院（2012）知行字第41號行政裁定書。中指出，武田藥品工業(yè)株式會社提供的反證7欲證明吡格列酮與格列美脲的聯(lián)合用藥方案相對于單獨(dú)用藥方案以及其他聯(lián)合用藥方案均取得了意料不到的降血糖效果。但是，本專利說明書僅通過吡格列酮與伏格列波糖聯(lián)用以及吡格列酮與優(yōu)降糖聯(lián)用的實驗結(jié)果，證明胰島素敏感性增強(qiáng)劑與胰島素分泌增強(qiáng)劑聯(lián)用相對于其中一類藥物單獨(dú)用藥有更好的降血糖效果，提交實驗數(shù)據(jù)所要證明的技術(shù)效果是原始申請文件中未記載也未證實的，對于武田藥品工業(yè)株式會社關(guān)于其在申請日后補(bǔ)交的實驗證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以采納的主張不予支持。

與之形成對比的是，在日本特許廳審理的涉及肽酶Z抑制劑的案件中，審查意見認(rèn)為說明書中少量的實施例不足以證明權(quán)利要求中馬庫什通式都具有肽酶抑制活性。申請人則提交了側(cè)鏈具有大基團(tuán)的化合物也具備肽酶Z抑制活性的實驗數(shù)據(jù)，最終在接受數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上予以授權(quán)。該案涉及的情形與上述糖尿病組合物案情形極其類似，但中國與日本的審理結(jié)果完全不同。

2015年，最高人民法院在審理國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、北京嘉林藥業(yè)股份有限公司與沃尼爾·朗伯有限責(zé)任公司無效宣告（專利）案?最高人民法院（2014）行提字第8號行政判決書。中就首次指出了“專利申請日后提交的用于證明說明書充分公開的實驗性證據(jù)，如果可以證明以本領(lǐng)域技術(shù)人員在申請日前的知識水平和認(rèn)知能力，通過說明書公開的內(nèi)容可以實現(xiàn)該發(fā)明，那么該實驗性證據(jù)應(yīng)當(dāng)予以考慮，不宜僅僅因為該證據(jù)是申請日后提交而不予接受”。提出了考慮實驗性證據(jù)是否采納的時間和主體兩個條件。即首先，實驗性證據(jù)涉及的實驗條件、方法等在時間上應(yīng)該是申請日或優(yōu)先權(quán)日前本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書直接得到或容易想到的；其次，在主體上，應(yīng)立足于本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識水平和認(rèn)知能力。

經(jīng)過業(yè)界多年的深入討論，2017年專利審查指南的修改對上述爭議進(jìn)行了回應(yīng)，將“申請日之后補(bǔ)交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮”修改為“對于申請日之后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”。從上述專利審查指南的修改過程可以看出，我國對于申請日后補(bǔ)充的實驗數(shù)據(jù)的審查標(biāo)準(zhǔn)存在“變”與“不變”兩條主線。

不變的是對于藥品專利實驗數(shù)據(jù)的必要性的要求，這是由藥品專利的特點決定的。變的是證明效果的實驗數(shù)據(jù)的地位和作用，從實用性的要求變?yōu)榧夹g(shù)方案的組成部分，并且越來越來越明確，越來越嚴(yán)格，以至于“不予考慮”。但從實際案例來看，用于證明創(chuàng)造性的實驗數(shù)據(jù)并未完全“不予考慮”，該規(guī)定僅限于意圖通過補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)克服公開不充分的情形。而最新的修改具有朝著1993年專利審查指南的方向上回歸的趨勢，但又有所不同，表現(xiàn)在以下方面。

首先，對于能夠接受的條件的規(guī)定有所不同，1993年專利審查指南規(guī)定，申請日后補(bǔ)充的實驗數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在原始說明書中已經(jīng)有含蓄的提示；而2017年修訂中補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的。二者對于說明書中記載的程度的要求不同。

毋庸置疑，作為先申請制的基本要求，申請文件應(yīng)當(dāng)充分公開其技術(shù)方案，但我國專利制度對于涉及藥品的技術(shù)方案的充分公開作出了特別的要求，即將證明藥品的效果的藥效數(shù)據(jù)，認(rèn)為是技術(shù)方案本身或其不可分割的一部分，因此，根據(jù)技術(shù)方案的完整性要求，其必須記載在申請日提交的申請文件中。

盡管我國專利審查指南對補(bǔ)充提交的效果數(shù)據(jù)經(jīng)歷了由寬到嚴(yán)再到相對寬的變化，但總體上我國對補(bǔ)充效果數(shù)據(jù)的要求相比于歐美是偏嚴(yán)格的。這造成了相當(dāng)多案例中申請日后補(bǔ)充的實驗數(shù)據(jù)不予考慮的情況。這一狀況在國際和國內(nèi)都造成了相當(dāng)大的影響，尤其是制藥業(yè)極為發(fā)達(dá)的美國對此標(biāo)準(zhǔn)表示不滿。

五、我國申請日后補(bǔ)充數(shù)據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足的條件

（一）符合藥品專利的技術(shù)邏輯

我國藥品專利制度將藥品效果的信息（一般應(yīng)當(dāng)用實驗數(shù)據(jù)證明）視為技術(shù)方案的一部分，這符合藥品專利的技術(shù)邏輯。藥效數(shù)據(jù)是使化學(xué)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為藥品的關(guān)鍵。人類通過化學(xué)合成的方法已經(jīng)能夠制成各種結(jié)構(gòu)的化學(xué)產(chǎn)品，但是能夠成為藥品的極少。在研制新藥的過程中，藥品的合成完成后還需要大量的實驗進(jìn)行篩選驗證，這些都是藥品生產(chǎn)的必要步驟。特別是高通量篩選、組合化學(xué)技術(shù)發(fā)展起來之后，人類可以同時大批量合成結(jié)構(gòu)類似的產(chǎn)物，后期的篩選變得比合成產(chǎn)品更加重要。此外，還要進(jìn)行體外細(xì)胞實驗、動物實驗和若干期次的臨床實驗等，耗時耗力，成本高昂，它們是制藥技術(shù)必不可少的技術(shù)內(nèi)容，僅僅完成合成只是獲得了一種化學(xué)物質(zhì)，尚不足以稱為藥品，而只有合成物經(jīng)過篩選驗證之后才能稱之為藥品，經(jīng)過多層次的各方面的效果的評價篩選，只有極少數(shù)能夠成為走向市場的藥品。因此，我們通過設(shè)定一定的標(biāo)準(zhǔn)，要求說明書中記載必要的證明其效果的數(shù)據(jù)。藥效數(shù)據(jù)就是化學(xué)物質(zhì)經(jīng)過檢驗晉級為藥品的必須途徑。非如此要求，申請人會在合成剛剛完成時搶先申請，而在審查過程中不斷進(jìn)一步研究，不斷獲取效果數(shù)據(jù)用于答復(fù)審查意見。這樣會實質(zhì)上違背先申請制的基本原則。因此，將證明技術(shù)方案成立的數(shù)據(jù)作為技術(shù)方案的基本內(nèi)容，具有一定的學(xué)理上的合理性。

另外，我們所提到的藥品專利，除通常的藥品的產(chǎn)品專利外，還有制藥用途專利（又稱瑞士型專利），用途專利本身往往對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)并不在于開發(fā)了新的藥品，而是發(fā)現(xiàn)了已有藥品的新用途，例如退燒藥阿司匹林用于治療心血管疾病，用于降血壓的米諾地爾成為目前世界上唯一一個對脫發(fā)有明顯療效的外用化學(xué)藥。對于這種專利，由于其發(fā)明點在藥品的藥效，所以藥效數(shù)據(jù)就是技術(shù)方案本身。上述分析顯示，藥效數(shù)據(jù)是技術(shù)方案不可缺少的部分。

（二）與我國制藥產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力相適應(yīng)

對比美國、歐洲和日本對專利申請日后補(bǔ)充效果數(shù)據(jù)的相關(guān)規(guī)則可以發(fā)現(xiàn)，不論美國、歐洲還是日本，都對申請日后補(bǔ)充數(shù)據(jù)對于先申請制潛在的突破予以了規(guī)制，對于專利申請日后補(bǔ)充的數(shù)據(jù)都不允許加入到原專利申請文件中以修改原始申請文件，我國也有相關(guān)的規(guī)定。不同之處在于，對于申請日后補(bǔ)充效果數(shù)據(jù)的接受尺度有所不同，其中美國采取了最為寬松的尺度，其次是歐洲，再次是日本。這非常明顯地與他們相關(guān)制藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)程度緊密相關(guān)。美國是世界上制藥產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)的國家，藥品研發(fā)創(chuàng)新能力最強(qiáng)，美國擁有輝瑞、默沙東、惠氏、百時美施貴寶、強(qiáng)生、禮來、吉利德等眾多明星制藥公司，這些公司無一不是依靠創(chuàng)新的專利藥從而獲得極高的利潤，專利對于制藥業(yè)的發(fā)展具有極為重要的戰(zhàn)略價值。而歐洲也擁有羅氏、諾華、拜耳、賽諾菲、葛蘭素史克等明星企業(yè)，但這些制藥企業(yè)多集中在瑞士、英國、德國和法國，歐洲其他國家并無非常著名的制藥企業(yè)，因此歐洲專利局對于藥品專利補(bǔ)充效果數(shù)據(jù)比美國的尺度稍嚴(yán)。日本作為發(fā)達(dá)國家，其在制藥領(lǐng)域與歐美還有一定差距?？傊l(fā)達(dá)國家采取更加“親專利權(quán)人”的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，無疑有利于其本國的利益。

中國制藥產(chǎn)業(yè)處于國際價值鏈低端，產(chǎn)業(yè)附加值低，自主研發(fā)能力弱，在國際競爭中處于追隨者角色，中國藥品市場中仿制藥相對于專利藥占有絕對優(yōu)勢；中國制藥企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低，截至2015年，制藥企業(yè)數(shù)量達(dá)6121家，但年銷售額過10億的只有489家，其數(shù)量還不到醫(yī)藥企業(yè)的8%。?趙娜娜、孫利華：《中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新藥研發(fā)能力研究》，載《中國醫(yī)藥工業(yè)雜志》2018年第9期，第1321-1326頁。因此，對于申請日后補(bǔ)充的效果數(shù)據(jù)采取更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，有利于阻遏發(fā)達(dá)國家藥品專利對我國制藥企業(yè)形成的壟斷的競爭優(yōu)勢。實際上由于專利申請人根據(jù)歐美國家對于申請日后補(bǔ)充數(shù)據(jù)采取的較為寬松的態(tài)度而撰寫的專利申請文件，在遭遇我國較為嚴(yán)格的規(guī)則時會出現(xiàn)因不接受其補(bǔ)充數(shù)據(jù)而遭遇駁回的情形。2006年以來，在藥品專利的同族專利中，因補(bǔ)充數(shù)據(jù)不被接受而導(dǎo)致中國專利申請被駁回而美國和歐洲專利獲得授權(quán)的情況時有發(fā)生，當(dāng)然這也成為美國對中國不滿的緣由。

（三）應(yīng)充分考慮我國制藥產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展

雖然我國制藥產(chǎn)業(yè)相對于歐美依然處于弱勢地位，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好。近年來全球醫(yī)藥市場增長緩慢，但包括中國在內(nèi)的新興市場卻增長迅速，在全球醫(yī)藥市場中占比逐步提高，從2010年的13%增長到2015年的28%?曾錚：《中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及其趨勢研究》，載《經(jīng)濟(jì)研究參考》2014年第32期，第4-38頁。，并且隨著我國經(jīng)濟(jì)總量的提升以及國民收入的提高，我國醫(yī)藥市場在全球的占比會進(jìn)一步提高，這為我國制藥企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間，我國制藥企業(yè)的銷售收入穩(wěn)步增長，企業(yè)可以獲得更多的利潤用于研發(fā)。企業(yè)的研發(fā)能力已有很大提升，涌現(xiàn)了一批實力較為雄厚、創(chuàng)新能力強(qiáng)的制藥企業(yè)。國家知識產(chǎn)權(quán)局的一項調(diào)研顯示，我國制藥企業(yè)對于專利的保護(hù)的態(tài)度已經(jīng)出現(xiàn)分化，部分企業(yè)已經(jīng)在要求更易于獲得的專利授權(quán)審查標(biāo)準(zhǔn)以及更嚴(yán)格的專利保護(hù)，雖然仍有相當(dāng)多的企業(yè)擔(dān)心專利的壟斷導(dǎo)致自身競爭力下降的問題。?國家知識產(chǎn)權(quán)局調(diào)研報告《以治療方法為特征的醫(yī)藥用途發(fā)明專利審查標(biāo)準(zhǔn)研究》（A110702）。這表明對于補(bǔ)充數(shù)據(jù)的審查進(jìn)行調(diào)整已經(jīng)是新形勢下我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀需求。

六、對審查補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的建議

基于以上分析，本文認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)借鑒和考慮國外經(jīng)驗并結(jié)合中國實際，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整申請日后補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的審查標(biāo)準(zhǔn)

（一）區(qū)分最低限度的藥效數(shù)據(jù)與作為證據(jù)的藥效數(shù)據(jù)

將藥效數(shù)據(jù)區(qū)分為與解決技術(shù)問題密切相關(guān)的最低限度的數(shù)據(jù)與用作證據(jù)的數(shù)據(jù)。

對于在市場上流通的藥品而言，藥品的面世需要接受極為嚴(yán)格的審核，包括藥品的有效性、毒性、相互作用禁忌、穩(wěn)定性等相當(dāng)多因素都應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定，獲頒藥品準(zhǔn)字的必須是各項指標(biāo)均符合規(guī)定。而專利所涉及的藥品，與作為商品的藥品不同，應(yīng)當(dāng)對兩者加以區(qū)分。

專利制度的價值在于通過給技術(shù)創(chuàng)造者授予專利權(quán)使其獲得壟斷利潤以激勵創(chuàng)新。但是，一項技術(shù)從基礎(chǔ)研究到逐漸優(yōu)化成熟直至形成成熟的商品上市是一個較長的過程，特別是藥品的周期尤其漫長，就像接力賽一樣，一棒接著一棒直到最后一名選手沖刺，每一個環(huán)節(jié)都對最后的成功作出了貢獻(xiàn)，頒獎不能只獎勵最后沖刺的運(yùn)動員。專利制度要對創(chuàng)新產(chǎn)生激勵，就應(yīng)當(dāng)通過其精巧的設(shè)計，使得能對整個研制過程中每一個環(huán)節(jié)的創(chuàng)新成果都授予專利權(quán)，否則研發(fā)創(chuàng)新的鏈條將失去專利制度的激勵。

專利制度通過聚焦技術(shù)問題來解決上述問題。一件專利只需要解決一個技術(shù)問題，只要滿足創(chuàng)造性、新穎性、實用性的要求，即可獲得專利權(quán)。即使該專利在解決其技術(shù)問題的時候，其他技術(shù)效果相比于現(xiàn)有技術(shù)有所退步，一般也不影響其創(chuàng)造性。

因此，藥品專利可以處于藥品研發(fā)各個階段，分別解決不同的技術(shù)問題。有在藥品研發(fā)初期的，有在逐漸接近尾聲階段的。由此才產(chǎn)生了企業(yè)在不同研發(fā)階段的專利申請策略。例如，在新藥研發(fā)的早期，還處于高通量篩選階段，所能獲得的藥物效果數(shù)據(jù)有限，此時一般申請的是包含大量物質(zhì)的馬庫什專利。隨著研發(fā)的進(jìn)行，目標(biāo)逐漸縮小，對于目標(biāo)物質(zhì)的各種效果數(shù)據(jù)也積累日增，與之對應(yīng)的往往是保護(hù)范圍更小的專利，甚至是具體的化合物。

因此，與上述藥品專利中技術(shù)問題相對應(yīng)的藥效數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)視為其技術(shù)方案的組成部分。以往的問題在于，沒有清晰和有效地區(qū)分專利中的藥品與作為商品的藥品。對于專利需要記載哪些藥效數(shù)據(jù)沒有作出清楚的界定，對于藥品專利的效果數(shù)據(jù)提出了超出限度的要求。

即使在標(biāo)準(zhǔn)相對寬松的美國，亦對于藥品專利中必須記載最低限度的效果提出了要求。在In re Kirk案?In re Kirk（1967）54 CCPA 1119,376 F2d 936,153 USPQ 48,153 USPQ 266.中，涉案發(fā)明涉及一類新的1-脫氫-6-甲基甾族化合物，說明書中僅存在模糊不清的表述如“生物活性”（biological activity），沒有清楚地公開化合物的具體用途和如何使用所述化合物。駁回決定認(rèn)為專利說明書沒有指示本領(lǐng)域技術(shù)人員如何使用本發(fā)明的新的化合物?；衔锏闹委熜再|(zhì)以概括的術(shù)語“有用的生物性質(zhì)”表示，不能夠向本領(lǐng)域技術(shù)人員傳達(dá)任何有用的信息，也沒有具體指出哪一個化合物具有治療性質(zhì)，因而以缺乏對于有用性的充分公開（lacking an adequate disclosure of utility），因此不符合《美國專利法》第112條第1款的規(guī)定。

申請人不服，認(rèn)為該駁回不正當(dāng)，并且提交了其中一個申請人的聲明（affidavit），其中斷言：本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過常規(guī)的實驗測定所述化合物的生物用途，并具體指出某個具體化合物通過已知的實驗測定其口服具有促孕活性，而天然的荷爾蒙和孕甾酮在同樣的實驗中沒有顯示活性，因此很明顯該化合物是有用的口服促孕劑，相應(yīng)地本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易測定本發(fā)明任意化合物是否可以用作促孕劑。該聲明不僅表明所要求保護(hù)的化合物具有說明書中所述的生物活性，而且該生物活性本領(lǐng)域技術(shù)人員通過常規(guī)實驗?zāi)軌蚝苋菀椎販y定。

審查員認(rèn)為該駁回是合理的，因為在說明書中沒有具體斷言權(quán)利要求中任何一個化合物的有用性，因此說明書沒有清楚完整地描述以使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠使用本發(fā)明的化合物，申請人沒有列出所要求保護(hù)化合物的一個具體用途，本領(lǐng)域技術(shù)人員知道甾族化合物有幾百種用途，申請人真正告知本領(lǐng)域技術(shù)人員的就是口服這些甾族化合物，經(jīng)過實驗找到它們作為藥物的用途，一旦知道化合物可以用作促孕劑，自然就會去測定活性存在的劑量。換句話說，本領(lǐng)域技術(shù)人員需要經(jīng)過過分的實驗才可以使用化合物。如果說明書中具體斷言化合物具有促孕活性，則滿足《美國專利法》第112條的規(guī)定，因為本領(lǐng)域技術(shù)人員將知道如何使用所述化合物。

復(fù)審?fù)饬藢彶閱T的觀點，并指出說明書中的“生物活性”如此寬泛和模糊以至于毫無意義，說明書中沒有任何理由可以預(yù)計任何一個化合物具有所述促孕活性，而天然的荷爾蒙沒有，維持駁回。申請人不服，上訴至法院。美國法院最終也確認(rèn)該駁回是正確的，指出說明書沒有具體公開化合物如何使用，不符合《美國專利法》第112條的規(guī)定。

當(dāng)然，何為最低限度的效果數(shù)據(jù)，在不同專利體系中掌握的尺度是不同的，我國和日本目前的要求比較嚴(yán)格。在涉及名稱為“皮膚麻醉劑”的發(fā)明專利申請的復(fù)審決定?國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會第8070號復(fù)審決定書。中，原專利復(fù)審委員會認(rèn)為該申請說明書聲稱權(quán)利要求1中所述的一類化合物能夠產(chǎn)生麻醉作用，但是說明書中沒有公開能夠證實權(quán)利要求1所示化合物具有麻醉作用的任何實驗數(shù)據(jù)，也沒有提及任何現(xiàn)有技術(shù)的理論證實按照本發(fā)明的方法得到的產(chǎn)品具有麻醉作用，因此該申請對要求保護(hù)化合物的公開是不充分的。

日本特許廳的審查指南中規(guī)定：一般而言，僅僅從化合物的物質(zhì)名稱或化學(xué)結(jié)構(gòu)是難以預(yù)測該化合物能否用于特定的醫(yī)藥用途的。因此，即便在原始提交的說明書中記載了有效量、給藥方法、制劑化方法，而沒有記載藥理試驗的結(jié)果，這時，本領(lǐng)域技術(shù)人員是難以預(yù)測該化合物能否用于該醫(yī)藥用途的。因此，在這種情況下，原則上，應(yīng)提出反對意見，并且，即使在后提出藥理試驗結(jié)果，也不能克服該缺陷。?日本特許廳：《特許·実用新案審査基準(zhǔn)》第3章，“醫(yī)薬発明”1.2.1(2).(a).

目前我國對于僅以文字描述而缺少具體實驗的數(shù)據(jù)，例如“本申請所有化合物IC50值都達(dá)到……”不認(rèn)為是已經(jīng)滿足了最低限度的效果數(shù)據(jù)要求，但歐美則認(rèn)為只要有理由認(rèn)為是可信的即可。建議我國借鑒歐洲專利局的標(biāo)準(zhǔn)，將最低限度的數(shù)據(jù)定義為確定技術(shù)問題的實驗數(shù)據(jù)。凡補(bǔ)充的實驗數(shù)據(jù)不改變技術(shù)問題的應(yīng)予以接受并考慮。

（二）區(qū)分化合物與藥物

前文論述了區(qū)分最低限度的效果數(shù)據(jù)與作為補(bǔ)充證據(jù)的效果數(shù)據(jù)，其意義在于，將最低限度的效果數(shù)據(jù)作為技術(shù)方案密不可分的一部分，達(dá)成藥品技術(shù)方案完整之要求。但是，如果專利申請文件連最低限度的效果都未能滿足，一種方式是如前文In re Kirk案中美國的做法，以公開不充分予以駁回。目前主流觀點基本如此，但是，日本提供了另一種非常有啟發(fā)的視角。

日本在審查指南中明確將化合物與藥物的審查標(biāo)準(zhǔn)加以區(qū)分，在日本專利審查指南中特別指出：“對于化學(xué)產(chǎn)品發(fā)明，為了體現(xiàn)該化學(xué)產(chǎn)品能夠使用，需要記載一種以上具有技術(shù)意義的特定用途?！睂τ谝话阋饬x上的化合物發(fā)明而言，申請說明書僅記載用途即可，而不要求記載到某種程度。而對于化學(xué)藥物專利保護(hù)主題，則依據(jù)藥物開發(fā)的特點，著眼于發(fā)明人的貢獻(xiàn)程度，對能否實現(xiàn)設(shè)定了較高的門檻。在審查指南中明確規(guī)定：通常，由于僅通過化合物等的結(jié)構(gòu)和名稱難以預(yù)料能否用于特定的藥物用途，因此原始說明書中即使記載了有效量、投藥方法、制劑方法而沒有記載藥理試驗結(jié)果，本領(lǐng)域技術(shù)人員也難以預(yù)料該化合物能否用于該藥物用途。亦即，通常必需有一個或多個有代表性的實施例。作為支持所述藥物用途的實施例，通常應(yīng)當(dāng)描述“使用哪種化合物”“應(yīng)用何種藥理實驗?zāi)Ｐ汀薄暗玫降膶嶒灁?shù)據(jù)和結(jié)果如何”以及“藥理學(xué)實驗?zāi)Ｐ团c所要保護(hù)的藥物用途之間的關(guān)系”，倘若沒有這些內(nèi)容，原則上告知說明書有關(guān)藥物用途發(fā)明公開不充分的駁回理由。即使隨后提交藥理試驗結(jié)果，也不能消除駁回理由。

這種對于化合物與藥物的審查區(qū)別對待的方式體現(xiàn)出了藥物開發(fā)的客觀規(guī)律。首先獲得化合物，而后才在不斷的研究開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)新的性質(zhì)和作用，而在不同階段給以不同主題的保護(hù)。這種區(qū)別對待的處理方式使得申請人在不同的技術(shù)發(fā)展階段能夠獲得與其技術(shù)貢獻(xiàn)相匹配的權(quán)利。

從新藥注冊的角度看，藥物作為一種產(chǎn)品，可以被理解為是一種附帶有具體醫(yī)藥用途的化合物或者組合物，即“藥物＝化學(xué)物質(zhì)＋醫(yī)藥用途”。從各國新藥注冊的規(guī)定可以看出，各國實質(zhì)上也是將化學(xué)物質(zhì)與藥物分別對待，也因此要求分階段提交相應(yīng)的資料。從藥物的研發(fā)過程來看，化合物與藥物也屬于不同研發(fā)階段的產(chǎn)品。

化合物與藥物作為不同的產(chǎn)品發(fā)明，對于化合物發(fā)明，其創(chuàng)新性主要體現(xiàn)在化合物本身；對于藥物發(fā)明，其創(chuàng)新性主要體現(xiàn)在藥物的藥用性能。因此，對于化合物發(fā)明，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)作出的貢獻(xiàn)，將主要體現(xiàn)在化合物的結(jié)構(gòu)的差異以及其獲得的難易；對于藥物發(fā)明，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)作出的貢獻(xiàn)，不僅體現(xiàn)在作為活性成分的化合物的結(jié)構(gòu)差異和獲得的難易，還體現(xiàn)在藥物的功效和/或醫(yī)藥用途的發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)。

但是，在先的一般化合物專利與在后的藥物專利如果都予以授權(quán)的話，二者在實施時就會存在交叉許可的法律關(guān)系，而如果前者憑借合成手段就獲得對化合物的絕對保護(hù)，后者藥物化合物的申請人不僅投入巨大，還要經(jīng)過前者的許可才能獲得利益，這顯然是有失公平的。從鼓勵創(chuàng)新的精神講，僅合成一種新的物質(zhì)，這種創(chuàng)新應(yīng)獲得鼓勵。從較寬范圍中選擇一個具體抗癌化合物，這樣發(fā)明也同樣值得鼓勵。因此，二者均是可以獲得授權(quán)的。至于交叉許可，日本專利法律并沒有因為在后的藥物專利是醫(yī)藥專利，社會經(jīng)濟(jì)利益極大，就規(guī)定二者之間存在強(qiáng)制許可關(guān)系。這種許可關(guān)系仍然是一般許可。通常情況下，大家通常會采取協(xié)商談判的方式解決雙方的投入以及利益分配之間的問題。如果協(xié)商不一致，可以向日本特許廳申請裁定。日本特許廳可以對雙方當(dāng)事人進(jìn)行指導(dǎo)，達(dá)到共贏的結(jié)果。當(dāng)然，日本特許廳也可以作出強(qiáng)制許可的裁定，但在實踐中幾乎沒有類似的案例。

這一方式實際上比美國更加“親專利權(quán)人”，但由于藥品的藥效的測量更耗費(fèi)財力和時間，應(yīng)更有利于我國專利申請人盡早獲得專利授權(quán)。

當(dāng)然，能夠并且有必要作出區(qū)分是因為化合物合成具有一定的創(chuàng)新性，值得為利益平衡以及鼓勵創(chuàng)新起見將化合物與藥物區(qū)分分別予以保護(hù)。當(dāng)化合物替換為藥物組合物或者藥物晶體時應(yīng)當(dāng)審慎地考慮是否可以適用這一原則，因為組合物的配制以及晶體的結(jié)晶通常本身并不具有創(chuàng)新的難度。另外，隨著技術(shù)的發(fā)展，如果合成技術(shù)使得化合物的合成變得較為容易或者對于合成的成功幾率的可預(yù)期程度大幅提高，本文認(rèn)為區(qū)分化合物與藥物的必要性也需要重估。

（三）考慮形成補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的時間序列和專利類型

無論要求的緊密程度如何，歐洲、美國和日本等主流專利制度都要求申請日后補(bǔ)充的實驗數(shù)據(jù)必須要與申請文件中聲稱和記載的效果相關(guān)，但是，美國和歐洲作為制藥行業(yè)非常發(fā)到的國家和地區(qū)，其標(biāo)準(zhǔn)明顯具有“親專利權(quán)人”的傾向，反映在案例中則是對于補(bǔ)充數(shù)據(jù)與涉案專利的相關(guān)性要求很低，例如前文提及的歐洲專利申訴委員會T106/93判例，原專利申請文件記載的技術(shù)效果為治療高血壓，而補(bǔ)充效果數(shù)據(jù)涉及腎病的治療，而歐洲專利申訴委員會以腎血管阻力增加與血壓升高可能存在因果關(guān)系為由接受了這一效果作為創(chuàng)造性爭辯的理由。因此為更加平衡地保護(hù)制藥企業(yè)利益以及公眾利益，應(yīng)當(dāng)考慮到藥品的研發(fā)特點，做某種特別的靈活處理。

制藥業(yè)最大的特點之一就是藥品的研發(fā)是一個漫長的過程，藥品的各種技術(shù)效果也會沿時間軸依次呈現(xiàn)。藥品研究各階段對效果的需求不同。

1.化合物是新化合物，其用途為制藥用途

對于新藥，其開發(fā)的一般過程如下：新藥的開發(fā)，總是以治療疾病為導(dǎo)向，以已知化合物為研發(fā)起點。確定疾病治療的目標(biāo)，分析其涉及的病毒等；分析其中作用的酶（或其他相應(yīng)物質(zhì)）的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，篩選模型——找出哪些化合物能與之結(jié)合，確定先導(dǎo)化合物。然后，對先導(dǎo)化合物進(jìn)行改進(jìn)、篩選出具有抑制（或激動、作用）活性的化合物。選擇作用效果最好的化合物。此時，申請化合物專利。

在該研發(fā)階段，會測定出所述化合物對某種酶具有很好的抑制（或激動、作用）活性，預(yù)期其能治療某些疾病，或者進(jìn)一步做一些體外試驗來驗證。

在申請化合物專利時，順便要求保護(hù)制藥用途、治療方法。此時，發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)主要在于具有該效果的化合物本身，因此，化合物是其審查重點。

當(dāng)所述申請的說明書提供了其對該種酶的作用效果的測定數(shù)據(jù)、能證明其效果，且說明書中描述了該酶與一些適應(yīng)癥的關(guān)聯(lián)性（引用或者未引用現(xiàn)有技術(shù)）時，除非有明確理由懷疑其請求保護(hù)的制藥用途所涉及的適應(yīng)癥與其測定的機(jī)理之間不存在確定的關(guān)聯(lián)，否則，一般不對制藥用途能否實現(xiàn)予以質(zhì)疑，一般也不要求其對每一適應(yīng)癥的治療效果提供藥效數(shù)據(jù)。

這與新藥研發(fā)的規(guī)律、該階段的實際貢獻(xiàn)、實際能獲得的數(shù)據(jù)程度均一致，也吻合對于較開拓性的發(fā)明給予更寬的保護(hù)的理念。

2.化合物是已知非藥用化合物，發(fā)現(xiàn)其可以用于制藥

對于已知非藥用化合物的藥物用途，其研發(fā)起點與第一類是不同的。例如磺胺最早是作為偶氮染料的中間體被合成出來的，后來發(fā)現(xiàn)其具有抑菌活性、能用于治療拉肚子。其制藥用途對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)與上面第一種情形完全不同。此時就需要有明確的試驗，明確對應(yīng)的適應(yīng)癥。

3.化合物是已知藥用化合物，發(fā)現(xiàn)其第二藥用

對于已知藥用化合物的第二醫(yī)藥用途，對其數(shù)據(jù)要求更高。不僅要有明確的試驗，明確對應(yīng)的適應(yīng)癥，還會需要明確其作用時的劑量、形式等，以避免與在前的藥用的權(quán)利相沖突。

因此，我們可以合理地推定，當(dāng)說明書中已經(jīng)記載了后期才能獲得的效果數(shù)據(jù)時，其必然已經(jīng)在申請日之前獲得、或能夠獲得前期的效果數(shù)據(jù)。通過這一推論，可以避免因僵硬地掌握證據(jù)關(guān)聯(lián)性導(dǎo)致大量額外數(shù)據(jù)無法有效發(fā)揮作用的弊端。

如果說明書中已經(jīng)記載了時效關(guān)系的數(shù)據(jù)，則可推定，申請人已經(jīng)在申請日之前完成了生物利用度相關(guān)研究，如果申請日之后提交與生物利用度相關(guān)的數(shù)據(jù)，應(yīng)予以接受并在創(chuàng)造性審查中予以考慮。