姚李英 朱翊

在發(fā)展中國家，中國制造業(yè)企業(yè)開展業(yè)務(wù)時(shí)，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)可以使用的手段包括：NNN協(xié)議、模具/工具保護(hù)協(xié)議、產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議和產(chǎn)品制造協(xié)議、在當(dāng)?shù)刈陨虡?biāo)和專利等。而在發(fā)達(dá)國家，中國制造業(yè)企業(yè)則可以通過“知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查”來降低甚至避免商業(yè)和法律風(fēng)險(xiǎn)。

“十二五”以來中國制造業(yè)開始進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新升級的新階段，隨著“一帶一路”倡議的啟動(dòng)和落地，中國制造業(yè)更是以前所未有的速度走出國門。然而，制造業(yè)走出國門的道路并不平坦，面對各個(gè)國家不同的市場和法律環(huán)境，中國制造業(yè)需要一邊適應(yīng)，一邊保護(hù)自己，還要努力提升自己的國際競爭力，并進(jìn)一步提升中國制造在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。

知識產(chǎn)權(quán)是現(xiàn)代企業(yè)的核心財(cái)產(chǎn)，對于制造業(yè)尤其如此。中國企業(yè)在海外需要面對的挑戰(zhàn)有很多都與知識產(chǎn)權(quán)問題有關(guān)。根據(jù)企業(yè)所選擇投資的國家是發(fā)展中國家或發(fā)達(dá)國家，其所面對的風(fēng)險(xiǎn)也有很大的不同。

在發(fā)展中國家的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制

制造業(yè)企業(yè)在發(fā)展中國家的投資以企業(yè)代工項(xiàng)目（OEM、ODM）居多，發(fā)展中國家的優(yōu)勢體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面，發(fā)展中國家的人力和土地成本低廉，另一方面，許多發(fā)展中國家具有巨大的市場潛力。

舉例來說，在人工成本和土地成本方面，2017年柬埔寨的工人工資總成本約為每人每月人民幣1300元，而在中國的珠三角和長三角工人成本每月需要3000元以上；泰國東部海岸地區(qū)的估計(jì)地價(jià)為每平方米90美元，而上海則為每平方米近180美元。在市場潛力方面，南亞、東南亞和部分非洲國家擁有近30億的人口，而它們中的許多國家，如印度、印度尼西亞、菲律賓和埃塞俄比亞等，近幾年的GDP增長率都達(dá)到了每年5%～7%。

與前面提到的兩方面的優(yōu)勢相比，在發(fā)展中國家投資也會(huì)遇到在發(fā)達(dá)國家不會(huì)遇到的問題。尤其是在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面，發(fā)展中國家普遍存在相關(guān)法律制度不健全，員工知識產(chǎn)權(quán)意識低下和政府執(zhí)行能力低下等問題。如果不認(rèn)真提前做好準(zhǔn)備，即使實(shí)力雄厚的企業(yè)也可能把自己弄得灰頭土臉。

以中國企業(yè)投資的主要目標(biāo)之一的東南亞各國為例，根據(jù)美國商務(wù)部2018年知識產(chǎn)權(quán)指數(shù)報(bào)告，東南亞各國（不包含新加坡）雖然在版權(quán)和商標(biāo)保護(hù)的立法方面達(dá)到了50個(gè)統(tǒng)計(jì)對象國家中的平均水平，但是在專利立法和政府執(zhí)法力方面明顯落后，而對企業(yè)秘密的保護(hù)方面，許多東南亞國家更是只得到了最低等級的評分。

由此可見，中國制造業(yè)企業(yè)在發(fā)展中國家開展業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)特別注意用各種手段對自己的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行保護(hù)，可以使用的手段包括：

NNN協(xié)議

開展代工項(xiàng)目的第一步一般是在當(dāng)?shù)貙ふ乙患伊己玫暮献骰锇?。為了能盡快對產(chǎn)品形成保護(hù)，中國企業(yè)必須在向?qū)Ψ脚度魏涡畔⒅?，要求對方簽一份能在?dāng)?shù)禺a(chǎn)生法律效力的保密協(xié)議。對于保密協(xié)議有兩點(diǎn)需要注意：第一，不要使用在發(fā)達(dá)國家常用的NDA保密協(xié)議（Non-Disclosure Agreement）；第二，簽署符合投資對象國家法律的NNN協(xié)議（Non-disclosure， Non-use， Non-circumvention）。

不使用NDA保密協(xié)議是因?yàn)镹DA保密協(xié)議的主要目標(biāo)是保護(hù)商業(yè)秘密，而為了達(dá)到法律保護(hù)的要求，企業(yè)必須對信息進(jìn)行保密。因此，NDA保密協(xié)議經(jīng)常被用于避免信息的公開導(dǎo)致信息無法達(dá)到商業(yè)秘密對保密的要求。NDA保密協(xié)議在發(fā)達(dá)國家如美國、日本和歐盟國家經(jīng)常被使用，但是由于在發(fā)展中國家的企業(yè)一般不會(huì)公開其所獲得的信息，而是會(huì)為了自己的利益而使用這些信息，所以單純的NDA無法事先對商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)。

NNN協(xié)議包含了三層意義：不使用（Non-use）意味著當(dāng)?shù)毓S同意不使用中國企業(yè)的想法或產(chǎn)品概念和作為披露方的中國企業(yè)進(jìn)行競爭。這種方法的意義在于它以明確的合同約定，而非知識產(chǎn)權(quán)法律定義中的抽象概念來對披露方進(jìn)行保護(hù)。不披露（Non-Disclosure）意味著不對外披露保密信息，這一項(xiàng)在發(fā)展中國家一般不必太擔(dān)心，因?yàn)楫?dāng)?shù)毓S一般沒有興趣故意披露這些保密信息。但是由于發(fā)展中國家企業(yè)普遍法律意識不強(qiáng)，因此依然有必要在合同中做出相應(yīng)的約束。競業(yè)禁止（Non-circumvention）對于一些行業(yè)尤為重要，它可以防止當(dāng)?shù)睾献髌髽I(yè)在獲知了中國企業(yè)的重要客戶信息后，利用這些信息侵害中國企業(yè)的利益。試想假如當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在獲知了客戶和中國企業(yè)的報(bào)價(jià)后，私下以低于中國企業(yè)30%的價(jià)格向客戶報(bào)價(jià)的后果會(huì)有多么嚴(yán)重。

擬定NNN協(xié)議時(shí)一定要和了解當(dāng)?shù)胤傻穆蓭熀献?，以保證協(xié)議符合當(dāng)?shù)厮痉ㄏ到y(tǒng)的要求。在外國投資時(shí)因?yàn)楹献魇马?xiàng)發(fā)生在國外所以無法適用中國法律，即使在合同中約定適用中國法律，中國法院的判決也難以在外國有效執(zhí)行，因此選擇在投資項(xiàng)目所處地有執(zhí)行能力的法院是必然的選擇。許多國家對于企業(yè)間的保密協(xié)議都有特定的要求，同時(shí)法院也會(huì)要求合同以當(dāng)?shù)毓俜秸Z言書寫。尋找熟悉當(dāng)?shù)卣Z言和法律的律師合作，可以保證雙方簽署的協(xié)議在當(dāng)?shù)啬艿玫接行У膱?zhí)行。

模具/工具保護(hù)協(xié)議

應(yīng)在模具/工具保護(hù)協(xié)議中明確約定：中國企業(yè)和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在合作中所制造的一切特殊模具和工具的所有權(quán)均屬于中國企業(yè)，且這些模具和工具不可用于制造除提供給中國企業(yè)的產(chǎn)品以外的任何產(chǎn)品。尤為重要的是應(yīng)當(dāng)明確定義開發(fā)和生產(chǎn)的產(chǎn)品、中國企業(yè)應(yīng)提供的技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用的分擔(dān)和最終產(chǎn)品的所有權(quán)。產(chǎn)品所有權(quán)應(yīng)包括產(chǎn)品所包含的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)，其用于保證中國企業(yè)擁有在銷售產(chǎn)品中所包含的一切權(quán)利。如果沒有明確產(chǎn)品所有權(quán)，那么當(dāng)?shù)睾献髌髽I(yè)尋找新的合作廠商時(shí)，可能會(huì)面臨之前的合作廠商拒絕返還這些模具和工具的情況，并繼續(xù)使用它們制造產(chǎn)品和中國企業(yè)進(jìn)行競爭。

產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議和產(chǎn)品制造協(xié)議

知識產(chǎn)權(quán)權(quán)力主張，當(dāng)沒有簽署產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議或產(chǎn)品制造協(xié)議，或協(xié)議中未明確產(chǎn)品的所有權(quán)，那么也可以選擇單獨(dú)簽署一份產(chǎn)品所有權(quán)協(xié)議。

在當(dāng)?shù)刈陨虡?biāo)和專利

無論中國企業(yè)試圖在哪個(gè)國家開發(fā)或生產(chǎn)產(chǎn)品，企業(yè)都應(yīng)首先在當(dāng)?shù)刈陨虡?biāo)和產(chǎn)品中所包含的任何專利。因?yàn)樯虡?biāo)保護(hù)僅限于在注冊國境內(nèi)，企業(yè)還應(yīng)在任何產(chǎn)品可能銷往的國家注冊商標(biāo)。

在發(fā)達(dá)國家的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制

發(fā)達(dá)國家的人工成本遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家，但消費(fèi)能力、物流成本和研發(fā)能力優(yōu)勢吸引了許多有實(shí)力的中國企業(yè)進(jìn)入發(fā)達(dá)國家。發(fā)達(dá)國家擁有成熟的市場和健全的法律環(huán)境，中國企業(yè)的發(fā)展策略和面臨的風(fēng)險(xiǎn)和在發(fā)展中國家完全不同。

許多大型制造業(yè)企業(yè)通過收并購的方式進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌霾@得收購對象擁有的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，達(dá)到重塑其全球業(yè)務(wù)的目的。2015年中國企業(yè)對美投資為150億美元，2016年增長兩倍以上達(dá)到462億美元，2017年盡管因?yàn)槊绹恼咴蛑袊髽I(yè)的投資額下降了許多，但依然接近300億美元。這些投資中有很大一部分是制造業(yè)相關(guān)行業(yè)以收并購方式完成的。

在知識產(chǎn)權(quán)方面，中國企業(yè)主要面對兩類風(fēng)險(xiǎn)，第一類風(fēng)險(xiǎn)是政策風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)來源于西方政府對中國的偏見和對中國經(jīng)濟(jì)和創(chuàng)新能力增長的戒心。尤其是2016年以來，以美國特朗普總統(tǒng)當(dāng)選為標(biāo)志，西方各國保守主義思想抬頭，反國際貿(mào)易成為一股巨大的風(fēng)潮，知識產(chǎn)權(quán)則是保守勢力攻擊中國的重點(diǎn)。

第二類風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)和法律風(fēng)險(xiǎn)。中國企業(yè)在發(fā)達(dá)國家投資經(jīng)常采用收購、并購等手段以獲得進(jìn)入市場的權(quán)利和被收購企業(yè)的市場份額，同時(shí)獲得這些企業(yè)所擁有的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利。由于對外國市場和法律系統(tǒng)不熟悉，同時(shí)缺乏對外投資的經(jīng)驗(yàn)，中國企業(yè)很容易落入交易陷阱。相對于只能被動(dòng)應(yīng)對第一類風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可以通過知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查來降低，甚至避免第二類風(fēng)險(xiǎn)。

知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查

《哈佛商業(yè)評論》曾如此評論：“達(dá)成交易是迷人的，但盡職調(diào)查不是?！蔽恼逻€說“這簡單的評論解釋了為什么這么多公司進(jìn)行了這么多收購卻只收獲了如此少的價(jià)值?！碑咇R威在經(jīng)過15年的調(diào)查后發(fā)布的一份報(bào)告顯示，以企業(yè)估價(jià)為衡量，超過80%的收購是沒有任何商業(yè)價(jià)值的失敗交易。該報(bào)告還進(jìn)一步顯示知識產(chǎn)權(quán)盡職報(bào)告是在交易確定前促使收購成功的三個(gè)主要因素之一（另外兩個(gè)因素分別為協(xié)同評估和整體項(xiàng)目計(jì)劃）。

糟糕的盡職調(diào)查可能造成災(zāi)難性的后果。1998年，德國汽車生產(chǎn)商大眾集團(tuán)以9億美元的價(jià)格收購了勞斯萊斯和賓利汽車集團(tuán)，直到交易完成大眾集團(tuán)都沒能發(fā)現(xiàn)其所收購的知識產(chǎn)權(quán)財(cái)產(chǎn)中不包含使用勞斯萊斯商標(biāo)的權(quán)利。根據(jù)一份更早的合同，該商標(biāo)當(dāng)時(shí)已屬于另一家德國汽車集團(tuán)BMW所有。結(jié)果，盡管大眾集團(tuán)獲得了所有可以用于生產(chǎn)勞斯萊斯汽車的技術(shù)和權(quán)利，卻無法為生產(chǎn)出的汽車掛上勞斯萊斯的標(biāo)志。這個(gè)故事提醒著進(jìn)行收并購交易的公司，知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查在收購交易中的重要性。

知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查是由企業(yè)、律師和知曉相關(guān)技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)顧問合作，從進(jìn)攻（收購或獲取授權(quán)）和防御（出售或授權(quán)）兩方面定義、檢查和分析目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)組合而做成的提供給公司管理人員幫助公司做出正確決策的調(diào)查報(bào)告。盡職調(diào)查應(yīng)通過檢查知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)度、范圍和可執(zhí)行性等要素，揭示出交易所涉及的無形資產(chǎn)的價(jià)值。

知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查至少應(yīng)包含以下內(nèi)容：確認(rèn)所涉交易的商業(yè)和知識產(chǎn)權(quán)目標(biāo)是什么；同雙方企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)人員討論企業(yè)從交易中能得到什么；相關(guān)交易所涉及的版權(quán)的詳情，如文檔、手冊、小冊子等的權(quán)屬；相關(guān)交易所涉及的商標(biāo)的詳情，如商標(biāo)在各國的注冊情況、重點(diǎn)商標(biāo)的穩(wěn)定性和使用情況；相關(guān)交易所涉及的專利的詳情，評估專利質(zhì)量，確認(rèn)使用專利許可和授權(quán)的期限、確認(rèn)重點(diǎn)專利的穩(wěn)定性，并對未來可能面對的技術(shù)壁壘做出預(yù)判；對商業(yè)秘密采取的保護(hù)措施，如是否簽訂了員工保密協(xié)議、工作場所及辦公用品是否采取了保密措施等；了解并要求提供涉及知識產(chǎn)權(quán)的所有重要的時(shí)間安排（例如使用許可的期限）等詳情；確認(rèn)知識產(chǎn)權(quán)是否有任何抵押，或涉及任何訴訟或侵權(quán)案件；進(jìn)行全面、獨(dú)立的檢索，了解知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)、歷史及維持費(fèi)或續(xù)展費(fèi)的情況，確保各項(xiàng)權(quán)利依然有效；請知識產(chǎn)權(quán)的所有人提供關(guān)于可能對所涉知識產(chǎn)權(quán)的使用產(chǎn)生影響或予以限制的其他知識產(chǎn)權(quán)的詳情；確保被收購方持有知識產(chǎn)權(quán)，賣方有權(quán)出售其知識產(chǎn)權(quán)。

調(diào)查的范圍與深度應(yīng)與所涉知識產(chǎn)權(quán)的重要性和對交易可能產(chǎn)生的沖擊相對應(yīng)。理想狀況下，知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查應(yīng)與交易同步進(jìn)行。合理安排且及時(shí)的盡職調(diào)查不僅可以更加合理的確定知識產(chǎn)權(quán)的價(jià)值，還可以在發(fā)現(xiàn)可能影響知識產(chǎn)權(quán)價(jià)值的問題時(shí)主動(dòng)采取應(yīng)對行動(dòng)。

交易完成后的注意事項(xiàng)

中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)意識到海外投資所面對的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)并不會(huì)因?yàn)槭詹①彽耐瓿啥В詹①徑灰缀炗喓笠廊挥幸恍┲匾马?xiàng)需要處理。收購方應(yīng)盡快完成交易后對知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)和所有人進(jìn)行變更登記；涉及知識產(chǎn)權(quán)許可時(shí)，收購方可能需要對許可合同進(jìn)行附記或向被許可方發(fā)出轉(zhuǎn)讓通知。

其中所有權(quán)和所有人的變更登記尤為重要，其原因如下：第一，在美國和大多數(shù)發(fā)達(dá)國家，買家（即收購方）必須在登記后才能對他人行使知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利；第二，在許多國家登記也是使用知識產(chǎn)權(quán)權(quán)力的條件；第三，登記缺陷或給企業(yè)在未來出售知識產(chǎn)權(quán)財(cái)產(chǎn)造成不必要的困難。收并購的后續(xù)工作還可能包括：獲得發(fā)明人和潛在發(fā)明人的棄權(quán)證明，加強(qiáng)對企業(yè)商業(yè)秘密的保護(hù)，以及對企業(yè)已提出的知識產(chǎn)權(quán)主張（如不構(gòu)成侵權(quán)或?qū)＠?、商?biāo)和版權(quán)的無效主張）進(jìn)行修正等。

走向世界是中國制造業(yè)的終極目標(biāo)，如果處理不好企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)問題，這個(gè)目標(biāo)將很難達(dá)成。